CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Immunogen, Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Requisitos para otorgar el título de una patente de invención. Nivel inventivo.

Carga de la prueba. Reiteración jurisprudencial SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por IMMUNOGEN, INC. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14589 de 1.° de abril de 2013 y 56874 de 27 de septiembre de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Immunogen, Inc., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14589 de 1 de abril de 2013, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 56874 de 27 de 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 2. 3 Cfr. Folios 59 a 70. 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el título de la patente de invención titulada “[…] MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN ANSAMITOCINAS […]”. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] Solicito a esa Honorable Corporación que se hagan las siguientes o similares declaraciones: (1) Que se declare nula la Resolución Número 14589, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 1 de abril de 2013, por medio de la cual se niega la solicitud de la patente de invención consistente en "MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN ANSAMITOCINAS" con fundamento en que dicha invención carece de Nivel Inventivo.

(2) Que se declare nula la Resolución Número 56874, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se confirma en su totalidad la Resolución Número 14589 y se declara agotada la vía gubernativa. (3) Que con fundamento en dichas declaraciones a favor de IMMUNOGEN, INC., y a título del Restablecimiento del Derecho: (i) Se ordene la concesión a nombre de IMMUNOGEN, INC., de la patente de invención "MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN ANSAMITOCINAS".

(ii) Se ordene al señor Superintendente de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de Patente, y (iii) Se ordene su publicación en la Gaceta de la propiedad Industrial, para los efectos pertinentes […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

Presentó, el 22 de junio de 2007, ante la parte demandada la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN ANSAMITOCINAS”. 5 Cfr. Folio 61. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de marzo de 2008, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 590, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 14589 de 1.° de abril de 2013, negó la solicitud, frente a la cual, interpuso recurso de reposición. 4.4. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 56874 de 27 de septiembre de 2013, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14589 de 1.° de abril de 2013.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486 de 2000; y el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: “[…] Violación a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 […]” 6.1.

Manifestó que la parte demandada incurrió en la violación del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el objeto de la invención negada por la parte demandada, cumple con todos los requisitos de patentabilidad en la medida que es nueva, tiene nivel inventivo y aplicación industrial y, en esa medida, indicó que resultaba evidente que el proceder de la Superintendencia de Industria y Comercio, constituye una violación del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la Administración se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada, si la misma cumple, como es el caso, con los requisitos mencionados7. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Cfr. Folio 63 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 6.2.

La parte demandada violó el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que el objeto de la invención denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio si cuenta con el nivel inventivo requerido por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no habría sido posible que una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente hubiera derivado de manera evidente el procedimiento objeto de la presente invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica anterior.

Por lo tanto, adujo que al cumplir la invención denegada con el requisito previsto por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, su negación constituye una clara violación del mismo8. 6.3. Indicó que la solicitud de patente negada revela un proceso para la preparación de moléculas de ansamitocina purificadas, el cual, se caracteriza por ser altamente ventajoso frente a los procesos de extracción a gran escala utilizados tradicionalmente, ya que disminuye la tendencia a la formación de emulsiones ocasionada por los pasos de extracción con solventes tradicionales, lo que genera un incremento de los rendimientos de ansamitocinas, y además disminuye los tiempos de operación que se necesitan para llevar a cabo la producción de ansamitocinas purificadas.

Consecuentemente, al disminuirse los tiempos de operación en el proceso reclamado, se reduce al mínimo la exposición del operario a moléculas altamente tóxicas9. 6.4. Señaló, frente a los antecedentes D1 y D2, que “[…] la diferencia entre el proceso aquí reclamado y el proceso divulgado en los documentos D1 y D2, consiste en que la extracción de las ansamitocinas a partir del medio de cultivo, se lleva a cabo utilizando un solvente inmiscible en agua no aromático, usando varias técnicas de centrifugación […]”10. 6.5.

Resaltó que, en efecto, “[…] el proceso revelado en la presente invención se diferencia de aquel que es divulgado en D1 en el tipo de solvente utilizado para la extracción (solvente no aromático), y además dicho D1 es deficiente en divulgar un paso especifico de centrifugación para la extracción como si lo hace la invención reclamada […]”11. 6.6.

Afirmó que “[…] Teniendo en cuenta todo lo anterior, la persona experta en la materia, que lea las anterioridades citadas en su conjunto, jamás estaría motivada a combinar la centrifugación con la extracción de ansamitocinas, como lo hace mi representada dentro de la invención denegada […]”12. 8 Cfr. Folios 63 y 64 9 Cfr. Folio 65 10 Cfr. Folio 66. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 6.7.

Añadió que “[…] En vista de todo lo anteriormente expuesto, queda claro que el proceso descrito dentro de la invención denegada, es a todas luces inventivo frente al arte previo, toda vez que dentro de los documentos citados (D1 y D2), en ningún momento se describe un proceso para la preparación de moléculas de ansamitocina purificadas, el cual emplea un solvente no aromático y además incluye una etapa adicional de centrifugación, lo cual le brinda cierta ventajas particulares sobre lo existente en el estado de la técnica […]”13. 6.8.

Explicó que “[…] para un experto en la materia, jamás habría sido obvio o evidente, llegar a un proceso como el descrito en la presente invención, combinando las enseñanzas de D1 y D2, toda vez que en el arte previo No habían sido revelados procesos para la preparación de ansamitocinas purificadas que utilizaran solventes no aromáticos, y la etapa de centrifugación, si bien si había sido revelada, la misma era aplicada en otro tipo de procesos que no tienen relación con el proceso de la invención que nos ocupa […]”14. 6.9.

Concluyó señalando que “[…] es claro el efecto sorprendente que tiene el presente proceso, el cual permite la preparación de ansamitocinas de una manera más rápida y efectiva, bridándoles mejor rendimiento, a la hora de su aplicación, ya que conservan una alta citotoxicidad y en consecuencia, son de importante utilización en el tratamiento del cáncer, por lo cual la presente invención si cuenta con los requisitos de patentabildiad exigidos por la Decisión Andina 486, y debe ser merecedora del privilegio de patente […]”15. 6.10.

La parte demandante, aunque invocó como vulnerado el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, no desarrolló el concepto de violación respecto de este artículo. Contestación de la demanda 7. La parte demandada16 contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 13 Cfr. Folio 67. 14 Cfr. Folio 67. 15 Ibidem. 16 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 93. 17 Cfr. Folios 84 a 92. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Respecto del cargo de violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 7.1. Indicó que con la expedición de los actos administrativos acusados no se vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que la materia reclamada no cumple con los requisitos de patentabilidad que prescribe el mencionado artículo 14, esto es, carece de nivel inventivo, requisito esencial para la obtención del privilegio solicitado y, por ello, no mereció protección vía patente18, toda vez que: “[…] Tal como se evidencia en los actos administrativos demandados, la Superintendencia decidió negar esta solicitud porque el proceso para la preparación de ansamitocinas reclamado no constituye un salto cualitativo en la regla técnica, tal como lo evidencian las revelaciones específicas de los antecedentes D1, US 2002 015984, titulado "Methods for ansamitocin production", publicado el 7 de febrero de 2002, y D2, US 4361650, titulado "Fermentation process of preparing demethyl maytansinoids", publicado el 30 de noviembre de 1982, las cuales no fueron desvirtuadas por parte de la sociedad solicitante y hoy accionante.

Por lo demás, la Oficina se ajustó en un todo a las formalidades establecidas en la ley, realizando los exámenes pertinentes de forma y fondo de la solicitud tomando en cuenta el arte previo a la fecha de prioridad de la misma y la información presentada por el mismo solicitante […]”19. 7.2. Afirmó que, no se violó el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que: la solicitud de patente carece de nivel inventivo, en la medida que: “[…] como se sustentó en la resolución de denegación, la diferencia entre el proceso de la reivindicación 1 y el proceso del documento D1 consiste en que la extracción por centrifugación se realiza con un solvente no aromático e inmiscible; diferencia que suple el documento D2 que enseña la extracción con un solvente no aromático e inmiscible (tal como un éster, un alcohol, acetato de etilo, etc.) (Col. 13, líneas 65-68) […]”20.

“[…] ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, la Oficina infiere que estaba al alcance de la persona versada al realizar la extracción por centrifugación que se divulga en el documento D1, con un solvente no aromático e inmiscible como un éster, un alcohol, acetato de etilo, etc., tal como enseña el documento D2 (Col. 13, líneas 65-68).

De manera que la solicitud en cuestión resuelve de manera obvia el problema técnico, por lo cual es obvia y, por ende, sin nivel inventivo, tal como se motivó en los actos acusados […]”21. “[…] el tipo de solventes utilizados en la solicitud estaban en sugeridos en el documento D2, por lo cual la disminución de formación de emulsión y en consecuencia el rendimiento y tiempo de operación logrados era de esperarse.

De otro lado, no hay evidencia de lo afirmado, porque la solicitud sólo menciona (a) que el tiempo de cultivo “puede variar” y depende de varios factores como la composición del medio, el método de cultivo y la temperatura y que el tiempo puede ser de 96 a 336 horas y que (b) el tiempo que tarda la extracción puede ser de uno a 120 horas; mientras el estado de la técnica enseña que el tiempo de 8 a 48 horas (Col 13, línea 21), de manera que no hay una ventaja en tal sentido. […] Con respecto a la pretendida ventaja relacionada con los rendimientos, se aclara que la solicitud no 18 Cfr. Folio 86. 19 Ibidem. 20 Cfr. Folio 88 21 Ibidem. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 presenta evidencia de estos, mientras que el documento D1 muestra que el rendimiento es 98,4% (Párr. [0045]) […]”22. 7.3.

Sostuvo que como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los mencionados artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, se encontró que la invención de las reivindicaciones 1 a 32, no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, antecedentes D1 y D2, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 7.4.

Manifestó que no es cierto que la extracción con un solvente no aromático e inmiscible enseñada en el documento D2 se aplique a “métodos para alterar las células en un caldo de cultivo”, sino que tiene el mismo objetivo que la etapa de la solicitud, la cual es la extracción de ansamitocinas desde el medio de cultivo líquido23, añadiendo que “[…] teniendo en cuenta que no hay resultados que se han evidencia relevante de que el método revindicado haya logrado algún efecto técnico sorprendente para la persona versada que pueda ser directamente atribuido al hecho de que se extrae la metoxiansamitocina-C20, la materia de esta solicitud no tiene nivel inventivo […]”24. 7.5.

Por último, concluyó indicando que carece de fundamento el cargo de violación a la normativa andina teniendo en cuenta que durante la actuación administrativa, contenida en el expediente administrativo No. PCT/07-63336A, se demostró que la solicitud carece de nivel inventivo, comoquiera que durante la tapa de fondo se realizaron los análisis técnicos respectivos que prescribe el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, con base en los antecedentes del estado del arte D1 y D2, de lo cual se colige que la materia reclamada “[…] NO merece el privilegio solicitado […]”25.

Solicitud de interpretación prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de noviembre de 201426, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 22 Cfr. Folio 89 23 Cfr. Folio 91. 24 Cfr. Folio 92. 25 Ibidem. 26 Cfr. Folios 103 a 104. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 9.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 201627, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. […]” 10.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a su juicio, son aplicables. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de marzo de 201928, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda29, llevo a cabo la audiencia inicial el 8 de abril de 201930, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: i) se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso; ii) se declaró saneado el proceso; iii) se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial; v) se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias; vi) se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud; vii) se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y viii) se realizó el respectivo control de legalidad. 27 Cfr. Folios 118 a 127. 28 Cfr. Folios 146 a 147 29 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 30 Cfr. Folios 160 a 173 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Audiencia de pruebas 13.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 31 de julio de 201931, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y declaró saneado el proceso hasta este momento procesal. Audiencia de alegaciones y juzgamiento 14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 31 de julio de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) la Interpretación Prejudicial 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016; vii) marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201932, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 31 Cfr. Folios 274 a 275 32 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 14589 de 1 de abril de 201333, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente titulada “MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN ANSAMITOCINAS”, en la que se indicó: 19.2. La Resolución núm. 56874 de 27 de septiembre de 201334, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14589 de 1 de abril de 2013.

El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si las resoluciones núms. 14589 de 1 de abril de 2013 y 56874 de 27 de septiembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS”, vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 61 de la Constitución Política; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2.

En este sentido, se analizará en primer lugar, si para el 19 de enero de 2005 y para un experto medio en biotecnología, la mencionada invención se derivaba de manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: a. D1, referencia US 2002/015984, publicado el 7 de febrero de 2002; y, b. D2, referencia US 4,361,650, publicado el 30 de noviembre de 1982. 20.3.

En segundo lugar, si la invención cumple con el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, que la parte demandada consideró afectado por divulgaciones previas contenidas en los documentos D1 y D2 antes mencionados. 33 Cfr. Folios 9 a 15 34 Cfr. Folios 16 a 20 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 20.4.

Y, en tercer lugar, si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 de la Decisión 486. 21. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016 en la que interpretaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000. 22.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y al restablecimiento del derecho solicitado. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena35, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200036 de la Comisión de la Comunidad Andina37. 35 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 36 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 37 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina38 24.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina39 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 38 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 39 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016 31. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso40: “[…] 1. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia […] 1.2 Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. […] Del nivel inventivo y el estado de la técnica: 1.8 De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resulta obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. […] En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 1.10.

En este orden de ideas, se puede concluir que es una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. […] De la susceptibilidad de aplicación industrial. 40 Cfr. Folios 118 a 127 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 1.12.

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 1.13. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 2.

El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. […] 2.2. la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto. 2.3.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable. 2.4.

Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. 2.5 En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resultaría acorde con el espíritu de la normatividad sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo […]”. Marco normativo sobre los requisitos de patentabilidad 32. Visto el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, se otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, serán otorgadas siempre que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad 33. Visto el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Análisis del caso concreto 34.

De conformidad con las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los requisitos de patentabilidad, particularmente, el nivel inventivo, y la carga de la prueba.

Del cargo de violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 36. Conforme se indicó en el acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, establece los requisitos que debe cumplir una invención para ser patentable, los cuales son, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; y, en particular, el artículo 18 ibidem, define el requisito de nivel inventivo. 37.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para este caso, respecto del nivel inventivo, indicó que la invención debe representar un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además no debe ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, es decir que “[…] a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la material para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica […]”41. 38.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar a continuación el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la parte demandada en los actos administrativos acusados; en segundo lugar, analizará los argumentos de la parte demandante y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes e intervinientes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la 41 Cfr. Folio 481.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Ley 1564 de 12 de julio de 201242, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 39.

La parte demandada, al realizar el análisis de patentabilidad del estado de la técnica al 19 de enero de 2005, fecha de la presentación de la solicitud de prioridad invocada, encontró dos documentos que se anticipan al objeto de la solicitud presentada por la parte demandante, los cuales son: 39.1. D1: referencia US 2002/015984, titulado: Methods for ansamitocin production, publicado el 7 de febrero de 200243. 39.2.

D2: referencia US 4,361,650, titulado Fermentation process of preparing demethyl maytansinoids, publicado el 30 de noviembre de 198244. 40. La parte demandada negó la solicitud de patente de invención al concluir que “[…] la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 – 32 es obvia y no tiene nivel inventivo […]” Y, añadió, que “[…] En el presente caso, no se evidencia un efecto técnico inesperado o una ventaja en el proceso reclamado en esta solicitud, sino la aplicación de técnicas de extracción y purificación conocidas para la obtención de ansamitocinas purificadas […]”45. 41.

Así, en los actos administrativos acusados, respecto del nivel inventivo, se manifestó que: “[…] El documento D1 divulga un proceso para preparar ansamitocinas purificadas que comprende las etapas de: 1) cultivar un microorganismo productor de ansamitocina en un medio de cultivo líquido (Párr. 13); ii) extraer ansamitocinas a partir del medio de cultivo con un solvente hidrocarburo aromático (Párr. 14); iii) concentrar las ansamitocinas extraídas (Párr. 15); y iv) purificar las ansamitocinas por medio de cristalización (Párr. 16).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el proceso del documento D1 consiste en que la extracción de las ansamitocinas a partir del medio de cultivo se lleva a cabo utilizando un solvente inmiscible en agua no aromático, usando varias técnicas de centrifugación. El documento D2 enseña un proceso para preparar ansamitocinas purificadas que comprende las etapas de: 1) cultivar un microorganismo productor de ansamitocina en un medio de cultivo líquido (Col. 18, líneas 10 20); ii) extraer ansamitocinas a partir del medio de cultivo con un solvente orgánico inmiscible en agua, como acetato de etilo (Col. 13, líneas 65-68); iii) concentrar las ansamitocinas eluídas bajo presión reducida (Col. 14, líneas 64-67); y iv) purificar de manera opcional las ansamitocinas 42 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 43 Cfr. Folios 260 a 265.

Traducción oficial: Métodos para producción de ansamitocina. 44 Cfr. Folios 177 a 227. Traducción oficial: Proceso de Fermentación para preparar desmetilmaitansinoides. 45 Cfr. Folio 14 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 por medio de cromatografía de adsorción sobre gel de sílice o alúmina (Col. 14, líneas 11-20).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el proceso del documento D2 consiste en que la extracción de las ansamitocinas a partir del medio de cultivo con un solvente inmiscible en agua no aromático se lleva a cabo utilizando varias técnicas de centrifugación. Estas diferencias no parecen conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja al proceso reclamado en esta solicitud porque no parecen presentar un mayor rendimiento en la obtención de ansamitocinas purificadas según lo establecido en la descripción. […] Teniendo en cuenta que el documento D1 ya divulgaba un proceso para preparar ansamitocinas purificadas que comprende las etapas de: i) cultivar un microorganismo productor de ansamitocina en un medio de cultivo líquido (Párr. 13); ii) extraer ansamitocinas a partir del medio de cultivo con un solvente hidrocarburo aromático (Párr. 14); iii) concentrar las ansamitocinas extraídas (Párr, 15); y iv) purificar las ansamitocinas por medio de cristalización (Párr. 16); y que el documento D2 ya enseñaba un proceso para preparar ansamitocinas purificadas que comprende las etapas de: 1) cultivar un microorganismo productor de ansamitocina en un medio de cultivo liquido (Col. 18, líneas 10-20); ii) extraer ansamitocinas a partir del medio de cultivo con un solvente orgánico inmiscible en agua, como acetato de etilo (Col. 13, líneas 65-68); iii) concentrar las ansamitocinas eluídas bajo presión reducida (Col. 14, líneas 64-67); iv) purificar de manera opcional las ansamitocinas por medio de cromatografía de adsorción sobre gel de sílice o alúmina (Col. 14, líneas 11-20), donde centrifugación se sugiere como una técnica acoplada a extracción con un solvente orgánico para la extracción de las ansamitocinas (Col. 13, líneas 1-5), la persona del oficio medianamente versada en la materia habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, utilizar un solvente inmiscible en agua no aromático, como acetato de etilo, y la técnica de centrifugación, para la extracción de las ansamitocinas a partir del medio de cultivo de D1, para obtener un proceso alternativo para preparar ansamitocinas purificadas.

La persona del oficio medianamente versada en la materia se vería motivada a utilizar un solvente inmiscible en agua no aromático para extraer las ansamitocinas que tienen un radical metoxilo en la posición 20, porque D2 enseña que se pueden utilizar procedimientos de purificación normalmente usados para recuperar metabolitos microbianos de la mezcla de reacción al tomar ventaja de las propiedades lipofílicas y diferencias en la solubilidad de los compuestos (Col. 13, líneas 52-65).

Igualmente, la persona del oficio medianamente versada en la materia se vería motivada a combinar centrifugación y extracción con solventes orgánicos, porque el documento D2 también enseña que estas técnicas se pueden combinar para la extracción de las ansamitocinas (Col. 13, líneas 1-5). De manera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 - 32 es obvia y no tiene nivel inventivo.

Es oportuna aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el estado del arte a través del documento D2 sugiere el uso de la técnica de centrifugación y extracción con solventes orgánicos para recuperar ansamitocinas del medio de cultivo (Col. 13, líneas 1-5), donde los solventes inmiscibles en agua no aromáticos pueden ser ésteres de ácidos grasos, como el acetato de etilo (Col. 13, líneas 65 – 68).

En relación al argumento según el cual la solicitante ha encontrado que la extracción de estos compuestos usando el paso de centrifugación puede evitar tiempos de operación elevados, esta Superintendencia no encuentra soporte que demuestre la existencia de un efecto técnico del proceso de purificación alternativo de la presente solicitud. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la diferencia entre un proceso conocido y otro alternativo no necesariamente tiene que provocar un efecto técnico inesperado o una ventaja para que se le reconozca su nivel inventivo, esta Superintendencia se permite aclarar que si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que implican un avance técnico, comparado con el conocimiento existente, donde el efecto técnico sorprendente es un indicio de la existencia de nivel inventivo.

En el presente caso, no se evidencia un efecto técnico inesperado o una ventaja en el proceso reclamado en esta solicitud, sino la aplicación de técnicas de extracción y purificación conocidas para la obtención de ansamitocinas purificadas. 42. En este orden de ideas, concluyó que la materia de la invención resultaba obvia para un experto medio en la materia objeto de la patente, comoquiera que su contenido se derivaba de manera evidente del estado de la técnica, y, en consecuencia, se encontraba afectado el requisito de nivel inventivo. 43.

La Superintendencia de Industria y Comercio al pronunciarse sobre el recurso de reposición resolvió: “[…] En relación con el argumento según el cual la solicitud estudiada tiene nivel inventivo puesto que tiene la ventaja de la centrifugación y puesto que los solventes del estado de la técnica tienden a formar emulsiones y la velocidad de operación es lenta, esta Oficina considera que es una contradicción que el Ejemplo 5 en el cual se hizo una mezcla vigorosa con acetato de n-butilo, que es "un solvente inmiscible con agua no aromático", es decir, uno de los solventes tal como se reivindica en esta solicitud, se haya formado una emulsión y se haya tenido que utilizar un filtro para facilitar la separación de la capa orgánica que contiene ansamitocinas de la capa acuosa, porque este hecho lo que muestra es, en realidad, que no conviene agitar fuertemente la mezcla.

De manera que este resultado no es evidencia relevante de que se haya logrado algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, que haya sido causado, ni pueda ser directamente atribuido, al proceso reivindicado en esta solicitud. Con respecto a los Ejemplos 3 y 6 según los cuales se hizo una agitación suave y se hizo la extracción por centrifugación, con lo cual se logró una separación rápida de la capa orgánica que contiene las ansamitocinas esta Oficina considera que el proceso enseñado en el documento D2 comprende las mismas etapas del proceso reivindicado en esta solicitud, es decir: (1) cultivar (Col. 18, líneas 10-20), (2) extraer por centrifugación, con un solvente orgánico inmiscible en agua como acetato de etilo (Col. 13, líneas 1 a 5 y 65 a 68), (3) concentrar (Col. 14, líneas 64 67), (4) purificar, (5) purificar por cromatografía de adsorción sobre gel de sílice o alúmina (Col. 14, líneas 11-20), de forma que es claro que la centrifugación que no se menciona en el D1, se sugiere claramente en el D2 y por lo tanto el proceso reivindicado es obvio para la persona versada y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D1 divulga los solventes tolueno y xileno (que son solventes aromáticos), con los cuales se forman dos capas: una de solventes y otra acuosa que se separan fácilmente bajo la fuerza de la gravedad sin necesidad de centrifugar, esta Oficina aclara que justamente porque en tal proceso no se incluye la etapa de centrifugación, este documento anula el nivel inventivo de la solicitud y no la novedad.

Se advierte además que, contrario a la afirmación de la recurrente, el documento D2 sí enseña la extracción de ansamitocina ("compuesto (10)") con un solvente orgánico inmiscible en agua como acetato de etilo, acetato de amilo, butanol, cloroformo, cetonas, etc. (Col. 13, líneas 48 a 70 y Col 14, líneas 1 a 14) y por centrifugación (Col. 13, líneas 1 a 5).

Por lo tanto esta Oficina considera que esta es motivación suficiente 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 para que la persona versada realice el proceso en la forma que se reivindica en esta solicitud, teniendo en cuenta, además, que no hay evidencia relevante de que se haya logrado algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, que haya sido causado, ni pueda ser directamente atribuido, al hecho de centrifugar, por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, el objeto ahora reivindicado no tiene nivel inventivo, porque como bien aclara y bien sabe la persona versada, las C20-metoxiansamitocinas, que son poco polares, lógicamente deben separarse con solventes poco polares y las C20 hidroxiansamitocinas, que son más polares, lógicamente deben separarse con solventes más polares, de manera que de acuerdo con el tipo de compuesto que se desee aislar, la persona versada debe elegir el tipo de solvente a utilizar.

Ahora bien, si el método de la solicitud incluye "un solvente inmiscible con agua no aromático", el tipo de compuesto aislado será un compuesto afín a este solvente, lo cual no es un efecto sorprendente que concede nivel inventivo al proceso así realizado, sino que puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica. Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada […]. 44.

La parte demandante, en su escrito de demanda, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto durante el procedimiento administrativo, en el sentido de afirmar que la anterioridad citada por la parte demandada no le enseña o le sugiere a la persona medianamente versada en la materia, utilizar un proceso como el descrito en la invención presentada, el cual “[…] es a todas luces inventivo frente al arte previo, toda vez que dentro de los documentos citados (D1 y D2), en ningún momento se describe un proceso para la preparación de moléculas de ansamitocina purificadas, el cual emplea un solvente no aromático y además incluye una etapa adicional de centrifugación, lo cual le brinda ciertas ventajas particulares sobre lo existente en el estado de la técnica […]46.

Sobre la carga de la prueba 45. La Sala considera que el demandante tiene la carga de demostrar los requisitos de patentabilidad; sin embargo, considera que esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o jurídicas de la parte demandada no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de los actos administrativos acusados, no logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de la solicitud. 46 Cfr. Folio 67 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 46.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es la parte demandada la que durante el trámite administrativo tiene la carga de desvirtuar los requisitos de patentabilidad, es decir, tiene la carga de demostrar que una solicitud de patente carece de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial: “[…] c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano […]”47 47. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, no es la parte demandada la que debe demostrar en esta instancia que la solicitud de patente no cumplió los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, lo cual, se determinó en los actos administrativos acusados.

Tampoco correspondería a la parte demandante probar la novedad o el nivel inventivo de su solicitud, puesto que esto implicaría que la parte demandante debe comparar su solicitud con todo el arte previo, lo cual no es posible. 48. La Sala considera que lo que debe probar la parte demandante, como se señaló supra, es que las consideraciones técnicas o jurídicas sustento de la negación no fueron correctas y, en ese sentido, la parte demandada no cumplió con su carga probatoria de desvirtuar los requisitos de patentabilidad.

En consecuencia, la parte demandante no debe probar como tal la novedad o el nivel inventivo de su solicitud, sino que su carga recae en demostrar que las anterioridades citadas por la parte demandada, por un lado, no divulgan todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud -en caso que esté en discusión la novedad-, o que no sugieren, de manera obvia para una persona medianamente versada en la materia, las características técnicas reivindicadas como solución al problema técnico objetivo planteado -en caso que esté en discusión el nivel inventivo. 49.

Esta Sección, en jurisprudencia reiterada48, ha considerado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente porque las 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 37-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 15 de octubre de 2009, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00096-01; 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164- 01; y 19 de noviembre de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2006-00257-00. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. 50.

En este orden de ideas, esta Sección49, al estudiar si una solicitud de patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, consideró: “[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4- diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas […].

Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. 51. En otra oportunidad, esta Sección50 consideró que la parte demandante, por ser el solicitante de la patente, es quien tiene la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la parte demandada restaban novedad y altura inventiva a su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi incumbit actori.

En efecto, indicó: “[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.». Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley.

Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.

En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.» Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.

Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».

Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable. Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo.

No es dable que en esta instancia 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00324-01. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal.

Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […]”. 52. En este contexto, la Sala considera que en el caso sub examine, la parte demandante es quien debe demostrar, en esta instancia, que la divulgación previa, referida por la parte demandada como anterioridad, no afectaba el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina como se indicó en los actos administrativos acusados. 53.

En este sentido, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de las anterioridades citadas por la parte demandada, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.

Así las cosas, la Sala recuerda que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que es el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. 54. La Sala observa que, como medios probatorios, la parte demandante únicamente aportó documentos correspondientes a los antecedentes administrativos, y el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio correspondientes a la solicitud de patente de la invención presentada; sin embargo, no se encuentra dentro del expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda. 55.

En este orden de ideas, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la parte demandada y, en ese sentido, que da solución al problema técnico planteado. 56.

La Sala considera que, al no existir material probatorio en el expediente, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 de la Ley 1564, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 57.

Así las cosas, la parte demandante no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la parte demandada hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo y decidir su rechazo, ni que los actos administrativos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad y, en esa medida, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso el nivel inventivo de la formulación solicitada, este se tendrá como no demostrado. 58.

En suma, ante la carencia de vocación de los cargos formulados, la Sala, con base en las consideraciones expuestas, negará las pretensiones de la demanda por no haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Del cargo de violación del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia 59. Por último, frente al presente cargo de violación, la Sala encuentra que la parte demandante no desarrolló el concepto de violación frente al citado artículo a pesar de haberlo invocado como vulnerado. 60.

No obstante lo anterior, la Sala considera pertinente señalar que, teniendo en cuenta todo lo expuesto, la decisión de la parte demandada de negar la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS”, se ciñó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario para llegar a la adopción de la decisión, razón por la que no se encuentra violación alguna del artículo 61 de la Constitución Política de Colombia atinente a la protección de la propiedad intelectual.

Conclusión 61. La Sala concluye, siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sección, que la parte demandante no probó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, hubiere incurrido en alguna irregularidad al resolver que la solicitud de patente de invención no cumplía con el requisito de nivel inventivo y, en consecuencia, negara la solicitud. 62.

En este mismo sentido, la Sala concluye que la parte demandante no demostró que la solicitud de patente de invención haya cumplido con los requisitos sustanciales exigidos por la normativa andina aplicable, esto es, la Decisión 486 de 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 2000; razón por la cual era procedente y ajustada a derecho la decisión de la parte demandada durante el procedimiento administrativo. 63.

Por último, como consecuencia de todo el análisis realizado, la Sala concluye que los actos administrativos acusados no vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000 al negar la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS”. 64. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 14589 de 1 de abril de 2013 y 56874 de 27 de septiembre de 2013 y, en consecuencia, la Sala51 negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 51 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140012200 Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.