CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad absoluta Número único de radicación: 11001032400020060024500 Demandante: Peláez Hermanos S.A. y Baterías Willard S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Coéxito S.A. Asunto: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Distintividad Intrínseca.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada Peláez Hermanos S.A. y Baterías Willard S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 14406 de 23 de junio de 2005. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. Peláez Hermanos S.A. y Baterías Willard S.A., en adelante la parte demandante1, presentaron demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad, 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 8 y 12 a 18. Índice 47 de Samai. 2 Cfr. Folios 34 a 44. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 que se interpreta como acción de nulidad absoluta3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 14406 de 23 de junio de 2005, “Por la cual concede registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta TAXI DRIVER que identifica productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Coéxito S.A., en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…]PRIMERA - Se decrete la nulidad de la Resolución número 14.406 del veintitrés (23) de junio del año dos mil cinco (2005) suscrita por el Jefe de la División de Signos Distintivos, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Coéxito S.A., domiciliada en Cali, Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, el registro… de la marca MIXTA “Taxi Driver” para distinguir: “…BALINERAS Y RODAMIENTOS”, comprendidos en la clase 7 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, con una vigencia de diez años a partir de la ejecutoria de la respectiva resolución. SEGUNDA- Como consecuencia de la anterior decisión, se decrete la cancelación o nulidad del respectivo registró (sic) que se hizo con ocasión de la Resolución que ha de ser declarada nula.
TERCERA- Se ordene comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo en relación con la Sentencia. CUARTA- Se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” 4.
Presupuestos fácticos 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folio 39 3 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1 Coéxito S.A. solicitó, el 9 de noviembre de 2004, el registro como marca del signo mixto TAXI DRIVER para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La solicitud indicada supra se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 549, el 28 de febrero de 2005, sin que se presentaran oposiciones. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 14406 de 23 de junio de 2005, concedió el registro de la marca mixta TAXI DRIVER para distinguir productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.
Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulnerados el primer párrafo del artículo 134 y los literales a), b), c), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. La marca TAXI DRIVER está compuesta por expresiones inglesas que son de uso común y generalmente conocidas por las personas que hablan español en la República de Colombia.
Es así como TAXI es una palabra para identificar un vehículo de servicio público que presta el transporte a personas de manera individual y DRIVER es el sustantivo del conductor del vehículo. 6.2 La marca TAXI DRIVER no es de fantasía, por lo que no es distintiva, por el contrario, es débil y genérica y, en consecuencia, no se puede registrar. 6.3 La marca TAXI DRIVER está directamente relacionada con repuestos para automotores, taxis, por lo que es descriptiva del producto y su destino. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 Contestación de la demanda Parte demandada 6.
La parte demandada5 contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 6.1 TAXI DRIVER es una expresión que se usa en idioma extranjero, pero no está acreditado que sea parte del conocimiento común en la República de Colombia, por lo que no es de dominio por la mayoría de la población y, en este sentido, no evoca ninguna idea. 35 TAXI DRIVER no designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, de la Clase 7 ibidem, además no conlleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
7.1. TAXI DRIVER corresponde a una marca arbitraria para los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo significado no tiene una relación directa con uno de los productos amparados. 7.2. En cuanto a los productos de la Clase 7 ibidem, la marca TAXI DRIVER es de carácter arbitrario y, por tanto, su protección marcaria es de carácter absoluto. 7.3 TAXI DRIVER no constituye una marca de fantasía, es una composición de palabras que tiene significado conceptual en idioma inglés y que puede ser entendida por consumidores cuya lengua madre sea el español. 5 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Cfr. Folios 145 a 151 7 Actuando por intermedio de apoderado. 8 Cfr. Folios 119 a 140 5 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 7.4 TAXI DRIVER no constituyen palabras con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada, asimismo, tampoco es genérico ni descriptivo para referirse a ellos. 7.5 La parte demandante solicitó el registro como marca del signo SUPERTAXI para identificar productos de la Clase 9 ibidem, el cual se negó por encontrarse previamente registrada la marca POWER TAXI, de la cual es titular. 7.6 De forma altamente sospechosa, la parte demandante logró obtener el registro de la marca mixta SUPER TAXI, registro núm. 311025, y los actos que la concedieron están siendo cuestionados ante el propio Consejo de Estado, Sección Primera, proceso No. 2006-0095-01. 7.7 El trámite mediante la acción incoada, es inadecuado, por cuanto la acción impetrada es de simple y nulidad, cuando la acción adecuada para este proceso ha debido ser la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Auto de pruebas y solicitud de desistimiento de las pretensiones 8. El Despacho sustanciador, mediante autos de 15 de febrero de 2008 y de 13 de diciembre de 2024, resolvió sobre las solicitudes probatorias de las partes e intervinientes. 9. La parte demandante, coadyuvada por el tercero con interés en las resultas del proceso, mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera9, manifestó desistir de las pretensiones de la demanda, solicitud que fue negada, mediante auto de 26 de febrero de 201410. 10.
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia de 28 de septiembre de 201711, modificó el criterio jurisprudencial respecto del desistimiento de las pretensiones de la demanda en la acción de nulidad relativa y, en esa medida, este Despacho, mediante auto de 27 de noviembre de 202012 ordenó, a la 9 Cfr. Folio 226 10 Cfr. Folio 228 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 28 de septiembre de 2017, Consejero Ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03- 24-000-2011-00258-00. 12 Cfr. Folios 235 a 237 6 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, comunicar a la parte demandante el contenido de la providencia indicada supra, ante lo cual, la parte demandante guardó silencio.
Solicitud de Interpretación Prejudicial y alegatos de conclusión 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de enero 202513: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial14: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 344-IP-2022, 159-IP-2021, 195- IP-2018, 83-IP-2020 y 366- IP-2021, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y ii) corrió traslado para alegar e informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. 11.1 El tercero con interés directo en el resultado del proceso15 reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda.
Asimismo, indicó que la parte demandante, en su momento, presentó solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda y el Consejo de Estado, atendiendo a que estos asuntos son netamente particulares, podría aceptar la solicitud de desistimiento. 11.2 Las partes demandante y demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa 13 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 15 Cfr. Índices 58 y 59 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales; vii) el marco normativo relativo a los signos que carecen de distintividad; viii) el marco normativo relativo a los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; ix) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas; x) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones genéricas; xi) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones de uso común; y xii) el análisis del caso concreto.
Competencia 13. Visto el artículo 128 numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201116, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 14.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 15. El acto acusado es el siguiente: 15.1 La Resolución núm. 14406 de 23 de junio de 2005, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta TAXI DRIVER para distinguir productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 16 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 El problema jurídico 16.
Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las Interpretaciones Prejudiciales, determinar si la Resolución número 14406 de 23 de junio de 2005, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa TAXI DRIVER para identificar “BALINERAS Y RODAMIENTOS”, productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el primer párrafo del artículo 134 y los literales a), b), c), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en ese sentido, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 17. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena18, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 18 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200019 de la Comisión de la Comunidad Andina20.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina21 18. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 19.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 19 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 20 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 21 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 22 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 20.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 21.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 22.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 23. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 24.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretaciones Prejudiciales 344-IP-2022, 159-IP-2021, 195-IP-2018, 83-IP- 2020 y 366- IP-2021 25. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación prejudicial23 proferida para el caso sub examine.
“[…] Requisitos para el registro de marcas 23 Cfr. Folios 310 a 328 11 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 […] 1.12 En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de ser presentado gráficamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486.
Asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en el concepto de marca. 1.13 Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 1.14 Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.
La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir por sí mismo producto o servicios en el mercado; y, ii) distintividad extrínseca o en concreto, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. […] […]”. 3.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común 3.1 Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicios por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 3.2 La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otro empresario. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios que se trate. […] 3.5 Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.6 No es posible aceptar como maraca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. […] […] 12 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 3.7 Loos signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. […]”24.
“[…] Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos […] 2.2 La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio de que se trate, de sus envases o envoltorios.
Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos. […] Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesario por parte de otros titulares.[…]”25.
Marco normativo relativo a los signos que carecen de distintividad 26. Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que carezcan de distintividad. Marco normativo relativo a los signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate 27.
Visto el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones descriptivas 28.
Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones 24 344-IP-2022 25 159-IP-2021 13 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 descriptivas; es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc.
Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. Marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones genéricas 29. Visto el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan exclusivamente una indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
Marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones de uso común 30. Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Análisis del caso concreto 31.
La Sala advierte que, el tercero con interés directo en las resultas del proceso argumentó, en la contestación de la demanda, que la acción de nulidad simple es inadecuada comoquiera que la acción adecuada para este proceso ha debido ser la de nulidad y restablecimiento del derecho. 32. Al respecto, la Sala considera que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de un acto administrativo particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de absoluta está prevista para la nulidad del registro de una marca que está incursa en las causales de irregistrabilidad intrínseca previstas en el artículo 135 ibidem; iii) el acto acusado concedió el registro de la marca mixta TAXI DRIVER que identifica productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza; y iv) de la revisión de la demanda, 14 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 la parte demandante pretende la cancelación del registro de la marca indicada supra comoquiera que, a su juicio, la parte demandada, con la expedición del acto acusado, violó los literales a, b, c, e, f y g del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por lo que en el caso sub examine, procede la acción de nulidad absoluta toda vez que se subsume dentro de los presupuestos fácticos previstos en el artículo 172 ibidem. 33.
En ese sentido, de conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 34. La Sala advierte que la marca concedida es como se muestra a continuación: MARCA MIXTA REGISTRADA26 TITULAR: COÉXITO S.A. Clase 7 BALINERAS Y RODAMIENTOS 35.
La Sala advierte que, la parte demandante argumentó que la parte demandada, con la expedición de los actos acusados, violó el primer párrafo del artículo 134 y los literales a), b), c), e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, a su juicio, las expresiones TAXI DRIVER son de carácter genérico, descriptivo, de uso común, consisten exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función: de los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido, no es una marca distintiva y registrable. 26 Cfr. Folio 19 15 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 36.
Al respecto, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentaron que las palabras TAXI DRIVER son arbitrarias para identificar los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son distintivas y, en ese sentido, la marca es registrable. 37. Por lo expuesto anteriormente, le corresponde a la Sala determinar si las expresiones TAXI DRIVER corresponden al nombre genérico o descriptivo, o se ha convertido en una designación común o usual en el lenguaje corriente o en la usanza del país, o consisten exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función: de los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido, si son expresiones débiles e inapropiables en exclusiva por una persona. 38.
En ese sentido, respecto de los signos descriptivos y los genéricos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en los literales e y f del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, ha consideró que: “[…] los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedad de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate […]”. “[…] La expresión genérica puede identificarse cunado al formular la pregunta ¿qué es? En relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo puede servir para identificarlo […]”27 39. De lo expuesto, la Sala advierte que, para establecer si una denominación es genérica o descriptiva de un servicio, se debe determinar si existe una relación directa entre estos. 40.
Por ello, la Sala encuentra que, por un lado, la palabra TAXI significa: “[…] Automóvil de alquiler con conductor, generalmente provisto de taxímetro […]”28. 41. Y, por el otro, DRIVER no tiene significado en español, pero en idioma inglés, significa, “[…] conductor, conductora […]”29.Sin embargo, su significado en inglés 27 35-IP-2020 28 Consultado en https://dle.rae.es/taxi 29 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/driver 16 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 no es de conocimiento generalizado para el consumidor promedio en la República de Colombia, por lo que debe considerarse como expresión de fantasía. 42.
Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”30. (Destacado fuera del texto) 43. Así, la Sala considera que la marca, en su conjunto, es de fantasía, pues está compuesta por una palabra que no es de conocimiento generalizado en español para el consumidor. 44.
Asimismo, la Sala advierte que la marca se concedió para identificar: “[…] BALINERAS Y RODAMIENTOS […]”. 45. En consecuencia, la Sala considera que la marca, comoquiera que, en su conjunto, es una expresión de fantasía: i) no contiene expresiones descriptivas de los productos que ampara, pues no transmite un significado conceptual sobre las características y condiciones en las cuales se comercializan los productos; ii) no es genérica de los productos que identifica; y iii) no consiste exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trata. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 17 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 46. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que los consumidores de los productos indicados supra, al ver la marca TAXI DRIVER en el mercado, no obtendrán la respuesta a las preguntas ¿cómo son? o ¿qué son? dichos productos. 47.
Ahora bien, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen31. 48. La Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202132, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 49.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que33. “[ ] Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición [ ]” 50. En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común en la marca registrada, para lo cual se acudió34 al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que las palabras TAXI y DRIVER, no eran de uso común para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza para el momento en que la parte 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 33 Interpretación Prejudicial 622-IP-2018 de 16 de 23 de octubre de 2019 34 Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 18 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 demandante solicitó el registro de la marca concedida mediante al acto acusado, a saber, 9 de noviembre de 2004. 51.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la marca concedida no es de uso común para identificar los productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, registrable. 52. En ese sentido, esta Sala, mediante sentencia de 15 de marzo de 2018, la cual se prohíja, consideró que35: “[…] Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó el registro de la marca TAXI DRIVER, […] pero de naturaleza nominativa, la Sección Primera del Consejo de Estado36 consideró que el signo es distintivo, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “[…] En este punto la Sala Considera necesario recordar los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca: • PERCEPTIBILIDAD: para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. • SUFICIENTE DISTINTIVIDAD: lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: I) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y II) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. • SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de marzo de 2018. Rad.: 11001-03-24-000-2006-00254-00. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2015. Rad.: 2009 – 00013. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
Decisión que fue reiterada en providencia de 11 de mayo de 2017. Rad.: 2006 – 00244. Magistrado Ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. Proceso en el cual se discutió el registro de la marca TAXI DRIVER pero en la clase 1ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 La Sala advierte que el signo en controversia es denominativo compuesto, esto es, está integrado por dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a verificar si el signo TAXI DRIVER se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad, esto es, si es descriptivo o carece de distintividad como asegura el demandante. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Andino, la irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el signo objeto de estudio está conformado por dos palabras TAXI (expresión universal) y DRIVER (expresión de origen inglés). Teniendo en cuenta que se trata de una expresión universal y otra en inglés debe analizarse como una unidad en un idioma diferente al castellano. De lo anterior se deriva que el signo TAXI DRIVER no forma parte del conocimiento común de los consumidores, esto es, no se trata de un vocablo genérico o descriptivo.
Esto implica que se trata de aquellos signos que han sido denominados por la jurisprudencia del Tribunal Andino y del Consejo de Estado como de “fantasía”. Observa la Sala que el signo TAXI DRIVER fue concedido en registro para identificar productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, materiales de alumbrado y Bujías”.
Lo anterior hace que se constituya como una marca arbitraria, es decir, que al estar desprovista de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar no está incurso en causal de irregistrabilidad. Adicionalmente se encuentra que el signo concedido en registro cumple con los requisitos para tal efecto pues es: I) perceptible;
II) suficientemente distintivo; y III) susceptible de representación gráfica. Como consecuencia de lo anterior la Sala, en la parte resolutiva de esta providencia, dispondrá negar las pretensiones de la demanda […]”. Así las cosas, reitera la Sala lo precisado en la sentencia antes citada, en el sentido de que el signo TAXI DRIVER cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca, esto es, ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y gozar de suficiente distintividad.
Además, que respecto de él no se configuran las causales de irregistrabilidad alegadas, es decir, ser un signo genérico y descriptivo. V.5. Conclusión 20 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 En suma, para la Sala, siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el presente caso no se configuraron las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, literales a) y b), y 135, literales f) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.[…]” 53.
En ese sentido, la Sala considera, prohijando la sentencia indicada supra, que la marca TAXI DRIVER, es distintiva pues es apta para distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado y es susceptible de representación gráfica. En consecuencia, la Sala considera que la parte demandada, con la expedicion del acto acusado que concedió el registro de la marca TAXI DRIVER para identificar prodcutos de la Clase 7 ibidem, no vulneró el primer párrrafo del artículo 134 y los literales a, b, c, e, f y g del artículo 135 la Decisión 486 de 2000. 54.
Ahora bien, Sala advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso argumentó que la parte demandante logró obtener, de forma sospechosa, registros de otras marcas. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandante inició demanda para que se declare la nulidad del acto que concedió el registro de la marca TAXI DRIVER para identificar productos de la Clase 7 ibidem y, en ese sentido, no corresponde a esta Sala realizar un estudio de legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro de otras marcas. 55.
Finalmente, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en los alegatos de conclusión, indicó que, a su juicio, comoquiera que el asunto es entre particulares, se podría aceptar el desistimiento de las pretensiones solicitado por la parte demandante. Al respecto, la Sala considera que dicha solicitud fue negada por el Despacho sustanciador mediante auto 26 de febrero de 201437, por lo que ya fue resuelta.
Conclusión 56. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa TAXI DRIVER concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso para identificar productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los 37 Cfr. Folio 228 21 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 literales a, b, c, e, f y g del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que cumple con los requisitos para ser registrada como marca, previstos en el artículo 134 ibidem, y goza de distintividad intrínseca. 57.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara la resolución núm. 14406 de 23 de junio de 2005 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda. Condena en costas 58. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020060024500 CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.