Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Número único de radicación: 11001032400020210023900 Demandante: Apple Inc. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Asunto: Salvamento de voto a la sentencia de 25 de abril de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Con el debido y acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el asunto de la referencia, manifiesto que salvo mi voto en los siguientes términos. Para efectos de explicar las razones del presente salvamento de voto, su estudio se divide en las siguientes dos partes: i) la sentencia de 25 de abril de 2024 y sus consideraciones; y ii) el salvamento de voto y sus fundamentos: las cuales se desarrollarán a continuación. La sentencia de 25 de abril de 2024 y sus consideraciones 1.
La Sala de la Sección Primera de la Corporación, mediante sentencia de 25 de abril de 2024, resolvió: “[ ]
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”. 2 Número único de radicación: 11001032400020210023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.
La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que entre el signo solicitado MAC CATALYST y la marca previamente registrada RIMAGE CATALYST hay semejanza comoquiera que: i) el signo reproduce la palabra CATALYST; y ii) la parte demandante es titular de una familia de marcas con el elemento MAC, no obstante, la fuerza distintiva recae en la palabra CATALYST.
Asimismo, consideró que hay conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por el signo y la marca cotejados por lo que, la parte demandada, al expedir los actos acusados, no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, al estar el signo nominativo MAC CATALYST incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en la norma citada supra.
El salvamento de voto y sus fundamentos 3. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001. 4. Atendiendo a los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según los cuales: i) una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial; y ii) si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante, por lo que el registro de este, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión2. 5.
El Suscrito Magistrado considera respetuosamente que las palabras MAC y RIMAGE que componen respectivamente el signo y la marca permiten que exista una diferenciación ortográfica y fonética entre cada conjunto marcario; y, ii) en ese sentido, la distintividad del signo solicitado recae en la partícula MAC y no en CATALYST y el consumidor puede asociar el signo con el origen empresarial de los productos Apple INC., en razón a que la parte demandante es titular de una familia de marcas con la partícula MAC. 1 “Régimen común sobre propiedad industrial” 2 Interpretación prejudicial 42-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2015. 3 Número único de radicación: 11001032400020210023900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.
En estos términos dejo expuesto mi salvamento de voto. Fecha ut supra HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado