CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: MG Automóviles S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en el resultado del proceso: SAIC Motor Corporation Limited Temas: Registro de la marca denominativa “MG” para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda y se mantiene la legalidad del acto demandado porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del mismo. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad MG Automóviles S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad MG Automóviles S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2, en ejercicio de la acción de nulidad simple, interpretada por el Despacho como la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”4; proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio5. 1 Actuando por medio de apoderado.

Cfr. Folios 2 a 4. 2 Radicada el 5 de diciembre de 2013. Cfr. Folios 11 a 34. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina, “Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad demandada revocó la Resolución núm. 25846 del 30 de abril de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la misma entidad, y en su lugar, conceder el registro de la marca nominativa “MG” a la sociedad SAIC Motor Corporation limited. 5 En adelante, parte demandada. 2 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 Pretensiones 2.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 4.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 42489 de 19 de julio de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente Administrativo No. 12 175616, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad solicitante SAIC MOTOR CO., LTD y la sociedad opositora MG AUTOMÓVILES LTDA., en contra de la Resolución No. 25846 del 30 de abril de 2013, en el sentido de conceder el registro de la marca nominativa MG en clase 12 a favor de la sociedad SAIC MOTOR CO., LTD.

Y sin tener en consideración el reconocimiento del nombre comercial MG AUTOMÓVILES de mi representada. Lo anterior, por cuanto la resolución que se impugna está viciada de nulidad, en los términos del artículo 84 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que adolece de falsa motivación e infracción de las normas en que debería fundarse. 4.2.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva: i) declarar la utilización, en Colombia, del nombre comercial MG AUTOMÓVILES de propiedad de mi representada desde el año 1995; y ii) ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca MG (nominativa), para identificar productos comprendidos en la Clase 12 internacional, concedido dentro del Expediente Administrativo No. 12 175616. 4.3.

En consonancia con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro No. 475681 asignado a la marca nominativa MG para identificar productos comprendidos en la Clase 12 internacional, concedido dentro del expediente administrativo No. 12 175616. 4.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro que se asignó a la marca nominativa MG para identificar productos comprendidos en la Clase 12 internacional, concedido dentro del Expediente Administrativo No. 12 175616. 4.5.

Asimismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4.6. Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 4.7.

Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada. […]”. Sic. Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante. 3 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Que la sociedad SAIC Motor Corporation Limited, en adelante el tercero con interés en el resultado del proceso, mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2012, solicitó ante la parte demandada el registro de la marca nominativa “MG” para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.

Que una vez publicada la solicitud en la gaceta de propiedad industrial, la sociedad MG Automóviles S.A.S. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que dicho signo es confundible ortográfica, fonética e ideológicamente con su nombre comercial “MG AUTOMÓVILES”, el cual aduce que ha usado desde el año 1995. Así mismo, adujo que una relación de conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por los mismos. 3.3.

Que mediante la Resolución núm. 25846 de 30 de abril de 2013, la Directora de signos distintivos de la parte demandada declaró fundada la oposición y, negó el registro de la marca nominativa “MG”, solicitada por la sociedad SAIC Motor Corporation Limited. 3.4. Que tanto la parte demandante, como la sociedad SAIC Motor Corporation Limited presentaron recurso de apelación contra la Resolución núm. 25846 de 30 de abril de 2013. 3.5.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 25846 de 30 de abril de 2013; y ii) concedió el registro de la marca nominativa “MG” para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SAIC Motor Corporation Limited. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 4 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 4.

La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 136 literal b), 150, 190, 191, y 200 de la Decisión 486 de 2000, y expuso el concepto de la violación así: 4.1. Mencionó que, a su juicio, el acto administrativo expedido por la demandada no fue debidamente motivado y vulnera el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no expresa con claridad y suficiencia los motivos que llevaron a la autoridad a tomar esta decisión. 4.2.

Afirmó que la parte demandada consideró erróneamente que el nombre comercial “MG AUTOMÓVILES” ha sido usado a partir del 4 de enero de 2005 y, que dicho uso no es óbice para sustentar la oponibilidad al registro de la marca nominativa objeto de registro. 4.3. Indicó que desde el año 1995 inició actividades comerciales bajo la denominación social “MG Vehículos Cía LTDA” y, por ende, a esta fecha se remonta el primer uso de las siglas “MG” en el mercado para identificar en el mercado frente a los consumidores y demás competidores. 4.4.

Precisó que cuando la sociedad MG Vehículos Cía LTDA indicada supra fue liquidada el día 2 de diciembre de 2006, la sociedad MG Automóviles S.A.S. asumió sus derechos y obligaciones, y continuó con su actividad mercantil, haciendo uso ininterrumpido del nombre comercial “MG AUTOMÓVILES”. 4.5. Al respecto, aduce que la parte demandada desconoció los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000, pues el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio lo cual quedaría demostrado con el uso real y efectivo del nombre comercial desde el año 1995. 4.6.

Adujo que la parte demandada consideró erróneamente que el nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES” no es susceptible de protección, ni oponible al registro de la marca nominativa “MG”, en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando lo cierto es que de las pruebas que acreditan su uso se desprende el hecho de su protección. 4.7.

Agregó que el acto administrativo demandado, desconoció el artículo 136, literal b) de la Decisión 486 de 20006, toda vez que existe una significativa similitud 6 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 5 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 ortográfica entre el nombre comercial y el signo enfrentados, pues comparten la partícula “MG” y tratándose de productos y servicios del sector automotor, el término “AUTOMÓVILES” es de uso común y, por ende, no agrega la distintividad suficiente. 4.8.

Manifestó que entre los productos que pretende identificar la marca “MG” y los servicios prestados bajo el nombre y enseña “MG AUTOMÓVILES”, existe una relación de complementariedad, lo cual permite concluir que un consumidor promedio, confunda el origen empresarial del signo “MG” y lo asocie con “MG AUTOMÓVILES”. Contestaciones de la demanda Parte demandada 5.

La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 5.1. Adujo que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000 y que ellas se profirieron legal y válidamente. 5.2. Argumentó que en el presente caso, atendiendo a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, al no existir prueba alguna que evidenciara una transferencia o enajenación de las siglas “MG” por parte de las sociedades MG Vehículos y Cía. LTDA y MG Automóviles S.A.S., es posible concluir que estas corresponden a dos sociedades diferentes y MG Vehículos y Cía. LTDA, fue liquidada en el año 2006. 5.3.

De conformidad con lo anterior, sostuvo que las citadas pruebas demostraban el uso por parte de estas dos sociedades, y que los documentos aportados a nombre de la actora sólo lograron acreditar su uso a partir de 2004. 5.4. Adicionalmente, precisó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso obtuvo el primer registro de la marca mixta “MG” en 1996, mediante la Resolución núm. 20242 de 18 de septiembre de 1996. […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 7 Actuando por intermedio de apoderado. 8 Cfr. Folios 68 a 77. 6 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 5.5.

Que de conformidad con lo anterior, quién ostentó primero la titularidad respecto de la expresión “MG”, fue la sociedad SAIC Motor Corporation Limited., Tercero con interés directo en el resultado del proceso 6. El tercero con interés directo en el resultado del proceso9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1.

Sostuvo que el punto central de la controversia no radica en determinar si los signos en disputa pueden generar confusión, pues considera que la similitud entre ellos es evidente. En realidad, el debate se centra en establecer cuál de las partes posee un mejor derecho sobre la denominación “MG” para distinguir automóviles, sus componentes y los servicios relacionados con su fabricación y comercialización. 6.2.

Alegó que solicitó el registro como marca del signo “MG” en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, el 6 de junio de 1995, la cual fue concedida por la parte demandada el 18 de septiembre de 1996. 6.3. Mencionó que la sociedad demandante fue constituida mediante la escritura pública número 0002173 de la Notaría 41 de Bogotá, el 1.º de octubre de 2004, como se evidencia en su certificado de existencia y representación legal, de manera que una compañía que fue creada en ese año no podía estar haciendo uso de un nombre y enseña comercial antes de esa fecha, por la simple razón de que no existía. 6.4.

Respecto del argumento de la parte demandante del uso ininterrumpido del signo “MG”, precisó que no hubo un contrato de cesión que diera cuenta de la transferencia del nombre comercial entre las sociedades MG Vehículos y Cía. LTDA y MG Automóviles S.A.S., y así las cosas, no se dan las dos condiciones que establece el artículo 608 del Código de Comercio para decretar la cesión de un nombre comercial. 6.5.

Manifestó que la parte demandante únicamente aportó como medios probatorios algunos contratos de arrendamiento suscritos entre los años 1997 y 9 Actuando por intermedio de apoderado. 10 Cfr. Folios 81 a 91. 7 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 1998, los cuales no resultan idóneos para acreditar el uso efectivo del nombre comercial invocado.

Añadió que, aun en el evento de considerarse válidos dichos documentos, estos solo demostrarían actividad desde 1997 y no desde 1995, como lo afirma la parte actora. 6.6. Insistió que, al haber obtenido con anterioridad el registro de la marca “MG”, cuya solicitud fue presentada en 1995, le asiste un derecho adquirido, anterior en el tiempo y de carácter exclusivo sobre dicha denominación. Interpretación prejudicial y alegatos de conclusión 7.

Este Despacho, mediante auto de 11 de febrero de 2015, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 136 literal b), 150, 190, 191, y 200 de la Decisión 486 de 2000. 8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 641-IP-2015 de 18 de agosto de 201611, en la que indicó: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser pertinente su análisis en el proceso interno. […]”.

Audiencia Inicial 9. El Despacho, mediante auto de 25 de enero de 2018: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 10 de abril de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 del CPACA, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de Conclusión 11 En adelante, la interpretación prejudicial. 8 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 10. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda12. 11. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda13. 12. El tercero con interés directo en las resultas del reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda14.

Concepto del Ministerio Público 13. El Ministerio Público, guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la interpretación prejudicial 641-IP-2015 de 18 de agosto de 2016; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201915, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. El acto administrativo acusado 12 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índices 88 y 89. 13 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índices 85 y 86. 14 Cfr. Visible en el aplicativo web SAMAI, índice 87. 15 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 17.

El acto acusado es la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad demandada revocó la Resolución núm. 25846 del 30 de abril de 2013, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la misma entidad, y en su lugar, conceder el registro de la marca nominativa “MG” a la sociedad SAIC Motor Corporation limited. Problema jurídico 18.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18.1. Si la Resolución núm. 42489 de 19 de julio de 2013, expedida por la parte demandada, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “MG” para identificar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad SAIC Motor Corporation Limited., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran o no lo previsto los artículos 136 literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000. 18.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o asociación entre la marca nominativa solicitada “MG y, el nombre y la enseña comercial “MG Automóviles”, previa valoración de la existencia del derecho sobre los mismos, cuya titularidad alega la parte demandante. 19. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Interpretación Prejudicial 641-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 20. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Comunidad Andina para este caso: “ […] 1. La enseña y el nombre comercial. Su protección. La prueba del uso. […] 1.2. Al respecto se debe tener presente que el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 10 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 1.3.

Por otra parte, el Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 1.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.3.3.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y un nombre comercial diferente de ella. 1.3.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 1.4.

Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. […] 1.9.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. […] Surge la pregunta obligada ¿El nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. […] 11 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 1.14.

No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio Artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. 1.15. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1.15.1.

Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 1.15.2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor (Articulo 136 literal b) de la Decisión 486. 1.16.

En conclusión, el uso es el elemento esencial para la protección tanto de un nombre como de una enseña comercial, en consecuencia, la Sala consultante deberá verificar si se ha determinado, retrayéndose al momento en que fue solicitado para registro el signo denominativo MG, si el nombre y/o la enseña comercial eran real, efectiva y constantemente usados en el mercado, para así determinar si eran protegibles por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 2.

La marca derivada. Su registro en relación con un nombre comercial supuestamente usado después del registro de la marca originaria. 2.3. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. […] 2.5.

Las marcas derivadas se diferencian claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. […] 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o 12 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación ( )". 3.2.

Según la precitada norma no podrá registrarse corno marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 3.3.

Un signo es idéntico a la marca solicitada o registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que la constituyen y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 3.4. En este sentido, un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por la marca solicitada a registro como por la marca anteriormente registrada, son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 3.5. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.13 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. 3.6. En cuanto al riesgo de confusión, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 3.7. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.8.

Se debe tener en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 3.8.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 13 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 3.8.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 3.8.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.8.4.

Conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 3.9. Además, la Sala consultante verificará si al proceder a comparar los signos en conflicto se observaron las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 3.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 3.9.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 3.9.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. […] 4. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos […] 4.2. En consecuencia, se deberá tener presente que la comparación entre signos denominativos: 4.2.1.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.2.1.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.2.1.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 14 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 4.3.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 4.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 4.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.3.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 5.

El examen de registrabilidad de oficio, autónomo integral y motivado […] 5.3. En el Título II de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad. Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen16 son los siguientes: 5.3.1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 5.3.2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de Artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 15 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 5.3.3.

El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 5.3.4. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.

Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. […]” Sic. Análisis del caso concreto 21.

Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado. 22. Ahora bien, la marca nominativa solicitada y el nombre comercial, objeto de estudio, son como se muestran a continuación: Marca registrada MG (nominativa) Titular: Saic Motor CO., LTD.

Certificado núm: 475682 clase 12: “automóviles; ruedas de vehículos, sistemas hidráulicos para vehículos; motores para vehículos terrestres; componentes de acoplamientos para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; amortiguadores para automóviles; árboles de transmisión para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres (que no sean partes de motores) cajas de cambio para vehículos terrestres; espejos retrovisores, parabrisas, dispositivos antirrobo para vehículos; tapicería para vehículos, asientos de seguridad para niños [para vehículos] equipos para la reparación de cámaras de aire, neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos terrestres; carrocerías para vehículos; tapones para depósitos de gasolina de vehículos; acoplamientos para vehículos terrestres; resortes amortiguadores para vehículos; indicadores de dirección para 16 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 vehículos; vehículos de locomoción terrestres, aéreo, acuático o ferroviario.” Nombre comercial MG AUTOMÓVILES Titular: 21235 Empresario como tal, dedicado a la realización de las siguientes actividades: compra y venta de automóviles y vehículos automotores usados de diferentes marcas y modelos, a saber, camperos, camionetas todo terreno, camionetas (pickup), camionetas van), vehículos de carga, vehículos de pasajeros, entre otros. 23.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar marcas mixtas con un nombre comercial y con una obra artística amparada por el derecho de autor y la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política.

Del cargo de violación de los artículos 136, literal b), 150, 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000 24. La parte demandante consideró vulnerado el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 con sustento en que: i) la parte demandada desconoció en la actuación administrativa su derecho sobre el nombre comercial MG AUTOMÓVILES; y ii) su uso del nombre comercial es anterior al registro de la marca nominativa “MG”, por lo que posee un derecho prevalente y preferente sobre el mismo. 25.

Sobre el particular, la parte demandada sostuvo que las resoluciones demandadas fueron expedidas conforme a derecho y sin vulnerar disposición alguna de la Decisión 486 de 2000, pues la parte demandante no demostró, en la actuación administrativa ni con la acción de la referencia, una transferencia o cesión 17 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 del signo “MG” entre las sociedades MG Vehículos y Cía Ltda. y MG Automóviles S.A.S., por cuanto las pruebas allegadas solo acreditan el uso del signo por parte de MG Automóviles S.A.S. a partir del año 2004. 26.

En atención a que el tercero con interés directo en el proceso manifestó ser titular de derechos adquiridos sobre la denominación “MG”, respecto de los productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por haber obtenido el registro de dicha marca en 1996, la Sala considera pertinente abordar el concepto de marca derivada, con el propósito de establecer si la solicitud objeto de controversia constituye una extensión o derivación de la marca previamente registrada y, en consecuencia, del derecho adquirido que se invoca. 27.

De conformidad con lo establecido por el Tribunal Administrativo de la Comunidad Andina, en la Decisión 486 no se ha consagrado la figura de la marca derivada: sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, se han adoptado criterios doctrinarios sobre el tema a fin de hacer que ésta sea operante en el régimen comunitario andino. 28.

En efecto, el Tribunal ha precisado16: “[…] Si, en general, resultara admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas “marcas derivadas”, sin embargo, “no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.

Las marcas derivadas, en ese orden, son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha 16 Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, mediante la cual se reiteran los criterios expuestos en las interpretaciones prejudiciales 84-IP-2000, 140-IP-2007, 107-IP-2010, 42-IP-2012, 021-IP-2013 y 12-IP-2014, entre otras. 18 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

En el Derecho de Marcas resulta admisible la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, puesto que el mismo proviene de la marca anteriormente registrada y, por lo tanto, la oposición debe estar orientada a cuestionar los elementos accesorios y no únicamente dicho elemento distintivo. […]” (Destacado fuera de texto) 29.

Asimismo, respecto de las oposiciones que se presentan contra de las solicitudes de registro de marcas derivadas, el Tribunal también ha sostenido: “[…] Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión […]” (Destacado fuera de texto) 30.

Conforme lo anterior, la Sala considera que el propietario de una marca registrada con anterioridad puede presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una extensión o derivación de la marca previamente protegida y, en consecuencia, del derecho adquirido con anterioridad, siempre que se cumplan dos condiciones: i) que la nueva solicitud comprenda la misma marca 19 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 con variaciones no sustanciales; y ii) que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada17. 31.

Conforme al criterio fijado por el Tribunal, la oposición al registro de una marca derivada tiene un alcance restringido, ya que las objeciones que se presenten solo pueden referirse a los elementos accesorios o complementarios incorporados al nuevo signo, y no al elemento distintivo principal de la marca, el cual, al encontrarse previamente registrado y protegido, no puede ser objeto de controversia.

En consecuencia, si los nuevos elementos introducidos generan un riesgo de confusión en el público consumidor, el signo no podrá ser registrado como marca. 32. Ahora, revisado el expediente, se advierte que a folio 201 del cuaderno físico principal obra la certificación expedida por la parte demandada respecto del registro de la marca mixta “MG”, con certificado de registro núm. 189389, concedida mediante resolución 20242 de 18 de septiembre de 1996 a la sociedad SAIC Motor Corporation Limited y vigente hasta el 18 de septiembre de 2026, por medio de la cual el tercero con interés directo en las resultas del proceso alega un derecho preferente en el tiempo. 33.

La marca citada supra es la siguiente: Marca registrada MG (mixta) Titular: Saic Motor CO., LTD. Certificado núm: 189389 Clase 12: “motores para vehículos automotores y sus partes y accesorios” 34. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal, el elemento denominativo suele ser, por regla general, el de mayor relevancia, puesto que las palabras generan un impacto significativo en la mente del consumidor, quien normalmente identifica o 17 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado núm. 2011-00121-00- 20 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 solicita el producto o servicio mediante la denominación que integra el signo marcario.

No obstante, según las circunstancias particulares de cada caso, puede ocurrir que el elemento predominante sea el gráfico, cuando por su tamaño, color, diseño u otras características resulte más llamativo o influyente para el consumidor. 35. En el caso concreto, la Sala advierte que, si bien se trata de una marca mixta, el elemento predominante en ella es la expresión “MG”, toda vez que es el elemento que genera un mayor impacto en la mente del consumidor. 36.

Al examinar la marca referida por el tercero con interés directo y la marca denominativa objeto de la controversia “MG”, es posible concluir que esta segunda corresponde a una marca derivada de la marca mixta “MG” previamente registrada con el núm. 189389 a favor de la sociedad SAIC Motor Corporation Limited, tercero con interés directo en las resultas del proceso, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 37.

Así las cosas, la Sala estima que en el caso sub examine se verifica el cumplimiento de los dos requisitos previamente señalados para el registro de una marca derivada, ya que el signo en cuestión constituye una extensión de la marca previamente registrada, reproduciendo su elemento distintivo principal —la denominación “MG”— e incorporando únicamente modificaciones no sustanciales respecto de esta y de sus componentes accesorios, particularmente en la configuración gráfica, donde en la primera versión aparecen líneas horizontales de fondo y en la segunda dichas líneas se eliminan.

Asimismo, los productos amparados por la marca solicitada corresponden a los mismos que protege el registro anterior, es decir, aquellos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 38. En consecuencia, resulta evidente que la marca “MG”, otorgada mediante el acto administrativo impugnado, constituye una variación o derivación de una marca previamente registrada, sobre la cual la sociedad SAIC Motor Corporation Limited., tercero con interés directo en las resultas del proceso, posee un derecho adquirido. 39.

Ahora bien, a Sala observa que la oposición presentada contra el registro de la marca “MG”, basada en el nombre y enseña comercial “MG Automóviles”, se dirige exclusivamente contra su elemento distintivo principal —la denominación “MG”—, el cual ya se encontraba previamente registrado y, por tanto, protegido dentro del 21 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 ámbito marcario.

En consecuencia, al no cuestionarse las modificaciones ni los elementos accesorios del signo, dicha oposición carece de fundamento para prosperar. 40. Asimismo, en relación con los elementos complementarios del signo, resulta evidente que no se configura riesgo de confusión alguno entre la marca mixta objeto de controversia y el nombre ni la enseña comercial de la parte demandante. 41.

La Sala en sentencia de 1 de junio de 202318, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, consideró que: “[…] A lo anterior también debe agregarse que el primer registro marcario, es decir, la marca “MG”, con certificado núm. 189389, fue concedida el 18 de septiembre de 1996 y que sólo después de 16 años (diciembre de 2012) es que la sociedad actora cuestionó ante la SIC, no dicho registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de su nombre y enseña comercial “MG AUTOMÓVILES”, hecho que permite inferir que durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre los signos distintivos, esto es la marca cuestionada y el nombre y enseña comercial de la demandante. […]”. 42.

En asunto similar, la Sala en sentencia de 14 de febrero de 2019, consideró19: “[…] La marca mixta SAN CARLOS se encuentra configurada así: […] Este registro marcario fue concedido mediante la Resolución número 14399 de 28 de julio de 1999, acto administrativo cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, pues, pese a que se indicó por la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. que sería objeto de demanda, no ha sido controvertido ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Según consta en el registro de signos distintivos de la SIC, la citada marca, luego de su renovación, tiene vigencia hasta el “13 – Septiembre – 2019”. En las marcas mixtas, conforme lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el elemento denominativo, por lo general, suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de acuerdo con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. En el presente caso, la Sala advierte que, aunque la marca previamente registrada es una marca mixta constituida por un elemento denominativo y 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de junio de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 2013-00636-00. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 2011-00121-00. 22 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 uno gráfico, el primero es el que predomina en ella, es decir la expresión SAN CARLOS.

Por su parte, la marca SAN CARLOS (mixta), cuyo registro fue concedido a través de los actos censurados para distinguir azúcar, cacao, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza y todos los derivados del azúcar, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra configurada de la siguiente manera: […] En esta marca mixta también el elemento predominante es el denominativo, constituido por la expresión SAN CARLOS, por ser el de mayor impacto en la mente del consumidor al momento de solicitar el producto que identifica. 3.3.6.

La Sala, al examinar las marcas referidas, advierte, como lo hizo la SIC en las resoluciones demandadas, que la marca mixta SAN CARLOS corresponde a una marca derivada de la marca mixta SAN CARLOS previamente registrada en favor de la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A., para distinguir productos de la Clase 30. En efecto, se cumplen en este caso los dos requisitos atrás mencionados para el registro de una marca derivada, pues, de una lado, se trata de una derivación de la primera marca que reproduce el distintivo principal de ésta, es decir la denominación SAN CARLOS, introduciendo algunas variaciones no sustanciales en relación con la misma y con sus elementos accesorios: (i) el tipo y tamaño de letra en que aparece tal expresión y la disposición en el conjunto marcario (en la concedida en el año 1999 en la parte inferior de la gráfica, y en la otorgada posteriormente, en la parte superior de ésta), y (ii) la configuración de la gráfica que la acompaña (en la primera, una imagen evocativa de la caña de azúcar, y en la segunda, la imagen de un hombre laborando en un campo de caña de azúcar).

De otro lado, los productos reivindicados en la marca censurada corresponden a los mismos amparados por la marca ya registrada, esto es, los de la Clase 30 Internacional. Siendo ello así, es claro que la marca SAN CARLOS, objeto de los actos acusados, corresponde a una aproximación o derivación de una marca ya protegida en el registro, respecto de la cual ostenta un derecho adquirido la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. Ahora bien, la Sala advierte que la oposición que se ha formulado contra el registro de la marca SAN CARLOS, fundada en el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, se dirige únicamente frente a su elemento distintivo central - la denominación SAN CARLOS -, el cual fue registrado previamente y por ende ya está protegido en el ámbito marcario, pero no ataca las variaciones ni los elementos accesorios de la marca, de tal suerte que la misma no tiene vocación de prosperar.

Con todo, respecto de estos últimos elementos, es evidente que no existe riesgo de confusión entre la marca mixta censurada y el nombre comercial de la demandante. A lo anterior debe agregarse que el primer registro marcario data de 28 de julio de 1999 y que solo después de casi cuatro años (mayo de 2003) es que la sociedad demandante cuestionó ante la SIC, no este registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de su nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, hecho que permite inferir que 23 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre tales signos distintivos.

En este orden, es claro que si la marca SAN CARLOS, previamente registrada, ha venido coexistido pacíficamente en el mercado con el nombre comercial de la demandante, es viable también que la marca ahora cuestionada, que consiste en una derivación de la primera con apenas unas variaciones no sustanciales, coexista igualmente con aquél. Además, debe ponerse de relieve que no existe prueba alguna que demuestre que la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. obró de mala fe o con el propósito de realizar actos de competencia desleal cuando solicitó y obtuvo el primer registro de la marca SAN CARLOS.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala no encuentra que exista violación de las normas invocadas como infringidas, en tanto que la marca mixta SAN CARLOS es distintiva y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad alegada. […]” (Destacado fuera de texto) 43. La Sala en la mencionada sentencia de de 1 de junio de 202320, determinó: “[…] Así las cosas, habida cuenta que se demostró la existencia de un derecho adquirido respecto de la expresión “MG”, como lo exige el Tribunal, la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca “MG”, por lo cual la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “MG”, para amparar los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado. […]”. 44.

Teniendo en cuenta que se acreditó la existencia de un derecho adquirido sobre la denominación “MG”, en los términos exigidos por el Tribunal, la parte demandante carece de fundamento para oponerse al derecho marcario que ostenta el tercero con interés directo en el proceso respecto de dicha marca. En consecuencia, la Sala concluye que no se configuró vulneración alguna de las normas invocadas y que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a derecho al otorgar el registro de la marca “MG” para amparar los productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se mantiene la presunción de legalidad del acto administrativo impugnado.

Condena en Costas 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de junio de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 2013-00636-00. 24 Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00638-00 45. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 8° del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, aplicable al caso por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. 21 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.