11001032400020150018000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

TESIS: LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA “DETECTO MEASURE DETECTO”, QUE IDENTIFICA PRODUCTOS DE LA CLASE 9ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA ENCAJA DENTRO LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO, PREVISTA EN EL LITERAL D), DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE SE PROBÓ QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR LA SOCIEDAD ACTORA, TITULAR DE UNA MARCA SIMILAR, PROTEGIDA EN HONDURAS, ESTO ES, “DETECTO”, QUE AMPARA PRODUCTOS DE LA CLASE 9ª.

ADEMÁS, SE DEMOSTRÓ QUE CON DICHA SOLICITUD SE INCURRIÓ EN UN ACTO DE MALA FE Y DE COMPETENCIA DESLEAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 39593 de 26 de junio de 2014, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 7 de noviembre de 2013 la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. solicitó el registro como marca del signo mixto "DETECTO MEASURE DETECTO", para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicado el extracto en la gaceta de la Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Balanzas, equipos de pesaje o medición. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°: Que mediante la Resolución núm. 39593 de 26 de junio de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca "DETECTO MEASURE DETECTO" (mixta), para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.5 I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 135, literal b), 136, literales a) y d), 137 y 172 de la Decisión 486, toda vez que, a su juicio, existió mala fe por parte de la sociedad solicitante, al tener conocimiento previo de la existencia de la marca “DETECTO”, de la cual es titular.

Adujo que de conformidad con el artículo 135, literal b), ibidem, la distintividad es aquella capacidad que tiene un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los otros competidores; y que, atendiendo dicha definición, la marca cuestionada, “DETECTO MEASURE DETECTO”, acompañada de su logo, no tiene la capacidad de diferenciarse del registro sobre el cual ella tiene un mejor derecho, esto es, “DETECTO”, que registró en Honduras. 5 Mediante memorial allegado el 3 de mayo de 2017, la actora puso de presente que la marca cuestionada fue cedida a la señora JOHANNA SAAVEDRA ORTIZ. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que la marca solicitada “DETECTO MEASURE DETECTO” no tiene la capacidad de diferenciar los productos que ampara respecto de aquellos que ella comercializa bajo la marca “DETECTO”, teniendo en cuenta que es la misma cobertura de productos, que se encuentran dirigidos al mismo público consumidor.

Manifestó que desde el año 2002 comercializa productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza con la marca “DETECTO”, exportando sus productos a otros países; y que, asimismo, desde el año 2007 comercializa sus productos en Colombia. Señaló que existen indicios de que la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES, representante legal del tercero con interés directo en las resultas del proceso, actuó de mala fe, habida cuenta de que fue socia y gerente de la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA en anterior oportunidad y, por ende, tenía pleno conocimiento que la actora es la titular de la marca “DETECTO” junto con su logo, por haberlo usado desde la creación de la empresa y registrado en Honduras desde el año 2007.

Afirmó que, a su juicio, el registro de la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO” se hizo con el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, puesto que la expresión 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “DETECTO” es su marca e imagen corporativa y no solo se ha posicionado en el mercado colombiano, sino también en el extranjero dada la alta calidad de sus productos.

Alegó que la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. había sido creada por los socios de C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA., con la finalidad de abrir una empresa que se dedicara a la comercialización de equipos de pesaje a nivel nacional, quienes actuarían como representantes comerciales y/o de ventas de las marcas “DETECTO”, para lo cual se designó a la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES, para que fuera socia y representante legal de la nueva compañía, así como también se le autorizó para usar la imagen representativa y posicionada por ella de la marca “DETECTO”; sin embargo, nunca se le autorizó a registrar la marca ante la entidad demandada.

Reiteró que la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. solicitó el registro de la marca “DETECTO MEASURE DETECTO”, apropiándose de esta expresión a sabiendas de que pertenece a ella, lo que pone de manifiesto que lo que motiva a la citada compañía no es entrar a un mercado a competir lealmente con una marca que identifique el producto que va a ofertar, sino perjudicarla a ella. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que al momento de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca en cuestión, la actora no era titular de marca alguna que tuviese la expresión “DETECTO”; y que la marca de la que afirmó ser titular en el escrito de la demanda, esto es, “DETECTO SCALES”, fue negada mediante la Resolución núm. 1684 de 23 de enero de 2015.

Adujo que cuando se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial la solicitud de registro como marca del signo mixto “DETECTO MEASURE DETECTO”, la actora no presentó oposición alguna, de manera que no tenía como saber que el tercero con interés directo en las resultas del proceso estaba ejerciendo supuestos actos de competencia desleal.

II.-2. La sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, argumentando para ello que con la solicitud de registro 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO” no incurrió en actos de competencia desleal.

Manifestó que la entidad demandada finalmente concedió el registro como marca del signo “DETECTO SCALES”, solicitado por la actora, mediante la Resolución núm. 95133 de 4 de diciembre de 2015, al estimar que era suficientemente distintivo y susceptible de identificar productos y ser asociado a un origen empresarial en específico. Alegó que durante el trámite de registro de la marca cuestionada, “DETECTO MEASURE DETECTO”, la actora no presentó oposición alguna, de manera que la Dirección de Signos Distintivos de la SIC concluyó que la solicitud cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

Mencionó que no existen pruebas suficientes que demuestren que ella incurrió en actos de competencia desleal pues, no es suficiente, inferir de unos supuestos hechos que alega la actora, que dicha causal de irregistrabilidad se haya configurado en el caso sub examine. Trajo a colación las interpretaciones prejudiciales 05-IP-2013, 54-IP- 2014 y 94-IP-2013, emanadas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20116, el 8 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la señora JOHANNA SAAVEDRA ORTIZ, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; asimismo, se puso de presente que la actora había allegado un memorial el 3 de mayo de 2017, en el que informó que el nuevo titular de la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO” era la señora JOHANNA SAAVEDRA ORTIZ; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró 6 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso. Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 39593 de 26 de junio de 2014, mediante la cual la SIC le concedió el registro de la marca mixta “DETECTO MEASURE DETECTO”, a su entonces titular BALANZAS DETECTO LTDA., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 135, literal b), 136, literales a) y d), 137 y 172 de la Decisión 486, por cuanto, en síntesis, la representante legal de la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. tenía pleno conocimiento del registro de la marca “DETECTO” en Honduras, al haber sido socia de la aquí demandante, por lo que al solicitar el registro de la marca controvertida actuó de mala fe e incurrió en competencia desleal, conforme a lo expuesto por la actora a folios 284 a 291; y por el tercero con interés directo en las resultas 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del proceso, quien solicita tener en cuenta las interpretaciones prejudiciales 05-IP-2013, 54-IP-2014 y 94-IP-2013, que descartan la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 que la actora considera como vulneradas y, en consecuencia, que se haya actuado de mala fe e incurrido en actos de competencia desleal al solicitar la marca en comento, visibles a folios 344 a 354 del expediente.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda.

Al respecto, adujo que, a su juicio, quedó demostrado que la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES, representante legal de la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., obtuvo el registro de la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO”, de mala fe y con el fin de facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Que la citada señora fue socia y gerente de C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA y, por lo tanto, tenía conocimiento de los signos distintivos registrados en Honduras, que se utilizan actualmente, de manera que plagió su logo a través de la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que al momento en que la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. solicitó el registro como marca del signo “DETECTO MEASURE DETECTO” y éste fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la actora no presentó oposición alguna, de manera que no le era posible saber de los presuntos actos de competencia desleal que relató la sociedad actora. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 En adelante el Tribunal 8 Proceso 597-IP-2018. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular […] 3.3 El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 3.4. Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera inclusive en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero, y no únicamente en alguno de los países miembros.

En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 3.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar riesgo de confusión o asociación. […] 3.7.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 3.8.

Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. 4.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad […] 5. Solicitud de un registro para perpetrar un acto de competencia desleal […] Definición de competencia desleal 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.3.

Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 5.4.

Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. […] 5.8.

De lo anterior se desprende que no ay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. […] 5.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. […] 6.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. […] 6.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembro. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 39593 de 26 de junio de 2014, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “DETECTO MEASURE DETECTO”, a la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA.9, para distinguir “[…] Balanzas, equipos de pesaje o medición […]”, productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, existen indicios de que la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES, representante legal del tercero con interés directo en las resultas del proceso, actuó de mala fe, habida cuenta que fue socia y gerente de la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA en anterior oportunidad y, por ende, tenía pleno conocimiento que la actora es la titular de la marca “DETECTO” junto con su logo, por haberlo usado desde la creación de la empresa y registrado en Honduras desde el año 2007. 9 Hoy de propiedad de la señora JOHANNA SAAVEDRA ORTIZ. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que el registro de la marca cuestionada, “DETECTO MEASURE DETECTO”, se hizo con el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, puesto que la expresión “DETECTO” es su marca e imagen corporativa y no solo se ha posicionado en el mercado colombiano, sino también en el extranjero dada la alta calidad de sus productos.

Por su parte, tanto la entidad demandada como la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., en las contestaciones de la demanda, adujeron que la actora no presentó oposición a la solicitud de la marca cuestionada durante el trámite de registro. Sobre este asunto, cabe resaltar que si bien es cierto que, en el presente caso, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO” (mixta), que distingue productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la entidad demandada estaba obligada a realizar el estudio de registrabilidad de la misma, pues su función principal, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo distintivo, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia de 2 de junio de 201110, cuando razonó así: “[…] Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial.

Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino: “Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercial.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el núm. único de radicación 2004-00069-01.

Reiterado en sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el núm. único de radicación 2011-00108-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo.

Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a 703). […]”.

(Destacado fuera de texto). Ahora bien, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal b), 136, literales a) y d), 137 y 172 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: [ ] b) carezcan de distintividad; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas y de conformidad con la fijación del litigio, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. incurrió en mala fe y actos de competencia desleal, al solicitar el registro como marca del signo “DETECTO MEASURE DETECTO”, al haber sido su representante legal y socia de la aquí demandante y tener pleno conocimiento del registro de la marca “DETECTO” en Honduras.

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201011: “[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. ….

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el núm. único de radicación 2001-00209-01. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.12 También ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”13 Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 14para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO”, para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar: i) si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja a la marca de un tercero y, de ser así; ii) si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. 12 Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999. 13 Proceso 3-IP-99 14 Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;” 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, a saber: “[…] 3.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 3.4.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en uno de los países miembros. En estos casos, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 3.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 3.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).- Primer requisito.

Si la marca cuestionada resulta idéntica o similar a una marca protegida por un tercero. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)15 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)16 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “DETECTO MEASURE DETECTO”, como es la solicitada por BALANZAS DETECTO LTDA., con otra marca mixta “DETECTO”, previamente registrada a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 15 Folio 20 del cuaderno núm. 1. 16 Folio 188 del cuaderno núm 1. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO” y la marca previamente registrada, “DETECTO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce totalmente la expresión “DETECTO”, contenida en la marca previamente registrada, en la cuales se encuentra toda su fuerza distintiva; además que la adición de la palabra “MEASURE” no contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, comoquiera que la expresión solicitada reproduce por completo a la marca opositora.

Adicionalmente la marca mixta solicitada, “DETECTO MEASURE DETECTO”, es una marca compuesta que contiene tres (3) palabras, nueve (9) sílabas (DE-TEC-TO-MEA-SU-RE-DE-TEC-TO), veintiún (21) letras, once (11) consonantes (D-T-C-T-M-S-R-D-T-C-T) y diez (10) vocales (E-E-O-E-A-U-E-E-E-O). 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la marca previamente registrada, “DETECTO”, es una marca simple que contiene tres (3) sílabas (DE-TEC-TO), siete (7) letras, cuatro (4) consonantes (D-T-C-T) y tres (3) vocales (E-E-O). De lo anterior se observa que la marca cuestionada posee dentro de su estructura gramatical dos veces la marca previamente registrada, esto es “DETECTO”.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor17, por lo que la expresión “DETECTO” de la marca cuestionada, “DETECTO”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica “DETECTO” cuenta con un mayor tamaño frente a la tercera palabra “MEASURE” que se encuentra escrita en letras de menor tamaño18. 17 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “DETECTO”, siendo éste el elemento principal de la marca solicitada “DETECTO MEASURE DETECTO”; y aunque la expresión solicitada tiene otra palabra (“MEASURE”), la partícula de mayor fuerza en los conjuntos marcarios es “DETECTO”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: DETECTO MEASURE DETECTO – DETECTO – DETECTO MEASURE DETECTO - DETECTO DETECTO MEASURE DETECTO – DETECTO – DETECTO MEASURE DETECTO - DETECTO DETECTO MEASURE DETECTO – DETECTO – DETECTO MEASURE DETECTO - DETECTO DETECTO MEASURE DETECTO – DETECTO – DETECTO MEASURE DETECTO – DETECTO De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado.

Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “TWIST” del signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la expresión “DETECTO”, que hace parte de las marcas cotejadas, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa19: “[…] 1. tr.

Descubrir la existencia de algo que no era patente […]”. Por su parte, la palabra “MEASURE”, que hace parte de la marca cuestionada, es de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano20. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener elementos de fantasía una de las marcas en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

En ese orden de ideas, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre las marcas enfrentadas, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal d), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. 19 https://dle.rae.es/detectar?m=form. Consultado el 30 de junio de 2023. 20 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “MEASURE”, que en castellano significa “MEDIDA”, sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Segundo requisito.

Si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida. Ahora, con el fin de determinar si la solicitante del registro de la marca “DETECTO MEASURE DETECTO”, actuó como distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida, la Sala procederá a examinar los documentos allegados por la actora, de los cuales destacan los siguientes: - Certificado de existencia y representación legal de la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., de 11 de diciembre de 2014, en la que figuran como socios de ésta los señores JHON FREDY CHARRY FUEL y la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES. 21 - Escritura Pública núm. 6 de diciembre de 2006, suscrita en la Notaría 2ª del Círculo de Santiago de Cali, mediante la cual se constituyó la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., por los socios CARLOS MUÑOZ DÍAZ, NELSON MUÑOZ DÍAZ y LUZ MARINA FUEL PUPIALES.22 21 Folios 7 y 8 del cuaderno núm. 1. 22 Folios 161 a 174 del cuaderno núm. 1. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Escritura Pública núm. 0843 de 24 de mayo de 2002, suscrita en la Notaría 15 del Círculo de Santiago de Cali, mediante la cual se constituyó la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, por los socios JORGE ENRIQUE CHARRY MARTÍNEZ y CARLOS MUÑOZ DÍAZ. 23 - Acta Núm. 6 de la junta extraordinaria de socios de la compañía C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, llevada a cabo el 10 de septiembre de 2003, en la que se aprobó la cesión de las cuotas sociales del señor JORGE ENRIQUE CHARRY MARTINEZ a la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES y se le nombró a ésta última como gerente de la compañía. 24 - Escritura pública núm. 37351 de fecha 12 de septiembre de 2013, suscrita en la Notaría 15 del Círculo de Santiago de Cali, correspondiente a la reforma de la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, en la cual el señor JORGE ENRIQUE CHARRY MARTINEZ (vendedor) le transfirió a la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES (compradora) sus cuotas partes de interés social en la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. 25 23 Folios 9 a 24 del cuaderno núm. 1. 24 Folios 42 a 45 del cuaderno núm. 1. 25 Folios 50 a 51 del cuaderno núm. 1. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Acta Núm. 7 de la junta extraordinaria de socios de la compañía C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, llevada a cabo el 7 de junio de 2004, en la que: i) se aprobó la cesión de las cuotas sociales de la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES al señor JORGE ENRIQUE CHARRY MARTINEZ y se le nombró a este último como gerente de la compañía; y ii) se aprobó el aumento de capital e inclusión de una nueva socia, la señora MARIA LUISA VILLEGAS HERNÁNDEZ. 26.

Junto con dicha acta se anexó la Escritura Pública núm. 3980, relativa a la reforma de estatutos correspondiente. - Copia del certificado de registro de la marca “DETECTO” núm. 99578 tomo 220 folio 32 para productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, expedido por la Dirección General de Propiedad Intelectual, del Instituto de la Propiedad de la Republica de Honduras. 27 - Comunicación elaborada por los señores JORGE ENRIQUE CHARRY MARTÍNEZ y LUZ MARINA FUEL PUPIALES, obrando, 26 Folios 57 a 70 del cuaderno núm. 1. 27 Folios 188 a 189 del cuaderno núm. 1. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respectivamente, como gerentes de las compañías C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA y BALANZAS DETECTO LTDA., dirigida a la sociedad TECNOPOR S.A., de fecha 24 de abril de 2007, en la que le comunican que C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA se dedicará únicamente a ventas en el exterior, razón por la cual se había constituido la empresa BALANZAS DETECTO LTDA. con la finalidad de que se dedique a ventas locales y nacionales de los productos distinguidos con la marca “DETECTO”.28 - Constancia laboral de fecha 8 de marzo de 2011, expedida por el gerente de la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA, esto es, el señor JORGE ENRIQUE CHARRY MARTÍNEZ, en la que consta que la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES laboró en esa empresa desde el año 2004 hasta el 2007 como administradora de la misma. 29 - Correo electrónico de fecha 2 de febrero de 2013, enviado por el señor JHON F. CHARRY F., como administrador de operaciones de la sociedad BALANZAS DETECTO LIMITADA, al correo electrónico exportaciones@cibalanzasdecolombia.com, del que se extrae el siguiente texto30: 28 Folio 133 del cuaderno núm. 1. 29 Folio 132 del cuaderno núm. 1. 30 Folios 111 a 112 del cuaderno núm. 1. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Cordial Saludo. Con la idea de comercializar los tallímetros e infantometros con la marca “DETECTO”, y a sugerencia de gerencia de manejar la marca según como está registrada (DETECTO MATIC), se realiza el ajuste al logotipo conservando y sin alterar mucho su diseño, por favor revisar y definir para poder proceder con los estampados en tallímetros e infantometros y demás equipos que sean necesarios. […]”. - Acta de junta de socios núm. 008 de 1o. de marzo de 2013, de la sociedad BALANZAS DETECTO LIMITADA, en la que se aprobó: i) la cesión de cuotas sociales de los señores CARLOS MUÑOZ DÍAZ y NELSON MUÑOZ DÍAZ a la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES; y ii) el ingreso del señor JHON FREDY CHARYY FUEL, como nuevo socio de la compañía. 31 31 Folios 176 a 186 del cuaderno núm. 1. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Certificación expedida por el contador público ARMANDO AMAYA GÓMEZ, de fecha 1o. de marzo de 2014, en la que certificó que32: “[…] 1 de Abril de 2.007, hasta el 30 de Diciembre de 2.013, se determina y se comprueba, que la facturación por ventas nacionales realizadas en Colombia, solo fueron facturadas a la empresa BALANZAS DETECTO LTDA, Nit 900.126.943.-7 y que mediante certificaciones firmadas por el representante legal, de la empresa C.I BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, se dejó constancia de que la empresa BALANZAS DETECTO LIMITADA, era la única empresa autorizada para distribuir a nivel nacional la marca DETECTO, la cual pertenece a la empresa C.I BALANZAS DE COLOMBIA […]”.

Para la Sala aparece probado que la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., solicitante del registro de la marca cuestionada “DETECTO MEASURE DETECTO”, fue distribuidora y autorizada por la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, para distribuir en Colombia los productos distinguidos con el signo “DETECTO”, protegido en Honduras, conforme consta en la comunicación elaborada por los señores JORGE ENRIQUE CHARRY MARTÍNEZ y LUZ MARINA FUEL PUPIALES, obrando, respectivamente, como gerentes de las compañías C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA y BALANZAS DETECTO LTDA., dirigida a la sociedad TECNOPOR S.A., de fecha 24 de abril de 2007, en la que le informaron que C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA se dedicaría únicamente a 32 Folio 134 del cuaderno núm. 1. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ventas en el exterior, razón por la cual se había constituido la empresa BALANZAS DETECTO LTDA., con la finalidad de que se dedicara a ventas locales y nacionales de los productos identificados con la marca “DETECTO”. Lo anterior también encuentra sustento en la certificación expedida por el contador público ARMANDO AMAYA GÓMEZ, de fecha 1o. de marzo de 2014, en la que certificó que: “[…] 1 de Abril de 2.007, hasta el 30 de Diciembre de 2.013, se determina y se comprueba, que la facturación por ventas nacionales realizadas en Colombia, solo fueron facturadas a la empresa BALANZAS DETECTO LTDA, Nit 900.126.943.-7 y que mediante certificaciones firmadas por el representante legal, de la empresa C.I BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, se dejó constancia de que la empresa BALANZAS DETECTO LIMITADA, era la única empresa autorizada para distribuir a nivel nacional la marca DETECTO, la cual pertenece a la empresa C.I BALANZAS DE COLOMBIA […]”.

También se corroboró que la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES, representante legal de BALANZAS DETECTO LTDA., fue socia y representante legal de la sociedad actora, durante el período comprendido entre los años el año 2004 hasta el 2007, conforme consta en: i) la certificación laboral expedida el 8 de marzo de 2011, por el gerente de la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, esto es, el señor JORGE ENRIQUE CHARRY MARTÍNEZ; 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) el Acta Núm. 6 de la junta extraordinaria de socios de la compañía C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, llevada a cabo el 10 de septiembre de 2003, en la que se aprobó la cesión de las cuotas sociales del señor JORGE ENRIQUE CHARRY MARTINEZ a la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES y se le nombró a ésta última como gerente de la compañía; y iii) la escritura pública núm. 37351 de fecha 12 de septiembre de 2013, correspondiente a la reforma de la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA, en la que el señor JORGE ENRIQUE CHARRY MARTINEZ (vendedor) le transfirió a la señora LUZ MARINA FUEL PUPIALES (compradora) sus cuotas partes de interés social en la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Asimismo, se demostró que la sociedad C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA era titular de la marca “DETECTO” (mixta), para identificar productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con el Certificado núm. 99578 tomo 220 folio 32, expedido por la Dirección General de Propiedad Intelectual, del Instituto de la Propiedad de la Republica de Honduras.

Lo anterior pone de manifiesto que la señora FUEL PUPIALES, al haber fungido como gerente y socia de la sociedad actora, tenía pleno 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimiento de que ésta era titular del registro de la marca “DETECTO” en Honduras, así como de que dicha expresión junto con su logo era su imagen representativa y comercial.

En efecto, del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2013 por el administrador de operaciones de la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. a la gerencia de la actora, se evidencia como tenían pleno conocimiento que la titular de la marca “DETECTO” era la sociedad demandante, toda vez que allí le piden revisar y definir los posibles logos que usaría BALANZAS DETECTO LTDA. para estampar los tallímetros e infantómetros que serían comercializados, con la finalidad de manejar, precisamente, esa marca conforme se encontraba registrada.

Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486, dado que se probó que la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., solicitante del registro de la marca cuestionada, a través de su representante legal LUZ MARINA FUEL PUPIALES fue distribuidora o la persona autorizada por la sociedad actora, titular de una marca similarmente confundible, protegida en Honduras, esto es, “DETECTO”, que ampara productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunado a lo anterior, la Sala considera que el registro de la marca cuestionada, obtenido por la nombrada sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., estuvo precedido de actos contrarios a la buena fe, pues era de su conocimiento que dicha denominación era la misma que identificaba los productos de la sociedad actora, con anterioridad a que la SIC concediera el registro por ella solicitado.33 Conocimiento que se deriva de la calidad de distribuidor que tenía en el mercado colombiano, así como de que su representante legal había sido socia y gerente de la sociedad actora, conforme se puso de 33 A la misma conclusión arribó la Sala en un caso similar, puesto que se había demostrado que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes de solicitar el registro de la marca allí cuestionada en Colombia, tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad actora MUNICH S.L. y había manifestado el interés de fabricarlos en Colombia, situación que demostraba su actuar de mala fe.

En efecto, en esa oportunidad, se sostuvo lo siguiente: “[…] Ahora, sobre la mala fe, en la interpretación allegada a este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consideró que “las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, si tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria En esa misma interpretación, se advirtió que “el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

(…) En el sub lite, resulta evidente de las pruebas que reposan en el expediente la incuestionable identidad de los signos en conflicto. Además, está probado que el señor Giovanny García Ríos tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., de su notoriedad y prestigio lo cual está sustentado en las compras que le efectuó directamente, la propuesta para adelantar la fabricación y comercialización de los productos en Colombia.

En este orden de ideas, para la Sala es absolutamente claro que el señor Giovanny García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de 2019, núm. único de radicación 2010-00448- 00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presente anteriormente, y que evidencia que el objetivo no era el de registrar el signo para proteger la función distintiva que justifica su protección, sino que su finalidad era causar un perjuicio injusto e ilegal a partir de un esfuerzo ajeno. Ahora, teniendo en cuenta que la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA. actuó contrario a la buena fe y obtuvo el registro de la marca cuestionada con violación a la citada disposición comunitaria y, por ende, realizó un acto indebido, con la intención de perjudicar a la actora, se configuró también un acto de competencia desleal, en virtud de lo señalado en el artículo 258 de la Decisión 486, que establece que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas.

En cuanto al concepto de actos contrarios a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “[…] son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. […]”34 34 Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, rendida dentro del Proceso nro. 38-IP-98, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999.

Reiterada en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso núm.152-IP-2015 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal35: “[…] 1.

Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción […]".” En consecuencia, le asistió razón a la actora al considerar que la marca cuestionada se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Finalmente, en cuanto al argumento de la sociedad BALANZAS DETECTO LTDA., relativo a que las interpretaciones prejudiciales 05- IP-2013, 54-IP-2014 y 94-IP-2013 demuestran que no se vulneraron las disposiciones invocadas como violadas por la actora, la Sala considera que no le asiste razón, toda vez que, por el contrario, éstas lo que precisan son los criterios para determinar si con las solicitudes de registros de marca, en esos casos, se ha incurrido en actos de 35 Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso núm. 152-IP-2015. 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia desleal y mala fe, requisitos éstos que, como se mencionó en líneas anteriores, se acreditaron el caso sub examine. En este orden de ideas, la Sala concluye que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca “DETECTO MEASURE DETECTO” del tercero con interés directo en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad de la Resolución demandada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 39593 de 26 de junio de 2014, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cancelar el 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 Actora: C.I. BALANZAS DE COLOMBIA LIMITADA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca identificada con el certificado de registro núm. 494596; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.