CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.- IDIME S.A.- Asunto: Auto que resuelve solicitud de aclaración y adición AUTO INTERLOCUTORIO La Sala procede a decidir la solicitud de aclaración y adición formulada por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.- IDIME S.A.- frente a la sentencia de 3 de marzo de 2023, a través de la cual la Sala declaró que se configuraba lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1 y, en consecuencia, puso fin al proceso.

I.- ANTECEDENTES I.1. El 6 de abril de 2015 la sociedad INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.- IDIME S.A.- presentó demanda 1 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 60852 de 7 de octubre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I.2. Surtido el trámite ordinario, la Sala profirió sentencia el 3 de marzo de 2023, en la que puso fin al proceso, de la siguiente manera: “[…] F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. […]”. II.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD La sociedad actora, solicitó adicionar la sentencia de 3 de marzo de 2023, en la medida en que la Sala no se ha pronunciado respecto del control de legalidad del acto administrativo acusado. 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto de la solicitud de aclaración, manifestó que existían los siguientes motivos de duda en la providencia censurada: “[…] CONCEPTO VERDADERO MOTIVO DE DUDA (i) “Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciase respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro” Es dudoso el concepto en la medida que la causal de nulidad aplicable para la demanda de nulidad tiene fundamento en los artículos 172, 136 literal b) y 192, mismas normas que para la fecha de la sentencia de 3 de marzo de 2023, no han dejado de ser aplicables porque la Decisión 486 de 2000 no ha perdido vigencia al tiempo que ninguno de sus artículos.

(ii) “Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “DIME” (Mixta) que motivaron la presentación de la demanda, por cuanto la misma fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino” Es dudoso el concepto en la medida que la discusión central de la demanda de nulidad el Despacho la está enfocando para dejar sin efecto el certificado de registro, perdiendo de vista que la demanda de nulidad tiene como pretensión principal el control de legalidad de la Resolución No. 60852 de 7 de octubre de 2014, que hace una interpretación errada y alejada de los fundamentos jurídicos de los artículos 172, 136 literal b) y 192 de la Decisión 486 de 2000.

(iii) “la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro” Es dudoso el concepto en la medida que el concepto del Consejo de Estado presupone que la causal de aplicación no ha cesado porque o ha dejado de estar incurso porque verdaderamente el concepto de aplicación de los artículos 172, 136 literal b) y 192 de la Decisión 486 de 2000 contenidos en la Resolución No. 60852 de 7 de octubre de 2014, con la cancelación del certificado de registro NO ha eliminado los conceptos o interpretaciones emitidos por la Superintendencia de Industria y 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.

Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio. (iv) “En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquiera de los signos en conflicto ha sido cancelado por no uso, ha caducado o ha sido anulado” Es dudoso el concepto porque la sentencia del 21 de febrero de 2019, como sustento del concepto, establece el ejercicio del derecho de exclusiva por parte del titular del registro, mismo derecho que se acaba cuando su registro se ha cancelado, pero no es claro cómo o por qué, para el caso de la nulidad, la sociedad IDIME ha perdido el derecho de ejercer la acción por la cancelación de un registro de un tercero. […]”.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Respecto de la aclaración de providencias, se advierte que de conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso -CGP, aplicable a esta Jurisdicción por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, procede de oficio o a petición de parte, formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la providencia o influyan en ella.

La citada disposición prevé: “[…] Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.

Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración. […]” (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con el texto de esta norma, la aclaración opera frente a autos y sentencias, únicamente cuando: i) se aprecien frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, esto es, que no cualquier alegación es posible de atenderse, ii) que la frase esté contenida en la parte resolutiva, y iii) si no está en la parte resolutiva, debe influir en ella.

Este instrumento tiene una limitación que se restringe a precisas situaciones de procedencia y, por lo mismo, se descarta que en su formulación se pueda cuestionar aquello que ya se resolvió; ello, por cuanto la aclaración no constituye ni un recurso ni una instancia adicional. Ahora, en cuanto a la adición de providencias, el artículo 287 del CGP dispone que procede de oficio o a petición de parte, formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia, cuando se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.

Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. La citada disposición prevé: “[…] Artículo 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal […]”.

Caso concreto Al revisar la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de 3 de marzo de 2023 elevada por la actora, la Sala advierte que la misma fue presentada en el término de ejecutoria de la providencia en comento, por lo que fue oportuna, razón por la que es del caso determinar si se configuran los demás presupuestos para su procedencia. Respecto de la solicitud de aclaración, se advierte que la actora no hizo referencia a frase alguna que ofreciera verdadero motivo duda, 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.

Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la cual además debía estar contenida en la parte resolutiva de la providencia o influir en ella, requisitos indispensables para que la Sala pudiera analizar una posible aclaración de la decisión objeto de la petición. Por el contrario, lo que hace la actora es insistir en los argumentos planteados en el memorial allegado el 23 de febrero del año en curso, consistentes en que se realice un estudio de fondo respecto de la presunta violación de los artículos 136, literal b) y 172 de la Decisión 486, por cuanto, a su juicio, dichas normas comunitarias no han perdido vigencia; y que, además, el estudio debe centrarse es respecto de la legalidad del acto administrativo acusado y no frente a la cancelación por no uso del registro de la marca cuestionada “DIME”.

Al respecto y del contenido de la providencia cuestionada, se advierte que la decisión adoptada por parte de la Sala se fundamentó en lo ordenado por el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, el cual señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.

Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la Sala en reiteradas oportunidades3, citando la jurisprudencia del Tribunal4, ha dispuesto dar aplicación a lo previsto en la citada norma y, en consecuencia, poner fin al proceso, respecto de aquellos casos en los que alguna de las marcas controvertidas ha caducado o ha sido cancelada, conforme como ocurre en el asunto bajo examen, puesto que la marca cuestionada “DIME” fue cancelada, totalmente, por no uso, por la entidad demandada.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Por lo demás, en la providencia cuestionada de manera clara y concisa se explicaron los motivos por los cuales debía darse aplicación a lo previsto en el inciso 4º del artículo 172, ibidem, lo cual permitió a la Sala establecer que lo procedente era poner fin al proceso. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

Criterio reiterado en sentencias de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 10 de octubre de 2022, núm. único de radicación 2009-00410-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 14 de diciembre de 2022, núm. único de radicación 2011-00313-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 20 de enero de 2023, núm. único de radicación 2010-00490-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 26 de enero de 2023, núm. único de radicación 2011-00455-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 3 de marzo de 2023, núm. único de radicación 2013-00406-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; entre otros. 4 Interpretaciones prejudiciales 50-IP-2013, 95-IP-2013, 183-IP-2013, 171-IP-2021, entre otras. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.

Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, en lo que respecta con la solicitud de adición de la providencia, se observa que los argumentos expuestos por la actora no se relacionan con la omisión de resolver en la providencia alguno de los extremos de la litis o cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, de ahí que resulte improcedente.

Ahora, la Sala observa que en este caso resultaba improcedente realizar un pronunciamiento respecto de la legalidad del acto administrativo acusado, habida cuenta que desapareció la causal de nulidad que, en criterio de la parte demandante, hacía nulo el acto administrativo acusado, toda vez que la marca objeto de controversia “DIME”, había sido cancelada por no uso.

En efecto, la sentencia que se pretende adicionar fue clara en arribar a la siguiente conclusión: “[…] También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de los signos en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “DIME” (mixta), concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de dicho signo en relación con el nombre comercial “IDIME” de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca “DIME” (mixta), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. […]” De conformidad con lo anterior, la Sala insiste que es deber del juez nacional, al momento de expedir el fallo que corresponda, atender a lo previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.

Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si la causal alegada es o no aplicable por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, como ocurrió en el caso sub examine. Siendo así, se destaca que la decisión se fundamentó en la normativa y la jurisprudencia dispuesta para el caso, de tal forma que la solicitud de adición será denegada.

En conclusión, comoquiera que no concurren los presupuestos establecidos en los artículos 285 y 287 del CGP para que proceda la aclaración y adición de la providencia de 3 de marzo de 2023, las mismas habrán de ser denegadas y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de 3 de marzo de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.