CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138” Y LAS MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS “PARQUE LA COLINA”, “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA”;

Y “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DE LOS TERCEROS CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LAS CLASES 35, 36 Y 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LAS EXPRESIONES “PARQUE” Y “COMERCIAL” SON DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR SERVICIOS EN LAS REFERIDAS CLASES. LAS PARTÍCULAS “DISTRITO” Y “CLUB” SON DE USO COMÚN EN LAS CLASES 35, 36 Y 41 IBIDEM, RESPECTIVAMENTE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 346 de 6 de enero de 2017, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 37385 de 27 de junio de 2017, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 21 de diciembre de 2025 solicitó el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, para distinguir 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios en las clases 35, 36 y 412 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad PARQUE ARAUCO S.A. y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO-, presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que se presentaba, respectivamente, con sus marcas nominativas y mixtas “PARQUE LA COLINA”, “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA”, previamente registradas en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza; y “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”, concedida para amparar servicios de la Clase 41 de la citada Clasificación. 3º: Que mediante la Resolución núm. 346 de 6 de enero de 2017, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición formulada solamente de la sociedad PARQUE ARAUCO S.A. -titular de las marcas nominativas y mixtas “PARQUE LA COLINA” y “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA”, en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza- y, en consecuencia, denegó el 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios en Clase 35: “[…] Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, dirección de negocios y actividades comerciales del parque comercial la colina […]”, en Clase 36: “[…] negocios inmobiliarios, servicios de arrendamientos, servicios de administración de propiedades, servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación, servicios relacionados con seguros, servicios inmobiliarios de administración de edificios […]”, y en Clase 41: “[…] Servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, actividades de educación y formación […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, para distinguir servicios comprendidos en las referidas clases; y respecto de la Clase 41, suspendió su decisión. 4º: Que contra el citado acto administrativo, al igual que COLSUBSIDIO interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron resueltos a través de la Resolución núm. 37385 de 27 de junio de 2017, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial, en el sentido de también tener como fundada la oposición formulada por COLSUBSIDIO, -titular de la marca mixta “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”, en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza-, y denegó el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, en todas las clases que se solicitó. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida interpretación, por cuanto denegó el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, obviando que las palabras “LA 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COLINA”, “PARQUE” y “COMERCIAL” son términos de uso común para identificar servicios en las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que dichas palabras en las referidas clases 35, 36 y 41 ibidem son inapropiables por un competidor en perjuicio de los demás, pues sería sacar del mercado unas expresiones de uso común que una empresa decidió incluir en su marca. Aseguró que frente a las marcas previamente registradas no existe riesgo de confusión alguna, pues los elementos comunes que concurren en ellas no son apropiables ni oponibles y los elementos distintivos no tienen ningún tipo de conexión, lo que genera suficientes diferencias entre las expresiones enfrentadas.

Sostuvo que el examen realizado por la entidad demandada ha debido ser preferente, pues la expresión “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138” corresponde a un nombre comercial notorio, cuya distintividad se encuentra debidamente demostrada en el mercado desde 1995, en todo el territorio colombiano, para la identificación de centros comerciales y los negocios que allí se realizan, así como su administración, servicios inmobiliarios, administración de edificios y desarrollo de actividades y de entretenimiento.- 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que es evidente el riesgo de confusión entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que comparten la misma partícula en la que recae toda la distintividad, esto es, “LA COLINA”; asimismo, identifican iguales servicios en las mismas clases, por lo que no es dable acceder al registro del signo cuestionado.

Manifestó que solo por el hecho de que la actora presuntamente esté haciendo uso de un nombre comercial en Colombia de manera continua, pública y reiterada desde años atrás, no es un presupuesto para que deba concederse el registro del signo cuestionado, pues los actos de explotación previos a la solicitud no dan ningún derecho o expectativa, ya que una marca solo nace con el registro respectivo ante la oficina nacional competente, luego de superar el estudio y causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad PARQUE ARAUJO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Manifestó que las expresiones “PARQUE” y “LA COLINA” no son de uso común para identificar servicios en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que sí ocurre con la partícula “COMERCIAL” y, por ende, debe ser excluida del cotejo marcario.

Adujo que las expresiones enfrentadas son similares e identifican iguales servicios en las Clases 35 y 36 de la referida Clasificación, por lo que no es dable permitir el registro del signo cuestionado, pues se induciría en un alto riesgo de confusión y asociación al público consumidor. Indicó que es titular de innumerables registros marcarios que comprenden las partículas “PARQUE” y la “LA COLINA”, situación que induce al consumidor la impresión de que las marcas compuestas por estas palabras tienen un mismo origen empresarial, conformando así una familia de marcas.

II.-3. COLSUBSIDIO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la expresión “LA COLINA” no es de uso común para identificar servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no existen registros marcarios con dicha partícula excepto la de su propiedad; y en las clases 35 y 36 ibidem, existen innumerables registros, pero en manos de la sociedad PARQUE ARAUCO S.A. Sostuvo que el signo cuestionado y la marca de su propiedad son similarmente confundibles, pues en estos se incluye el vocablo “LA COLINA”, en la cual recae toda la distintividad, por lo que de permitir el registro de la expresión cuestionada se causaría un irremediable riesgo en la mente del consumidor ya que este creería que todas aquellos están destinados a identificar iguales líneas de servicios en la Clase 41 de la mencionada Clasificación. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un 5 CPACA. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 346 y 37385 de 2017, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que en el caso sub examine las palabras “LA COLINA”, “PARQUE” y “COMERCIAL” no pueden ser apropiadas individualmente por un solo competidor por ser términos de uso común para identificar servicios en las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que también debe tenerse en cuenta en el cotejo marcario y excluirlas.

Manifestó que al excluir las referidas partículas solo queda a comparar algunas palabras sin incidencia alguna y los elementos gráficos que comprenden las expresiones enfrentadas, en los que se evidencia claramente sus diferencias, pues están compuestos por círculos, semicírculos y pétalos de diferentes colores. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que es evidente el riesgo de confusión entre las expresiones enfrentadas. Manifestó que solo por el hecho de que la actora presuntamente esté haciendo uso de un nombre comercial en Colombia de manera continua, pública y reiterada desde años atrás, no es un presupuesto para que deba concederse el registro del signo cuestionado, pues los actos de explotación previos a la solicitud no dan ningún derecho o expectativa ya que una marca solo nace con el registro respectivo ante la oficina nacional competente luego de superar el estudio y las causales de irregistrabilidad, previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

IV.-3. La sociedad PARQUE ARAUCO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, expresó que las expresiones “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138” y “PARQUE LA COLINA” trasmiten una misma impresión al público consumidor, por cuanto la primera reproduce en su totalidad las partículas que comprenden las marcas de su propiedad. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la palabra “COMERCIAL” es de uso común para identificar servicios en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario, situación que no ocurre con las partículas “PARQUE” y “LA COLINA”.

Indicó que las expresiones enfrentadas son idénticas, comoquiera que poseen la misma estructura gramatical, número de silabas, secuencia vocálica, raíces y terminaciones; asimismo, identifican iguales servicios en las clases 35 y 36 de la referida Clasificación. Indicó que es titular de innumerables registros marcarios que comprenden las partículas “PARQUE” y la “LA COLINA”, situación que induce al consumidor la impresión de que las marcas compuestas por estas palabras tienen un mismo origen empresarial, conformando así una familia de marcas.

IV.-4. COLSUBSIDIO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Manifestó que el signo cuestionado reproduce el vocablo “LA COLINA”, el cual hace parte de la marca de su propiedad y en el que se encuentra su distintividad. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que las expresiones “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138” y “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO” identifican servicios en la misma Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que de permitir el registro cuestionado se estaría induciendo en un riesgo de asociación inminente al público consumidor.

IV.-5. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170037700 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023. 7 Proceso 72-IP-2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 346 de 6 de enero y 37385 de 27 de junio de 2017, denegó el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138” a la actora, para amparar servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo similarmente confundible con las marcas nominativas y mixtas previamente registradas “PARQUE LA COLINA”, “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA”, que protegen servicios de las clases 35 y 36 y “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”, que distingue servicios de la Clase 41, de propiedad, respectivamente, de la sociedad PARQUE ARAUCO S.A. y COLSUBSIDIO; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, obviando que las palabras “LA COLINA”, “PARQUE” y “COMERCIAL” son términos 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de uso común para identificar servicios en las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseguró que frente a las marcas previamente registradas no existe riesgo de confusión alguna, pues los elementos comunes que concurren en ellas no son apropiables ni oponibles y los elementos distintivos no tienen ningún tipo de conexión, lo que genera suficientes diferencias entre las expresiones enfrentadas. Por su parte, la SIC señaló que es evidente el riesgo de confusión entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que comparten la misma partícula en la que recae toda la distintividad, esto es, “LA COLINA”; asimismo, identifican iguales servicios en las mismas clases, por lo que no es dable acceder al registro del signo cuestionado.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 72-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228, 261-IP-20229, 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 350-IP-202210 y 391-IP-202211, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios12, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 12 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación, se presentan el signo y las marcas en conflicto así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO13 PARQUE LA COLINA MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS14 13 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 14 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, como lo es el cuestionado, a nombre de la actora, con unas marcas nominativas y mixtas “PARQUE LA COLINA”, “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA” y “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”, previamente registradas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las expresiones mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la parte demandante las partículas “LA COLINA”, “PARQUE” y “COMERCIAL”, que conforman las expresiones enfrentadas, son de uso común para amparar servicios en las clases 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva.

Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, no se encontró en la página web de la entidad demandada15, que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la expresión “LA COLINA” sea de uso común, para los referidos servicios de las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que no puede estimarse como tal; por el contrario, se observa que las marcas registradas con dicha partícula en las dos primeras clases (35 y 36) pertenecen únicamente a la sociedad PARQUE ARAUCO S.A., y respecto de la última Clase (41), solamente existía la aquí opositora previamente registrada por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO-. 15 www.sipi.gov.co.

Consultado el 10 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No obstante, sí se encontró que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se hallaban registradas las siguientes marcas en las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “PARQUE”:.- Clase 35: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR LA FELICIDAD LA CIUDAD PARQUE (mixta) 395131 INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA. PARQUE COMERCIAL RIO CAUCA (Mixta) 387442 PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A. PARQUE TREBOL (mixta) 344921 GRUPO MONARCA S.A. USADOS DEL PARQUE (mixta) 437236 COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES NACIONAL S.A..- Clase 36: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR LA FELICIDAD LA CIUDAD PARQUE (mixta) 395130 INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA. ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL (mixta) 451260 ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL S.A.S. PARQUE MÉDICO (mixta) 434813 ACTIVA S.A. 16 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 10 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PARQUE NATURA (mixta) 495013 CMS ARQUITECTOS S.A.S. Clase 41: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR PARQUE LOS TAMARINDOS (mixta) 310951 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA PARQUE DE LOS ENCUENTROS (mixta) 310950 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA PARQUE EXPLORA (mixta) 318830 CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA DE PARQUE EN PARQUE (nominativa) 318234 ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. Igualmente, ocurre con la partícula “COMERCIAL”, que hace parte del signo solicitado, pues se encontró que en la página web de la entidad demandada17 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que contiene tal expresión:.- Clase 35: 17 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR CENTRO COMERCIAL CODIF (nominativa) 240782 CIA DE INVERSIONES FONTIBON S.A. CENTENARIO CENTRO COMERCIAL (mixta) 310770 CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. CENTRO COMERCIAL CHICHICHAPE (mixta) 302911 CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE SAN PEDRO PLAZA COMERCIAL (mixta) 298909 PACTIA S.A.S. - Clase 36: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR OULET CENTRO COMERCIAL BIMA (mixta) 281745 CENTRO COMERCIAL BIMA PROPIEDAD HORIZONTAL VICTORIA CENTRO COMERCIAL (mixta) 313829 VICTORIA CENTRO COMERCIAL REGIONAL PROPIEDAD HORIZONTAL PASAJE COMERCIAL VERSALLLES (nominativa) 354773 JAIME DE JESÚS ZULUAGA Y OTROS CENTRO COMERCIAL EL DORADO (mixta) 382251 JOSÉ ARCESIO GÓMEZ ARISTIZABAL Clase 41: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR CENTENARIO CENTRO COMERCIAL (mixta) 349731 CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. CENTRO COMERCIAL OVIEDO (mixta) 290402 CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H. CENTRO COMERCIAL OESTE (mixta) 302976 CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL (nominativa) 312339 OSPINAS Y CIA S.A. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, pone de manifiesto que las partículas “PARQUE” y “COMERCIAL”, se tratan de expresiones de uso común y débiles respecto de los servicios de las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así también, frente a la palabra “DISTRITO”, que hace parte de una de las marcas previamente registradas, pues se encontró que en la página web de la entidad demandada18 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que contiene tal expresión:.- Clase 35: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR CONNECTA - DISTRITO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (nominativa) 415209 TERRANUM DESARROLLO S.A.S. CONNECTA 26 - DISTRITO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (nominativa) 405832 TERRANUM DESARROLLO S.A.S. DISTRITO DE LUJO (nominativa) 508416 PARQUE ARAUCO S.A. SAN ROQUE DISTRITO LOCAL (nominativa) 568578 MULTIPLO GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S. 18 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Clase 36: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR DISTRITO DE LUJO (nominativa) 517806 PARQUE ARAUCO S.A. SAN ROQUE DISTRITO LOCAL (nominativa) 568578 MULTIPLO GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S. D DISTRITO DE LUJO (mixta) 521015 PARQUE ARAUCO S.A. LA SALLE FUNDACION FEXLA DISTRITO LASALLISTA NORANDINO (mixta) 560715 FUNDACIÓN EXTENSION LA SALLE Igualmente, ocurre respecto del vocablo “CLUB” que hace parte de la marca previamente registrada “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”, pues se evidenció que en la página web de la entidad demandada19 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que contiene tal expresión: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR CLUB-10 (nominativa) 232434 CARACOL TELEVISION S.A. CLUB PREFERENCIAL PROCAPS (mixta) 247385 PROCAPS S.A. CERVEZA CLUB COLOMBIA OPEN (nominativa) 249955 BAVARIA & CIA S.C.A. MISSION CLUB PRODUCTIONS (mixta) 285648 MISSION PRODUCTIONS LTDA. 19 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, pone de manifiesto que las partículas “DISTRITO” y “CLUB” se tratan de expresiones de uso común y débiles respecto de los servicios de las clases 35 y 36; y 41, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “PARQUE”, “COMERCIAL”, “DISTRITO” y “CLUB”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general20.

Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “PARQUE”, “COMERCIAL”, “DISTRITO” y “CLUB”, deben ser excluidas del cotejo marcario. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “LA COLINA 138”, “LA COLINA”, “D DE LUJO LA COLINA” y “LA COLINA COLSUBSIDIO” respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo solicitado “LA COLINA 138” y las marcas previamente registradas “LA COLINA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “LA COLINA”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la 20 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co única diferencia radica en la inclusión del número “138”, en la terminación del signo solicitado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas “LA COLINA”.

Igualmente, ocurre frente a la marca previamente registrada “D DE LUJO LA COLINA”, ya que el signo cuestionado reproduce totalmente la partícula “LA COLINA”, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la supresión de la letra “D” y los vocablos “DE” y “LUJO”, y la incorporación del número “138”, en el inicio y terminación del signo solicitado, respectivamente, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada “D DE LUJO LA COLINA”.

Asimismo, frente a la marca previamente registrada “LA COLINA COLSUBSIDIO”, ya que el signo cuestionado reproduce totalmente la partícula “LA COLINA”, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en intercambio de la palabra “COLSUBSIDIO”, por el número “138”, en la terminación del signo solicitado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada “LA COLINA COLSUBSIDIO”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, debe tenerse en cuenta en este último escenario que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor21, por lo que la expresión “LA COLINA” del signo cuestionado, “LA COLINA 138” y de la marca previamente registrada “LA COLINA COLSUBSIDIO”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Ahora, debe tenerse en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “LA COLINA”, “D DE LUJO LA COLINA” y “LA COLINA COLSUBSIDIO”, lo que lleva a que el signo solicitado “LA COLINA 138” no sea suficientemente distintivo y diferente a las marcas previamente registradas22. 21 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202023, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “LA COLINA 138” no cuenta con elementos adicionales expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “LA COLINA”, “D DE LUJO LA COLINA” y “LA COLINA COLSUBSIDIO”.

En relación con la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “LA COLINA 138” y las marcas previamente registradas “LA COLINA”, “D DE LUJO LA COLINA” y “LA COLINA COLSUBSIDIO”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las expresiones enfrentadas coinciden en la expresión “LA COLINA”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: LA COLINA 138 - LA COLINA - LA COLINA 138 - LA COLINA LA COLINA 138 - LA COLINA - LA COLINA 138 - LA COLINA LA COLINA 138 - LA COLINA - LA COLINA 138 - LA COLINA LA COLINA 138 - LA COLINA - LA COLINA 138 - LA COLINA LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA - LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA - LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA - LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA - LA COLINA 138 - D DE LUJO LA COLINA LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO - LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO - LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO - LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO - LA COLINA 138 - LA COLINA COLSUBSIDIO En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las palabras “LA” y “COLINA”, presentes en las expresiones enfrentadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia24, significan: “[…] 1. art. deter. m. y f. Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una expresión definida de referente consabido […]” y “[…] 1. f. Elevación natural de terreno, menor que una montaña […].

Por su parte, la letra “D” y las palabras “DE” y “LUJO”, presentes en una de las marcas previamente registradas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia25, significan: “[…] 1. f. Cuarta letra del abecedario español, que representa el fonema consonántico dental sonoro […]”; “[…] 1. prep. Denota posesión o pertenencia. La casa de mi padre.

La paciencia de Job […] y […] 1. m. Abundancia en el adorno o en comodidades y objetos suntuosos […]”. En cuanto a la partícula “COLSUBSIDIO”, que hace parte de unas de las marcas previamente registradas, debe tenerse como de fantasía, por cuanto ésta no tiene un significado conceptual propio en el idioma 24https://dle.rae.es/colina y https://dle.rae.es/la,el, consultados el 10 de septiembre de 2024. 25https://dle.rae.es/lujo, https://dle.rae.es/d y https://dle.rae.es/de, consultados el 10 de septiembre de 2024. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Por último, el numero “138”, presente en el signo cuestionado, corresponde a un número.

Así las cosas, la Sala considera que frente a la marca previamente registrada que contiene una expresión de fantasía, esto es, “LA COLINA COLSUBSIDIO” el signo cuestionado y ésta no pueden cotejarse desde este aspecto. Ahora, frente a las demás marcas opositoras, la Sala estima que éstas evocan un mismo concepto al contener la frase “LA COLINA”, la cual hace referencia a la indicación del lugar donde se prestan los servicios, a saber, por ejemplo, el barrio.

En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201826 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza: 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 35: “[…] Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. dirección de negocios y actividades comerciales del parque comercial la colina 138 […]”.

(Resaltado fuera del texto original)..- Clase 36: “[…] Negocios inmobiliarios, servicios de arrendamientos, servicios de administración de propiedades, servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación. servicios relacionados con seguros. servicios inmobiliarios de administración de edificios […]”. (Resaltado fuera del texto original)..- Clase 41: “[…] Servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, actividades de educación y formación […]”.

(Resaltado fuera del texto original). Las marcas previamente registradas, “PARQUE LA COLINA”, distinguen los siguientes servicios en las clases 35 y 36, ibidem:.- Clase 35: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”. (Resaltado fuera del texto original). 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 35: “[…] Administración comercial, copropiedades horizontales, servicio de centro comercial entendiéndose por ello la agrupación dentro de una misma copropiedad, de múltiples establecimientos de comercio cuyo propósito principal consiste en: vender diversas mercancías al público; distribuir bienes o servicios bajo cualquier modalidad comercial legal; vender, al por mayor o al detal, a través de locales comerciales físicos toda clase de mercancías, gestión de negocios comerciales, productos nacionales o extranjeros; adquirir, establecer, administrar y explotar almacenes, supermercados, depósitos, bodegas, centros o establecimientos comerciales, tiendas y almacenes por departamentos; difundir anuncios y material publicitario a través de revistas, periódicos, folletos, prospectos, muestras y material impreso; publicidad a través una red informática; publicidad callejera; publicidad exterior, publicidad radiofónica y/o televisada; alquiler de espacios publicitarios; servicios de telemarketing […]”.

(Resaltado fuera del texto original)..- Clase 36: “[…] Servicios de administración y gestión de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles, asistencia en la adquisición de bienes inmuebles, consulta en materia de compra de bienes inmuebles, evaluación y tasación de bienes inmuebles; promoción de proyectos inmobiliarios, servicios de 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adquisición de bienes inmuebles, servicios de cesión de arrendamiento de bienes inmuebles, valoración de bienes inmuebles, servicios de agencia para la venta bajo comisión de inmuebles […]”.

(Resaltado fuera del texto original). Por su parte, la marca previamente registrada “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA” distingue los siguientes servicios en las clases 35 y 36, ibidem:.- Clase 35: “[…] Administración comercial, copropiedades horizontales, servicio de centro comercial entendiéndose por ello la agrupación dentro de una misma copropiedad, de múltiples establecimientos de comercio cuyo propósito principal consiste en: vender diversas mercancías al público; distribuir bienes o servicios bajo cualquier modalidad comercial legal; vender, al por mayor o al detal, a través de locales comerciales físicos toda clase de mercancías, gestión de negocios comerciales, productos nacionales o extranjeros; adquirir, establecer, administrar y explotar almacenes, supermercados, depósitos, bodegas, centros o establecimientos comerciales, tiendas y almacenes por departamentos; difundir anuncios y material publicitario a través de revistas, periódicos, folletos, prospectos, muestras y material impreso; publicidad a través una red informática; publicidad callejera; publicidad exterior, 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicidad radiofónica y/o televisada; alquiler de espacios publicitarios; servicios de telemarketing […]”.

(Resaltado fuera del texto original)..- Clase 36: “[…] Servicios de administración y gestión de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles, asistencia en la adquisición de bienes inmuebles, consulta en materia de compra de bienes inmuebles, evaluación y tasación de bienes inmuebles; promoción de proyectos inmobiliarios, servicios de adquisición de bienes inmuebles, servicios de cesión de arrendamiento de bienes inmuebles, valoración de bienes inmuebles, servicios de agencia para la venta bajo comisión de inmuebles […]”.

(Resaltado fuera del texto original). Por último, respecto de la marca previamente registrada, “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO” distingue los siguientes servicios en la Clase 41 ibidem: “[…] Recreación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales […]”. (Resaltado fuera del texto original). De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos servicios que distinguen las marcas opositoras, esto es, “PARQUE LA COLINA” y “D DISTRITO DE LUJO PARQUE 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co LA COLINA” en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además que comparten igual Clase del nomenclátor y son servicios coincidentes, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al área de los negocios comerciales; dichos servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan y/u ofrecen por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentadas.

Igualmente, ocurre frente a los servicios que distinguen las marcas opositoras “PARQUE LA COLINA” y “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA”, en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto comparten igual Clase del nomenclátor y presentan una misma finalidad, ya que están dirigidos al sector de los negocios inmobiliarios, arrendamientos y administración de propiedades; dichos servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan y/u ofrecen por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y las marcas enfrentadas. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, existe conexión competitiva entre los servicios que pretende amparar el signo cuestionado en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios que identifica la marca previamente registrada “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”, en la misma Clase, en razón a que el signo cuestionado ofrece servicios de entretenimiento y actividades deportivas y culturales, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen empresarial común respecto de los servicios de recreación y actividades deportivas y culturales de la marca previamente registrada; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad del signo y marca enfrentados.

Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial de la sociedad actora PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201527, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas nominativas y mixtas previamente registradas, “PARQUE LA COLINA”, “D DISTRITO DE LUJO PARQUE LA COLINA” y “CLUB LA COLINA COLSUBSIDIO”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales28: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y las marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora bien, la actora también alegó que la expresión “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138” corresponde a un nombre comercial notorio, cuya distintividad se encuentra debidamente demostrada en el territorio colombiano desde 1995, situación que, a su juicio, fue 28 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obviada por la SIC, pues se le debía haber dado un trato preferente frente a los registros opositores.

Sobre el particular, esta Sala considera que la naturaleza, así como los requisitos para su titularidad, son diferentes en las marcas y los nombres y enseñas comerciales. En efecto, así lo expresó esta Sección en sentencia de 10 de agosto de 202329, en la que consideró lo siguiente: “[…] Ahora, respecto del argumento relativo a si la parte demandada debe registrar directamente un signo cuando sea idéntico a un nombre comercial previo del cual sea titular el solicitante del registro marcario, la Sala considera que el nombre comercial tiene como objeto diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado; mientras que la marca tiene por finalidad identificar productos o servicios y, que mientras la protección de la marca se obtiene con el registro del signo ante la oficina nacional competente, la protección sobre un nombre comercial se obtiene por su uso constante e ininterrumpido. 90.

Por lo expuesto la Sala, considera que la marca y el nombre comercial son signos distintivos independientes y autónomos y, en ese sentido, su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno; por lo tanto, el derecho que tiene el titular de un nombre comercial a usarlo y a impedir que terceros usen uno idéntico o similar en el mercado, no implica que proceda el registro de dicho signo como marca.

En tal sentido para que proceda el registro como marca de un signo, aun cuando este coincida con un nombre comercial, se debe realizar por parte de la oficina nacional el examen de registrabilidad a que se refiere el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, con el fin de verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos del artículo 134 ibidem y, por el otro, que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de los artículos 135 y 136 ibidem […]”. 29 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de agosto de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2008-00188-00. 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada no está en la obligación de conceder el registro como marca de aquellos signos derivados de los nombres y enseñas comerciales, en tanto, esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con el uso de un signo en el comercio para garantizar su registro como marca.

Por lo anterior, el referido argumento de la parte demandante, y aun cuando contara con un nombre comercial anterior a la solicitud del registro del signo cuestionado, no sería razón suficiente para acceder al registro. En este orden de ideas, la Sala considera que los argumentos de la parte demandante no están llamados a prosperar, comoquiera que aun cuando se probara la existencia previa del referido nombre comercial esto no implicaría: i) la nulidad o imposibilidad de cotejar el signo solicitado con la marca opositora; y ii) ni una obligación de la parte demandada de conceder el registro como marca del signo de forma automática30, por lo que esta Sala se abstendrá de pronunciarse respecto del primer uso del nombre comercial y de su vigencia en el tiempo. 30 Criterio reiterado por esta Sala, entre otras, en sentencia de 15 de febrero de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2016-00395-00. 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, cabe señalar que la sociedad PARQUE ARAUCO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, es titular de innumerables registros marcarios en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que comprenden las partículas “PARQUE” y la “LA COLINA”, lo que corresponde a una familia de marcas.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “PARQUE”, que forma parte de las expresiones enfrentadas, es una expresión que es comúnmente utilizada en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de las referidas clases.

En efecto, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada31 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se 31 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 10 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontraban registradas en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “PARQUE”:.- Clase 35: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR LA FELICIDAD LA CIUDAD PARQUE (mixta) 395131 INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA. PARQUE COMERCIAL RIO CAUCA (Mixta) 387442 PROMOTORA DE NEGOCIOS TOTALES PRONET S.A. PARQUE TREBOL (mixta) 344921 GRUPO MONARCA S.A. USADOS DEL PARQUE (mixta) 437236 COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES NACIONAL S.A..- Clase 36: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR LA FELICIDAD LA CIUDAD PARQUE (mixta) 395130 INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA. ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL (mixta) 451260 ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL S.A.S. PARQUE MÉDICO (mixta) 434813 ACTIVA S.A. PARQUE NATURA (mixta) 495013 CMS ARQUITECTOS S.A.S. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “PARQUE”, para identificar sus servicios, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los servicios que comercializa su titular en las citadas clases 35 y 36. 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 2020, que ahora se prohíja, sostuvo: “[…] De la familia de marcas 65.

Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

Esta Sección32 se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 66.

A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula33.

De ello da 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400. 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 67.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante. Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante […]”.34 No obstante, no ocurre lo mismo con el vocablo “LA COLINA”, en las clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues al revisar tal expresión en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula efectivamente está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad PARQUE ARAUCO S.A., que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: CERTIFICADO NÚM. MARCA ESTADO Titular CLA SE 409000 PARQUE LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 35 496770 PARQUE LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 36 506259 D DISTRITO DE LUJO LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 35 506264 D DISTRITO DE LUJO LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 36 506264 PARQUE LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 35 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000. 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 514980 PARQUE LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 36 513823 PARQUE LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 35 511593 PARQUE LA COLINA Registrada PARQUE ARAUCO S.A. 36 Como se puede advertir, la sociedad PARQUE ARAUCO S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “LA COLINA”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales, razón por la que en este caso el análisis de confundibilidad debe ser más exigente en salvaguarda de la protección de las marcas aquí opositoras, como en efecto se realizó en líneas anteriores.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como transgredida por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138”, para amparar servicios de las clases 35, 36 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico 56 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 57 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00377-00 Actora: PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 - PROPIEDAD HORIZONTAL Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.