11001032400020160017200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2016-00172-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB TESIS: LA INVENCIÓN TITULADA “SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE mPEG7-O-NALOXOL Y MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN” RESULTA OBVIA PARA UNA PERSONA MEDIANAMENTE VERSADA EN EL TEMA A PARTIR DEL ESTADO DE LA TÉCNICA PREEXISTENTE, CARECIENDO DE NIVEL INVENTIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades NEKTAR THERAPEUTICS y ASTRAZENECA AB, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 11321 de 13 de marzo de 2015, "Por la cual se deniega una patente de invención", y 79633 de 30 de septiembre de 2015, "Por la cual se resuelve un 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de reposición", expedidas por Superintendente de Industria y Comercio. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 conceder el privilegio de patente a la invención titulada “CONJUGADO DE NALOXOL-PEG CRISTALINO”. 3ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 8 de abril de 2013 presentó ante la división de nuevas creaciones de la SIC, una solicitud de patente de invención titulada “CONJUGADO DE NALOXOL-PEG CRISTALINO”. 2°- Que mediante el Oficio núm. 7039 de 23 de abril de 2013, la SIC la requirió para que pagara la tasa correspondiente para cada reivindicación adicional a las 10 primeras, por lo que, mediante memorial de 17 de junio de 2013, acreditó el pago. 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Que a través del Oficio núm. 7040 de 23 de abril de la misma anualidad, la SIC la requirió para que allegara el poder y el documento en que el constara la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, requerimiento que dio cumplimiento mediante memorial radicado el 18 de junio de 2013. 4º- Adujo que el extracto de la solicitud de invención fue publicado en la Gaceta de Propiedad industrial núm. 670, sin que se presentara oposición alguna. 5º- Manifestó que el 25 de noviembre de 2013 solicitó el examen de patentabilidad y adjuntó el recibo de pago que acreditaba el pago de la tasa administrativa correspondiente. 6º- Que mediante el Oficio núm. 10463 de 26 de agosto de 2014, le fueron notificadas las objeciones formuladas respecto a la claridad de las reivindicaciones, así como del nivel inventivo de la solicitud. 7º- Que el 19 de noviembre de ese año, dio respuesta oportuna a las objeciones, refiriéndose a cada una de ellas y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, compuesto por 8 reivindicaciones y modificó el título de la solicitud a “SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE mPEG7-O-NALOXOL Y MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN”. 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8º- Que mediante la Resolución núm. 11321 de 2015, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, se le negó el privilegio de patente a la invención solicitada, razón por la cual interpuso recurso de reposición, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de Resolución núm. 79633 de 2015, emanada del citado funcionario.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que, a su juicio, el objeto de la invención denegada sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad, particularmente, que posea nivel inventivo.

Agregó que es evidente la arbitrariedad por parte de la SIC, a su juicio, dado que se encuentra en la obligación de conceder la invención solicitada teniendo en cuenta que cumple con los requisitos estipulados para tal fin. Manifestó que la invención solicitada sí cuenta con el nivel inventivo requerido, máxime si se tiene en cuenta que no habría sido posible que una persona normalmente versada en la materia hubiera derivado de manera evidente los compuestos revelados en la 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitud de invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica. Indicó que uno de los problemas técnicos abordados y resueltos por el solicitante de la presente invención consistió en la necesidad de desarrollar una forma sólida y estable químicamente del compuesto químico mPEG7-O-naloxol, toda vez que éste último tan sólo existía como una sustancia en estado líquido, particularmente, un aceite, - siendo administrado como tal los pacientes durante las pruebas clínicas realizadas-, y adicionalmente, se caracterizaba porque padecía de un proceso de degradación cuando era expuesto al aire.

Mencionó que los inventores de la solicitud de patente denegada se dieron a la tarea de desarrollar un sólido químicamente estable del compuesto químico mPEG7-O-naloxol logrando obtener la forma B de la sal cristalina de tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol, la cual, de conformidad con los resultados experimentales divulgados por ella, en los ejemplos 6.1 a 6.4 y las tablas 1 a 8 de la descripción, se caracteriza sorprendentemente porque es un sólido estable químicamente a temperatura ambiente, esto es, se caracteriza porque es un compuesto químico que, aparte de retener la eficacia terapéutica para contrarrestar los efectos no deseados asociados con la administración a un paciente de analgésicos opioides, corresponde a un compuesto que puede administrarse a un paciente en forma 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sólida sin que haya riesgo de degradación por entrar en contacto con el aire. Expresó que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 no llevaría a la persona versada en la materia a suponer de forma evidente que específicamente la forma B de la sal cristalina tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol corresponde a un sólido estable químicamente, que no se degrada al entrar en contacto con el aire y que adicionalmente presenta una actividad eficaz como antagonista opioide periférico.

Adujo que el compuesto naloxona PEG divulgado en el documento D1 se caracteriza porque: i) es un aceite, y en ese estado físico debía ser administrado a los pacientes bajo tratamiento; y ii) es inestable químicamente debido a que se degrada cuando entra en contacto con el aire. Que, a partir de la lectura de D1 y del dictamen pericial aportado y rendido por el químico farmacéutico JOSÉ ANTONIO HENAO MARTÍNEZ, es evidente, a su juicio, que los autores de dicha anterioridad nunca tuvieron como objetivo técnico la obtención de una forma sólida y estable químicamente del compuesto naloxona PEG, y por ende, las enseñanzas brindadas en D1 de no guardan relación técnica alguna con el problema técnico abordado y la solución brindada por el solicitante de la presente invención. 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que el documento D2 es simplemente un libro de texto que reúne los conocimientos generales del campo farmacéutico, pero no proporciona una indicación específica de cómo resolver el problema planteado por la solicitud cuestionada; y que a pesar de que D2 indica que las diferentes formas cristalinas para un mismo compuesto difieren en sus propiedades fisicoquímicas, de ninguna manera sugiere cómo predecir cuál sal tendrá mejores propiedades físicas con respecto a otra.

Destacó que en el campo técnico en cuestión es bien conocido que el proceso de llevar al estado sólido cristalino un compuesto particular es un proceso complejo en el sentido en que intervienen muchas variables (tipo de solventes, relación de solventes en una mezcla, temperatura y velocidad de enfriamiento, rango de presión, rango de agitación, etc.), las cuales debe establecer y controlar el investigador, razón por la cual no resulta evidente la predicción de las diferentes formas en que pueda cristalizar un compuesto determinado.

Precisó que la enseñanza D3 corresponde a un artículo de revisión académica que enseña los efectos químicos, biológicos, físicos y económicos que pueden obtenerse al convertir un compuesto farmacéutico en una sal. Alegó que el documento D3 tampoco está dirigido a resolver el mismo problema técnico planteado en la solicitud de patente en 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestión, toda vez que de ninguna manera hace referencia al desarrollo de una forma sólida y estable químicamente del compuesto naloxol - PEG. Que, todo lo anterior, lleva a concluir que las enseñanzas de los documentos D2 y/o D3 de ninguna manera complementan aquellas enseñanzas del documento D1, siendo lo anterior absolutamente evidente, a su juicio, al tener en cuenta que ninguno de los tres documentos guarda relación alguna con el problema técnico abordado por el solicitante de la invención en cuestión. Agregó que explicó en detalle al Examinador que los resultados experimentales divulgados en la descripción de la solicitud demuestran ampliamente la existencia de una forma física del compuesto mPEG7-O-naloxol que no había estado disponible previamente, lo cual, en sí, representa una ventaja inesperada novedosa; y que, también le puso de presente que la forma B reivindicada de la sal tipo oxalato, de acuerdo a los resultados divulgados específicamente en el ejemplo 6.4 de la descripción, es superior con respecto a la estabilidad de la forma base libre del arte previo dado que la forma de la invención es menos susceptible a degradación oxidativa, todo lo anterior teniendo un impacto significativo con relación a su manejo, como por ejemplo al formular un producto farmacéutico. 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Puso de presente que la invención objeto de controversia ha sido concedida como patente en otros países tales como Australia, China, Estados Unidos, Europa, México, Nueva Zelanda y Singapur. Arguyó que si bien es cierto que en el estado de la técnica la composición farmacéutica mPEG7-O-naloxol existía en su compuesto básico, es decir, que únicamente era conocido en su estado líquido y generalmente aceitoso, el cual sufría un proceso de degradación cuando era expuesto al aire lo cual, era un compuesto inestable químicamente y, por tanto, poco deseable para su administración a los pacientes, también lo es que los inventores de la solicitud de patente denegada lograron desarrollar formas sólidas estables reproducibles y favorables del compuesto mPEG7-O-naloxol, lo cual resulta un avance significativo y sorprendente en el campo tecnológico en cuestión y no se derivan de manera obvia del estado de la técnica previo al desarrollo de la invención. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la invención cuestionada no cumple con el requisito de nivel inventivo pues, además de que resulta derivada del arte previo, no hay pruebas que permitan corroborar que la información existente en el estado de la técnica no es suficiente para que una persona versada en la materia llegara a 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co realizar sales cristalinas de tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol, denominadas forma A y forma B, frente a aquélla revelada en el arte previo, en este caso verificable con base en los documentos D1, D2 y D3 (por la combinación de los documentos D1 con D2 y D1 con D3).

Que, por lo anterior, no hay evidencia experimental en la solicitud que hubiera permitido a la Oficina comprobar la existencia de un salto cualitativo en la regla técnica y, por ello, que existiera nivel inventivo. Señaló que las anterioridades D1, D2 y D3 anulan el nivel inventivo de sales cristalinas de tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol, denominadas forma A y forma B reivindicadas en la solicitud, los cuales fueron publicados en fecha previa a la fecha de prioridad de la invención estudiada (30 de septiembre de 2010) y están estrechamente relacionados con la materia reclamada, razón por la cual se constituyen como el arte previo a la invención y proporcionan revelaciones específicas, las que fueron consignadas en los actos demandados, pues permiten a la persona versada en la materia, sin esfuerzo alguno, obtener el resultado reclamado en la solicitud.

Alegó que dentro de la materia divulgada en el documento D1, no se menciona que el compuesto mPEG7-O-naloxol sea un líquido aceitoso ni que se degrade en contacto con el aire como lo asevera la demandante; y que lo que sí revela el documento D1 es la obtención 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de composiciones de administración oral que comprenden el compuesto mencionado, lo que de manera inherente se busca que una composición farmacéutica contenga un principio activo que sea estable y tenga buena biodisponibilidad para lograr el efecto terapéutico deseado.

Sostuvo que lo que sí se reconoce es que la solicitud en estudio divulga la obtención de un polimorfo de la sal oxalato del compuesto mPEG7-O-naloxol, mientras que la divulgación del documento D1 no hace mención explícita sobre un polimorfo. Advirtió que el documento D2 enseña que la obtención de un polimorfo de un principio activo permite mejorar las propiedades fisicoquímicas y la estabilidad del principio activo, lo que permite a una persona normalmente versada en la materia modificar el compuesto divulgado en el documento D1 y obtener un polimorfo del mismo con el propósito de mejorar las propiedades fisicoquímicas y la estabilidad en relación con la forma amorfa del principio activo, de tal manera que se permite obtener el objeto de la solicitud de la materia reivindicada.

Aclaró que si bien es cierto que el documento D2 no divulga el polimorfo de la solicitud, también lo es que debe considerarse como un estado de la técnica válido para que sus conceptos sean aplicados en el principio activo que se divulga en el documento D1 para 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obtener una forma cristalina con el propósito de que se mejoren las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad del compuesto activo en la forma cristalina del principio activo. Destacó que, contrario a lo mencionado por las demandantes, el documento D3 sí divulga enseñanzas que la persona normalmente versada en la materia emplearía para obtener la sal oxalato del compuesto mPEG7-O-naloxol, porque aunque D3 no menciona específicamente el objeto de la solicitud, en este documento se divulga la obtención de sales de principios activos, en el que la obtención de dichas sales permiten mejorar las propiedades fisicoquímicas de dichos principios activos en lo que se relaciona con solubilidad, estabilidad, higroscopicidad en relación con la base libre del compuesto.

Indicó que, por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia tendría la motivación suficiente para modificar el compuesto divulgado en el documento D1, obteniendo la sal oxalato, con el objetivo que incrementar las propiedades del compuesto activo (solubilidad, estabilidad, higroscopicidad, entre otros) con respecto a la base libre del mismo.

Insistió en que una persona normalmente versada en la materia y conocedora de los conceptos divulgados en los documentos D1 y D2, modificaría las composiciones que contienen mPEG7-O-naloxol 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co divulgadas en el documento D1, donde el principio activo se puede obtener como una sal cristalina para mejorar la solubilidad y la estabilidad del principio activo, obteniendo de esta manera la forma cristalina propuesta en la solicitud en estudio.

Anotó que las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3, expuestas en la evaluación de la patentabilidad de la solicitud en estudio, sí permiten a la persona normalmente versada en la materia obtener el objeto que en esta solicitud se estudia, porque la enseñanza D1 divulga composiciones farmacéuticas para administración oral que comprenden mPEG7-O-naloxol como principio activo, donde la diferencia establecida entre la solicitud con respecto a la divulgación del documento D1 es que en la solicitud el principio activo corresponde a la forma cristalina de la sal oxalato.

Que, sin embargo, tal y como lo mencionó anteriormente, el documento D2 sí muestra la obtención de polimorfos que comprenden principios activos como sales donde dichas formas cristalinas se obtienen para incrementar la solubilidad y la estabilidad del principio activo, en comparación con la forma amorfa del principio activo. Que, también, el documento D3 divulga la obtención de sales como la de oxalato, con el propósito de mejorar solubilidad del principio activo, disminuir la toxicidad, mejorar la absorción, mejorar 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propiedades organolépticas, modificar higroscopicidad, entre otras propiedades, por lo que dicho documento permite a la persona normalmente versada en la materia modificar el compuesto divulgado en el documento D1, obteniendo una sal de dicho componente como oxalato, como lo sugiere el documento D3, obteniendo la sal propuesta en la solicitud que se estudia.

Precisó que las divulgaciones contenidas en los documentos D1, D2 y D3 (bajo las combinaciones D1 con D2 y D1 con D3) permiten a la persona normalmente versada en la materia obtener el polimorfo del compuesto mPEG7- O-naloxol, teniendo en cuenta que el documento D1 divulga composiciones de administración oral que comprenden el compuesto activo en mención, donde la diferencia entre el objeto de la solicitud con respecto a lo que divulga el documento D1, es que el compuesto mPEG7-O-naloxol corresponde a un polimorfo de la sal oxalato del mismo.

Explicó que la persona normalmente versada en la materia tiene la motivación suficiente para modificar el compuesto divulgado en el documento D1, incluyendo el proceso para obtener un polimorfo como lo sugiere el documento D2, con el propósito de mejorar las propiedades del principio activo, para obtener el polimorfo que se propone en la solicitud. 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, asimismo, la persona normalmente versada en la materia modificaría el compuesto divulgado en el documento D1, para preparar la sal oxalato de dicho compuesto como lo sugiere el documento D3, teniendo en cuenta que la obtención de la sal según la información suministrada por el documento D3 mejora ciertas propiedades, tales como solubilidad, estabilidad, disminuir toxicidad, modular higroscopicidad en comparación con la base libre.

Agregó que el efecto técnico de incrementar la estabilidad del principio activo en mención no se considera como un efecto técnico sorprendente o inesperado, sino que se tiene como algo que es esperado y previsible de acuerdo con lo enseñado por el estado de la técnica, dado que la obtención de una forma cristalina tiene como objetivo mejorar las propiedades fisicoquímicas del compuesto en mención. Reiteró que si bien los documentos D2 y D3 no mencionan específicamente la forma cristalina que en esta solicitud se reclama, sí proporcionan enseñanzas válidas que sugieren y motivan a la persona normalmente versada en la materia a implementarlas en el principio activo divulgado en el documento D1, para obtener la forma cristalina que en la solicitud se propone, teniendo en cuenta de que la motivación proporcionada por los documentos D2 y D3 consiste en que la obtención de polimorfos cristalinos y sales de principios activos, permiten mejorar las propiedades fisicoquímicas y de 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estabilidad en relación a los compuestos activos en sus formas convencionales. Que, por tal razón y, contrario a lo manifestado por las actoras, no se puede conferir un efecto técnico inesperado o sorprendente a una forma cristalina que se puede obtener mediante la ejecución de procedimientos divulgados en el estado de la técnica y que demuestran que, a partir de los mismos, se obtienen compuestos cristalinos con propiedades fisicoquímicas y de estabilidad mejoradas, por lo que el objeto de la solicitud es totalmente predecible y sin altura inventiva alguna.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20112, el 12 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades NEKTAR THERAPEUTICS y ASTRAZENECA AB, en su calidad de parte actora, así como la SIC, obrando como entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del 2 En adelante CPACA. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 11321 de 13 de marzo y 79633 de 30 de septiembre de 2015, mediante las cuales la SIC denegó a las actoras la patente de invención titulada "SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE mPEG7-O-NALOXOL Y MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN", vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los documentos aportados por la parte actora y por la entidad demandada. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y solicitó acceder a las pretensiones.

Para el efecto, insistió que la invención cuestionada sí tiene altura inventiva; y que la SIC se equivoca al asegurar que la solución proporcionada por la invención es obvia. Señaló que la SIC llevó a cabo de manera incorrecta el análisis de nivel inventivo de la presente invención, pues empleó argumentos 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnicos basados en un análisis retrospectivo, el cual es inaceptable en el estudio de solicitudes de patente de invención. Mencionó que el señor DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ, al ser interrogado en la audiencia de pruebas, reconoció que el documento D1 no hace una referencia explícita a la composición farmacéutica; y que en el concepto técnico mencionó que “[…] dentro de la divulgación del documento D1 no se hace mención a la ocurrencia de inestabilidad alguna, teniendo en cuenta que, de manera inherente, una composición farmacéutica debe estar completamente diseñada para garantizar la estabilidad física, química y microbiológica de un principio activo […]”.

Precisó que lo anterior es incorrecto porque una composición farmacéutica no es inherentemente estable; y que existe información de agencias regulatorias que demuestran que las composiciones inicialmente preparadas por el solicitante eran inestables y que solo hasta que se desarrolló la sal oxalato cristalina, la cuál era significativamente más estable que las formas conocidas, se pudo obtener una composición apta para ser comercializada.

Agregó que al ser interrogado en este aspecto en la Audiencia de Pruebas, el testigo técnico de la SIC reconoció que D1 “[…] de manera implícita hace referencia a una composición farmacéutica, 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la composición farmacéutica entendiéndose como una mezcla entre el principio activo y otras sustancias que me permiten adecuar el fármaco no necesariamente para que sea estable a largo plazo, sino que en este caso es adecuarla para administrarle a los sujetos […]”.

Que, de igual manera, en la audiencia de pruebas, el testigo técnico también reconoció que “[…] en el documento D1 no se hace referencia a la obtención de una forma farmacéutica estable que tenga el compuesto sólido […]”. Mencionó que lo anterior evidencia las contradicciones en su posición y que, por lo tanto, a su juicio, la SIC basó su análisis del arte previo en suposiciones erradas, por lo que el análisis de nivel inventivo no fue el adecuado.

Precisó que los documentos D1, D2 y D3 no proporcionan suficientes indicaciones para llegar a las formas sólidas cristalinas reclamadas, por lo que es evidente que las mismas sí cumplen con el requisito de nivel inventivo. IV.2.- En esta etapa procesal tanto la SIC como Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos3: “[…] 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. 1.1.

En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por Astrazeneca AB / Nektar Therapeutics no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: […] 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. […] 2.

El nivel inventivo y el estado de la técnica 2.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. […] 2.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa. el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 2.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia Clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 3 Proceso 558-IP-2019. 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 2.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventive, se fijara en et estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia, Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regia técnica propuesta por la solicitante de la palente. 3.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones […] 3.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro. […]”.

VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 11321 de 13 de marzo y 79633 de 30 de septiembre de 2015, denegó el privilegio de patente a la invención titulada “SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE mPEG7- O- NALOXOL Y MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN”. Sobre el particular, la parte actora adujo que la invención denegada sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad, particularmente, que posea nivel inventivo. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la invención solicitada sí cuenta con el nivel inventivo requerido, máxime si se tiene en cuenta que no habría sido posible que una persona normalmente versada en la materia hubiera derivado de manera evidente los compuestos revelados en la solicitud de invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica.

Sostuvo que los inventores de la solicitud de patente denegada se dieron a la tarea de desarrollar un sólido químicamente estable del compuesto químico mPEG7-O-naloxol logrando obtener la forma B de la sal cristalina de tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol, la cual, de conformidad con los resultados experimentales divulgados por ella, en los ejemplos 6.1 a 6.4 y las tablas 1 a 8 de la descripción, se caracteriza sorprendentemente porque es un sólido estable químicamente a temperatura ambiente, esto es, se caracteriza porque es un compuesto químico que, aparte de retener la eficacia terapéutica para contrarrestar los efectos no deseados asociados con la administración a un paciente de analgésicos opioides, corresponde a un compuesto que puede administrarse a un paciente en forma sólida sin que haya riesgo de degradación por entrar en contacto con el aire.

Por su parte, la SIC alegó que la invención cuestionada no cumple con el requisito de nivel inventivo pues, además de que resulta derivada del arte previo, no hay pruebas que permitan corroborar 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la información existente en el estado de la técnica no es suficiente para que una persona versada en la materia llegara a realizar sales cristalinas de tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol, denominadas forma A y forma B, frente a aquélla revelada en el arte previo, en este caso verificable con base en los documentos D1, D2 y D3 (por la combinación de los documentos D1 con D2 y D1 con D3).

VI.-1. Problema jurídico 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 11321 de 13 de marzo y 79633 de 30 de septiembre de 2015, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE mPEG7-O- NALOXOL Y MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN” y si éstas vulneran o no lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Adicionalmente, la Sala deberá determinar, si para el 30 de septiembre de 2010, que corresponde a la fecha en la cual se invocó la prioridad y para un experto medio en química farmacéutica, si la mencionada solicitud se derivaba manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: a) D1: Documento publicado por Poster, titulado “NKTR-118 (Oral PEG-Naloxol), a PEGylated Derivative of Naloxone: Demonstration of Selective Peripheral Opioid Antagonism After Oral Administration in Preclinical Models”, publicado en septiembre de 2007; 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) D2: Documento publicado por H.G. Brittain. Segunda Edición, Informa Healthcare, titulado “Polymorphism in Pharmaceutical Solids”, publicado en 2009; y c) D3: Documento publicado por Journal of Pharmaceutical Sciences 66, número 1, pp. 2 a 19, titulado “Pharmaceutical salts”, en enero de 1977.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. VI.2.- Los actos acusados La parte actora solicita, en este proceso, la nulidad de las resoluciones núms. 11321 de 13 de marzo y 79633 de 30 de septiembre de 2015, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE mPEG7-O- NALOXOL Y MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN”, y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la SIC.

VI.3.- La normativa aplicable El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. […]”.

VI.4.- Análisis del caso concreto El requisito de nivel inventivo En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica (Decisión 486, artículo 18). 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del requisito del nivel inventivo, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, rendida en el caso bajo examen, mencionó: “[…] Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica […]”.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la SIC; en segundo lugar, analizará los argumentos de la parte actora y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20124, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 4 “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en adelante CGP. 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados5, el problema técnico planteado consiste la necesidad de proporcionar una sal sólida de mPEG7-O-naloxol que sea más estable que la base libre: Para resolver este problema técnico se proporcionan unas sales cristalinas de tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol, denominadas forma A y forma B. Sobre el particular, la parte demandada señaló que que las anterioridades D1, D2 y D3 anulan el nivel inventivo de sales cristalinas de tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol, denominadas forma A y forma B reivindicadas en la solicitud, los cuales fueron publicados en fecha previa a la fecha de prioridad de la invención estudiada (30 de septiembre de 2010) y están estrechamente relacionados con la materia reclamada, razón por la cual se constituyen como el arte previo a la invención y proporcionan revelaciones específicas, las que fueron consignadas en los actos demandados, pues permiten a la persona versada en la materia, sin esfuerzo alguno, obtener el resultado reclamado en la solicitud. 5 Folios 9 a 28 del cuaderno físico núm. 1. 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que dentro de la materia divulgada en el documento D1, no se menciona que el compuesto mPEG7-O-naloxol sea un líquido aceitoso ni que se degrade en contacto con el aire como lo asevera la demandante; y que lo que sí revela el documento D1 es la obtención de composiciones de administración oral que comprenden el compuesto mencionado, lo que de manera inherente se busca que una composición farmacéutica contenga un principio activo que sea estable y tenga buena biodisponibilidad para lograr el efecto terapéutico deseado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclaró que si bien es cierto que el documento D2 no divulga el polimorfo de la solicitud, también lo es que debe considerarse como un estado de la técnica válido para que sus conceptos sean aplicados en el principio activo que se divulga en el documento D1, para obtener una forma cristalina con el propósito de que se mejoren las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad del compuesto activo en la forma cristalina del principio activo.

Destacó que, contrario a lo mencionado por las demandantes, el documento D3 sí divulga enseñanzas que la persona normalmente versada en la materia emplearía para obtener la sal oxalato del compuesto mPEG7-O-naloxol, porque aunque D3 no menciona específicamente el objeto de la solicitud, en este documento se divulga la obtención de sales de principios activos, en el que la obtención de dichas sales permiten mejorar las propiedades fisicoquímicas de dichos principios activos en lo que se relaciona con solubilidad, estabilidad, higroscopicidad en relación con la base libre del compuesto.

Explicó que la persona normalmente versada en la materia tiene la motivación suficiente para modificar el compuesto divulgado en el documento D1, incluyendo el proceso para obtener un polimorfo como lo sugiere el documento D2 con el propósito de mejorar las propiedades del principio activo, para obtener el polimorfo que se propone en la solicitud. 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que, asimismo, la persona normalmente versada en la materia modificaría el compuesto divulgado en el documento D1, para preparar la sal oxalato de dicho compuesto, como lo sugiere el documento D3, teniendo en cuenta que la obtención de la sal según la información suministrada por el documento D3 mejora ciertas propiedades tales como solubilidad, estabilidad, disminuir toxicidad, modular higroscopicidad en comparación con la base libre.

En ese sentido, argumentó que: 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- la combinación de las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 no llevaría a la persona versada en la materia a suponer de forma evidente que específicamente la forma B de la sal cristalina tipo oxalato de mPEG7-O-naloxol corresponde a un sólido estable químicamente, que no se degrada al entrar en contacto con el aire y que adicionalmente presenta una actividad eficaz como antagonista opioide periférico;.- el compuesto naloxona PEG divulgado en el documento D1 se caracteriza porque; i) es un aceite, y en ese estado físico debía ser administrado a los pacientes bajo tratamiento; y ii) es inestable químicamente debido a que se degrada cuando entra en contacto con el aire;.- a partir de la lectura de D1 y del dictamen pericial aportado y rendido por el químico farmacéutico JOSÉ ANTONIO HENAO MARTÍNEZ, es evidente, a su juicio, que los autores de dicha anterioridad nunca tuvieron como objetivo técnico la obtención de una forma sólida y estable químicamente del compuesto naloxona PEG, y por ende, las enseñanzas brindadas en D1 de no guardan relación técnica alguna con el problema técnico abordado y la solución brindada por el solicitante de la presente invención;.- el documento D2 es simplemente un libro de texto que reúne los conocimientos generales del campo farmacéutico, pero no 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proporciona una indicación específica de cómo resolver el problema planteado por la solicitud cuestionada; y que a pesar de que D2 indica que las diferentes formas cristalinas para un mismo compuesto difieren en sus propiedades fisicoquímicas, de ninguna manera sugiere cómo predecir cuál sal tendrá mejores propiedades físicas con respecto a otra;.- en el campo técnico en cuestión es bien conocido que el proceso de llevar al estado sólido cristalino un compuesto particular es un proceso complejo en el sentido en que intervienen muchas variables (tipo de solventes, relación de solventes en una mezcla, temperatura y velocidad de enfriamiento, rango de presión, rango de agitación, etc.), las cuales debe establecer y controlar el investigador, razón por la cual no resulta evidente la predicción de las diferentes formas en que pueda cristalizar un compuesto determinado;.- la enseñanza D3 corresponde a un artículo de revisión académica que enseña los efectos químicos, biológicos, físicos y económicos que pueden obtenerse al convertir un compuesto farmacéutico en una sal.

Alegó que el documento D3 tampoco está dirigido a resolver el mismo problema técnico planteado en la solicitud de patente en cuestión, toda vez que de ninguna manera hace referencia al desarrollo de una forma sólida y estable químicamente del compuesto naloxol - PEG; 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- las enseñanzas de los documentos D2 y/o D3 de ninguna manera complementan aquellas enseñanzas del documento D1, siendo lo anterior absolutamente evidente, a su juicio, al tener en cuenta que ninguno de los tres documentos guarda relación alguna con el problema técnico abordado por el solicitante de la invención en cuestión;.- que explicó en detalle al Examinador que los resultados experimentales divulgados en la descripción de la solicitud demuestran ampliamente la existencia de una forma física del compuesto mPEG7-O-naloxol que no había estado disponible previamente, lo cual, en sí, representa una ventaja inesperada novedosa; y que, también le puso de presente que la forma B reivindicada de la sal tipo oxalato, de acuerdo con los resultados divulgados específicamente en el ejemplo 6.4 de la descripción, es superior con respecto a la estabilidad de la forma base libre del arte previo, dado que la forma de la invención es menos susceptible a degradación oxidativa, todo lo anterior teniendo un impacto significativo con relación a su manejo, como por ejemplo al formular un producto farmacéutico; y.- si bien es cierto que en el estado de la técnica la composición farmacéutica mPEG7-O-naloxol existía en su compuesto básico, es decir, que únicamente era conocido en su estado líquido y generalmente aceitoso el cual sufría un proceso de degradación 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando era expuesto al aire lo cual, era un compuesto inestable químicamente y, por tanto, poco deseable para su administración a los pacientes, también lo es que los inventores de la solicitud de patente denegada lograron desarrollar formas sólidas estables reproducibles y favorables compuesto mPEG7-O-naloxol, lo cual resulta un avance significativo y sorprendente en el campo tecnológico en cuestión y no se derivan de manera obvia del estado de la técnica previo al desarrollo de la invención. Precisado lo anterior, entonces, se tiene que el documento D1 divulga el compuesto naloxona-PEG denominado NKTR-118, el cual se absorbe rápidamente luego de su administración oral con elevadas selectividad periférica antagonista opioide y con adecuada seguridad y perfil farmacocinético.

El documento D2 enseña que muchos compuestos son capaces de exhibir el fenómeno de polimorfismo, y pueden dar lugar a formas cristalinas con diferentes propiedades fisicoquímicas (Págs. 1 a 4, Tabla 2), la anterioridad da a conocer las diversas técnicas que permiten la obtención de diversos polimorfos (Págs. 15 a 19) y las metodologías que permiten la caracterización de los mismos (Págs. 318 a 430).

Y el documento D3 muestra los efectos químicos, biológicos, físicos y económicos que pueden obtenerse al convertir un compuesto farmacéutico en una sal (Págs. 1 a 17). 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, la Sala observa que con el escrito de la demanda la demandante aportó un dictamen pericial rendido por el doctor JOSÉ ANTONIO HENAO MARTÍNEZ, Químico de la Universidad Industrial de Santander, con maestría en Química y doctorado en Química Aplicada6.

Junto con dicho dictamen, allegó la hoja de vida de la perita, diplomas de estudios realizados y certificaciones que dan fe de su experiencia como química farmacéutica7. El perito rindió el dictamen, en los siguientes términos: “[…] CUESTIONARIO 1. Con base en la memoria descriptiva de la solicitud de patente en cuestión, sírvase describir el problema técnico abordado por los inventores.

Rta: Los inventores abordan el problema técnico poniendo de manifiesto que el uso de los analgésicos opioides utilizados para contrarrestar el dolor, además del efecto analgésico deseado, generalmente va acompañado de ciertos efectos secundarios tales como la disfunción intestinal, náuseas y estreñimiento, entre otros. De igual manera, los inventores indican que para contrarrestar los efectos no deseados (efectos secundarios) asociados con el uso de analgésicos opioides, los estudios clínicos y preclínicos recomiendan el uso del compuesto mPEG7-O- naloxol, el cual lo integran en su forma conjugada, el antagonista opioide llamado naloxol y el polietilenglicol (PEG).

El compuesto mPEG7-O- naloxol es aislado como un aceite en forma de base libre. En otras palabras, es un compuesto básico de aspecto aceitoso. Ahora, el uso del compuesto mPEG7-O-naloxol trae consigo el problema técnico de sufrir degradación oxidativa cuando se expone al aire, lo cual lo hace inestable a la hora de formular el producto farmacéutico.

Esto obliga a utilizar formas sólidas del compuesto mPEG7-O-naloxol que sean estables cuando se mantengan expuestas al aire, y hasta la fecha de la solicitud no se disponía de ninguna forma sólida del mismo, 6 Folios 155 a 179 del cuaderno físico núm. 1. 7 Folios 180 a 207 del cuaderno físico núm. 1. 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de manera que simplemente se aislaba y comercializaba como un aceite en la forma de base libre. En el primer párrafo, página 2 de la memoria descriptiva se resalta el problema técnico cuando los inventores manifiestan que "No se ha observado que la forma de base libre de mPEG7-O- naloxol forme una fase cristalina incluso cuando se enfría hasta -60°C y se ha observado que existe en forma vitrea con una temperatura de transición de aproximadamente - 45°С". 2.

A partir de la descripción y el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, por favor describa la solución desarrollada por los inventores para resolver el problema técnico mencionado anteriormente. Rta: La solución desarrollada por los inventores para resolver el problema técnico, fue la de proporcionar formas sólidas cristalinas y estables del compuesto mPEG7-O- naloxol.

En el capítulo reivindicatorio, las reivindicaciones 1 y 4 reclaman una sal cristalina del tipo oxalato de mPEG7-O- naloxol correspondiente a la forma polimórfica cristalina B. En las mismas reivindicaciones 1 y 4 se relacionan los picos de difracción de rayos-X que caracterizan la forma B de la sal cristalina oxalato de mPEG7-O-naloxol.

Estos picos de difracción integran la huella digital de la forma cristalina B del oxalato de mPEG7-O-naloxol. Algo importante de resaltar es que en las reivindicaciones 2 y 3 relacionan dos métodos para producir la sal cristalina oxalato de mPEG7-O-naloxol. 3. Por favor describa brevemente las pruebas técnicas y los datos experimentales que son divulgados por los inventores en los ejemplos 6.1 a 6.4 y en las tablas 1 a 8 de la descripción de la solicitud de patente en cuestión (páginas 30 a 50).

Así mismo describa las principales conclusiones que en su opinión resultan de cada una de dichas pruebas técnicas y datos experimentales. Rta: En la solicitud de patente, los inventores divulgan los siguientes experimentos llevados a cabo para lograr preparar la sal sólida cristalina oxalato de mPEG7-O-naloxol. Como se expondrá a continuación, la sal sólida cristalina oxalato de mPEG7-O-naloxol fue preparada, mediante el establecimiento por parte del investigador, de las condiciones experimentales únicas de mezclado del mPEG7- O-naloxol con los disolventes seleccionados y una serie de ácidos (contraiones) evaluados para tal fin; con los cuales logró la formación de dicha sal sólida estable, reproducible y favorable para ser usada al formular el producto farmacológico: […] 4.

Por favor describa las principales enseñanzas del documento: Eldon et al., "NKTR-118 (Oral PEG- 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Naloxol), a PEGylated Derivative of Naloxone: Demonstration of Selective Peripheral Opioid Antagonism After Oral Administration in Preclinical Models" (Poster Presentation, September 2007) - (D1).

Rta: D1 divulga los estudios experimentales realizados para demostrar que el mPEG7-Onaloxol actúa como un antagonista opioide efectivo, evitando los efectos secundarios usualmente generados por la administración de opioides pero sin afectar su actividad opioide sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) En efecto, los autores de D1 divulgan resultados experimentales de pruebas realizadas en ratas, perros y humanos, que sugieren que dicho mPEG7-O- naloxol se caracteriza porque: • Es rápidamente absorbido, • No se encontraron efectos toxicológicos adversos, • No hubo evidencia de acumulación de medicamento en el organismo, • Se demostró un perfil farmacocinético favorable como antagonista opioide periférico, es decir que no afecta la actividad opioide sobre el Sistema Nervioso Central SNC, pero si inhibe los efectos secundarios de los opioides en la periferia. 5.

En su opinión, ¿El documento D1 resuelve el mismo problema técnico abordado por los inventores de la solicitud de patente en cuestión? Rta: NO. Porque como se mencionó en la pregunta anterior, el documento D1 está dirigido a demostrar que el mPEG7-O- naloxol actúa eficazmente como antagonista opioide; mientras que tal como se mencionó en la respuesta a la pregunta 1, el problema técnico abordado por los inventores de la solicitud de patente en cuestión fue desarrollar una forma sólida estable de dicho compuesto mPEG7-O-naloxol.

En efecto, conviene resaltar nuevamente que el mPEG7-O- naloxol divulgado en D1, es un compuesto líquido aceitoso, que si bien tiene una actividad biológica eficaz, presenta serios problemas de degradación química durante las etapas previas a su administración a un paciente, convirtiéndolo en una opción no ideal para su uso o empleo como fármaco. 6.

En su opinión, ¿Resulta evidente obtener una forma sólida, cristalina y estable del compuesto mPEG7-O- naloxol a partir de su base libre que es un líquido viscoso? Rta: NO. Porque tal y como se vio en los ejemplos de la pregunta 3, el proceso de combinación del mPEG7-O-naloxol con diferentes ácidos y en diferentes solventes, podría dar a lugar las siguientes opciones o resultados: 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Que la sal formada, se mantenga en estado líquido, es decir que no se solidifique y mucho menos que forme un cristal, 2. Que la sal formada se solidifique pero que al aislarla, resulte ser higroscópica y vuelva rápidamente a estado líquido, 3.

Que la sal formada sea un sólido inestable 4. Que la sal formada sea un sólido estable. Sumado a lo anterior, es importante resaltar que la experticia del investigador resulta ser relevante frente al resultado a obtener, toda vez, que es dicho investigador quien establece y controla las diferentes variables experimentales (tipo de contraión, solventes, mezclas de solventes, temperaturas, agitación, presión, etc.) involucradas en el proceso de formación de la sal sólida cristalina. 7.

Por favor describa las principales enseñanzas del documento: H.G. Brittain, "Polymorphism in Pharmaceutical Solids", Second Ed., Informa Healthcare, NY, 2009 (D2). Rta: El documento D2, trata de manera generalizada de: La teoría y origen del polimorfismo (Capítulo1), la aplicación de la regla de las fases a la caracterización de los sistemas polimórficos (Capítulo2), los aspectos estructurales de los polimorfos (Capítulo3), aspectos estructurales de hidratos y solvatos (Capítulo4), formas polimórficas de los hidratos y solvatos y además, a los sólidos amorfos (Capítulo 5), métodos de caracterización de los polimorfos y solvatos (Capítulo 6), efectos del polimorfismo y la solvatación sobre la solubilidad y la velocidad de disolución. (Capítulo 7), efectos sobre los polimorfos y solvatos en los procesos de elaboración de fármacos (Capítulo 8), aspectos estructurales de la disimetría molecular (Capitulo 9) y finalmente el impacto del polimorfismo sobre la calidad de los productos liofilizados (Capítulo 10).

En efecto, dicho documentos D2 es una revisión general de la teoría y aplicación del polimorfismo en la industria farmacéutica. 8. En su opinión, ¿El documento D2 resuelve el mismo problema técnico abordado por los inventores de la solicitud de patente en cuestión? Rta: NO. Porque dicho documento D2 de ninguna manera se refiere al desarrollo de formas sólidas estables del compuesto químico mPEG7-O-naloxol, pues como se mencionó anteriormente, D2 es un texto de consulta que tan solo plantea generalidades del polimorfismo y su aplicación en la industria farmacéutica, exponiendo casos concretos de polimorfismo de algunos fármacos a manera de ejemplos explicativos, pero nunca refiriéndose de manera específica a la formación de la forma cristalina B del mPEG7-Onaloxol. 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9. Por favor describa las principales enseñanzas del documento: Berge, S. M. et al., "Pharmaceutical Salts" (Review Article), Journal of Pharmaceutical Sciences, 66:1, pgs. 2 to 10, 1997 (D3). Rta: El documento D3 es una revisión de la literatura entre los años 1952 y 1977 de generalidades de las sales cristalinas, mostrando específicamente comparaciones entre las propiedades de diferentes sales de un mismo compuesto químico.

Dicho documento destaca la importancia de las sales cristalinas de un agente farmacéutico, pero así mismo reconoce la imposibilidad de predecir no solo su existencia sino también la imposibilidad de asegurar que dichas sales cristalinas conserven las propiedades físico-químicas y biológicas de la correspondiente base libre (página 2, columna izquierda, penúltimo párrafo).

Adicionalmente en dicha revisión se mencionan los formadores de sales (cationes aniones) que para la época eran considerados como farmacéuticamente aceptables por entes regulatorios como la FDA. De igual manera, en la revisión se refiere, entre otros aspectos, a la importancia que tiene para el formulador el conocer las velocidades de disolución de los agentes farmacéuticos, último párrafo, columna derecha, página 5.

En la página 7, columna izquierda, habla de la solubilidad como un factor importante en el perfil farmacocinético, la estabilidad química y la formulación de la droga. También se refiere a que la farmacocinética de una base libre, varía cuando es sometida a la formación de una sal, debido a que la base libre original adquiere nuevas propiedades. 10.

En su opinión, ¿El documento D3 resuelve el mismo problema técnico abordado por los inventores de la solicitud de patente en cuestión? Rta: No, porque como se destacó en la respuesta anterior el documento D3 corresponde a una revisión general del estado de la técnica en materia de formas cristalinas de sales farmacéuticas entre los años 1952 y 1977, de manera que si bien en D3 se mencionan algunos ejemplos específicos de compuestos químicos con alguna actividad biológica sus correspondientes sales, en dicha anterioridad no se hace alusión alguna a posibilidad de obtener formas sólidas estables (amorfas o cristalinas) de la sal oxalato mPEG7-O-naloxol, siendo este último el problema técnico abordado en la solicitud patente en cuestión. 11.

Por favor proporcione su opinión técnica sobre la siguiente afirmación de la Superintendencia de Industria y Comercio que aparece en la página 3 de la Resolución N° 79633 del 30 de Septiembre de 2015: 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co " teniendo en cuenta el estado de la técnica y los conocimientos generales de la persona normalmente versada en la materia, se considera que la forma de solucionar el problema es obvia, porque consiste en seguir los protocolos rutinarios de investigación de toda sustancia en los cuales se determina el número de polimorfos que puede formar el compuesto activo, su estabilidad, higroscopicidad, solubilidad, etc., además con la facilidad que "En los últimos años, se han introducido nuevas metodologías de elevada eficacia 'highthroughput' para la cristalización de compuestos, usando un gran número de condiciones experimentales de concentración, temperatura y tipo de disolvente.

Estas técnicas se han desarrollado con el objetivo de aportar una herramienta de exploración rápida y económica y, en general, requieren el uso de métodos automatizados que permitan la preparación de miles de experimentos de cristalización simultáneos que se realizan de manera sistemática, son parte de la rutina que se realiza con cada nuevo compuesto sintetizado"1" Rta: Frente a lo anterior considero pertinente resaltar los siguientes aspectos: Teniendo en cuenta que el problema técnico abordado en la presente invención fue el desarrollo de una forma sólida estable del mPEG7-O-naloxol, el cual a la fecha sólo existía como base libre en la forma de un líquido viscoso, considero que no existe una rutina o protocolo específico para el desarrollo de este sólido en particular, ni para el desarrollo de sales de cualquier otro compuesto químico en general.

En este sentido vale la pena resaltar que, por ejemplo, las condiciones experimentales para la obtención de la sal oxalato de mPEG7-O-naloxol son únicas para dicho compuesto y no pueden ser determinadas de manera obvia a partir de la extrapolación de determinadas condiciones empleadas previamente en la formación de otras sales.

Lo anterior queda ilustrado en los resultados experimentales divulgados en los ejemplos de la descripción de la presente invención (los cuales fueron previamente discutidos en la respuesta a la pregunta 3). A manera de ejemplo, conviene resaltar una vez más, que para el caso específico del mPEG7- O-naloxol no fue posible obtener una forma sólida estable con un importante número de contraiones y solventes.

De otro lado, conviene destacar que el objetivo de las investigaciones llevadas a cabo por los inventores de la solicitud de patente en cuestión nunca fue determinar el número de polimorfos que podía formar el mPEG7-O-naloxol, sino la obtención de una forma sólida estable de éste, independientemente del contraión empleado y de si correspondía a una forma amorfa o cristalina. 43 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12. En su opinión, ¿Las enseñanzas de los documentos D2 y/o D3 resultan suficientes para hacer evidente la obtención de una forma sólida y estable del compuesto mPEG7-O-naloxol a partir de su base libre que es un líquido viscoso de acuerdo con las enseñanzas de D1? Rta: No considero que la combinación de las enseñanzas de D1 a D3 sean suficientes para hacer evidente la obtención de una forma sólida y estable de ningún compuesto químico en general, y por lo tanto tampoco del compuesto mPEG7-O- naloxol.

Lo anterior basado en lo siguiente: El documento D1 simplemente divulga la eficacia del compuesto mPEG7-Onaloxol en la forma de un líquido viscoso como antagonista opioide, mientras que el documento D2 tan solo divulga generalidades de la obtención de polimorfos de compuestos farmacéuticos y el documento D3 hace una comparación entre las propiedades de diferentes sales de un mismo compuesto químico frente a aquellas propiedades del compuesto original.

De lo anterior, es claro que los documentos D2 y D3 no complementan las enseñanzas del documento D1 para lograr el objetivo propuesto teniendo en cuenta que dichos documentos D2 y D3 no hacen alusión alguna al compuesto mPEG7-O-naloxol y mucho menos a sus posibles sales. Así mismo, tal y como se explicó previamente, las condiciones experimentales para la obtención de la sal oxalato de mPEG7-O-naloxol son únicas para dicho compuesto y no pueden ser determinadas de manera obvia a partir de la extrapolación de determinadas condiciones empleadas previamente en la formación de otras sales. […]”.

Asimismo, obra en el expediente, a folios 318 a 324 del expediente físico, el concepto técnico rendido por el examinador de patentes de la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC, el señor DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES aportado por la entidad demandada, con la finalidad de desvirtuar el dictamen pericial aportado por la parte actora.

De dicho concepto, se transcriben los siguientes apartes relevantes: 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Respuesta a los Argumentos del Perito Dr. José Antonio Henao Martínez La demandante agrega como prueba documental un Dictamen Pericial de Parte realizado por el Dr. José Antonio Henao Martínez, Químico, Magister en Química, Doctor en Química Aplicada en el Estudio de Materiales y Director del Laboratorio de Difracción de Rayos X de la Universidad Industrial de Santander, quien revisó la descripción y el pliego reivindicatorio de la solicitud de patente en estudio, así como también revisó los documentos NKTR-118 (Oral PEGNaloxol), a PEGylated Derivative of Naloxone: Demonstration of Selective Peripheral Opioid Antagonism After Oral Administration in Preclinical Models (Documento D1), H.G. Brittain.

Polymorphism in Pharmaceutical Solids, Segunda Edición, Informa Healthcare, NY, 2009 (Documento D2) y Pharmaceutical salts. Journal of Pharmaceutical Sciences 66, número 1, pp. 2 a 19 (Documento D3) y debido a su experiencia se considera calificado para evaluar la solicitud y contestar el cuestionario suministrado por la demandante (teniendo en cuenta que dentro de su experiencia no se acredita el estudio de solicitudes de patente), como se registra a continuación: 1.

La demandante pregunta: "Con base en la memoria descriptiva de la solicitud de patente en cuestión, sírvase describir el problema técnico abordado por los inventores". El perito responde: […] Se aclara que en primer lugar, la mejora de las propiedades terapéuticas del compuesto mPEG7-O-naloxol no son atribuibles a la forma cristalina que se obtiene en esta solicitud, puesto que la mejora en las propiedades farmacocinéticas y farmacológicas del compuesto mPEG7-O- naloxol con respecto a la naloxona, se han demostrado en la divulgación del documento D1, mientras que en la solicitud no existen pruebas que corroboren que el principio activo en la forma cristalina obtenida en la solicitud sean mejores con respecto a la forma convencional del compuesto mPEG7-O- naloxol divulgada en el documento D1.

Realmente, la solicitud plantea obtener una forma cristalina de la sal oxalato de mPEG7-O-naloxol, que sea más estable con respecto a la forma convencional de este principio activo. Si bien el estado de la técnica representado por los documentos D1, D2 y D3 (de acuerdo con las combinaciones de D1 con D2 y D1 con D3) que son de pleno conocimiento por parte de la demandante no divulga explícitamente la forma cristalina propuesta en la solicitud, si permite a una persona normalmente versada en la materia a emplear las enseñanzas impartidas en estos documentos, dado que el documento D1 divulga el compuesto mPEG7-O-naloxol incluido dentro de formas farmacéuticas de administración oral, pero donde no se hace mención a una forma específica 45 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de este compuesto. Sin embargo, los documentos D2 у D3 enseñan plenamente que la obtención de formas cristalinas y de sales de un principio activo permiten mejorar las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad de los mismos con respecto a la forma amorfa de los mismos, convirtiéndose en motivación suficiente para que la persona normalmente versada en la materia pueda modificar el principio activo mPEG7-O-naloxol divulgado en el documento D1, implementando las enseñanzas sugeridas en los documentos D2 o D3 con el fin de obtener formas cristalinas y sales que mejoren las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad, para llegar de manera evidente al objeto de la solicitud que aquí se reclama. 2.

La demandante pregunta; "A partir de la descripción y el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, por favor describa la solución desarrollada por los inventores para resolver el problema técnico mencionado anteriormente". El perito responde: […] Con respecto al desarrollo de la invención propuesta por la demandante, la obtención de formas cristalinas de principios activos que sean más estables y tengan mejores propiedades fisicoquímicas en relación con las formas amorfas o con otras formas convencionales de dicho principio activo han sido completamente divulgadas en los documentos D2 y D3, los cuales enseñan estos conceptos de mejorar la estabilidad, la solubilidad, disminuir toxicidad, e inclusive modular higroscopicidad mediante la obtención de formas cristalinas y sales respectivas de un principio activo determinado.

Inclusive, el hecho de obtener una forma sólida de una sal de un principio activo a partir de su base libre, es una enseñanza que provee el documento D3 como una posibilidad para mejorar las propiedades de un principio activo. En el caso puntual, el documento D3 menciona que la sal alginato de pilocarpina en estado sólido, presenta un mejor efecto farmacológico con respecto a la pilocarpina base en estado líquido en lo que se relaciona con la intensidad y duración para la inducción de la miosis (Pág. 4, párr. 1).

Por estas razones, el problema técnico planteado por la solicitante y su respectiva solución han sido planteadas con anterioridad en el estado de la técnica como se ha demostrado. En el caso puntual de la solicitud en estudio, el documento D1 como estado de la técnica más cercano divulga composiciones que comprenden mPEG7-O- naloxol como principio activo, donde la diferencia entre la solicitud con respecto al documento D1 es que en la solicitud se obtiene una forma cristalina de la sal oxalato de este principio activo.

Sin embargo, los documentos D2 y D3 enseñan que la obtención de formas cristalinas y sales de un principio activo determinado conducen a obtener formas más estables y con mejores propiedades fisicoquímicas con respecto a su forma amorfa o a su forma convencional, por 46 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que estas enseñanzas se consideran como motivación suficiente para que una persona normalmente versada en la materia obtenga de manera obvia el objeto que en esta solicitud se propone. 3. La demandante pregunta: "Por favor describa brevemente las pruebas técnicas y los datos experimentales que son divulgados por los inventores en los ejemplos 6.1 a 6.4 y en las tablas 1 a 8 de la descripción de la solicitud de patente en cuestión (páginas 30 a 50).

Así mismo describa las principales conclusiones que en su opinión resultan de cada una de dichas pruebas técnicas y datos experimentales". El perito responde: […] De acuerdo al desarrollo de la invención en comparación con las enseñanzas de los documentos D2 y D3, no se puede mencionar que la obtención de una forma cristalina de la sal oxalato de mPEG7-O-naloxol sea algo inesperado o sorprendente, dado que una persona normalmente versada en la materia hubiera seguido la misma rutina divulgada en estos documentos para obtener una sal en forma de sólido cristalino y purificarlo mediante las mismas técnicas conocidas por esta persona versada en la materia, con la expectativa de que dicha forma cristalina de la sal del principio activo posea mejores propiedades fisicoquímicas y mejor estabilidad con respecto a la base libre del principio activo.

Por esta razón, el resultado que se esperaría sería obvio y predecible, más no un resultado inesperado o sorprendente como lo pretende demostrar la solicitud que en esta oportunidad se estudia. 4. La demandante pregunta: Por favor describa las principales enseñanzas del documento: Eldon et al."NKTR- 118 (Oral PEGNaloxol), a PEGylaied Derivative of Naloxone: Demonstration Selective Peripheral Opioid Antagonism After Oral Administration Preclinical Models" (Poster Presentation, September 2007) (D1)".

El perito responde: […] Se aclara que si bien es cierto que el documento D1 demuestra un estudio donde el mPEG7-O-naloxol presenta mejores propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas con respecto al agonista opioide clásico como naloxona. Sin embargo, el documento D1 menciona también composiciones para la administración oral que comprenden el principio activo mPEG7-O-naloxol, entendiéndose que este documento D1 no menciona específicamente cual es la forma sólida en la cual se encuentra el principio activo, mientras que en la solicitud en estudio, se menciona que el compuesto corresponde a una forma cristalina de la sal oxalato del compuesto mPEG7-O-naloxol.

Sin embargo y tal como se ha descrito a lo largo del presente oficio, los documentos D2 y D3 mencionan la obtención de formas 47 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cristalinas y de sales de un principio activo, con el propósito de mejorar estabilidad y propiedades fisicoquímicas de dicho principio activo, por lo que la persona normalmente versada en la materia tiene la motivación para modificar el compuesto mPEG7-O-naloxol del documento D1 y obtener la sal oxalato que se sugiere en el documento D3 o también obtener una forma cristalina purificada según lo sugiere el documento D2, para obtener de manera obvia el objeto propuesto en la presente solicitud. 5.

La demandante pregunta: "¿El documento D1 resuelve el mismo problema técnico abordado por los inventores de la solicitud de patente en cuestión?". El perito responde: […] Se aclara que de por sí el documento D1 no resuelve el problema técnico, puesto que este se limita a divulga formas farmacéuticas para administración oral del principio activo mPEG7-O-naloxol.

Además, dentro de la divulgación del documento D1 no se hace mención a la ocurrencia de inestabilidad alguna, teniendo en cuenta que de manera inherente, una composición farmacéutica debe estar completamente diseñada para garantizar la estabilidad física, química y microbiológica de un principio activo durante su uso y durante el tiempo de almacenamiento prefijado para dicha composición. 6.

La demandante pregunta: "En su opinión, ¿Resulta evidente obtener una forma sólida, cristalina y estable del compuesto mPEG7-O-naloxol a partir de su base libre que es un líquido viscoso?". El perito responde: […] Se aclara que contrario a lo mencionado por el perito que el desarrollo propuesto en la solicitud no se puede considerar como un elemento inventivo, sino que es el desarrollo de una actividad que ya es conocida y una práctica habitual para la persona normalmente versada en la materia y que también es sugerida por el estado de la técnica representado por los documento D2 y D3, donde se mencionan que la obtención de formas cristalinas y sales mejoran las propiedades del principio activo, siendo esta la motivación para que la persona normalmente versada en la materia modifique el compuesto divulgado en el documento D1 y logre obtener la forma cristalina y la sal que se sugieren en los documentos D2 y D3, logrando obtener el objeto de la presente solicitud. 7.

La demandante pregunta: "Por favor describa las principales enseñanzas del documento: H.G. Brittain, "Polymorphism in Pharmaceutical Solids", Second Ed., Informa Healthcare, NY, 2009 (D2)." 48 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El perito responde: […] Se aclara que si bien los fundamentos descritos en el documento D2 corresponden a aspectos sobre polimorfismo como lo refiere el perito, también es necesario mencionar que el documento D2 divulga la obtención de polimorfos de compuestos salinos con el fin de incrementar la solubilidad de los compuestos en relación con su base libre, así como para obtener mejores índices de rendimiento y para obtener formas mucho más estables con respecto a las formas amorfas del compuesto activo durante su tiempo de almacenamiento (Pág. 79, párr. 3; pág. 87, párr. 1), lo cual no solo se puede considerar como una información general, sino que corresponde además a una enseñanza que motivaría a una persona normalmente versada en la materia para modificar un principio activo y obtener una forma cristalina del mismo que sea más estable y que presente mejores propiedades fisicoquímicas.

Por lo tanto, los conceptos divulgados en el documento D2 si permiten a la persona normalmente versada en la materia para modificar el compuesto mPEG7-Onaloxol que se divulga en el documento D1 y obtener a partir del mismo una forma cristalina de una sal para mejorar sus propiedades fisicoquímicas y su estabilidad. 8. La demandante pregunta: "¿El documento D2 resuelve el mismo problema técnico abordado por los inventores de la solicitud de patente en cuestión?" El perito responde: […] Tal y como se menciona en la respuesta anterior y dando la razón de que el documento D2 es un documento que revela fundamentos de polimorfismo, el documento D2 también divulga la obtención de polimorfos de compuestos salinos con el fin de incrementar la solubilidad de los compuestos en relación con su base libre, así como para obtener mejores índices de rendimiento y para obtener formas mucho más estables con respecto a las formas amorfas del compuesto activo durante su tiempo de almacenamiento (Pág. 79, párr. 3; pág. 87, párr. 1), lo que corresponde a una enseñanza aplicable al compuesto mPEG7-O-naloxol divulgado en el documento D1 de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior.

De hecho, el problema técnico planteado en la solicitud es obtener una forma cristalina del mPEG7-O- naloxol que sea más estable y que tenga mejor comportamiento fisicoquímico con respecto a la forma convencional de este principio activo, cosa que exactamente sugiere el documento D2 y que es aplicable a cualquier principio activo predeterminado. 9.

La demandante pregunta: "Por favor describa las principales enseñanzas del documento: Berge, S. M. et al., "Pharmaceutical Salts" (Review Article), Journal of Pharmaceutical Sciences, 66:1, pgs. 2 to 10, 1997 (D3)". 49 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El perito responde: […] Se aclara que contrario a lo mencionado por el perito, el documento D3 divulga la obtención de sales con el propósito de mejorar solubilidad de un principio activo, disminuir la toxicidad, mejorar la absorción, mejorar propiedades organolépticas, modificar higroscopicidad, entre otras propiedades (Pág. 3, col. 2, párr. 2; pág. 6, tabla III), y que una de las sales posibles a obtener corresponde a la sal oxalato (Pág. 4, tabla II).

Inclusive, el documento D3 también hace mención de un ejemplo donde una sal obtenida para un compuesto presenta mejores propiedades que la base libre en un estado diferente al sólido, donde el ejemplo corresponde a la sal alginato de pilocarpina en estado sólido, presenta un mejor efecto farmacológico con respecto a la pilocarpina base en estado líquido en lo que se relaciona con la intensidad y duración para la inducción de la miosis (Pág. 4, párr. 1) Por esta razón, estos conceptos enseñados por el documento D3 si constituyen enseñanza para que la persona normalmente versada en la materia pueda modificar el compuesto divulgado en el documento D1 y obtener la sal sugerida en el documento D3, para llegar al objeto propuesto en la solicitud. 10.

La demandante pregunta: "¿El documento D3 resuelve el mismo problema técnico abordado por los inventores de la solicitud de patente en cuestión?" El perito responde: […] Se aclara que si bien los conceptos revelados en el documento D3 se refieren a la obtención de diversas sales como lo refiere el perito, también es necesario mencionar que el documento D3 divulga la obtención de sales con el propósito de mejorar solubilidad de un principio activo, disminuir la toxicidad, mejorar la absorción, mejorar propiedades organolépticas, modificar higroscopicidad, entre otras propiedades (Pág. 3, col. 2, párr. 2; pág. 6, tabla III), y que una de las sales posibles a obtener corresponde a la sal oxalato (Pág. 4, tabla II).

Teniendo en cuenta que la solicitud en estudio corresponde a obtener una forma cristalina de una sal del compuesto mPEG7-O-naloxol para mejorar su estabilidad y sus propiedades fisicoquímicas con respecto a la forma convencional, el documento D3 también menciona la obtención de sales de principios activos para mejorar sus propiedades fisicoquímicas, lo que corresponde a la solución establecida para un mismo problema técnico, contrario a lo argumentado por el perito. 11.

La demandante pregunta: "Por favor proporcione su opinión técnica sobre la siguiente afirmación de la Superintendencia de Industria y Comercio que aparece en la página 3 de la Resolución N° 79633 del 30 de Septiembre de 2015: teniendo en cuenta el estado de la técnica y los 50 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimientos generales de la persona normalmente versada en la materia, se considera que la forma de solucionar el problema es obvia, porque consiste en seguir los protocolos rutinarios de investigación de toda sustancia en los cuales se determina el número de polimorfos que puede formar el compuesto activo, su estabilidad, higroscopicidad, solubilidad, etc., además con la facilidad que "En los últimos años, se han introducido nuevas metodologías de elevada eficacia 'highthroughput' para la cristalización de compuestos, usando un gran número de condiciones experimentales de concentración, temperatura y tipo de disolvente.

Estas técnicas se han desarrollado con el objetivo de aportar una herramienta de exploración rápida y económica y, en general, requieren el uso de métodos automatizados que permitan la preparación de miles de experimentos de cristalización simultáneos que se realizan de manera sistemática, son parte de la rutina que se realiza con cada nuevo compuesto sintetizado" El perito responde: […] En el caso de la información suministrada por el documento D3, se establece que la reacción de un principio activo con diferentes ácidos para obtener las mejores sales con las propiedades fisicoquímicas es habitual y rutinaria para la persona normalmente versada en la materia.

Además, el mismo documento D3 menciona que la obtención de una sal de un compuesto activo permite mejorar las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad del mismo con respecto a su base libre, donde la obtención de la sal más indicada dependerá en gran manera de factores como solubilidad, estabilidad y porcentaje de rendimiento, de tal manera que la obtención de una sal de acuerdo con la divulgación del documento D3, que conduce a obtener la mejor sal posible para un principio activo determinado, razón por la cual una persona normalmente versada en la materia tenga la motivación para obtener la sal del compuesto mPEG7- Onaloxol en vista de los conceptos divulgados en los documentos D1 y D3. 12.

La demandante pregunta: "En su opinión, ¿Las enseñanzas de los documentos D2 y/o D3 resultan suficientes para hacer evidente la obtención de una forma sólida y estable del compuesto mPEG7-Onaloxol a partir de su base libre que es un líquido viscoso de acuerdo con las enseñanzas de D1?" El perito responde: […] Se aclara que en primer lugar el documento D1 no solo divulga la eficacia terapéutica de mPEG7-O-naloxol, sino que también divulga composiciones farmacéuticas que comprende este principio activo, las cuales son de administración oral, donde la diferencia reconocida entre la solicitud con respecto al documento D1 es que el mPEG7-O- 51 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naloxol se encuentra en una forma cristalina del oxalato del mismo, para lo cual y de acuerdo a lo expuesto a lo largo de este oficio, los documentos D2 y D3 enseñan claramente la obtención de formas cristalinas y sales de un principio activo determinado con el propósito de mejorar las propiedades fisicoquímicas y la estabilidad del principio activo en comparación con la base libre del mismo principio activo, lo cual representa motivación suficiente para que la persona normalmente versada en la materia emplee los conceptos de los documentos D1, D2 y D3 (de acuerdo con las combinaciones D1 con D2 y D1 con D3), para obtener el objeto de la solicitud de manera obvia.

En segundo lugar, el documento D3 también hace mención de una enseñanza donde se menciona un ejemplo particular donde la sal alginato de pilocarpina obtenida presenta mejores propiedades con respecto a la pilocarpina en estado líquido, lo que corresponde a una enseñanza donde es posible obtener una sal cristalina de un compuesto determinado que presenta mejores propiedades con respecto a su base libre, inclusive si se encuentra en otro estado físico.

Por estas razones, la persona normalmente versada en la materia puede implementar los conceptos divulgados en los documentos D1, D2 y D3 (de acuerdo con las combinaciones D1 con D2 y D1 con D3) de la forma ya citada a lo largo en este oficio, de tal manera que el objeto de la solicitud propuesta carece de altura inventiva alguna. […]”.

Posteriormente, se realizó la audiencia de pruebas celebrada por el Despacho Sustanciador el 25 de octubre de 20228, en la que se realizó la sustentación del dictamen pericial aportado por la parte actora y se practicó el testimonio técnico decretado en la audiencia inicial del señor DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES, quien rindió el concepto técnico allegado por la SIC, de la cual se transcriben los siguientes apartes relevantes: “[…] PERITO HENAO: 8 Índice núm. 83 del expediente digital. 52 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] […] APOD. ACTORA: En su presentación usted nos comentaba que previo a la presentación que se desarrolló, se conocía el compuesto PEG-naloxol, ¿nos puede aclarar cuáles eran las características físicas que se conocían de ese compuesto? PERITO HENAO: El PEG-naloxol básicamente es un aceite que al estar en contacto con el ambiente sufre de degradación. APOD.

ACTORA: […] ¿Qué problemas puede implicar desarrollar un producto farmacéutico a partir de PEG-naloxol que se conocía en D1? 53 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PERITO HENAO: Es bastante complicado a tal punto que sencillamente siendo un sólido hay algunas características allí de las moléculas que particularmente en este caso le dan esas propiedades de ser aceite, pero ya para poder manipularlas sabiendo que ellas tienen problemas al contacto con el aire, necesita de todo un ambiente allí, una atmósfera de gas inerte y aparte de esa atmósfera de gas inerte requiere trabajar a muy bajas temperaturas.

Esto es muy poco recomendable y por eso se prefieren las formas sólidas porque si usted lograra llegar a hacerlo, porque eso no se hace, si lograra hacer un proceso de caracterización tiene es que sencillamente sacarlo de la atmósfera de gas inerte, llevarlo a la temperatura ambiente y está desnaturalizando de una vez todo lo que hizo. […] La gran cantidad de ensayos que se hicieron demuestran la dificultad, y que la expectativa de éxito es muy baja.

Si eso fuera un protocolo […] no se hubieran hecho más de dos ensayos y se hubiera logrado de una vez. APOD. ACTORA: Creo que ha quedado claro la dificultad en la obtención de esta forma cristalina. ¿Nos puede decir si el solicitante logró obtener una forma sólida y estable químicamente? PERITO HENAO: Sí, la forma en este caso, la solución al problema es la sal del polietinel glicol unido con el naloxol en forma sólida, y es estable químicamente.

Entonces bueno, aparte de eso, es pura. […] APOD. ACTORA: La Superintendencia ha insistido en lo siguiente “las sales cristalinas reivindicadas son el resultado de un trabajo rutinario y habitual.” La pregunta que le voy a hacer, obviamente de acuerdo al análisis de los documentos que usted (inaudible), le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿para usted la obtención de una sal estable químicamente partiendo como ya lo explicó, de un producto en forma de aceite es un trabajo rutinario y habitual? PERITO HENAO: Realmente no. De rutina no tiene nada, porque si fuese rutinario y hubiese algún protocolo habitual, con un par de ensayos se habría logrado la SAL.

Mi experiencia se basa en ese tipo de compuestos que tienen nitrógeno, en las cuales casi siempre aparece el aceite. Entonces es inestable. […] APOD. ACTORA: […] ¿Considera usted que la posibilidad de emplear dichas metodologías en las que se refiere la SIC hace evidente o facilita la obtención de la forma cristalina por el solicitante? ¿Sería obvia? 54 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PERITO HENAO: No Dra. Estas técnicas o metodologías, de elevada eficacia, básicamente no son más que una herramienta más que puede utilizar el investigador. Claro allí lo único que va a disminuir es los tipos de experimentación. Los ensayos, todos los ensayos que tiene que realizar los va a hacer en menor tiempo, sencillamente. […] Para nada hace evidente la obtención de la fórmula.

Quiero resaltar el número de ensayos que se hicieron. […] APOD. ACTORA: Si alguien combina las enseñanzas de los tres documentos, es decir, si coge D1, D2 y D3 y los tres combina, en su opinión, ¿puede llegar incluso así, a obtener de manera obvia o derivar de manera obvia la forma sólida cristalina desarrollada por el solicitante? PERITO HENAO: De la combinación de los tres antecedentes que me menciona.

Tampoco. La forma sólida cristalina en este caso, forma B, de la sal oxalato polietinel (inaudible) naloxol no se pudo haber derivado directamente ni de forma evidente de ninguno de los tres, ni combinados los tres antecedentes. […] APOD. SIC: ¿Qué propiedades debe tener una forma cristalina para que pueda ser considerada estable? PERITO HENAO: Básicamente la estabilidad que se estudia son estabilidades al ambiente, a las temperaturas, tenemos en este caso de humedades, pero directamente.

Ahora, ellas, las formas sólidas, cristalinas y estables obedecen, ahora otra cosa, es la temperatura de fusión, de esos materiales que también son indicios de la estabilidad y directamente la solubilidad. ¿Pero qué es lo que genera eso? La estabilidad la genera el hecho de la cercanía que puedan acercar unas moléculas a otras muchas moléculas que están al lado de otras.

Pero ¿qué las mantiene unidas? Una serie de enlaces, son enlaces de hidrógeno, esos enlaces de hidrógeno hay enlaces más fuertes que otros. Pero eso es lo que hay que buscar directamente en el proceso de cristalización. APOD. SIC: Revisando la tabla 8 de los documentos aportados dentro del trámite administrativo, en donde se divulgan los estudios de estabilidad de la forma cristalina B, de la sal oxalato del compuesto PEG 7 naloxol.

¿Usted con esta información considera que la forma cristalina es completamente estable? PERITO HENAO: Sí. Porque si miramos directamente la exposición a temperatura en ningún momento, lo podemos mirar por el aspecto, el polvo blanco de la sal no cambia. Y me lo dice, principalmente, que es lo que nos interesa, la 55 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estabilidad a nivel estructural, es que la estructura no está cambiando. Y la que no nos dice que la estructura no está cambiando es la columna número 4 donde está la difracción de rayos x de polvo. Ella en todo momento, claro, salvo cuando se llegó a un porcentaje de humedad tan alto que sencillamente se volvió líquido, eso ya se había comentado antes.

Aun así a temperaturas más altas, incluso hasta 70 grados Celsius, sigue determinándose la forma B. Eso es una buena forma de poder determinarlo. Ahora, como ya se conocía que gligar aldeido es un producto de la descomposición, allí puede observar doctora que básicamente estuvo siempre por debajo de 5 partes por millón que es la forma de expresar la concentración allí. […] APOD.

SIC: ¿Cuáles son las prácticas habituales para caracterizar y determinar la estabilidad de una sal? O, ¿cómo se caracteriza y se determina la estabilidad de la sal? PERITO HENAO: Ya le comenté que se mira con las temperaturas, las humedades directamente. Y en la parte de difracción cuando se está sometiendo a las temperaturas que aparecen en la tabla 8 es bien importante.

Claro, las otras son la absorción de vapor, puede directamente tener infra rojo, toda la parte de las técnicas instrumentales que no son sino un apoyo para el investigador van a usarse allí. […] En la tabla que está aquí aparece una sola. Porque es que en la difracción de rayos x en polvo o en cristal le revela a usted allá lo más interno de la estructura.

Y si la estructura cambia sí o sí las propiedades materiales que usted está estudiando cambian. APOD. SIC: ¿Cuáles son las prácticas habituales para caracterizar y determinar la estabilidad de una forma cristalina? PERITO HENAO: Es que siendo la sal una forma cristalina prácticamente no hay ninguna diferencia. Así en términos generales, para cualquier tipo de material, orgánicos, inorgánicos, metales, las propiedades varían si varía su estructura.

Se puede ir mirando si la estructura varía con difracción de rayos x. Hay más técnicas que lo pueden ayudar. APOD. SIC: ¿Las sales de oxalato son farmacéuticamente aceptables? 56 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PERITO HENAO: Pues por lo que he visto en algunas tablas, esas sí lo son, pero las han utilizado poco.

Creo que es por lo difícil de formar la sal, porque es que ella tiene particularmente dos grupos ácidos, por eso los ensayos que hacían directamente aquí el investigador, vemos relaciones 2 a 1 o 1 a 1. Eso es si se tiene 2 a 1 porque usted tiene en la formación de iones negativos de que dos moléculas se puedan unir con ese ácido. Y de 1 a 1 fue la que le mostré, que se formó directamente.

Pero eso requeriría directamente del nitrógeno que tiene allí. Eso toca investigarlo de todos modos en la formación de sales. MINISTERIO PÚBLICO: ¿Cuál es el salto técnico inesperado frente al estado de la técnica? PERITO HENAO: El estado sólido. El éxito. La sal, sólida, cristalina y químicamente estable. TESTIGO RAMÍREZ: […] El documento 1 hace referencia a un poster publicado por uno de los inventores, por la sociedad NEKTAR THERAPEUTICS, y dentro de los autores pues está uno de los inventores de este expediente propuesto, en el cual lo que hace es divulgar un estudio sobre las propiedades farmacoterapéuticas de la sustancia en cuestión, el naloxol hecta pegilado y de cómo su efectividad mejorada, su absorción mejorada, sus propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas son mejoradas con respecto pues a un antagonista de opioides clásico convencional como lo es la naloxona.

Entonces básicamente sería la información a grandes rasgos del documento D1. […] dentro de este compendio que habla D2, hace referencia a que bueno, la obtención de formas cristalinas, de polimorfos que comprende sustancias farmacéuticamente activas, debe tener una serie de componentes o de aspectos relacionados entre los cuales está la estabilidad, como se aborda en este caso, pero también debe cumplir con otra serie de criterios objetivos donde la sustancia debe cumplir con una mejor disolución, que no capture agua dentro del ambiente, para que no haya ninguna modificación estructural y también que sea suficientemente soluble para que pueda ingresar al tracto digestivo después de ser administrada y ejercer su efecto terapéutico.

Y dentro de ese documento, al ser muy amplio, se consideran muchos aspectos, se estudian muchos desarrollos de posibles de cómo sería obtener unas formas polimórficas que sean adecuadas para el componente activo que es de acuerdo a lo expresado, las propiedades de los mismos son diferentes. D3 habla de sales farmacéuticamente aceptables, conjuntos de sales que pueden formar ya sea formas cristalinas o sean o profármacos, para adecuar el principio activo determinado y a partir de eso tener una forma farmacéutica estable, segura, biodisponible y que cumpla con su actividad terapéutica. 57 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Aclarando que se hizo el estudio con la combinación de las parejas D1, D2 y la pareja documental D1, D3. APOD. SIC: Nos podría mencionar por favor, ¿qué propiedades debe tener una forma cristalina para que se pueda considerar estable? TESTIGO RAMÍREZ: Una forma polimórfica cristalina para que sea estable, pues primero debe mantener su integridad porque el principio de la estabilidad quiere decir que las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades microbiológicas, bueno, sobre todo las dos primeras, en este caso de principio activo, deben conservar a lo largo del tiempo y pues durante el tiempo en el cual ya sea su fabricación, y su respectiva adecuación a una formulación farmacéutica hasta el tiempo disponible según lo que el fabricante considere debe ser el tiempo de su almacenamiento.

Entonces básicamente las formas que están, aparte de ser estables, también tienen que tener esa propiedad de ser biodisponible, es decir, solubles, de tal manera que cuando se administra esa forma cristalina, al tracto digestivo, pues se disuelva el fármaco que viene para ser absorbido y el fármaco disponible para su acción terapéutica.

También en lo posible no debe absorber agua del ambiente, también debe tener propiedades de resistencia mecánica, porque en el proceso de fabricación es posible que, por efectos de compresión, por efectos de incidencia de temperatura y presión puede que se altere. […] APOD. SIC: Cuando usted emitió el concepto técnico que se adjuntó a la contestación de la demanda, usted tuvo la oportunidad de revisar la tabla 8 de la descripción del documento que hacía parte del proceso administrativo.

Al revisar esa tabla 8 donde se divulgan los estudios de estabilidad de la forma cristalina de la sal oxolato del compuesto PEG7naloxol, con esta información ¿se podría decir o se podría considerar que la forma cristalina es completamente estable? TESTIGO RAMÍREZ: En efecto al revisar la tabla número 8 se observa que se plantea la estabilidad de la forma B de la sal oxalato, en la cual en la página 49 se contrasta pues todas las condiciones a las que fueron sometidas la sal oxalato obtenida.

Y en una parte, en la página 50, se observan que algunas condiciones son sobre la forma convencional en la cual se encuentra el naloxol hepta pegilado, que es pues el aceite que refieren. 58 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con respecto a la estabilidad podemos observar que la sal oxalato parte como un polvo blanco y que digamos la idea es que a lo largo del tiempo determinado esas mismas características se conserven.

Al revisar los resultados y viendo lo que el concepto, que emitió la Superintendencia, sí existe un reconocimiento que la sal sea estable, porque independientemente de la forma física, que es algo que voy a discutir más tarde, se observa que existe la determinación de un producto llamado gliceraldeido, que es un producto de degradación. Es decir, la molécula va reaccionando ya sea por factores externos o se va desnaturalizando, pero básicamente ese gliceraldeido de acuerdo a lo que había en la molécula se generaría por la degradación de la cadena de polietinelglicol o sea lo que pegila la molécula de naloxon.

Entonces, se observa que la cantidad de ese producto de degradación no supera el 5%, comparado con lo que está divulgado en la página 50 para el aceite o la forma libre convencional, donde se alcanzan hasta niveles de 440 partes por millón. Teniendo en cuenta, la forma farmacéutica es estable. No obstante, si quiero hacer una anotación sobre el concepto de estabilidad, como les había comentado al principio, de que la estabilidad tiene que ver es con el mantener las mismas propiedades durante todo el tiempo de almacenamiento o el tiempo fijado por el fabricante, pues observamos que ya cuando la sustancia está sometida a las 2 semanas o a las 4 semanas a factores de temperatura y humedad relativa, o sea, en este caso, lo que yo veo es que el fabricante hizo estudios de estabilidad acelerados, que llamamos en el argot del campo técnico, sobre todo relacionados con condiciones que pueden ser como climas convencionales en algunas zonas tropicales más o menos alrededor de 40 grados y 75% de humedad relativa, pues que son condiciones, no se si extremas, pero sí que están más adecuadas a una zona climática, como la que nos encontramos nosotros y vemos que la sal oxalato se nos convierte en un líquido verde- amarillo pálido.

Es estable, pero en cierto grado, digamos, esa estabilidad no es muy amplia, entonces en ese punto uno puede considerar la falta de estabilidad de la sustancia en cierto grado. No obstante, y a pesar de esa anotación, tanto la SIC como en mi criterio, sí consideramos que la forma sal oxalato del compuesto naloxon hepta pegilado cumple con criterios de estabilidad, que son mejores con respecto a la forma convencional, que es el aceite del naloxol pegilado. 59 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co APOD. SIC: Entonces, ¿qué propiedades debe tener la forma cristalina para que el fármaco cumpla con su función terapéutica? TESTIGO RAMÍREZ: La forma cristalina tiene que ser estable, o sea, su red cristalina tiene que estar lo suficientemente fuerte y estable para que, por factores externos, como el tiempo de almacenamiento no se altere.

Pero, también tiene que dar la posibilidad de que esa red cristalina se pueda disolver, que permita la biodisponibilidad en el compuesto activo y que tenga pues las respectivas propiedades de resistencia para que la forma cristalina se pueda conservar dentro del almacenamiento y que pueda ejercer la acción terapéutica el fármaco correspondiente.

APOD. SIC: ¿Cómo se forman o cómo se obtienen las sales? TESTIGO RAMÍREZ: Se obtienen como producto de la acción del compuesto con otros agentes conocidos para formar sales. Esto se debe a que dentro de los estudios de pre-formulación y dentro de la caracterización de la sustancia química en general, uno de los factores a tener en cuenta es el ph de la estabilidad de la sustancia […] Entonces, lo que hace la producción de las sales es mantener el factor de ph y esa cohesión del sólido para evitar su rápida degradación y lo segundo es que muchas de esas sales y profármacos, puedan modular la liberación o modulación del fármaco. […] Entonces, bajo esas características es que se formulan las sales.

Es decir, una reacción entre el compuesto activo y unas sustancias que pueden ser ácidos o bases conocidos, de tal forma que se forme una sal. […] APOD. ACTORA: Usted señala frente al documento D1 que éste se refería a temas farmacinéticos, farmacoquímicos de absorción ¿Díganos si el documento D1 habla de composiciones farmacéuticas? TESTIGO RAMÍREZ: El documento D1 no hace una referencia explícita a la composición farmacéutica.

No obstante, en la columna 3, en el párrafo que hace antes de las conclusiones, el documento refiere que el compuesto ha sido rápidamente absorbido después de una administración oral de 2, 10 y 20 mg por kg, pues a los sujetos. Resulta que, en ese caso, dentro de la técnica, digamos que la sustancia no se administra de manera directa, sino que se tiene que adecuar a que esa sustancia no haga ningún perjuicio a que permita ser absorbida.

Es 60 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decir, de manera implícita hace referencia a una composición farmacéutica, entendiéndose como una mezcla entre principio activo y otras sustancias que me permiten adecuar el fármaco, no necesariamente para que sea estable a largo plazo, sino que en este caso es para adecuarla para administrarle a los sujetos.

Entonces, si bien no lo menciona de manera explícita diciendo que son composiciones farmacéuticas, es entendido que esa sustancia tuvo que ser adecuada para ser administrada a los sujetos. Entonces bajo esa consideración, SÍ. Se divulga una composición farmacéutica. APOD. ACTORA: Pero lo que usted está diciendo entonces es que es bajo su entendimiento, pero no se revela explícitamente que sea una composición farmacéutica.

¿Es correcto? TESTIGO RAMÍREZ: Es correcto. APOD. ACTORA: […] ¿Nos puede señalar si efectivamente este documento D1 está hablando de pruebas preclínicas o no? TESTIGO RAMÍREZ: Básicamente sí. Es una prueba pre química, en la cual se coteja su capacidad de absorción, su farmacocinética y sus propiedades farmacodinámicas, en lo que tiene que ver con el efecto de minimizar los síntomas causados por opioides.

Entonces, técnicamente sí es una prueba pre química. Sin embargo, el motivo por el cual la SIC citó este documento es por lo que dije en la respuesta anterior, es porque hace una referencia a una composición farmacéutica que comprende un compuesto naloxon hepta pegilado, que es del inventor Nektar Therapeutics NKT 118. APOD. ACTORA: […] ¿Cuándo se hacen pruebas en fase preclínicas, que se administra como vemos acá en este documento, en este caso, a perros y a ratas, el objetivo de estas pruebas es determinar como usted lo dice, la actividad biológica, temas farmacocinéticos, farmacodinámicos de absorción, o el objetivo de esas pruebas preclínicas es determinar y establecer la estabilidad? TESTIGO RAMÍREZ: Bueno en ese caso, las fases preclínicas […] uno de los objetos también es determinar cuál es la forma farmacéutica más adecuada más idónea en la que el compuesto puede preferir.

Un ejemplo, hay fármacos que no resisten el estado líquido por eso les toca formularlos en forma sólida. O hay fármacos que se necesita como objetivo terapéutico que llegue a otro lugar donde (inaudible) donde entonces toca mirar si se puede formular en spray en una forma que se pueda dispersar o si toca una forma sólida. 61 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] De las fases preclínicas también se determina la estabilidad de los fármacos y cuál es la manera más idónea de poderlos administrar. O sea ya en las fases posteriores, en la preclínica 2 preclínica 3, ya para la preclínica 2 debe estar listo el fármaco para una formulación adecuada. […] APOD.

ACTORA: ¿Qué pruebas de D1 establecen la estabilidad del compuesto? TESTIGO RAMÍREZ: En este momento, ninguna. De hecho la SIC reconoce que el documento D1 divulga el compuesto y que al cotejarlo con el objeto de la solicitud la diferencia es la obtención de la fórmula cristalina que no está divulgado en el estado de la técnica. Entonces, efectivamente en el documento D1 no hay el desarrollo de una forma farmacéutica estable como usted lo describe.

No obstante, bajo el conocimiento de la SIC, al lado de las sugerencias de las combinaciones con los documentos D2 y D3, se logra la obtención de dicha forma farmacéutica. En el documento D1 no se hace referencia a una forma farmacéutica estable que tenga el compuesto sólido. APOD. ACTORA: en su concepto técnico en la respuesta a la pregunta 5 respondió […] ¿Puede entonces decir al Despacho si de las pruebas preclínicas como usted ya ha aclarado que refiere el documento D1, si de esas pruebas se puede saltar o salir a comercializar el producto o el compuesto o si es necesario realizar algún otro tipo de estudio? TESTIGO RAMÍREZ: En la pregunta a la que usted hace referencia me refiero a otro concepto.

Ahí sí una cosa es en fase preclínica puedo obtener la forma estable del fármaco en una formulación farmacéutica determinada y otra cosa es la comercialización. ¿Por qué? porque es que ya lo de la comercialización no entra un tema técnico como lo es en la fase preclínicas 1, 2 y 3 que no se hace en seres humanos sino que la comercialización la avala la autoridad sanitaria correspondiente.

Entonces, no sé si usted de pronto tenga conocimiento que para autorizar la venta la importación de un medicamento eso se hace con el INVIMA y es a ellos a los que se le entregan esas pruebas y los que avalan esa comercialización. Eso ya sería entonces otro concepto totalmente diferente a lo que nos atañería. […] 62 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TESTIGO RAMÍREZ: Si bien dentro del documento no está explícito, está tácito, la composición farmacéutica estable, ahí se señala primero pues que es una forma farmacéutica que es para administrarle pues a sujetos. Y lo segundo es que en las fases preclínicas ya hay un avance sobre el desarrollo de una forma farmacéutica.

Es más, antes de las fases preclínicas existe una fase que se llama la pre formulación. Que consiste en realizar todas las pruebas fisicoquímicas sobre un fármaco determinado para mirar sobre cuál de ellas se obtiene la composición farmacéutica que es la que va a ser probada en las siguientes fases […] APOD. ACTORA: Quería conocer su opinión, de que precisamente hay información pública de agencias regulatorias que demuestran que las formulaciones inicialmente preparadas por el solicitante eran inestables, y que solo hasta que se desarrolló la sal oxalato cristalina la cual es significativamente más estables que las formas conocidas y se pudo obtener una formulación apta para ser comercializada.

TESTIGO RAMÍREZ: […] Aunque yo tengo una pregunta Dra. De qué año es esa indicación porque no se si la SIC en aquel entonces, teniendo en cuenta lo de la fecha de prioridad de la solicitud no tuvo en cuenta esa información. APOD. ACTORA: Esa información es de 2014. TESTIGO RAMÍREZ: Sí claro entonces digamos que la SIC no tiene potestad de citar esa información porque es una divulgación posterior a las fechas establecidas para el estudio de esta solicitud en particular.

APOD. ACTORA: ¿Sigue considerando que es una característica inherente de los compuestos la estabilidad? APOD. SIC: Quiero objetar la pregunta, en el sentido de como la está formulando la dra., por cuanto la pregunta anterior pues hace referencia a una información que corresponde a otra agencia, a otra entidad y no está dentro del expediente.

Esa información no tendría que estar siendo presentada en este proceso. MAGISTRADA: PROCEDE LA OBJECIÓN. APOD. ACTORA: Reformulo la pregunta. Haciendo alusión a lo que él responde en su dictamen pericial (SIC) en la pregunta 5 […] ¿Se mantiene en esta afirmación o no, es decir, la estabilidad es una característica inherente a todas las composiciones farmacéuticas? TESTIGO RAMÍREZ: Completamente sí señora.

Dentro del oficio que me atañe una forma farmacéutica aparte de tener principio activo que ejerce su efecto terapéutico tiene que proporcionar una formulación farmacéutica o una forma en la 63 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual sea completamente estable, de tal manera que en su prontitud no se degrade y que cuyo producto de degradación o inactive el principio activo del fármaco o genere un producto que sea tóxico o perjudicial para el sujeto que se le administre.

Esa es la razón por la cual se debe garantizar la estabilidad de un principio activo en una composición. APOD. ACTORA: ¿Pero esta característica es inherente o se llega a ella? TESTIGO RAMÍREZ: Sí. Correcto, se llega a la estabilidad se llega. Pero si esta respuesta tiene que ver con lo que hablamos frente al documento D1, el poster que nos referimos, se supone que como le venía contando, ya para esas alturas en el momento en que se hace la respectiva prueba ya la composición farmacéutica debe ser la ideal.

A menos de que la misma información nos haga referencia de que por alguna razón el compuesto tenga alguna modificación o que algún auxiliar de formulación no sea útil para protegerlo. Dentro del conocimiento regular del campo, la composición ha de ser estable. […] TESTIGO RAMÍREZ: Lo que yo argumenté en mi respuesta es que la composición que lo contiene inherentemente es estable.

O sea NO es que yo estoy diciendo que dentro de la divulgación de D1 se haga referencia a que la composición sea estable. O sea, lo puede determinar lo que he dicho, lo que plasmé en mi concepto técnico y en ningún momento dije que el documento D1 diga explícitamente que la composición sea estable. Lo que sucede es que en este momento lo que yo dije es que esa composición per se tiene que ser estable, como una característica inherente a esa composición, de acuerdo, pues, a lo que yo le he explicado a lo largo de las preguntas que me ha hecho. […]”.

(Destacado fuera de texto). De conformidad con lo anterior, la Sala estima pertinente contrastar el objeto de las anterioridades identificadas por la SIC, frente al de la invención cuya patente se solicita, en las combinaciones efectuadas en los actos acusados, esto es, la invención en contraste con las parejas de los documentos D1/D2 y D1/D3, teniendo en cuenta lo 64 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acreditado en la actuación administrativa y en el presente proceso, así: Invención cuya patente se solicitó Núm. 13-090985 “SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE MPEG7-O NALOXOL Y MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN”. Anterioridad D1 “NKTR-118 (Oral PEG- Naloxol), a PEGylated Derivative of Naloxone: Demonstration of Selective Peripheral Opioid Antagonism After Oral Administration in Preclinical Models”, publicado en septiembre de 2007.

Anterioridad D2 “Polymorphism in Pharmaceutical Solids”, publicado en 2009. Una sal cristalina de oxalato de mPEG7-O- naloxol, donde la forma B comprende picos de difracción de rayos X en 13.2; 7.9; 7.0; 6.6; 6.0; 5.7; 5.2; 5.1; 4.91; 4.86; 4.78; 4.71; 4.48; 4.44; 4.39; 4.17; 4.09; 3.95; 3.91; 3.88; 3.69; 3.63 y 3.43; 3.29; 314; 3.01.

Divulga el compuesto naloxona PEG denominado NKTR-118. No divulga ningún DRXP No divulga explícitamente que el compuesto sea estable. Divulga la importancia de los polimorfos en la industria farmacéutica y las diferencias en las propiedades fisicoquímicas las cuales poseen aplicaciones en el procesamiento, formulación, y biodisponibilidad del fármaco (Pág. 2) Una sal cristalina de tipo fosfato de mPEG7-O-naloxol con valores de DRXP (Å) que comprenden 21.0; 12.1; 10.5; 9.8; 8.2; 7.9; 7.6; 7.9; 6.5; 6.1; 5.9; 5.3; 5.2; 5.0; 4.83; 4.54; 4.24; 4.09; 4.02; 3.98; 3.81; 3.75; 3.64; 3.58; 3.53; 3.35 Y 3.12.

Da a conocer las diversas técnicas que permiten la caracterización de un polimorfo. (Págs. 318) Invención cuya patente se solicitó Núm. 13-090985 “SALES CRISTALINAS DE OXALATO Y FOSFATO DE MPEG7-O-NALOXOL Y MÉTODO PARA Anterioridad D1 “NKTR-118 (Oral PEG- Naloxol), a PEGylated Derivative of Naloxone: Demonstration of Selective Peripheral Opioid Antagonism After Oral Administration in Preclinical Models”, Anterioridad D3 “Polymorphism in Pharmaceutical Solids”, publicado en 2009. 65 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SU PRODUCCIÓN”. publicado en septiembre de 2007. Reivindicación 2: Un método para producir una sal tipo oxalato del conjugado de naloxolpolietilenglicol, comprendiendo el método: disolver la base libre de mPEG7- O-naloxol en 2 volúmenes relativos de acetonitrilo; añadir 3 equivalentes de agua a la solución de mPEG7-O-naloxol disuelto; añadir ácido oxálico en acetato de etilo al mPEG7-O- naloxol disuelto durante un periodo de al menos 2 horas para producir una suspensión; y filtrar la suspensión para obtener la sal de tipo oxalato del conjugado de naloxol- polietilenglicol en forma sólida.

Divulga el compuesto base PEGnaloxol denominado NKTR-118, este compuesto posee propiedades ventajosas en relación con la forma no pegilada. No divulga explícitamente que el compuesto sea estable. Procesos para la obtención de sales y sus formas cristalinas de un compuesto sólido. (Pág. 002). La formación de sales es una reacción ácido- base que implica una transferencia de protones o una reacción de neutralización y es por lo tanto controlada por factores que influyen en tales reacciones.

(Pág. 003, col. izquierda). La formación de sales es una reacción ácido- base que implica una transferencia de protones o una reacción de neutralización y es por lo tanto controlada por factores que influyen en tales reacciones. (Pág. 003, col. izquierda). La tabla I categoriza todas las formas de sal aprobadas por la FDA, entre las que se encuentran citrato, tartrato, metilsulfato, cloruro y bromuro.

Reivindicación 3: Un método para producir una sal de tipo oxalato del conjugado de naloxolpolietilenglicol, donde la sal comprende una especie iónica de mPEG7-O-naloxol y ácido oxálico comprendiendo el método: disolver la base libre de mPEG7- O-naloxol en 2 volúmenes relativos de etanol. Sea lo primero precisar que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el documento D1 sí se debe considerar como el estado de la técnica más cercano, porque si bien es cierto que, como lo afirmó el perito HENAO MARTÍNEZ y éste consiste en un “poster” que 66 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contiene información, también lo es que dicho documento contiene información que revela a la persona medianamente versada en la materia la existencia del compuesto PEG-naloxol, de cuyo contenido y lectura se extraen la efectividad y ventajas tecnológicas del referido compuesto frente a la base de noloxol.

En efecto, la Sala considera que quedó debidamente probado, de conformidad con lo explicado en el concepto técnico rendido por el doctor RAMÍREZ REYES que D1 demuestra un estudio donde el mPEG7-O-naloxol presenta mejores propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas con respecto al agonista opioide clásico como naloxona; y que también divulga composiciones para la administración oral que comprenden el principio activo mPEG7-O- naloxol, entendiéndose que este documento D1 no menciona específica ni explícitamente cuál es la forma sólida en la cual se encuentra el principio activo.

Por lo tanto, la Sala sí tomará las enseñanzas del documento D1 y procederá a estudiarlas en combinación, por un lado, con D2 y, por el otro, en pareja con D3, para determinar si la invención propuesta se deriva de manera obvia de dichas combinaciones o si, por el contrario, resulta con altura inventiva. De conformidad con lo anterior, la Sala observa que si bien es cierto que la sal oxalato propuesta pareciera solucionar el problema técnico planteado ante la necesidad de proporcionar una sal sólida de mPEG7-O-naloxol que sea más estable que la base libre, 67 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta el citado estado del arte, también lo es que la forma de solucionar dicho problema es obvia, partiendo de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 o D1 y D3. Ello, debido a que se pretende la protección para un estado cristalino de las sales oxalato y fosfato del compuesto mPEG7-O- naloxol, que aunque son nuevas por no encontrarse divulgadas el espectro de difracción de rayos X, se derivan de la naturaleza del estado sólido de esta molécula, propiedad alrededor de la cual se tiene amplio conocimiento, teniendo en cuenta la materia técnica señalada en el estado del arte, particularmente, en cuanto a la combinación de D1 y D2, por lo que una persona del oficio normalmente versada en la materia, encontraría motivación suficiente, aplicando los métodos y conocimientos que se tiene sobre polimorfismo y formación de sales revelados en D2, al compuesto de la fórmula mPEG7-O-naloxol (del documento D1), con el fin de determinar la existencia una forma cristalina y amorfa para este compuesto tal como la reivindicada.

Además, la Sala considera que la forma de llegar a la solución propuesta, consiste en seguir los protocolos rutinarios de investigación de toda sustancia, en los cuales se determina el número de polimorfos que puede formar el compuesto activo, su estabilidad, higroscopicidad, solubilidad, etc., lo cual se le facilita con las modernas técnicas automatizadas de alta eficacia para la 68 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cristalización que son rápidas, económicas y con las cuales se realizan miles de experimentos de cristalización simultáneos. Lo anterior, por las razones que se pasan a explicar a continuación: Como ya se dijo, el documento D1 enseña el compuesto PEG- naloxol denominado NKTR-118, el cual posee propiedades ventajosas en relación con la forma no pegilada, debido a que se absorbe rápidamente luego de su administración oral con elevada selectividad periférica antagonista opioide y con adecuada seguridad y perfil farmacocinética, y bajo paso a través de la barrera hemato-encefálica lo cual minimiza los efectos secundarios indeseados.

Ahora, la Sala precisa que el documento D1 no enseña que el compuesto mPEG7-O-naloxol pueda encontrarse en forma cristalina de las sales oxalato y fosfato y no se especifican los parámetros del espectro de difracción de rayos X, ya que en dicha anterioridad, como quedó plenamente aclarado por el perito HENAO MARTÍNEZ en la sustentación de su dictamen pericial, se encuentra en forma de aceite.

El documento D2 divulga que muchos sólidos con actividad farmacológica pueden exhibir polimorfismo, pues la existencia de diferentes estructuras cristalinas de los diversos polimorfos de una sustancia a menudo produce que estos sólidos exhiban una 69 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co variedad de propiedades fisicoquímicas diferentes, muchas de las cuales se encuentran divulgadas en la Tabla 2 (Pág. 3) y entre las que se encuentran la higroscopicidad, entalpía, entropía, actividad termodinámica y solubilidad. Debido a las diferencias en las dimensiones, forma, simetría, capacidad (número de moléculas) y volúmenes de vacíos de sus celdas unitarias, los diferentes polimorfos de una sustancia dada tienen diferentes propiedades físicas que surgen de las diferencias en el empaquetamiento molecular.

En ese sentido, D2 muestra una serie de estudios, que son ampliamente conocidos y hacen parte del actuar común en el desarrollo farmacotécnico y también enseña que las formas salinas de los fármacos son a menudo utilizadas para incrementar sus solubilidades en agua. La anterioridad publica los datos de mayor frecuencia de sales con contraiones ácidos más comunes entre los que se encuentre el ión fosfato (Pág. 79 y 80).

Dicho documento D2 también revela a diferentes métodos útiles en la determinación de la presencia de diferentes estructuras cristalinas de un polimorfo, entre los que se encuentran: i) la termogravimetría para estudiar la cinética de transición de fase de los solvatomorfos; ii) el XRD que permite obtener información fundamental sobre la estructura cristalina de la sustancia; y iii) el XRD en monocristal que se considera la descripción más 70 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamental de un solvatomorfo y ayuda a explicar sus propiedades físicas, la espectroscopia de absorción de infrarrojo, la espectroscopia NIR, la espectroscopia de terahertz y la espectroscopia Ramán (Pág. 318). Y el documento D3 enseña que la formación de sales consiste en una reacción ácido-base con trasferencia de un protón, o puede ser una reacción de neutralización y en teoría todo compuesto que exhiba características ácidas o básicas puede formar una sal (Pág. 003).

Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia, conociendo lo divulgado en el documento D1, el cual sugiere las ventajas farmacológicas del compuesto mPEG7-O- naloxol, se vería motivada a utilizar métodos como los revelados en D2 para desarrollar sales alternativas e identificar otras posibles formas cristalinas de la molécula en cuestión, que además pueden ser caracterizados por métodos cristalográficos, de espectroscopia vibracional (Pág. 318).

Sobre el particular, la Sala destaca que aunque el dictamen pericial rendido por el perito HENAO MARTÍNEZ enfatiza en que la diferencia radica en que en D1 está dirigido a demostrar que el mPEG7-O-naloxol actúa eficazmente como antagonista opioide, mientras que el problema técnico abordado por los inventores de la 71 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitud de patente en cuestión fue desarrollar una forma sólida estable de dicho compuesto mPEG7-O-naloxol, en este asunto lo que se está debatiendo es la altura inventiva de la solicitud, de manera que es evidente que la invención objeto de controversia no está contenida en el documento D1, porque si ello fuese así, la materia reivindicada estaría afectada de novedad y no de nivel inventivo.

Sobre el particular, la Sala destaca que la misma SIC en la Resolución núm. 11321 de 2015, acusada, reconoció que “[…] La solicitud se diferencia de D1 en que la anterioridad no establece que el compuesto mPEG7-O-naloxol pueda encontrarse en forma cristalina de las sales oxalato y fosfato y no se especifican los parámetros del espectro de difracción de rayos X. […]”.

Ahora, el perito indica en su dictamen que la diferencia fundamental y en la que radica la altura inventiva de la solicitud es que la invención propuesta se muestra en una forma cristalina sólida, mientras que D1 es en aceite. Sobre el particular, la Sala no evidencia que esa identificación de un nuevo derivado cristalino envuelva actividad inventiva, comoquiera que la molécula misma ya había sido sintetizada con anterioridad (con la diferencia de que en esa oportunidad se encontraba en un 72 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estado aceitoso) y que la capacidad de formar sales y polimorfos, es una característica intrínseca de dicho compuesto. Lo anterior encuentra respaldo en que el perito HENAO MARTÍNEZ no pudo explicar por qué el hecho de estar en un estado sólido representa un salto cualitativo en el estado de la técnica, con el agravante de que el compuesto general, esto es, mPEG7-O-naloxol, en su estado de aceite, ya había sido divulgado en el estado de la técnica.

En efecto, de lo señalado en la audiencia de pruebas por el citado perito, se tiene que este manifiesta que la altura inventiva de la invención objeto de controversia radica únicamente en el hecho de haber logrado el compuesto estable en forma cristalina, es decir, en estado sólido; sin embargo, la Sala considera que, a pesar de que ello es cierto, no se encuentra que la parte actora haya demostrado que esa diferencia en particular generara una ventaja o superioridad real frente a la ya existente en el estado del arte, pues este resultado corresponde a la determinación de una propiedad física, como lo es la estabilidad del sólido, la cual hace parte de los estudios comunes de pre formulación que buscan identificar las formas cristalinas y polimorfos de un producto, como lo sería en este caso la composición mPEG7-O-naloxol, que ya se encontraba divulgada en el estado del arte, pero en un estado aceitoso. 73 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, el hecho de haber logrado una forma sólida del compuesto mPEG7-O-naloxol, no corresponde a una ventaja real frente al fármaco base el cual ya era conocido, y para el cual ya eran conocidas sus ventajas farmacológicas consistentes en antagonizar el efecto constipativo periférico de la morfina, con una menor permeación al cerebro, en relación con la naloxona base y, manteniendo un adecuado efecto analgésico en el tracto gastrointestinal, con una favorable seguridad y perfil farmacocinético.

Y ello guarda consonancia por lo señalado por el doctor RAMÍREZ REYES en su concepto técnico, que fue aportado por la SIC, en el que determinó que “[…] la mejora de las propiedades terapéuticas del compuesto mPEG7-O-naloxol no son atribuibles a la forma cristalina que se obtiene en esta solicitud, puesto que la mejora en las propiedades farmacocinéticas y farmacológicas del compuesto mPEG7-O- naloxol con respecto a la naloxona, se han demostrado en la divulgación del documento D1, mientras que en la solicitud no existen pruebas que corroboren que el principio activo en la forma cristalina obtenida en la solicitud sean mejores con respecto a la forma convencional del compuesto mPEG7-O- naloxol divulgada en el documento D1. […]” (Destacado fuera de texto). 74 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, la Sala considera que la identificación del cristal de la sal de sodio y la forma amorfa de esta no representa un avance técnico real y tampoco un salto cualitativo a la regla técnica, porque el efecto asociado no fue demostrado en la descripción de la solicitud, comoquiera que no se encontró alguna prueba o ensayo que permitiera determinar las ventajas reales de los sólidos de las sales oxalato y fosfato del compuesto mPEG7-O-naloxol, que permita probar un efecto realmente inesperado asociado.

Ahora, la solicitud de patente objeto de controversia, también reclama un procedimiento para preparar una sal tipo oxalato del compuesto PEG- naloxol. Sobre el particular, la Sala advierte que al contrastar dicho procedimiento con la combinación de los documentos D1 y D3 y la persona del oficio normalmente versada en la materia, frente a la necesidad de obtener sales del compuesto PEG- naloxol, utilizaría la técnica de formación de sales por reacción ácido base durante la recristalización, como lo sugieren la anterioridad D3, en el compuesto previamente divulgado en D1 para proporcionar así un proceso como el reivindicado.

Y si bien es cierto que el documento D1 no se refiere a la posibilidad de que mPEG7-O-naloxol pueda encontrarse en forma cristalina ni muchos menos de manera particular en forma de las 75 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sales oxalato y fosfato, como lo señala la parte actora y el perito HENAO MARTÍNEZ, también lo es que únicamente se hace referencia, en cuanto a la supuesta ventaja técnica que presenta, frente a la forma B de la sal oxalato de mPEG7-O-naloxol, pero no evidencian ningún efecto o aplicación ventajosa de la forma A o de la sal fosfato del compuesto mPEG7-O-naloxol que igualmente son objeto de la solicitud y, por lo tanto, los resultados no corresponden a una ventaja real frente al fármaco base.

Sobre el particular, de la lectura total del dictamen pericial rendido por el perito HENAO MARTÍNEZ no se encuentra algún punto técnico de defensa en cuanto a la forma ventajosa de la forma A o de la sal fosfato del compuesto mPEG7-O-naloxol e, inclusive, durante la audiencia de pruebas, el mismo perito únicamente hizo referencia en su argumentación a que la forma sólida cristalina en este caso, forma B, de la sal oxalato no se podía haber derivado directamente ni de forma evidente de ninguno de los documentos citados como antecedentes por la SIC.9 Sin embargo, no hizo referencia alguna y dejó de lado a la forma A o de la sal fosfato del compuesto mPEG7-O-naloxol, el cual, se insiste, también hace parte de la solicitud objeto de estudio.

Por lo anterior, la Sala considera que el efecto técnico inesperado, de lograr la existencia de una forma física del compuesto mPEG7-O- 9 Hora 1:09 de la grabación de la audiencia de pruebas. 76 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co naloxol, se deriva de forma obvia del arte previo al efectuar la combinación de los documentos D1 con D2 y D1 con D3.

Ello, de conformidad con lo precisado por el doctor RAMÍREZ REYES en su concepto técnico, ya que el estado de la técnica si bien es cierto que no mostraba explícitamente la forma cristalina propuesta en la solicitud, también lo es que sí permitía a una persona normalmente versada en la materia a emplear las enseñanzas impartidas en estos documentos, dado que el documento D1 divulga el compuesto mPEG7-O-naloxol incluido dentro de formas farmacéuticas de administración oral y los documentos D2 у D3, que enseñan plenamente que la obtención de formas cristalinas y de sales de un principio activo, permiten mejorar las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad de los mismos con respecto a su forma amorfa, convirtiéndose en motivación suficiente para que la persona normalmente versada en la materia pueda modificar el principio activo mPEG7-O-naloxol divulgado en el documento D1, implementando las enseñanzas sugeridas en los documentos D2 o D3, con el fin de obtener formas cristalinas y sales que mejoren las propiedades fisicoquímicas y de estabilidad, para llegar de manera evidente al objeto de la solicitud reclamada. 77 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, el efecto logrado no es sorprendente y no existe una ventaja significativa con lo contemplado en el estado de la técnica. Ahora, se advierte que la parte actora mencionó en sus alegatos de conclusión que el doctor DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES, al ser interrogado en la audiencia de pruebas, reconoció que el documento D1 no hace una referencia explícita a la composición farmacéutica; y que en el concepto técnico mencionó que “[…] dentro de la divulgación del documento D1 no se hace mención a la ocurrencia de inestabilidad alguna, teniendo en cuenta que, de manera inherente, una composición farmacéutica debe estar completamente diseñada para garantizar la estabilidad física, química y microbiológica de un principio activo […]”; y que lo anterior era incorrecto porque una composición farmacéutica no es inherentemente estable; y que existe información de agencias regulatorias que demuestran que las composiciones inicialmente preparadas por el solicitante eran inestables y que solo hasta que se desarrolló la sal oxalato cristalina, la cuál era significativamente más estable que las formas conocidas, se pudo obtener una composición apta para ser comercializada.

Sobre el particular, la Sala advierte que no le asiste razón a las demandantes, máxime si se tiene en cuenta que la pregunta relacionada con la información de agencias regulatorias que 78 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demostraban lo arriba mencionado fue objetada por la apoderada de la SIC, durante la audiencia de pruebas, toda vez que dicho documento, como lo anotó la misma apoderada de la parte actora, fue publicado en 2014, esto es, en fecha posterior a la fecha de prioridad invocada en la solicitud y, por lo tanto, no podía ser tenido en cuenta para el análisis de patentabilidad de la presente invención. En todo caso, la Sala precisa que, conforme lo aclaró en su testimonio el doctor RAMÍREZ REYES, “[…] Lo que yo argumenté en mi respuesta es que la composición que lo contiene inherentemente es estable.

O sea, NO es que yo estoy diciendo que dentro de la divulgación de D1 se haga referencia a que la composición sea estable. O sea, lo puede determinar lo que he dicho, lo que plasmé en mi concepto técnico y en ningún momento dije que el documento D1 diga explícitamente que la composición sea estable. Lo que sucede es que en este momento lo que yo dije es que esa composición per se tiene que ser estable, como una característica inherente a esa composición, de acuerdo, pues, a lo que yo le he explicado a lo largo de las preguntas que me ha hecho. […]”. 79 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De manera, que para la Sala no hay contradicción alguna frente a lo expuesto en su concepto técnico y lo dicho en la audiencia de pruebas, pues él fue claro en precisar en ambos que D1 no habla específica o explícitamente de una estabilidad, pero que ello sí puede entenderse implícitamente, porque: i) no se hace mención a la ocurrencia de inestabilidad alguna; y ii) la composición per se tiene que ser estable, como una característica inherente a esa composición. Adicionalmente, del concepto técnico rendido por el doctor RAMÍREZ REYES, la Sala advierte que el desarrollo propuesto en la solicitud no se puede considerar como un elemento inventivo, sino que es el desarrollo de una actividad que ya es conocida y una práctica habitual para la persona normalmente versada en la materia y que también es sugerida por el estado de la técnica representado por los documento D2 y D3, donde se mencionan que la obtención de formas cristalinas y sales mejoran las propiedades del principio activo, siendo esta la motivación para que la persona normalmente versada en la materia modifique el compuesto divulgado en el documento D1 y logre obtener la forma cristalina y la sal que se sugieren en los documentos D2 y D3, logrando obtener el objeto de la presente solicitud.

Sobre el particular, el perito HENAO MARTÍNEZ sustentó el esfuerzo inventivo en los más de 400 ensayos realizados para 80 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obtener la forma cristalina de la solicitud, pero dejó de lado que tanto el doctor RAMÍREZ REYES como la SIC precisaron, respectivamente, que ello tampoco era sorprendente ni reflejaba un esfuerzo sorprendente, comoquiera que: i) dichos ensayos corresponden una actividad que ya es conocida y una práctica habitual para la persona normalmente versada en la materia; y ii) en los últimos años, se han introducido nuevas metodologías de elevada eficacia “high-throughput” para la cristalización de compuestos, usando un gran número de condiciones experimentales de concentración, temperatura y tipo de disolvente y estas técnicas se han desarrollado con el objetivo de aportar una herramienta de exploración rápida y económica y, en general, requieren el uso de métodos automatizados que permitan la preparación de miles de experimentos de cristalización simultáneos que se realizan de manera sistemática, y son parte de la rutina que se realiza con cada nuevo compuesto sintetizado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que los cambios estructurales realizados por la invención, contrario a lo afirmado por la parte actora, resultarían totalmente esperados para una persona medianamente versada en la materia, al estar sugeridos en las combinaciones de las anterioridades D1/D2 y D1/D3. Además, la Sala estima que en la invención solicitada resulta obvia para una persona versada en la materia y que las supuestas 81 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mejoras en cuanto a obtener una forma sólida del compuesto mPEG7-O-naloxol y su método de producción no se consideran sorprendentes. Ello, por cuanto no se logró demostrar un resultado o efecto inesperado ni una ventaja significativa frente a los compuestos ya existentes, pues los resultados que se obtuvieron y el efecto farmacológico obtenido con la invención cuestionada resultan altamente similares a las que ya mostraba la anterioridad D1.

En otras palabras y conforme lo señaló el doctor RAMÍREZ REYES, una persona versada en la materia con el fin de obtener el efecto obvio encontrado en la solicitud de invención reclamada, de obtener una forma sólida cristalina del compuesto mPEG7-O-naloxol, podría haber tomado las enseñanzas de las parejas documentos D1/D2 y D1/D3, para obtener el objeto de la solicitud de manera obvia.

En este punto, vale la pena destacar que el perito HENAO MARTÍNEZ erró al concluir en la audiencia de pruebas, que la invención cuestionada NO se derivaba de manera obvia de la combinación de los tres documentos D1, D2 y D310. Ello, debido a que la SIC no utilizó la combinación de esos tres documentos para afectar de altura inventiva la solicitud, sino que como se ha visto a lo largo de la presente providencia, tuvo en cuenta 2 parejas, es decir, D1 con D2 y D1 con D3, para afectar la 10 Hora 1:09 de la grabación de la audiencia de pruebas. 82 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co altura inventiva de la solicitud, aspecto este que el perito HENAO MARTÍNEZ, para llegar a esa conclusión, no tuvo en cuenta ni lo analizó. De ahí que la Sala no pueda tener como cierta dicha afirmación. En ese orden de ideas, la Sala considera que la alegada necesidad de proporcionar una sal sólida de mPEG7-O-naloxol que sea más estable que la base libre, que se solicita patentar, no representa una ventaja fundamental o técnica frente a lo enseñado por las combinaciones D1/D2 y D1/D3.

En consecuencia, el efecto técnico sorprendente, que alegó la parte actora respecto de la creación cuestionada, es previsible para un técnico medio en la materia y no constituye un esfuerzo científico ni un avance en la regla técnica conocida. Por todo lo anterior, la Sala considera que en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la SIC y, en ese sentido, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia. 83 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la demandante no logró acreditar que la solicitud de patente de invención bajo estudio hubiere desarrollado una mejora cualitativa con base en sus reivindicaciones y que, por tanto, cumplía con el requisito del nivel inventivo.

Por el contrario, de lo probado se concluye que un técnico medio en la materia estaba en condiciones de plantearse el problema que se pretendía solucionar con la invención objeto de estudio y que la solución propuesta por el solicitante de la patente podía derivarse de manera evidente a partir de los conocimientos existentes en el área y el estado de la técnica preexistente.

Así las cosas, la Sala considera que al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las razones técnicas de la entidad demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de nivel inventivo del procedimiento solicitado, dicha alegación se tendrá como no demostrada y se estima que la solicitud presentada por la parte actora no cumplió con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

De allí que tampoco se advierta vulneración a lo previsto en el artículo 14, ibidem. Además, se advierte que el hecho de que otras oficinas de patentes, tales como las de Australia, China, Estados Unidos, Europa, México, Nueva Zelanda y Singapur hayan otorgado el 84 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co privilegio de patente a la invención cuestionada, no obsta para que automáticamente en Colombia deba concederse dicho privilegio. Sobre el particular, vale la pena destacar que, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal en la Interpretación Prejudicial 601- IP-2015, el sistema de registro de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de patentes, sino además respecto de sus propias decisiones. Igualmente, debe tenerse en cuenta que el estudio de la patentabilidad se rige bajo el principio de independencia de las oficinas de patente, y en ese orden dicho estudio se debe hacer “sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por las Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro”11.

En consecuencia, la existencia de una patente concedida en el exterior no afectaba el análisis efectuado por la SIC en sede administrativa. Y en cuanto al nuevo argumento traído a colación por la parte actora en los alegatos de conclusión, relacionado con que la SIC 11 Ibidem 85 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co había efectuado un análisis retrospectivo, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio12. En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 86 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00172-00 Actoras: NEKTAR THERAPEUTICS Y ASTRAZENECA AB.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 7 de noviembre de 2025. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.