11001032400020190045800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00458-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS ENFRENTADAS “AMBERSTONE” Y “FIRESTONE”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PARTÍCULA “STONE” ES DE USO COMÚN PARA AMPARAR PRODUCTOS EN LA CLASE 12 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 34391 de 6 de agosto de 2019, "Por 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la cual se resuelve un recurso de apelación", emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 21 de septiembre de 2017 la sociedad XINGYUAN TIRE GROUP CO. LTDA. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “AMBERSTONE”, para identificar productos comprendidos en la Clase 124 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativa y mixtas previamente registradas a su favor “FIRESTONE”, para identificar productos en la misma Clase. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos “[…] Cámaras de aire para vehículos; neumáticos para vehículos; orugas para vehículos, a saber, cintas de rodillos; cubiertas para neumáticos; bandas de rodadura para recauchutar neumáticos; neumáticos; neumáticos macizos para vehículos; neumáticos de automóviles; parches de caucho adhesivos para reparar cámaras de aire; kits para reparar cámaras de aire […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 51998 de 24 de julio de 2018, el Director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto "AMBERSTONE", para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad XINGYUAN TIRE GROUP CO. LTDA. 4º- Adujo que contra la citada resolución la sociedad XINGYUAN TIRE GROUP CO. LTDA., interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 34391 de 6 de agosto de 2019, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición propuesta y concedió el registro de la marca mixta "AMBERSTONE", para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicha sociedad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, por indebida aplicación, por cuanto las marcas enfrentadas, esto es, “AMBERSTONE” y “FIRESTONE”, son similarmente confundibles al presentar semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, lo que impide su coexistencia en el mercado. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que tales semejanzas confluyen en que se transmita una misma impresión al púbico consumidor, en tanto guardan una relación de similitud que sugiere una procedencia común; y que, además, la expresión cuestionada “AMBERSTONE” no contiene elementos adicionales significativos que le proporcionen distintividad.

Indicó que la marca cuestionada “AMBERSTONE” reproduce totalmente el sufijo “STONE” de su familia de marcas “FIRESTONE”, el cual es el elemento característico de aquellas; y que el hecho de que la SIC hubiese concedido el registro de otras marcas que contengan dicha partícula, ello no implica que las marcas aquí enfrentadas no presenten semejanzas susceptibles de acarrear confusión. Sostuvo que la palabra “FIRESTONE” debe tenerse como de fantasía, fruto de su ingenio, la cual es aplicada de manera arbitraria a los productos distinguidos con sus registros marcarios; y que, por lo tanto, no vincula de alguna manera sus características esenciales, por lo que ostenta derechos exclusivos y previos sobre ella.

Manifestó que desde el punto de vista ortográfico las marcas objeto de controversia presentan semejanzas relevantes, toda vez que su 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co secuencia vocálica únicamente varía en la vocal inicial, siendo el resto idéntico; y que lo mismo ocurre desde el punto de vista fonético, toda vez que al contar con terminaciones idénticas sus estructuras sonoras son muy parecidas.

Concluyó que entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de iguales artículos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que no existe similitud alguna entre las marcas enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que están compuestas por partículas diferentes en su inicio. Adujo que la expresión “STONE” es de uso común para amparar productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que puede ser utilizada por cualquier empresario en los conjuntos de sus marcas. 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad XINGYUAN TIRE GROUP CO. LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que la expresión “STONE” es de uso común para amparar productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede otorgársele a la actora el privilegio sobre tal palabra, pues ello sería una ventaja competitiva injustificada.

Señaló que la marca cuestionada se compone en su inicio con la partícula “AMBER”, la cual es diferente a las marcas opositoras, que contienen en sus raíces la palabra “FIRE”, por lo que al ser pronunciadas se generan sonidos completamente diferentes. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 29 de octubre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado por el artículo 42 de la 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas.

Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que la marca cuestionada reproduce casi por completo las de su propiedad “FIRESTONE”. Aseguró que las estructuras sonoras de las marcas enfrentadas son similarmente confundibles, pues comparten vocales y consonantes de dicción similar, así como la partícula “STONE”, que sobresale sobre las palabras “FIRE” y “AMBER”.

Sostuvo que las marcas cotejadas amparan productos idénticos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que hay una clara relación de equivalencia e intercambiabilidad. IV.2.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, adujo que si bien las marcas “AMBERSTONE” y “FIRESTONE”, comparten ciertas letras, esto no es suficiente para causar riesgo de confusión entre ellas, pues se evidencia una diferencia fonética y ortográfica.

Sostuvo que la marca cuestionada se compone de una partícula inicial, “AMBER”, la cual resulta diferente a la de las marcas previamente 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas “FIRE”, situación que conlleva que al ser pronunciadas se produzca una dicción disímil y sea posible su diferenciación. IV.3 La sociedad XINGYUAN TIRE GROUP CO. LTDA., solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, señaló que el acto administrativo acusado fue debidamente motivado con observancia de las disposiciones jurídicas aplicables al caso. Señaló que la marca cuestionada se compone en su inicio de la partícula “AMBER”, la cual es absolutamente diferente a la que compone las marcas opositoras “FIRE”, lo que permite de manera clara su diferenciación en el mercado.

IV.3.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 08, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que las marcas enfrentadas no solamente están conformadas por la palabra “STONE”, sino que se encuentran acompañadas de otras partículas totalmente disímiles, por lo que no existe una reproducción que sea susceptible de generar confusión en el público consumidor. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que aunque la expresión “AMBERSTONE” presenta semejanzas en su composición al compartir una palabra contenida en las marcas opositoras, esto es, “STONE”, dicha coincidencia se ve diluida por el vocablo inicial de la marca cuestionada, “AMBER”.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 370-IP-2021. 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo de signos denominativos desarrollado en el literal a) del párrafo 2.4 del presente acápite. […] 4.

Signos conformados por denominaciones de uso común […] 4.7. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 5.

Familia de marcas […] 5.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 6.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 6.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 34391 de 6 de agosto de 2019, ordenó conceder el registro de la marca mixta solicitada, “AMBERSTONE”, a la sociedad XINGYUAN TIRE GROUP CO. LTDA., para distinguir los siguientes productos “[…] cámaras de aire para vehículos; neumáticos para 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vehículos; orugas para vehículos, a saber, cintas de rodillos; cubiertas para neumáticos; bandas de rodadura para recauchutar neumáticos; neumáticos; neumáticos macizos para vehículos; neumáticos de automóviles; parches de caucho adhesivos para reparar cámaras de aire; kits para reparar cámaras de aire […]”, comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, las marcas enfrentadas, esto es, “AMBERSTONE” y “FIRESTONE” son similarmente confundibles al presentar semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales, lo que impide su coexistencia en el mercado. Adujo que tales semejanzas confluyen en que se transmita una misma impresión al púbico consumidor, en tanto guardan una relación de similitud que sugiere una procedencia común; y que, además, la expresión cuestionada “AMBERSTONE” no contiene elementos adicionales significativos que le proporcionen distintividad.

Por su parte, la SIC mencionó que no existe similitud alguna entre las marcas enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que están compuestas por partículas diferentes en su inicio. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la expresión “STONE” es de uso común para amparar productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que puede ser utilizada por cualquier empresario en los conjuntos de sus marcas.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 15110, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la 10 Dicho artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA11 11 Folio 30 del cuaderno núm. 1 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FIRESTONE MARCAS NOMINATIVA Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADA12 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “AMBERSTONE”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas nominativas y mixtas, “FIRESTONE” de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 12 Folio 31 del cuaderno núm. 1 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso la partícula “STONE” que hace parte de las marcas enfrentadas, es de uso común para amparar productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada13, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 12 que contenían la expresión “STONE”: 13 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 29 de febrero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR Certificado de Registro núm. TOUGHSTONE (nominativa) GERMÁN GAVIRIA S.A.S. 297070 AUSTONE (Mixta) PRINX CHENGSHAN TYRE COMPANY LTD. 300636 DEESTONE (Mixta) DEESTONE LIMITED 319940 STONEGARD (Nominativa) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 414856 RICCISTONE (Nominativa) COMERCIALIZADORA LLANTAS UNIDAD INTERNACIONAL S.A.S. 488640 Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “STONE” una partícula de uso común no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente14: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, 14 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “STONE”, no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general15.

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “STONE”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reducen de tal manera las marcas que resulta imposible hacer una comparación y, además, que es sobre dicha expresión que recae la presunta confusión16, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto. 15 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 16 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 27 de enero de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 2012-00134-00, de la siguiente manera: “[…] Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAKE UP”, que forma parte de los signos enfrentados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de los mismos, también lo es que al excluir 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “AMBERSTONE” y “FIRESTONE”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca cuestionada “AMBERSTONE” y las marcas opositoras “FIRESTONE”, cuentan con diferentes raíces, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca solicitada, “AMBERSTONE”, se conforma por una (1) palabra, cuatro (4) silabas (AM-BER-STO-NE), diez (10) letras (A-M-B-E-R-S-T-O-N-E), seis consonantes (M-B-R-S-T-N) y cuatro (4) vocales (A-E-O-E), mientras que las marcas previamente registradas “FIRESTONE” están compuestas por una palabra (1), cuatro (4) sílabas (FI-RES-TO-NE), nueve (9) letras (F-I-R-E-S-T-O-N-E), cinco (5) consonantes (F-R-S- T-N) y cuatro (4) vocales (I-E-O-E). dicha partícula de uso común se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación y, además, que es sobre dicha expresión que recae la presunta confusión, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. […]” (Destacado fuera de texto). 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “STONE”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que la marca cuestionada a diferencia de las opositoras, está compuesta en su raíz por la partícula “AMBER”, mientras que las segundas comprenden un prefijo diferente, esto es, la expresión “FIRE”, que al ser combinadas conforman la palabra “FIRESTONE”, lo que genera una marca completamente distintiva (“FIRESTONE”), que hace registrable a la expresión solicitada (“AMBERSTONE”) y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio con la partícula “AMBER” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, “FIRESTONE”. En otras palabras, la partícula “AMBER”, de la marca cuestionada, y la palabra “FIRE”, de las marcas previamente registradas refuerzan la diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”17, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que tanto las raíces “AMBER” y “FIRE”, esta última de las marcas previamente registradas “FIRESTONE”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE – AMBERSTONE – FIRESTONE De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apreciar que el empleo de raíces y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.18 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida en que las marcas cotejadas son expresiones de fantasía, por carecer de significado en el lenguaje castellano19.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “AMBERSTONE”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), 18 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 19 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “AMBERSTONE” y “FIRESTONE” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. Reiterado en sentencia de 10 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2015- 00470-00. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, la parte demandante alega en la demanda que la marca cuestionada “AMBERSTONE” reproduce totalmente el sufijo “STONE” de su familia de marcas “FIRESTONE”, el cual es el elemento característico de aquellas.

Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar las expresiones “FIRE” y “STONE”, que si bien ésta última aisladamente considerada resulta inapropiable por ser de uso común para los productos comprendidos en la Clase 12, en el sistema SIPI20 de la SIC, la Sala encontró que la combinación de las mencionadas partículas, es decir, “FIRESTONE”, se encuentra presente en una gran 20 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 6 de marzo de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular,21 esto es, BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., sociedad que funge en el presente proceso como parte demandante.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: CERTIFICADO NÚM. MARCA ESTADO TITULAR CLASE 559623 FIRESTONE FD673 Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 546508 FIRESTONE FS440 Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 16102395 FIRESTONE SIEMPRE CONFIABLE Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 193656 FIRESTONE Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 194393 FIRESTONE Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 97032474 FIRESTONE CVH 2000 Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 568789 FIRESTONE Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 660494 FIRESTONE Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 279217 FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* Registrada BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 12 Como se puede advertir, la sociedad BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. cuenta con varios registros de marcas que contienen 21 Criterio fijado por la Sala en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la expresión “FIRESTONE”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la expresión “FIRESTONE” hace parte de una familia de marcas, también lo es que, como se determinó anteriormente, entre la marca cuestionada y las marcas opositoras no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión22. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas una relación entre los productos que identifican y que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violó la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca “AMBERSTONE”, para amparar productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, razón 22 Criterio reiterado por la Sala en sentencias de 15 de febrero y 7 de marzo de 2024, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2020-00341-00 y 2020-00310-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquél. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2019 00458 00 Actora: BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de marzo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.