CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001-0324-000-2014-00107-00 Actor: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: ULTRAGAS S.A. E.S.P. Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad GAS JEANS S.A.S. en contra de la Resolución No. 46645 del 20 de noviembre de 2008 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «UNIGAS» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad GAS JEANS S.A.S. en ejercicio de la acción de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas2: «[…] 2.1.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 46645 del 20 de noviembre de 2008, expedida por la Dirección de Signos Distintivos, por medio de la cual se concedió el registro de la marca comercial UNIGAS (M) la cual fue transferida el día 7 de Julio 2009, a la sociedad ULTRAGAS S.A E.S.P., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional de Niza. 1 El 12 de febrero de 2014 (folios 1 a 36 del expediente ordinario de la referencia). 2 Folio 17 de la causa ordinaria. 2 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.2.
Igualmente, y como consecuencia de la anterior declaratoria, se niegue el registro de la marca comercial UNIGAS (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. 2.3. Que se ordene la cancelación del certificado de registró No. 365.253 de la marca UNIGAS (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. 2.4.
Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto legislativo 209 de 1957. 2.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A […]».
(negrillas por fuera de texto) 1.2. Los hechos3 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el día 22 de abril de 2008, la sociedad UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «UNIGAS» (mixta), para amparar productos incluidos en la clase 25 del nomenclátor internacional. 3.
Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto de la Gaceta de la Propiedad No. 594 del 31 de junio de 2008, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 4. Señaló que, mediante la Resolución No. 46645 del 20 de noviembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, concedió el registro de la marca comercial «UNIGAS» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. 5.
Adujo que, posteriormente, el día 13 de julio de 2009, la sociedad UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) transferir sus derechos a la sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P. 6. Finalmente, relató que el día 14 de julio de 2009, ante la SIC se hizo la transferencia de los derechos de la sociedad UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. a la sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P., según petición previa. 3 Folio 18 del cuaderno principal. 3 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.
Fundamentos de derecho y concepto de violación4 7. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) vulneró los artículos 603 y 605 del Código de Comercio y los artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. 8.
Sostuvo que, en el presente caso, el acto acusado viola flagrantemente el artículo 135 literales a) e i) de la Decisión 486 de 2000, puesto que, con la concesión del registro de la marca «UNIGAS» (mixta) se engaña, tanto al público consumidor como a los medios comerciales, respecto de la procedencia de los productos provenientes de la sociedad Gas Jeans S.A.S. «[ ] es decir, el consumidor puede creer fácilmente que los productos distinguidos con la marca cuestionada son proveídos por la sociedad accionante, cuando en realidad no lo son.
Y, de esta forma, el acto censurado se encuentra viciado de nulidad [ ]». 9. Adujo que también se vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, en tanto que si bien el signo distintivo «UNIGAS» (mixto) tiene la capacidad intrínseca para ser constitutivo de derechos, no tiene la capacidad extrínseca, por cuanto existe ya previamente en el mercado un signo mixto prácticamente idéntico, que es de su propiedad: «GAS», y respecto del cual se crea una palmaria confusión entre el público consumidor. 10.
Anotó que, entre las marcas mixtas «UNIGAS» y «GAS», sin lugar a dudas, se presentan claras similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual, las cuales son determinantes para inducir al público consumidor a error o confusión, «[ ] configurándose de esta manera la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal b) de la Normativa Andina [ ]». 11.
Esgrimió, además, que: «[ ] Entre el nombre y enseña comercial GAS y la marca UNIGAS existe identidad visual provocada por semejanzas ortográficas, consistentes en que se trata de una palabra compuesta por tres sílabas (GAS), que son idénticas y se encuentran en el mismo orden, desde la primera hasta la tercera; concluyéndose que las letras que conforman el nombre y enseña comercial GAS todas son reproducidas en igual orden y sentido por la marca comercial UNIGAS, lo que genera una identidad visual y ortográfica entre los signos en conflicto.
Tales similitudes fonéticas son aún más relevantes, ya que partiendo de la base de que el nombre y enseña comercial y la marcas GAS/GAS tienen igual número de sílabas, ello conlleva a que se produzca una pronunciación idéntica en ambas expresiones [ ]». (Se destaca) 12. Agregó, para finalizar, que: 4 Folios 18 a 33 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2014-00107-00. 4 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[ ] La marca mixta cuya nulidad pretendemos es presentada en dos tipos de colores, donde la palabra GAS aparece escrita en color blanco precedida de la expresión UNI, donde más o menos se oscurece la flama de la vela cuya punta esta de color rojo, siendo la parte que más se destaca del signo. Mientras que, en la sociedad demandante, el signo distintivo y/o enseña comercial GAS se escribe en color rojo, haciendo énfasis en que la enseña comercial que aparece en los establecimientos comerciales exhibe dichos signos en el mismo tipo de letra y el mismo color; lo que sin lugar a dudas nos permite afirmar que entre los signos confrontados existe identidad y por ello no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión entre los consumidores [ ]».
(Negrillas por fuera de texto)
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Superintendencia de Industria y Comercio5 13. La apoderada judicial de la entidad demandada adujo que, con ocasión de la expedición del acto administrativo acusado, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues el mismo se ajustó y fundamentó plenamente a derecho y a lo establecido en las disposiciones comunitarias. 14.
Afirmó que el signo solicitado a registro «UNIGAS» (mixto), si se compara con la marca comercial «GAS» (mixta), no genera riesgo de confusión o asociación, y resaltó que existen claras diferencias ortográficas y fonéticas que permiten diferenciar las dos marcas en el mercado. En efecto, puso de presente que la única coincidencia entre los signos es la expresión “GAS”, la cual resulta ser inapropiable por una sola persona y es débil tanto para los productos de la clase 25 como para los servicios de otras clases existentes. 15.
Afirmó que: «[ ] los elementos ortográficos y gráficos con los que cuenta cada uno de los signos permiten que estos emitan una impresión ortográfica, fonética y de conjunto diferente, pues el compartir el término “GAS” no llevará indefectiblemente a que el consumidor las relacione ni las confunda. Así entonces, la marca objeto de solicitud, no está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [ ]». 16.
Manifestó que tampoco se encuentra similitud alguna entre la imagen del signo solicitado y la de la marca ya registrada, como quiera que presentan trazos y colores que los diferencian. Aunado a lo anterior, explicó que, si bien los signos comparten el uso de la acepción “GAS”, dicha coincidencia no resulta suficiente para que aquellos se confundan, por lo cual el consumidor al ver ambos signos podrá distinguir claramente el origen empresarial de cada uno. 17.
Finalmente, destacó que: 5 Folios 75 a 122 de la causa ordinaria. 5 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[ ] La marca UNIGAS, siendo de naturaleza mixta, goza de distintividad intrínseca, esto es de aptitud individualizadora del signo, respecto del producto que pretende distinguir en comparación con los demás productos de la misma clase; pues según el examen referente a este punto, por tratarse de una marca mixta apreciada en su conjunto, tiene dicha capacidad de distinguir y, como tal, NO está inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 135 alegada en su momento por el opositor [ ]». 2.2.
Intervención del tercero interesado – Sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P. 18. La sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P., luego de ser debidamente notificada, optó por guardar silencio en el interior de las presentes diligencias6.
3. AUDIENCIA INICIAL 19. Conforme con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPCA), el día 18 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial7, a la cual asistió la sociedad GAS JEANS S.A.S. en su calidad de demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su calidad de entidad demandada y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, en representación del Ministerio Público8.
Por su parte, la sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P. como tercera con interés directo en las resultas del proceso y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no asistieron a la audiencia. 20. En el desarrollo de la audiencia se efectuó un recuento de las actuaciones procesales surtidas, oportunidad en la que se indicó que la demanda se admitió como de nulidad relativa de conformidad al artículo 172 de la Decisión 486. 21.
Con posterioridad, el Magistrado Ponente procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: “El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de la Resolución No. 46645 de 20 de noviembre de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de la marca UNIGAS (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, llegó a quebrantar los artículos 603 y 605 del Código de Comercio, 134, 135, literales a) e i) y 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber realizado presuntamente, en forma errónea, el examen de registrabilidad de la marca antes señalada, por cuanto la misma es confundible con el nombre y enseña comercial GAS (mixta).
Concretamente, la parte actora formuló los siguientes cargos de violación: 1. Violación de los artículos 603, 605 del Código de Comercio y 136, literal b), 6 Folio 122 del expediente ordinario de la referencia. 7 Folios 136 a 141 del plenario ordinario. 8 Doctor Iván Darío Gómez Lee. 6 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la Decisión 486: “[ ] (i) la marca UNIGAS (mixta) es confundible ortográfica y fonéticamente con el nombre y enseña comercial GAS (mixta) y, (ii) la expresión UNI es un prefijo que significa único, el cual no es susceptible de apropiación por ningún particular, por lo que debe ser excluido del examen de registrabilidad [ ]”. 2.
Violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486: “[ ] con la concesión del registro de la marca, la SIC permitió que se engañe tanto al público consumidor como a los medios comerciales sobre la procedencia de los productos provenientes de la sociedad GAS JEANS S.A.S. [ ]. 3. Violación de los artículos 134 y 135 literal a), de la Decisión 486: “[ ] la expresión UNIGAS (mixta) tiene la capacidad intrínseca para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional, pero no tiene la capacidad extrínseca, porque existe en el mercado un signo distintivo prácticamente idéntico, respecto del cual crea confusión entre el público consumidor”. 22.
En lo relacionado a la fijación del litigio las partes intervinientes en la audiencia manifestaron no tener objeción alguna. 23. Respecto de las pruebas se dio aplicación a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 180 del CPACA, señalándose que se tendría como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor legal que les corresponda en derecho, los documentos aportados por las partes e intervinientes en sus distintas intervenciones. 24.
Teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dentro del proceso son de carácter documental, el Despacho consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPCA. 25. Se señaló que, una vez finalizara la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 26.
Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 655-IP-2018 de fecha 8 de mayo de 20209, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio interpretó los artículos 135 literales b) y g), 190, 191, 192, 193 y 200 para analizar los temas 9 Folios 189 a 210 del expediente ordinario. 7 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio relativos a la irregistrabilidad por falta de distintividad intrínseca del signo, los signos conformados por palabras de uso común y el nombre comercial y enseña comercial, respectivamente.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, arribó a las siguientes conclusiones: […] 1. El nombre comercial. Características y su protección 1.1. En el presente caso se alega la presunta confusión entre el signo solicitado a registro UNIGAS (mixto) y el nombre comercial GAS (mixto), por lo que en este acápite se analizará la figura del nombre comercial.
(…) 1.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 2.
La enseña comercial y su ámbito de protección 2.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar las normas relacionadas con la figura de la enseña comercial, en virtud de que uno de los fundamentos de la acción formulada señaló que existiría similitud entre el signo solicitado a registro UNIGAS (mixto) y la enseña comercial GAS (mixta).
(…) 3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 3.1. En la demanda, Gas Jeans SAS. alegó que no correspondía conceder el registro como marca del signo UNIGAS (mixto), toda vez que los productos que pretende identificar podrían ser asociados a un origen empresarial distinto; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: (…) 3.8.
En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. (…) 3.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante, pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 4.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 4.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro UNIGAS (mixto) resultaría confundible con el nombre y la enseña 8 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio comercial GAS (mixto), es pertinente analizar el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuto tenor es el siguiente: (…) 4.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. (…) 5. Comparación entre signos mixtos 5.1.
Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro UNIGAS (mixto) y el nombre y la enseña comercial GAS (mixtos), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. (…) 5.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 6.
Palabras de uso común en la conformación de marcas 6.1. En el presente caso, la SIC argumentó que la palabra GAS es de uso común para productos de la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. (…) 6.10.
En tal sentido, se debe determinar si los signos en conflicto presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 7.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 7.1. Tomando en cuenta que el demandante alegó que la SIC debía negar nuevamente el registro del signo UNIGAS (mixto), por cuanto en las primeras resoluciones aceptó que era confundible con el nombre y enseña comercial GAS (mixtos), este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
(…) 7.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo 9 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 7.12.
Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […].
(Negrillas por fuera del texto original)
5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28. Mediante auto de 13 de julio de 202010, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante11 y la demandada12, reiteraron los argumentos presentados en la demanda y en la respectiva contestación. Por su parte, el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal13.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia 29. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia, en virtud de lo dispuesto artículo 149 de la Ley 1437 de 201114 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019. 6.2. El problema jurídico 30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad GAS JEANS S.A.S. en contra de la Resolución No. 46645 del 20 de noviembre de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «UNIGAS» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P. 31.
La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca solicitada «UNIGAS» (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación y confusión con la marca previamente registrada por la sociedad GAS JEANS S.A.S., a saber, «GAS» (mixta). 10 Folio 213 del expediente ordinario de la referencia. 11 Folios 228 a 235 del plenario ordinario. 12 Folios 219 a 227 de la causa ordinaria. 13 Folio 236 del expediente. 14 Norma aplicable al presente caso, anterior a la modificación realizada por la Ley 2080 de 2021. 10 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 6.3.
Causales de irregistrabilidad. 32. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135 literales b) y g), 136 literal b), 190, 191, 192, 193 y 200 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. 11 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.
Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […] Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”. 6.4.
Caso concreto 33. Aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «UNIGAS» (mixta), identificada con el registro marcario número 365253, en la clase 25, otorgada a favor de la sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P.-y la cual es objeto de litigio-, se encuentra caducada. 34.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 20 de noviembre de 201815, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, debiendo resaltarse que dentro del periodo de gracia no se solicitó su renovación, por lo que la SIC determinó que estaba caducado. 35. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 8 de junio de 2023 ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «UNIGAS» (mixta).
En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el día 28 de junio de 2023, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 15 Certificado de registro No. 365253. 12 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Registro No. 365253: 36.
Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal. Reza la norma: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]». 37.
Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, el mismo pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.
(…) 13 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.». (Se destaca) 38. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 8 de junio de 2023, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 365253, correspondiente a la marca mixta «UNIGAS», cuyo titular es la sociedad Ultragas S.A. E.S.P., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 entre el Consejo de Estado.
Una vez efectuado lo anterior, dicha documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa […]». 39. La Sala pone de presente que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 40.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. 14 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). 41. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 42.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: […] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» 43.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 44. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 45.
Nótese que, para efectos de la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 15 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 46.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 47. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 365253 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad GAS JEANS S.A.S., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 48.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (sociedad ULTRAGAS S.A. E.S.P.), el registro de la marca «UNIGAS» (mixta). 49.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201916, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(destacado y subrayado fuera de texto) 50. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular -en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos-, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya17. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 17 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 11001-0324-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 16 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 52.
En tal sentido, esta Sala de Decisión18, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
(…) […]». (destacado fuera de texto) 53. Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202019, la Sala precisó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación núm. 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 54.
En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 55. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial. 7.
Conclusión 56. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que caducó el registro No.365253 de la marca «UNIGAS» (mixta), por lo que la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso y, por ende, se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 18 Radicación: 11001-0324-000-2014-00107-00 Demandante: GAS JEANS S.A.S. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado (Ausente con excusa) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)