11001032400020200039200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ TESIS: LA MARCA “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DE LOS TERCEROS CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS MARCAS “EL CARRIEL”, FUE CANCELADA TOTALMENTE EL 29 DE ABRIL DE 2021 POR LA SIC.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por los señores LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 22339 de 20 de mayo de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Los actores en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º- Que el 5 de febrero de 2018 los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO, presentaron solicitud de registro como marca del signo mixto, “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 35 y 434 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 29: carne, especialmente para hamburguesas, de res, cerdo o pollo, carnes en embutido, frutas, hortalizas y verduras en conserva, mariscos, quesos en todas sus variedades.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; compra, venta, importación y comercialización de alimentos como Embutidos de carne, Hamburguesas crudas, Productos de carne en forma de hamburguesa, Hamburguesas cocinadas de marca propia. Clase 43: Servicios de restaurante; servicios de alimentación, Servicios de restaurante de comida rápida, Servicios de comida rápida para llevar, prestados a través de restaurantes, Bares de comidas rápidas, y puntos de comidas rápidas. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, formularon oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que presentaba con sus marcas previamente registradas y notorias “EL CARRIEL”. 3º- Que mediante la Resolución núm. 81583 de 1o. de noviembre de 2018 el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto, “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada disposición los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO interpusieron recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 22339 de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión anterior y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentaron, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a) y 172 de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que si bien es cierto que la marca cuestionada, “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”, cuenta con elementos adicionales, también lo es que reproduce totalmente a sus marcas previamente registradas “EL CARRIEL”.

Indicaron que la inclusión de las expresiones “COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”, en el signo solicitado, no es suficiente para diferenciarlo de sus marcas “EL CARRIEL”, máxime si se tiene en cuenta que las mismas son de uso común y, por lo tanto, débiles. Señalaron que la jurisprudencia y la doctrina han sido enfáticas en establecer que el análisis de confundibilidad debe centrarse en el elemento llamado a otorgar distintividad a los signos, dejando de lado todas las expresiones o elementos gráficos que por su naturaleza no revisten de distintividad al mismo, como ocurre con las expresiones “COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujeron que las semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, a su juicio, son evidentes, al existir una reproducción total de sus marcas previamente registradas “EL CARRIEL”.

Mencionaron que es titular de una familia de marcas que comparten un elemento principal y característico, esto es, la expresión “EL CARRIEL”, de manera que al conceder el registro de la marca cuestionada se le estaría permitiendo a los terceros con interés directo en las resultas del proceso aprovecharse del buen nombre y prestigio ganado con sus marcas “EL CARRIEL”.

Manifestaron que entre los productos y servicios que distinguen las marcas confrontadas existe conexidad competitiva, habida cuenta que son intercambiables, complementarios y tienen la misma finalidad, pues buscan satisfacer necesidades alimenticias del consumidor a través de servicios de fabricación, distribución de comidas y restaurantes.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que las marcas confrontadas no tienen la misma longitud, pues la marca cuestionada está compuesta por treinta y 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nueve (39) caracteres, en tanto que las marcas opositoras están compuestas por nueve (9), quince (15), veintinueve (29), treinta y una (31) y quince (15) respectivamente, por lo que, a su juicio, no existe la misma longitud en su composición, de manera que no se presenta similitud ortográfica.

Agregó que la marca otorgada “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” y las marcas previamente registradas “EL CARRIEL”, “AREPAS EL CARRIEL”, “AREPAS EL CARRIEL AREPA PANDEBONO” y “AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA”, lo único que comparten es la frase “EL CARRIEL”, las cuales resultan de uso común y no puede ser apropiables por ninguna persona natural ni jurídica y que en la actualidad es compartida por varias marcas en el mercado.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, las marcas confrontadas, tal como se aprecian, permiten que el consumidor final las diferencie con facilidad, ya que no se presenta ninguna clase de confusión por ser cada una lo suficientemente distintiva y no presentar similitud la una con la otra. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

Los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO, terceros con interés directo en las resultas del proceso, solicitaron denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvieron que la marca cuestionada “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” es suficientemente distintiva y diferente de las marcas previamente registradas “EL CARRIEL”, “AREPAS EL CARRIEL”, “AREPAS EL CARRIEL AREPA PANDEBONO” y “AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA”.

Agregaron que no es cierto que la marca previamente registrada “EL CARRIEL” sea notoria, ya que las pruebas allegadas en el trámite administrativo por los actores no demostraron dicho estatus. Mencionaron que la Constitución Política prevé el derecho a la libre empresa y a la libre competencia, por lo que era viable acceder al registro de la marca objeto de controversia.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de junio de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma consiste en determinar si la Resolución núm. 22339 de 20 de mayo de 2020, mediante la cual la SIC concedió el registro de la marca “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” (mixta), a nombre de los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 136, literal a) y 172 de la Decisión 486. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes e intervinientes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que la semejanza de las marcas enfrentadas es evidente, por cuanto coinciden gramatical y fonéticamente, asimismo, identifican productos conexos, por lo que de permitir la coexistencia de la expresión cuestionada se incurre en riesgo de confusión y asociación en el mercado. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2.- La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, sostuvo que las marcas cotejadas cuentan con diferentes terminaciones y extensión, por lo cual dichas particularidades serán percibidas por el consumidor al momento de encontrarse con los productos en el mercado. IV.3.- En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200039200 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022 y 90-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de 7 Proceso 336-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 5247 del 13 de julio de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 22339 de 20 de mayo de 2020 concedió el registro de la marca solicitada, “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” (mixta) a los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO para distinguir “[…] carne, especialmente para hamburguesas, de res, cerdo o pollo, carnes en embutido, frutas, hortalizas y verduras en conserva, mariscos, quesos en todas sus variedades. […]”, “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; compra, venta, importación y comercialización de alimentos como Embutidos de carne, Hamburguesas crudas, Productos de carne en forma de hamburguesa, Hamburguesas cocinadas de marca propia. […]” y “[…] Servicios de restaurante; servicios de alimentación, Servicios de restaurante de comida rápida, Servicios de comida rápida para llevar, prestados a través de restaurantes, Bares de comidas rápidas, y puntos de comidas rápidas. […]”, comprendidos en las clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de los actores, la inclusión de las expresiones “COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” en el signo solicitado no es suficiente para diferenciarlo de sus marcas “EL CARRIEL”, máxime si se tiene en cuenta que las mismas son de uso común y, por lo tanto, débiles.

Adujeron que las semejanzas, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, a su juicio, son evidentes, al existir una reproducción total de sus marcas previamente registradas “EL CARRIEL”. Por su parte, la SIC alegó que la marca otorgada “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” y las marcas previamente registradas “EL CARRIEL”, “AREPAS EL CARRIEL”, “AREPAS EL CARRIEL AREPA PANDEBONO” y “AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA”, lo único que comparten es la frase “EL CARRIEL”, las cuales resultan de uso común y no puede ser apropiable por ninguna persona natural ni jurídica y que en la actualidad es compartida por varias marcas en el mercado.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 336-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228 y 90-IP-20229 y en las que se interpretaron los artículos 136, literal a), y 172 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 del 13 de julio de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.. […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada10, se advierte que la marca mixta “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”, identificada con el certificado de registro núm. 647686, -otorgada en favor de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, esto es, los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO-, mediante el acto administrativo acusado y con base en la cual los actores promovieron la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible sus marcas “EL CARRIEL”, previamente registradas-, fue cancelada totalmente el 29 de abril de 2021 por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 25331, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad. 10 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 27 de septiembre de 2024 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de abril de 2021, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la entidad demandada.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 235 de la Decisión 486, el registro marcario se cancela cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro, como puede observarse a continuación: “[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso de que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […]” (Destacado fuera de texto) Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 235 transcrito, es que cuando una marca sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, al momento de solicitarse el registro, deviene en la cancelación de la misma, esto es, que la deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 597-IP- 2019, señaló: “[…] 1.

Cancelación por notoriedad de una marca. […] 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. […]” (Las negrillas son originales).

Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos de los titulares de la marca “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la misma fue cancelada por notoriedad, de conformidad con los parámetros establecidos por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 27 de septiembre de 2024, se les puso de presente lo siguiente: 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!”, identificada con el certificado de registro núm. 647686, - otorgada en favor de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, esto es, los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO, con base en la cual los actores promovieron la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas “EL CARRIEL”, previamente registradas-, fue cancelada totalmente el 29 de abril de 2021 por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 25331, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad.

Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 501549, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”. La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, la entidad demandada y los terceros con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.

Por su parte, los actores señalaron que pese a que la marca cuestionada no se encuentre vigente, es deber, a su juicio, declarar la nulidad de la Resolución acusada, pues es evidente el yerro de interpretación normativa en que incurrió la SIC al momento de 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conceder el registro de la marca mixta “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 29, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que desconoció que dicho registro es susceptible generar riesgo de confusión y asociación con sus marcas “EL CARRIEL”.

Sin embargo y, contrario a lo afirmado por los actores, la Sala evidencia que la cancelación total, por notoriedad, de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.

Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 200811, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05- IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 11 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: “[…] -.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.

(Resaltado fuera de texto.) Como se observa, el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.

Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de la Resolución núm. 22339 de 20 de mayo de 2020, mediante la cual se concedió el registro de la marca “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” (mixta) a favor de los señores YORLY DAN QUINTERO y WILMAR DAVID QUINTERO GIRALDO, terceros con interés directo en las resultas del proceso.

En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquier de las marcas en conflicto ha sido cancelada, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201912, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8.

La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(Destacado fuera de texto). 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por notoriedad, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” (mixta), concedida a favor de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra cancelada totalmente, por notoriedad, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de dicho signo en relación con las marcas opositoras “EL CARRIEL” de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.

En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.13 13 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008-00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por notoriedad, el registro de la marca “EL CARRIEL COMIDAS RÁPIDAS MMM ¡QUÉ SABOR!” (mixta), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora CLAUDIA ALEXANDRA OSORIO GÓMEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 48 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora CLAUDIA ALEXANDRA OSORIO GÓMEZ como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 48 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de octubre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00392-00 Actores: LUIS ALBERTO Y LUIS ALFONSO VALENCIA GÓMEZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.