CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “ABBA” Y LAS MARCAS NOMINATIVA Y MIXTA “ABBA” Y “ABBASHOES”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DE LOS TERCEROS CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LAS CLASES 3ª, 14, 18 Y 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.
LA EXPRESIÓN “SHOES” ES DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LAS REFERIDAS CLASES. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA, mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
Son nulas las resoluciones núms. 00092721 de 27 de noviembre de 2015, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio1; y 20303 de 22 de abril de 2016, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “ABBA”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 6 de mayo de 2015 solicitó el registro como marca del signo mixto “ABBA”, para distinguir productos comprendidos en las clases 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3ª, 14, 18 y 252 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 00092721 de 27 de noviembre de 2015, la directora de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “ABBA”, para distinguir los productos comprendidos en las referidas clases, por cuanto, de oficio, encontró que era similarmente confundible con las marcas nominativa y mixta, “ABBA” y “ABBASHOES”, registradas en las Clase 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la FUNDACIÓN LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA VEGETAL LABFARVE y la señora SANDRA MILENA ARBELÁEZ RÚIZ, respectivamente. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos en Clase 3ª: “[…] De limpieza y tocador, jabones, champús, aceites esenciales, cosméticos.
Lociones capilares, desodorantes para personas o animales, productos de higiene personal que sean productos de tocador, mascarillas de belleza, cremas cosméticas, cremas para el calzado y el cuero. Dentífrico […]”; Clase 14: “[…] Aretes, anillos, pulseras, cadenas, collares, gargantillas, prendedores, broches, brazaletes, dijes, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de bisutería, relojes, artículos de relojería, relojes de pulsera, relojes de pared […]” Clase 18: “[…] Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, maletas, maletines, paraguas, sombrillas, bastones, bolsos, bolsos de mano, carteras, billeteras, correas de cuero, artículos de guarnicionería […]” Clase 25: “[…] Blusas, vestidos, pantalones, jeans, leggins, faldas, camisas, camisetas, chalecos, suéter, sacos, busos, abrigos, ropa exterior, bufandas, chales, ponchos, corbatas, medias, chaquetas, pijamas, levantadoras, ropa de dormir, trajes de baño. shorts, cinturones, ropa de cuero.
Bodis, pantaloncillos, pantis, ropa interior, ropa deportiva, calcetines, pantalonetas, bermudas, guantes, sudaderas, pañuelos de bolsillo de materiales textiles […]”. Es de resaltar que el actor modificó la solicitud inicial respecto de los productos comprendidos en las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 20303 de 22 de abril de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4; y 13 y 29 de la Constitución Política, por cuanto realizó la comparación de los productos que amparan cada una de las expresiones cotejadas sin excluir aquellos que habían sido eliminados en el trámite administrativo respecto de solicitud del registro del signo mixto “ABBA”, para las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza Aseguró que la referida entidad denegó el registro solicitado en las clases 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el único argumento de que existía una relación de complementariedad con los productos protegidos por la marca “ABBASHOES”, en la Clase 25 ibidem; no obstante que actualmente no se encuentra vigente tal certificado de registro marcario. 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la marca “ABBASHOES” distingue los productos “[…] Calzados, vestidos, sombrerería […]”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo estos diferentes a los que pretende amparar la expresión solicitada, por lo que no se pueden restringir sus derechos a obtener tal concesión. Adujo que en las clases 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza no existe registro marcario alguno que impida conceder el registro solicitado del signo “ABBA”, máxime si se tiene en cuenta que ya caducó el que existía bajo la marca “ABBASHOES”.
Indicó que la SIC está vulnerando su derecho a la libre competencia, comoquiera que en sus argumentos indicó que existía “una relación de complementariedad” que, a su juicio, no existe, ya que en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, el titular de la marca registrada “ABBA” restringió su registro solamente a productos de perfumería y, en la Clase 25, el titular de la expresión “ABBASHOES”, lo limitó a artículos de calzado, vestidos, sombrerería. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1.
La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que al comparar las expresiones enfrentadas de manera sucesiva y no simultánea, se evidencian similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir en error al público consumidor. En efecto, existe similitud fonética y gramatical ya que el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento distintivo de las marcas previamente registradas, esto es, la partícula “ABBA”.
II.-2. La señora SANDRA MILENA ARBELÁEZ RUIZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de curadora ad litem, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Manifestó que las expresiones “ABBA” y “ABBA SHOES” presentan semejanzas abiertamente evidentes, por lo que el consumidor promedio podría verse afectado al adquirir los productos que estas identifican en el mercado.
Adujo que la expresión “SHOES” resulta ser de uso común para identificar productos en las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no debe tenerse en cuenta en el 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cotejo marcario.
Por lo anterior, se evidencia que el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento denominativo de la marca previamente registrada. Sostuvo que las expresiones enfrentadas comparten igual finalidad y naturaleza, por cuanto identifican productos de vestuario. II.-3. La FUNDACIÓN LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA VEGETAL LABFARVE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma5, guardó silencio.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 Mediante auto admisorio de 14 de octubre de 2016, obrante a folios 68 a 72 del expediente físico y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 76 a 82 ibidem. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 00092721 de 2015 y 20303 de 2016, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “ABBA”, para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486; y 13 y 29 de la Constitución Política.
Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El actor reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que en el caso sub examine las marcas previamente registradas que se tuvieron en cuenta al momento del cotejo marcario para denegar el registro del signo cuestionado, se encuentran caducadas. Manifestó que, por lo anterior, los registros de las marcas caducadas carecen de protección vigente, por lo que no pueden generar conflictos legítimos y torna innecesario realizar cotejo alguno en el caso sub examine.
IV.-2. La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que es evidente la similitud fonética y gramatical entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento distintivo de las marcas previamente registradas “ABBA” y “ABBASHOES”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.
La señora SANDRA MILENA ARBELÁEZ RUIZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de curadora ad litem, reiteró los argumentos en la contestación de la demanda y, además, expresó que el signo solicitado no cumple con los requerimientos en materia marcaria para su concesión, por cuanto reproduce en su totalidad el elemento denominativo de la marca previamente registrada “ABBASHOES”; además, carece de elementos gráficos que le otorgue distintividad alguna.
Manifestó que entre los productos que identifican las expresiones enfrentadas se evidencia una real conexidad competitiva, pues están dirigidos a un mismo consumidor que busca en el marcado prendas de vestir. IV.-4. En esta etapa procesal, la FUNDACIÓN LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA VEGETAL LABFARVE, tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160052900 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en el proceso 261-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00092721 de 27 de noviembre de 2015 y 20303 de 22 de abril de 2016, denegó el registro como marca del signo mixto “ABBA” al actor, para amparar productos comprendidos en las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, 8 Proceso 54-IP-2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas nominativa y mixta previamente registradas respectivamente en las clases 3ª y 25, “ABBA” y “ABBASHOES”, de propiedad de la FUNDACIÓN LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA VEGETAL LABFARVE y la señora SANDRA MILENA ARBELÁEZ RUIZ; y que entre los productos que distinguían, existe conexidad competitiva.
A juicio del demandante, la SIC erró en su análisis, por cuanto realizó la comparación de los productos que amparan cada una de las expresiones cotejadas sin excluir aquellos que habían sido eliminados en el trámite administrativo respecto de solicitud del registro del signo mixto “ABBA”, para las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza Aseguró que la referida entidad denegó el registro solicitado en las clases 14 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el único argumento de que existía una relación de complementariedad con los productos protegidos por la marca “ABBASHOES”, en la Clase 25 ibidem; no obstante que actualmente no se encuentra vigente tal certificado de registro marcario.
Por su parte, la SIC señaló que al comparar las expresiones enfrentadas de manera sucesiva y no simultánea, se evidencian similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir en error al 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co público consumidor.
En efecto, existe similitud fonética y gramatical ya que el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento distintivo de las marcas previamente registradas, esto es, la partícula “ABBA”. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 54-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse al criterio contenido en la interpretación prejudicial núm. 261-IP-20229, en la que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en el referido pronunciamiento comunitario10, así: “[…] 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO11 10 261-IP-2022. 11 Folio 15 del expediente físico. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ABBA MARCA MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA12 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “ABBA”, como lo es el cuestionado, a nombre del actor, con una marca nominativa y mixta “ABBA” y “ABBASHOES”, previamente registradas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las expresiones mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 12 Folio 15 del expediente físico. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que el referido pronunciamiento comunitario enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, según el tercero con interés directo en resultas del proceso, la partícula “SHOES”, que conforma una de las marcas previamente registradas, es de uso común para amparar productos en las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva.
Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada13, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “SHOES”:.- Clase 3ª: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR PAYLESS SHOESOURCE (mixta) 351013 PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC. 13 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de septiembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PAYLESS SHOESOURCE (Mixta) 351015 PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC.
SHOES OUT! (mixta) 402425 EBEL INTERNATIONAL LIMITED SOLEO SHOES (mixta) 587802 MERCADEO MERCHANDISING S.A..- Clase 14: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR PAYLESS SHOESOURCE (mixta) 348928 PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC. PAYLESS SHOESOURCE (mixta) 348933 PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, LLC. PS PATRICIA FERNANDEZ BY PATRICIA SHOES (mixta) 458830 GLORIA PATRICIA FERNÁNDEZ BAYONA SOLEO SHOES (mixta) 587802 MERCADEO MERCHANDISING S.A. Clase 18: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR MC SHOES (mixta) 354731 MAFLO S.A. SHOESOURCE (nominativa) 373277 RETAIL BRANDS ACQUISITION COMPANY, LLC SHOES UNDER (mixta) 386691 TELEBRANDS CORP PASOS SHOES & CO.
(mixta) 397793 PASOS SHOES & CO S.A.S..- Clase 25: MARCA NÚMERO DE REGISTRO TITULAR 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PICCOLO SHOES (mixta) 237425 BLADIMIRO ALFONSO BEJARANO GARAVITO PAYLESS SHOESOURCE (nominativa) 250393 RETAIL BRANDS ACQUISITION COMPANY, LLC SUPER SHOES (mixta) 322694 COMERCIALZIADORA QUANTTO S.A. JEANSHOES (nominativa) 311844 DISTRIZAPATOS S.A.S. Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “SHOES”, se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “SHOES”, no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general14.
Ahora, si bien la partícula “SHOES”, que hace parte de una de las marcas previamente registradas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituida por una sola palabra (“ABBASHOES”), ésta no puede fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “ABBA”, “ABBA” y “ABBASHOES” respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 14 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “ABBA” y “ABBA” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.
Por su parte, es preciso indicar que entre el signo solicitado “ABBA” y la marca previamente registrada “ABBASHOES”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “ABBA”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la supresión del vocablo “SHOES”, en la terminación del signo solicitado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada “ABBASHOES”.
De otra parte, debe tenerse en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “ABBASHOES”, lo que lleva a que el signo solicitado “ABBA” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada15. 15 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202016, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.
En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.
De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.
(Destacado fuera de texto). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “ABBA” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “ABBA” y “ABBASHOES”, En relación con la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “ABBA” y la marca previamente registrada “ABBASHOES” tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las expresiones enfrentadas coinciden en la expresión “ABBA”.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: ABBA - ABBASHOES - ABBA - ABASHOES - ABBA - ABBASHOES ABBA - ABBASHOES - ABBA - ABASHOES - ABBA - ABBASHOES ABBA - ABBASHOES - ABBA - ABASHOES - ABBA - ABBASHOES ABBA - ABBASHOES - ABBA - ABASHOES - ABBA - ABBASHOES En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la partícula “ABBA”, que hace parte de las expresiones enfrentadas, debe tenerse como de fantasía, por cuanto ésta no tiene un significado conceptual 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Igual, ocurre frente a la palabra “SHOES”, presente en una de las marcas previamente registradas, pues se encuentra escrita en inglés que traduce “ZAPATOS”, sin embargo, dicha acepción no es de conocimiento común o generalizado17 por parte del consumidor y, por lo tanto, debe tenerse como un vocablo de fantasía, máxime si se tiene en cuenta que la unión de dicha partícula con el vocablo “ABBA” no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Así las cosas y comoquiera que las expresiones enfrentadas contienen expresiones de fantasía, la Sala considera que el signo y las marcas opositoras no pueden cotejarse desde este aspecto.
En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. 17 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “SHOES” sea de conocimiento generalizado.
Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201818 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “ABBA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza: 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 3ª: “[…] De limpieza y tocador, jabones, champús, aceites esenciales, cosméticos.
Lociones capilares, desodorantes para personas o animales, productos de higiene personal que sean productos de tocador, mascarillas de belleza, cremas cosméticas, cremas para el calzado y el cuero. Dentífrico […]”..- Clase 14: “[…] Aretes, anillos, pulseras, cadenas, collares, gargantillas, prendedores, broches, brazaletes, dijes, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería auténticos y de imitación, dijes, bisutería, artículos de bisutería, relojes, artículos de relojería, relojes de pulsera, relojes de pared […]”..- Clase 18: “[…] Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; maletas, maletines, paraguas, sombrillas, bastones, bolsos, bolsos de mano, carteras, billeteras, correas de cuero, artículos de guarnicionería […]”..- Clase 25: “[…] Blusas, vestidos, pantalones, jeans, leggins, faldas, camisas, camisetas, chalecos, suéter, sacos, busos, abrigos, ropa exterior, bufandas, chales, ponchos, corbatas, medias, chaquetas, pijamas, levantadoras, ropa de dormir, trajes de baño. shorts, 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cinturones, ropa de cuero.
Bodis, pantaloncillos, pantis, ropa interior, ropa deportiva, calcetines, pantalonetas, bermudas, guantes, sudaderas, pañuelos de bolsillo de materiales textiles […]”. La marca previamente registrada, “ABBA”, distinguen los siguientes productos en la Clase 3ª ibidem: “[…] Perfumería […]”. Por su parte, la marca previamente registrada “ABBASHOES” distingue los siguientes productos en la Clase 25 ibidem: “[…] Calzados, vestidos, sombrerería […]”.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas respectivamente en las clases 3ª y 25 ibidem, además que comparten dos clases del nomenclátor y son productos coincidentes, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, en tiendas o almacenes; son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta, sustituta o complementaria; tienen la misma 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finalidad, esto es, configurar una imagen personal y estética del ser humano19; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza e identidad del signo y marcas enfrentadas.
Adicionalmente, se advierte que si bien es cierto que los productos del signo y marcas en conflicto tienen la misma finalidad, esto es, al configurar una imagen personal y estética del ser humano, también lo es que particularmente la conexidad se presenta porque ambos amparan productos de perfumería y cuidado personal, como cosméticos y artículos de tocador, además de productos de vestimenta.
Así las cosas, al existir entre el signo y las marcas confrontadas semejanzas e identidad significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por 19 Sobre el particular, vale la pena traer a colación lo dispuesto en la sentencia de 11 de abril de 2024, expediente identificado con el número único de radicación 2014-00360-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que en un asunto similar en la que las expresiones enfrentadas “GUCCI” y “PUCCI”, identificaban iguales productos, entre otros, en las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se concluyó que existía conexidad competitiva.
En efecto: “[…] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos y servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distinguen las marcas opositoras en las clases 3ª, 9ª, 14, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además que pertenecen a las mismas clases del nomenclátor y son productos y servicios coincidentes, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, en tiendas o almacenes; son empleados para uso humano en general y se utilizan de manera conjunta, sustituta o complementaria; tienen la misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal y estética del ser humano; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas […]”.
(Resaltado fuera del texto original). 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del actor JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA.
Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes e identidad antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201520, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas nominativa y mixta previamente registradas, “ABBA” y “ABBASHOES”.
Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales21: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza e identidad entre el signo y las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Ahora bien, el actor también alegó que la SIC erró en su análisis, comoquiera que en el cotejo no excluyó aquellos productos que habían sido eliminados en el trámite administrativo frente a la solicitud del registro del signo mixto “ABBA”, para las clases 3ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 21 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, para la Sala no es de recibo tal afirmación, por cuanto, como bien se lee en la Resolución demandada que resolvió el recurso de apelación, la SIC en los hechos y consideraciones consignó la modificación hecha por el actor respecto de la cobertura de los productos del signo solicitado en las clases 3ª y 25 ibidem, no obstante, concluyó que aun así existía conexidad competitiva.
En efecto, en la referida decisión consigno que: “[…] aun restringiendo los ítems, es usual que empresarios que comercialicen perfumes, realicen la misma actividad respecto de otras sustancias con fragancias tales como aceites esenciales, cremas cosméticas y productos de tocador […]” y “[…] los productos protegidos guardan relación con los solicitados, por no cuanto no solo ambos reivindican productos comprendidos en la Clase 25, sino que aun restringiendo los productos, la expresión “vestidos”, hace referencia a prendas de vestir tales como blusas, pantalones, jeans […] y demás productos sobre los cuales recae la protección solicitada […]”.
Por último, el actor afirmó que las marcas previamente registradas que se tuvieron en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario para denegar el registro del signo cuestionado se encuentran caducadas, lo que, a su juicio, torna innecesario realizar confrontación alguna en el caso sub examine. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala resalta que tal situación no tiene incidencia alguna, por cuanto las marcas “ABBA” y “ABBASHOES” se encontraban plenamente vigentes al momento de la expedición de los actos acusados22.
Y en lo tocante al argumento de la demandante, concerniente a que se violaron los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, la Sala no evidencia dicha violación, habida cuenta que la Superintendencia demandada denegó el registro de la marca cuestionada, de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia, conforme se puso de presente en las consideraciones expuestas en este acápite de la sentencia. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por el actor; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “ABBA”, para amparar productos de las clases 3ª, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se 22 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de octubre de 2023, expediente identificado con el número único de radicación núm. 2016-00538-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquéllos.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00529-00 Actor: JOSÉ HÉCTOR ORTEGA SANABRIA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.