CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GFA (AUS) PTY LTD TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO CUESTIONADO “BYS” Y LAS MARCAS MIXTAS “BYSPRO” Y “BYSPRO SALON EXCLUSIVE”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EXISTE SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

LAS EXPRESIONES “PRO”, “SALON” Y “EXCLUSIVE” SON DE USO COMÚN PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS EN LA REFERIDA CLASE. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GFA (AUS) PTY LTD., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 26678 de 3 de mayo de 2021, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio1; y 43288 de 13 de julio de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “BYS”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 5 de noviembre de 2020 solicitó el registro como marca del signo mixto “BYS”, para distinguir productos en la Clase 3ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] bases de maquillaje; polvos de maquillaje, coloretes de maquillaje, bronceadores, iluminadores, lápices de ojos, máscaras, sombras de ojos, barras de labios, bálsamo labial, esmaltes de uñas […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad BYSPRO S.A.S., presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas “BYS BELLEZA Y SALUD PROFESIONAL” y “BYSPRO”, previamente registradas a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 26678 de 3 de mayo de 2021, el director de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “BYS”, para identificar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, también lo encontró de oficio similar a la marca “BYSPRO SALON EXCLUSIVE”, de propiedad de la referida sociedad. 4º: Que mediante la Resolución núm. 41036 de 30 de junio de 2021, la SIC canceló por no uso el registro de la marca “BYS BELLEZA Y SALUD PROFESIONAL”. 5º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 43288 de 13 de julio de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, decisión en la que dispuso omitir del cotejo la marca “BYS BELLEZA 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y SALUD PROFESIONAL”, al haber sido cancelado su registro por no uso.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, por indebida interpretación, por cuanto pasó por alto que las expresiones enfrentadas han coexistido en el mercado de manera pacifica sin que se haya generado algún riesgo de confusión y/o asociación. Aseguró que entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas se advierten diferencias en su composición gráfica, al incorporar en estos una tipología especial de letra o caracteres, incluyen elementos evocativos que le imprimen diferenciación conceptual y, el primero, resulta ser derivado de las marcas de su propiedad “BE YOUR SELF”, “B”, “Y”, “S”, siendo estas una familia de marcas.

Manifestó que el registro de la marca “BYS BELLEZA Y SALUD PROFESIONAL” fue cancelado por no uso, el cual fue el fundamento 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de oposición frente al signo solicitado, por lo que el análisis exclusivamente debe realizarse frente a la marca “BYSPRO”.

Indicó que la marca “BYSPRO” utiliza en su conjunto la conformación de letras en minúscula, con un tipo especial de letra y diseño gráfico evidentemente diferente al empleado en el signo cuestionado. Así también, resaltó que el vocablo “BYS” corresponde a las letras iniciales de la expresión “BE YOUR SELF”, frase en inglés que es traducida fácilmente al español y comúnmente conocida por los consumidores de productos cosméticos que ella produce, mientras que los artículos que comercializa el tercero con interés directo surgen en ellos la idea de salud y belleza profesional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Señaló que en el caso sub examine las marcas previamente registradas están compuestas por partículas descriptivos y/o de uso común que deben ser excluidas del cotejo marcario, esto es, “PRO”, “SALÓN” y “EXCLUSIVE”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la partícula preponderante entre el signo y las marcas previamente registradas es la palabra “BYS”, la cual es de fantasía, siendo totalmente iguales ortográfica y fonéticamente.

Sostuvo que las expresiones enfrentadas identifican productos en la misma Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre estos, cosméticos y de belleza para el cuidado de la piel humana, lo que significa que también existe conexidad competitiva. II.-2. La sociedad BYSPRO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma5, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de junio de 2023, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon 5 Mediante auto admisorio de 21 de enero de 2022, obrante en el índice 5 del expediente digital agregado al sistema SAMAI y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes en el índice 7 ibidem. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 26678 de 3 de mayo y 43288 de 13 de julio de 2021, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “BYS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que aunque las expresiones enfrentadas presentan cierta similitud por el hecho de contener las letras “B”, “Y” y “S” su distintividad está dada por los elementos gráficos y tipo especial de letra que las conforman. Manifestó que el signo cuestionado goza de suficiente distintividad para identificar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto incorpora elementos gráficos únicos que inciden en la mente del consumidor; además, es una expresión con un alto grado de reconocimiento y posicionamiento en el mercado colombiano. IV.-2.

La parte demandada insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Al efecto, señaló que el signo solicitado “BYS” presenta similitud tanto en la ortografía como en la pronunciación con el elemento predominante de las marcas previamente registradas, esto es, “BYSPRO” y “BYSPRO SALON EXCLUSIVE”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Reiteró que en el caso sub examine el cotejo marcario recae solamente sobre el vocablo “BYS”, que hace parte del signo cuestionado y las marcas previamente registradas, dado que las partículas “PRO”, “SALON” y “EXCLUSIVE”, son de uso común para identificar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.-3. La sociedad BYSPRO S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Manifestó que solamente con la comparación del signo y marcas cotejadas se genera la impresión de semejanza, por lo que no es posible permitir la coexistencia de marcas ortográfica, fonética y conceptualmente similares.

Adujo que es clara la relación de conexidad competitiva entre los productos que identifican las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que son iguales artículos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el público consumidor asumiría que provienen del mismo empresario. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-4.

En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Mediante providencia de 28 de julio de 2023, se ordenó dar aplicación a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos: “[…]

PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de la norma comunitaria que se requiere, se utilizarán para ello las interpretaciones prejudiciales 366-IP-2021 (artículo 136, literal a), ibidem) y 391-IP-2022 (artículo 136, literal a), ibidem).

TERCERO: En firme el presente proveído, regrese el expediente al Despacho para continuar el trámite pertinente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 26678 de 3 de mayo y 43288 de 13 de julio de 2021, denegó el registro como marca del signo mixto “BYS” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similarmente confundible con las marcas mixtas previamente registradas en la misma Clase, “BYSPRO” y “PYSPRO SALON EXCLUSIVE”8, de propiedad de la sociedad BYSPRO S.A.S.; y que entre los productos que distinguían existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que las expresiones enfrentadas han coexistido en el mercado de manera pacífica sin que se haya generado algún riesgo de confusión y/o asociación. Aseguró que entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas se advierten diferencias en su composición gráfica, al incorporar en estos una tipología especial de letra o caracteres, incluyen elementos evocativos que le imprimen diferenciación conceptual y, el primero, resulta ser derivado de las marcas de su propiedad “BE YOUR SELF”, “B”, “Y”, “S”, siendo estas una familia de marcas.

Por su parte, la SIC señaló que la partícula preponderante entre el signo y las marcas previamente registradas es la palabra “BYS”, la cual es de fantasía, siendo totalmente iguales ortográfica y fonéticamente. 8 Esta última fue encontrada similar de oficio por parte de la SIC. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que las expresiones enfrentadas identifican productos en la misma Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre estos, cosméticos y de belleza para el cuidado de la piel humana, lo que significa que también existe conexidad competitiva.

Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Despacho sustanciador estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 366-IP-20219 y 391-IP-202210, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5028 de 13 de agosto de 2021. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios11, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO12 11 366-IP-2021 y 391-IP-2022. 12 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “BYS”, como lo es el cuestionado, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas, “BYSPRO” y “BYSPRO SALON EXCLUSIVE, previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstos, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las expresiones mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 13 Índice 2 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la parte demandada las partículas “PRO”, “SALÓN” y “EXCLUSIVE”, que conforman las marcas previamente registradas, son de uso común para amparar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que son inapropiables de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada14, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían las expresiones “PRO”, “SALON” y “EXCLUSIVE”: 14 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- “PRO”: MARCA TITULAR REGISTRO NÚM. MEPROLEX (nominativa) LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 358840 PRO-EPIL COMPLEX (nominativa) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 365952 SCHWARZKOPF PROFESSIONAL HAIRCARE FOR YOU (mixta) HENKEL AG & CO.

KGA 265697 SENSODYNE PRO- ESMALTE (mixta) STAFFORD-MILLER (IRELAND) LIMITED 371781.- “SALON”: MARCA TITULAR REGISTRO NÚM. SALON SPECIALIST (nominativa) WELLA GMBH 270960 SALON CARE (nominativa) SALLY BEAUTY INTERNATIONAL INC. 426285 RECAMIER BEAUTY AND SALON B&S (nominativa) RECAMIER S.A. 451165 SALON EXPRESS (mixta) M’ BELL S.A.S. 485566.- “EXCLUSIVE”: MARCA TITULAR REGISTRO NÚM. AVON EXCLUSIVE (nominativa) AVON PRODUCTS INC. 318718 MAISON PROFESSIONNEL LINE EXCLUSIVE (mixta) MAISON CAPILAR S.A.S. 606310 BYSPRO SALON EXCLUSIVE (mixta) BYSPRO S.A.S. 388947 SO EXCLUSIVE (Mixta) SARA OQUENDO ARANGO 744927 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “PRO”, “SALON” y “EXCLUSIVE” son de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “PRO”, “SALON” y “EXCLUSIVE”, partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que el vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente15: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “PRO”, “SALON” y “EXCLUSIVE”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia 15 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre unos elementos de uso general16.

Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “SALÓN” y “EXCLUSIVE” deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, respecto de la partícula “PRO”, que hace parte de las marcas previamente registradas, se advierte que si bien es cierto que no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al estar constituida por una sola palabra (“BYSPRO”) ésta no puede fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y las marcas en controversia, esto es, “BYS”, “BYSPRO” y “BYSPRO”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 16 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo solicitado “BYS” y las marcas previamente registradas “BYSPRO”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “BYS”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la supresión del vocablo “PRO”, en el solicitado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas “BYSPRO”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado suprime la palabra “PRO” ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “BYS”, lo que lleva a que el signo solicitado “BYS” no sea suficientemente distintivo y diferente a las marcas previamente registradas17. 17 Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2009-00226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se sostuvo: “[…] Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”.

De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202018, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. […] Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST” […]”.

(Destacado fuera de texto). 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00118-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “BYS” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “BYSPRO”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “BYS”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “BYS” y las marcas previamente registradas “BYSPRO”; y aunque estas últimas tienen en su conjunto otro vocablo (“PRO”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “BYS”.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: BYS - BYSPRO - BYS- BYSPRO - BYS - BYSPRO - BYS - BYSPRO BYS - BYSPRO - BYS- BYSPRO - BYS - BYSPRO - BYS - BYSPRO BYS - BYSPRO - BYS- BYSPRO - BYS - BYSPRO - BYS - BYSPRO BYS - BYSPRO - BYS- BYSPRO - BYS - BYSPRO - BYS - BYSPRO En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “PRO”, presente en las marcas previamente registradas, de 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el Diccionario de la Real Academia19, significa: “[…] 1. m. Ventaja o aspecto favorable.

Sopesa el pro y el contra de la decisión […]. Por su parte, la partícula “BYS”, que hace parte del signo cuestionado y las marcas previamente registradas, debe tenerse como de fantasía, por cuanto ésta no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. En todo caso, la Sala advierte que el signo cuestionado y las marcas previamente registradas deben tenerse como de fantasía porque la unión de las partículas que las conforman en estas últimas no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto20.

En este orden de ideas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. 19https://dle.rae.es/pro. consultado el 17 de julio de 2024. 20 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201821 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know- how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “BYS” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Bases de maquillaje; polvos de maquillaje, coloretes de maquillaje, bronceadores, iluminadores, lápices de ojos, máscaras, sombras de ojos, barras de labios, bálsamo labial, esmaltes de uñas […]”.

La marca previamente registrada, “BYSPRO”, distingue los siguientes productos en la misma Clase 3ª ibidem: “[…] Tratamiento capilar, gel capilar, shampoo capilar, mascarilla capilar, rinse capilar, acondicionador capilar, bálsamo capilar, tinte capilar, oxidante capilar, decolorantes, alisadora capilar y polvo decolorante capilar y todos los productos desarrollados para el cuidado del cabello […]”.

Por su parte, la marca previamente registrada, “BYSPRO SALON EXCLUSIVE”, distingue los siguientes productos en la misma Clase 3ª ibidem: “[…] Tratamiento capilar, gel capilar, shampoo capilar, mascarilla capilar, rinse capilar, acondicionador capilar, bálsamo capilar, oxidante capilar, alisadora capilar, permanente capilar, neutralizador capilar […]”. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la misma Clase, además de que pertenecen a la misma Clase del nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al cuidado personal y de belleza y son empleados para uso humano en general; dichos productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, por cuanto suelen ser expendidos en tiendas o almacenes y se promocionan a través de la revistas, prensa, radio, televisión y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las expresiones.

Así las cosas, al existir entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora GFA (AUS) PTY LTD.

Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las expresiones enfrentadas provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con tales expresiones son productores relacionados económicamente. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201522, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mixtas previamente registradas, “BYSPRO” y “BYSPRO CLASE EXCLUSIVE”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales23: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre el signo y las marcas cotejados y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Ahora, la Sala debe analizar si el signo mixto cuestionado “BYS”, es derivado de las marcas “BE YOUR SELF”, “B”, “Y” y “S”, previamente registradas a su favor. Sobre las marcas derivadas, esta Sección en sentencia de 30 de junio de 201624 trajo a colación los criterios expuestos por el 23 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2013-00141-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal, en torno al concepto de dichas marcas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto, así: “[…] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. […] Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretender registrar. […]” (Destacado fuera de texto.) De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala estima que el signo mixto “BYS”, no es una derivación de las marcas “BE YOUR SELF”, “B”, “Y” y “S”, previamente concedidas, de las cuales es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparadas con las marcas ya registradas, pues el signo cuestionado comprende en su conjunto la totalidad de las referidas letras, esto es, “BYS”, a diferencias de las previamente registradas, así también, en la primera se conforman con otras palabras “BE YOUR SELF”.

También, la actora manifestó que es titular de una familia de marcas que contienen las expresiones “BE YOUR SELF”, “B”, “Y” y “S”, no obstante, tal situación es irrelevante en este caso, por cuanto, como quedó visto, tales partículas difieren en su composición frente al conjunto del signo cuestionado “BYS”. Por último, en lo que respecta al argumento de la actora consistente en que la SIC no tuvo en cuenta que la expresión del signo cuestionado “BYS” ha coexistido de manera pacífica en el mercado con las marcas previamente registradas, para distinguir productos en 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, se destaca que la actora no aportó prueba alguna que permita afirmar que dichas marcas han compartido escenarios de publicidad efectiva, sin que hubiera riesgo de confusión, ni análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, cuya carga le correspondía a la parte actora, como bien lo indicó en la interpretación prejudicial núm. 186-IP-2021, a saber: “[…] 3.6.

En este sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión [ ]”.

(Destacado fuera de texto) En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo mixto “BYS”, para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se les reconocerá personería a los doctores ANDRÉS FELIPE FLÓREZ ZULUAGA e INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA, como apoderados, respectivamente, de la sociedad BYSPRO S.A.S., y de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con los poderes y los documentos anexos obrantes en los índices núms. 37 y 55 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER al doctor ANDRÉS FELIPE FLÓREZ ZULUAGA, como apoderado de la sociedad BYSPRO S.A.S., de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 37 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

QUINTO: TENER a la doctora INGRITH EDILIA PALACIOS CARDONA, como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 55 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00017-00 Actora: GFA (AUS) PTY LTD Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.