CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Luz Verde Representaciones S.A.S. Tema: Registro como marca del signo “LUZ VERDE” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de la Resolución 79554 de 23 de diciembre de 20141, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 47131 de 31 de julio de 20142, y se concedió el registro de la marca mixta “LUZ VERDE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. Cementos Argos S.A, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se interpreta y adecua a la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20004 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 79554 del 23 de diciembre de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la 1 Folios 22 a 24 vto del C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 13 a 21 del C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 3 Folios 32 a 49 C pp. 4 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Resolución N° 47131 del 31 de julio de 2014 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.
Segunda: Que, como consecuencia de la nulidad que se declare de la Resolución N° 79554 de 2014 expedida por la SIC, se declare la nulidad del registro de la marca LUZ VERDE (mixta), clase 35, concedido a LUZ VERDE REPRESENTACIONES S.A.S. mediante el acto administrativo demandado, y se ordene a la SIC cancelar el certificado N° 507.813 correspondiente al mencionado registro marcario.
Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]” (mayúscula y negrilla del original)5.
I.1.1. Los hechos de la demanda6 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que, de acuerdo con las Resoluciones 4072, 4073, 4130 de 30 de enero de 2009 y 15831, 15835, 16595, 16598, 16602 de 31 de marzo de 2009, la sociedad Cementos Argos S.A., registró la marca mixta “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” para distinguir los productos y servicios de las clases 16, 19, 35 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 4.
Indicó que, el 27 de diciembre de 2013, la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “LUZ VERDE”, para identificar los servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la clasificación Internacional de Niza, esto es, para “[…] reserva de viajes a través de oficinas de turismo y servicios de consultoría en materia de visitas y viajes turísticos prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas.
Consultoría, organización reserva de viajes, excursiones y cruceros; información sobre viajes. Cruceros (viajes). Servicios de información y reserva en línea en el ámbito del turismo […]”7. 5. Adujó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 683, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad y el riesgo de dilución y aprovechamiento del prestigio de las marcas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” previamente registradas por Cementos Argos S.A. 5 Folio 33 C pp. 6 Folios 33 a 34 C pp. 7 Certificado de Registro 507813 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 6.
Indicó que mediante Resolución 47131 de 31 de julio de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por Cementos Argos S.A. y, en consecuencia, negó el registro como marca mixta del signo “LUZ VERDE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 7.
Adujo que, contra la citada decisión la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 79554 de 23 de diciembre de 2014, a través del cual revocó la decisión inicial y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “LUZ VERDE”, para identificar los servicios de la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.1. Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.2.1.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantado el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante afirmó que la resolución acusada infringe los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, la SIC otorgó la marca mixta “LUZ VERDE” a la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S., la cual es idéntica a las marcas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA”, previamente registradas a favor de la sociedad Cementos Argos S.A., generando con ello riesgo de confusión el cual puede ser aprovechado injustamente y causar una dilución de su capacidad distintiva o de su valor publicitario. 10.
Adujo que, el grado de confundibilidad de las dos marcas enfrentadas puede ir de la similitud a la identidad, toda vez que, al seguir las pautas jurisprudenciales para el cotejo de marcas y determinación de riesgo de confusión, se dan los presupuestos de la causal de irregistrabilidad de marcas establecida en las normas antes citadas, pues las marcas previamente registradas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” son idénticas en su componente prevalente y caracterizante y tienen por objeto identificar servicios de clases “[…] 35 […]” y “[…] 39 […]” que se relacionan competitivamente. 11.
En ese contexto, alegó que la coexistencia de estas marcas en el mercado daría lugar a un riesgo de confusión en el público consumidor, dado que en la marca mixta “LUZ VERDE” no prevalece su elemento gráfico, pues este se reduce a un diseño de 8 Folio 34 del C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio letras que no representa ningún concepto o idea, ni una figura abstracta, que desplace la impresión general que reporta la denominación “LUZ VERDE”, destacada en el conjunto marcario y que tiene mayor influencia en la mente de los consumidores. 12.
Indicó que, al enfrentar las marcas registradas, prevalece el elemento nominativo, en consecuencia, desde la perspectiva visual, ortográfica y fonética, se puede concluir que las marcas son prácticamente idénticas, pues solo se diferencian en las palabras descriptivas incluidas en la marca posterior que no predominan sobre la expresión distintiva “LUZ VERDE”. 13.
Refirió frente a la similitud conceptual que, se debe prescindir de las expresiones “REPRESENTACIONES S.A.S. MAYORISTA DE TURISMO” incluidas en la marca registrada mediante el acto demandado, en razón a que las mismas son “[…] eminentemente […]” genéricas respecto de un tipo de empresa de comercio mayorista o descriptiva de una actividad de comercio mayorista, por lo tanto, no es un factor de diferenciación marcaria. 14.
Indicó que el acto administrativo demandado descartó de forma “[…] errada […]” la relación competitiva entre los servicios de la clase 35 y 39 del nomenclátor de la clasificación Internacional Niza, “[…] negando que existía intercambiabilidad o complementariedad entre ellos, y afirmando en contra de la realidad, que los servicios amparados por las marcas de mi representada están limitados a servicios de gestión y administración de negocios relacionados con el sector de la construcción, y que aquellos a ser amparados por la marca posterior solamente están enfocado (sic) al sector de actividades de turismo […]”. 15.
Especificó que “[…] en el caso de los servicios comparados, estos presentan características funcionales similares, pues tienen como finalidad el suministro de consultoría y de información en ámbitos comerciales, los identificados por las marcas anteriores, en un ámbito comercial general, la marca posterior, en un entorno también comercial, aun cuando orientados al turismo, pero comercial en todo caso, lo cual es enfatizado por las expresiones integrantes del signo "representaciones" y "mayorista" […]”. 16.
Por lo anterior concluyó que, el uso en el comercio de la marca mixta “LUZ VERDE” genera riesgo de confusión indirecta sobre el origen empresarial de los productos que se pretenden identificar con ella, así como el riesgo de asociación con el titular de la marca “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA”. 17. Finalmente, refirió que el riesgo de asociación se ve reflejado por el hecho de que las marcas “[…] LUZ VERDE y LUZ VERDE PARA COLOMBIA han adquirido notoriedad como signos distintivos del origen empresarial de mi representada como productora, distribuidora y comercializadora de productos y servicios de la industria cementera, al punto de haberse convertido en una expresión distintiva de la imagen corporativa de la empresa […]” 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Intervención de Luz Verde Representaciones S.A.S9 18. La sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S. actuando a través de apoderado judicial, luego de hacer una descripción de los productos correspondientes a las clases 16, 19 y de los servicios de las clases 35 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales amparan las marcas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” pertenecientes a Cementos Argos S.A. “[…] son a todas luces completamente diferentes a los que reivindica mi mandante […]”, toda vez que el suministro de consultoría e información en ámbitos comerciales, ampara todas las clasificaciones, con la finalidad de brindar dicha información, pero respecto a la clase de nomenclátor en que se encuentre cada signo. 19.
Precisó que, frente al riesgo de asociación por notoriedad de las marcas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA”, el demandante refirió que el objetivo económico principal de la sociedad Cementos Argos S.A. es el de: producir, distribuir y comercializar productos y servicios de la “[…] industria cementera […]”, el cual no tiene relación con la industria del turismo. 20.
Adujó que las marcas de propiedad de Cementos Argos S.A, no han sido declaradas notorias por la SIC y en el caso de existir algún tipo de notoriedad de marca, esta únicamente goza de reconocimiento en el mercado de la clase de productos o servicios que se encuentra en el sector de la construcción. II.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10 21.
La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que solicitó se nieguen las pretensiones de la parte demandante, toda vez que las mismas carecen de asidero jurídico, por cuanto las decisiones demandadas están ajustadas a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 22. Expuso que, si bien las marcas presentan similitudes al ser cotejadas una con la otra, sin embargo, existen factores que permiten que ambas existan dentro del mercado debido a: (i) ausencia de conexidad competitiva entre ellas;
(ii) al principio de especialidad; (iii) a que la marca concedida es mixta y la previamente registrada es nominativa, y; (iv) a la inexistencia de riesgo de confusión para el consumidor, por tratarse de servicios completamente diferentes. 23. Destacó que, de la lectura que se realiza a los servicios que identifica la marca mixta “LUZ VERDE” que corresponden a la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional Niza y de los servicios que protege las marcas nominativas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” de la clase 35 del mismo 9 Folios 92 a 168 C pp. 10 Folios 111 a 127 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio nomenclátor, se infiere que estos, no presentan relación susceptible de confusión en el consumidor, en la medida que la disponibilidad y los usuarios de cada uno son diferentes, lo que impide que exista confusión en el mercado. 24.
Expuso que, los canales de comercialización de la marca mixta “LUZ VERDE”, se comercializan a través de cadena de negocios enfocados en el turismo, tales como “[…] páginas web, folletos o locales comerciales que tienen como única finalidad de comercialización de servicios turísticos […]” contrario a esto, los servicios de las marcas nominativas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” al estar estrechamente ligados a la venta de productos de construcción, se comercializan a través de la venta que efectúa su titular, colocándolos al público mediante su compañía en forma directa. 25.
Comentó que en el caso objeto de estudió, no existe uso conjunto ni complemento entre los servicios de turismo de la clase 39 y los servicios de gestión de negocios de la clase 35, en la medida en que los primeros son servicios que permiten el transporte de personas y viajes de turismo, mientras que los segundos comprenden actividades de gestión de negocios enfocadas al sector de la construcción. 26.
Indicó que los servicios de la marca mixta “LUZ VERDE” no tiene como objeto social, la venta de cemento, ni enfoca su comercio en el sector de la construcción, al cual claramente pertenecen los servicios de Cementos Argos S.A, por ello, los consumidores finales son claramente diferentes. 27. Expuso que los productos que representan las marcas confrontadas no son intercambiables entre sí, en la medida en que un consumidor no puede reemplazar un servicio de turismo por un servicio de gestión de negocios para el sector de la construcción. 28.
Citó en cuanto al principio de especialidad que “[…] el derecho de uso exclusivo que se otorga al registrar una marca solo se refiere a los productos o servicios comprendidos en la solicitud de registro presentada a la oficina competente, no siendo viable extender los mismos a clases no determinadas en la misma, salvo excepciones establecidas en la legislación (notoriedad y conexidad entre clases) […]”. 29.
Finalmente señaló en cuanto a la inexistencia de violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, que dentro del acto administrativo demandado se concluyó que "[…] la sociedad opositora no logró demostrar que su marca fuera notoriamente conocida, pues no acreditó elementos suficientes para deducir esta connotación en el signo […]” y dado que la sociedad Cementos Argos S.A., no presentó recurso de apelación contra el acto administrativo demandado, los argumentos de negación de la notoriedad se mantienen incólumes. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio III.
TRÁMITE DEL PROCESO 30. Cementos Argos S.A. presentó demanda de nulidad el 1° de junio de 201511, en contra de la Resolución 79554 de 23 de diciembre de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 31. Mediante auto de 8 de febrero de 201612, se admitió la demanda y; se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S. El 30 de marzo de 201613, se corrió traslado de la demanda por término de 30 días. 32.
A través de providencia de 18 de enero de 201714, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el numeral 1° del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la cual se realizó el 30 de junio de 201715. 33. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se resolvieron las excepciones propuestas, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los antecedentes administrativos. 34.
Mediante auto de 15 de diciembre de 201716, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y se suspendió el proceso. 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 160-IP-2018 de 26 de febrero de 201917, dentro de la cual se refirió al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio los artículos 224 y 230 ibidem, de la siguiente forma: “[…] B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Riesgo de confusión entre el sino solicitado LUZ VERDE (mixto) y las marcas LUZ VERDE (denominativas). 2. La notoriedad de las marcas LUZ VERDE. 3. La conexión entre los servicios que protegen los signas en controversia. 11 Folio 50 C pp. 12 Folios 81 a 83 C pp. 13 Folio 84 C pp. 14 Folio 133 C pp. 15 Folios 146 a 174 vto. C pp. 16 Folios 176 a 177 C pp. 17 Folios 209-226 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión dé la Comunidad Andina1, los mismos que se interpretan por ser procedente.
De oficio le interpretará el Artículo. 224 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.3. Se deberá́ examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego. determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) ortográfica […] b) fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] […] 1.4.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá́ determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LUZ VERDE (mixto) y las marcas LUZ VERDE (denominativas). 3.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 3.1. Corno en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria LUZ VERDE, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 3.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por Ios consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, o los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Dado que, las marcas: notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre, la marca notoria regulada en le Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida mas allá del sector pertinente. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.
Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La mara notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territoriedad, principio registral y uso real y efectivo por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registrados ni sean usadas en este país miembro.
Ambas también rompen el principio de especialidad, pero con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.
Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.
Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. La marca notoria extracomunitaria no rompe los principios de especialidad, territoriedad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcarlo de un signo distintivo si el solicitante actúa. de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado 3.6.
Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia, de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1 En relación con el riesgo de confusión […] 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación […] 3.6.3. En relación con el riesgo de dilución […] 3.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario […]. 3.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de la prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente según sea el caso. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.9.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad a saber. […] 3.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta entre otros, los anteriores factores, así como lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […] 3.16.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca LUZ VERDE (denominativa) cuyo titular es CEMENTOS ARGOS S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo LUZ VERDE (mixto) de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 4.
Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional Niza […] 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4.
Para determinar si existe, vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 4.5.
Los criterios de sustitubilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: -La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional Niza -La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis […] -Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medio de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […] 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 4.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” (negrilla original del texto y subrayado fuera del texto). 36.
Finalmente, mediante auto de 17 de mayo de 201918, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término para alegar de conclusión. Cementos Argos S.A.19, la SIC20 y Luz Verde Representaciones S.A.S21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 37. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 201923, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 38. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 79554 de 23 de diciembre de 201424, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 47131 de 31 de julio de 201425, y se concedió el registro de la marca mixta “LUZ VERDE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S. 39.
La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “LUZ VERDE” concedida para identificar servicios en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S y las marcas nominativas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” para distinguir productos y servicios de las clases 16, 19, 35 y 41 del mismo nomenclátor, previamente registradas a favor de Cementos Argos S.A., se configura las causales 18 Folios 227 C pp. 19 Folios 241 a 257 C pp. 20 Folios 258 a 264 C pp. 21 Folios 234 a 240 C pp. 22 “[…]
ARTÍCULO 149. .El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 23 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. 24 Folios 22 a 24 vto del C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 25 Folios 13 a del C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 40.
Así mismo se determinará si las marcas nominativas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” propiedad de Cementos Argos S.A. era notoriamente conocida al momento de la solicitud de registro del signo mixto “LUZ VERDE”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000, interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 41.
Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación del acto administrativo demandado; (ii) el análisis del caso concreto y; (iii) la conclusión. IV.2.1. La identificación del acto demandado 42. La sociedad Cementos Argos S.A. solicita se declare la nulidad de la Resolución 79554 de 23 de diciembre de 201426, por medio de la cual se revocó la Resolución 47131 de 31 de julio de 201427, y se concedió el registro de la marca mixta “LUZ VERDE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Luz Verde Representaciones S.A.S., expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
IV.2.2. Análisis del caso concreto 43. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo “LUZ VERDE” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] Reserva de viajes a través de oficinas de turismo y servicios de consultoría en materia de visitas y viajes turísticos prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas.
Consultoría, organización reserva de viajes, excursiones y cruceros; información sobre viajes. Cruceros (viajes). Servicios de información y reserva en línea en el ámbito del turismo […]”28. 44. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto entre la marca mixta “LUZ VERDE” y las marcas nominativas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” previamente registradas, existe confundibilidad por cuanto (i) son idénticas en su componente prevalente y caracterizante y, (ii) tienen por objeto identificar servicios de clases “[…] 35 […]” y “[…] 39 […]” que se relacionan competitivamente. 45.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 160-IP-2018 de 26 de febrero de 2019, pronunciándose sobre la aplicación 26 Folios 22 a 24 vto del C pp “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 27 Folios 13 a del C pp “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]” 28 Certificado de Registro 507813 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio del artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio los artículos 224 y 230 ibidem. 46.
Al respecto, la Sala precisa que la parte demandante argumentó que la marca mixta cuestionada “LUZ VERDE” clase 39, no cumple con los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro, dado que la marca es idéntica y presta servicios que se relacionan competitivamente, dadas las semejanzas visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales, además de presentarse riesgo de asociación con sus previamente registradas, “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA”, clases 16, 19, 35 y 41. 47.
Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2.2.1. De la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 48.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 49.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada de Luz Verde Representaciones S.A.S29 (Mixta) Registro 507.813 Clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: LUZ VERDE REPRESENTACIONES S.A.S. 29 Folio 80 C pp. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por la demandante30 LUZ VERDE (Nominativa) Registros 375.50331, 375.50232, 375.50133, 378.26734 Clase 16, 19, 35 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: CEMENTOS ARGOS S.A. Marca previamente registrada por la demandante35 LUZ VERDE PARA COLOMBIA (Nominativa) Registros 378.26636, 378.26837, 378.26938, 378.27039 Clase 16, 41, 35, 19 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Titular: CEMENTOS ARGOS S.A. 50.
La Sala pone de presente que de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad de la sociedad Cementos Argos S.A., la expresión “REPRESENTACIONES S.A. - Mayorista de turismo” es explicativa, razón por la cual no hace parte del signo y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad. 51.
Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “LUZ VERDE”, cuestionada a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con las marcas nominativas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA”, previamente registradas por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 52.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así la gráfica que la acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 30 Folio 22 C pp. 31 Clase16 32 Clase19 33 Clase 35 34 Clase 41 35 Folio 22 C pp. 36 Clase 16 37 Clase 19 38 Clase 35 39 Clase 41 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 53.
En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 54.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 55.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”40. 56.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “LUZ VERDE” clase 39, así como “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” últimas dos de las clases 16, 19, 35 y 41, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”. 57.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si la frase “PARA COLOMBIA” que hace parte de una las marcas previamente registradas son de uso común en la clase 16, 19, 35 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza para la fecha de expedición del acto 40 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio demandado, pues de ser así, aquella debe ser excluida del estudio de confundibilidad41. 58.
Sobre el particular, se advierte que la expresión “PARA COLOMBIA” que integra el signo previamente registrado es de uso común dentro de las clases mencionadas, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación42: MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. MAXISERVICES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PAULA LTD. PARA COLOMBIA (Mixta) LUISA FERNANDA MUÑOZ HERNÁNDEZ 16 435.792 LETRAS PORTUGUESAS PARA COLOMBIA (Mixta) MARTHA ESPERANZA RAMOS DE ECHANDIA 16 495.674 CCI CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA (Mixta) CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA 35 282.141 CARBON PARA EL MUNDO, PROGRESO PARA COLOMBIA (Mixta) CARBONES DEL CERREJON LIMITED 35 370.777 MINERÍA BIEN HECHA PROGRESO PARA COLOMBIA (Mixta) ASOCIACION COLOMBIANA DE MINERIA - ACM 35 548.669 CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA (Mixta) CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA 35 617.610 LETRAS PORTUGUESAS PARA COLOMBIA (Mixta) MARTHA ESPERANZA RAMOS DE ECHANDIA 41 495.674 MEJORES MANOS PARA COLOMBIA (Nominativa) SODIMAC COLOMBIA S.A. 41 519.203 LABORATORIO ESCUELA DE GENÉTICA LIMITE VERTICAL S A S 41 576.426 41 Proceso 128-IP-2016, en la que el Tribunal de la Comunidad Andina consideró: “[…] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en casmixta) o que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […]”. 42 Consulta realizada el 24 de octubre de 2024 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio EMPRESARIAL AGRÍCOLA Y PECUARIA PARA COLOMBIA (Nominativa) VEN Y APRENDE PARA COLOMBIA (Nominativa) CORPORACION EDUCATIVA ARKOS U 41 584.365 59.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 60.
Por todo lo anterior, la marca de la demandante “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” incluye un componente de uso común, específicamente la expresión, “PARA COLOMBIA”, el cual debe ser excluido del examen comparativo entre dicha marca y la registrada mediante el acto acusado, aunado a que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 61.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “LUZ VERDE”, “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. 62. Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman.
En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada Marcas previamente registradas 63. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “LUZ VERDE”, “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE” existe identidad ortográfica, por cuanto se escriben de la misma manera, se encuentran en el mismo orden y no presentan ninguna variación. L U Z V E R D E 1 2 3 4 5 6 7 8 L U Z V E R D E 1 2 3 4 5 6 7 8 L U Z V E R D E 1 2 3 4 5 6 7 8 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 64.
En cuanto a la similitud fonética, también existe identidad entre las marcas cotejadas, debido a que las expresiones “LUZ VERDE” contienen las mismas palabras, dispuestas en el mismo orden y con la misma secuencia de sonidos. 65. En lo atinente al aspecto conceptual o ideológico, la Sala observa que, la pronunciación de la expresión “LUZ VERDE” corresponde a una expresión que refiere a una señal para avanzar, como cuando un semáforo en verde indica avanzar en el tránsito, con el siguiente significado: “luz verde1.f. Camino o procedimiento abierto y dispuesto para el logro de un asunto, empresa”43, la cual trae a la mente del consumidor una idea de proceder a alguna acción. Nótese, entonces, que en la medida en que la expresión es la misma, igualmente es claro que las marcas presentan identidad conceptual o ideológica. 66.
De esta manera, teniendo en cuenta que tanto la marca registrada como las marcas previamente registradas se componen por la misma expresión, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual o ideológico. 67. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de identidad entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 68.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 69. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201844 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de 43 De conformidad con la consulta realizada en el Diccionario de la Real Academia Española, disponible a través del siguiente vinculo: https://www.rae.es 44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 70. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 71.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “LUZ VERDE” fue solicitada para proteger los siguientes servicios de la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Reserva de viajes a través de oficinas de turismo y servicios de consultoría en materia de visitas y viajes turísticos prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas.
Consultoría, organización reserva de viajes, excursiones y cruceros; información sobre viajes. Cruceros (viajes). Servicios de información y reserva en línea en el ámbito del turismo […]”45. 72. Las marcas previamente registradas, “LUZ VERDE”, identifican los siguientes productos de la citada Clasificación “[…] Clase 16 Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o para la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje; caracteres de imprenta; clichés de imprenta. […] Clase 19 Materiales de construcción (no metálicos); 45 Certificado de Registro 507.813. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, brea y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos […] Clase 35 Publicidad; gestión empresarial; administración de empresas; trabajos de oficina […] Clase 41 Educación; prestación de servicios de formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales […]”. 73.
Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas no existe conexión, por cuanto se encuentran ubicados en clases diferentes del nomenclátor internacional de la Clasificación Internacional de Niza y, además, los productos y los servicios allí ofrecidos, para cada una de las marcas, se encuentran completamente delimitados y se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. 74.
Bien lo consideró la SIC cuando afirmó que se trata de productos y servicios muy diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización pues, en efecto, uno son los servicios para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, disímiles, son los productos y servicios prestados por las marcas previamente solicitadas. 75.
Ciertamente, es evidente que en el consumidor no se genera la idea de que ambas marcas provengan del mismo empresario, ya que los productos y servicios que identifican son diferentes en cuanto a su naturaleza, finalidad, destinatarios y comercialización. La marca mixta “LUZ VERDE” presta el servicio consultoría en materia de turismo, mediante centros de atención telefónica y líneas directas al consumidor. 76.
Mientras que las marcas nominativas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” se relacionan con productos de papelería, materiales de construcción no metálicos, servicios educativos, de entretenimiento, servicios de publicidad, gestión comercial y marketing, estos últimos relacionados con la gestión y promoción de negocios, la cual radica en el servicio de promoción. 77.
En ese orden de ideas, no existe una relación directa entre estos productos y servicios, razón por la cual, es improbable que el consumidor en uno de estos sectores confunda su origen empresarial. 78. Si bien es cierto que la parte demandante señaló que “[…] en el caso de los servicios comparados, estos presentan características funcionales similares, pues tienen como finalidad el suministro de consultoría y de información en ámbitos comerciales, los identificados por las marcas anteriores, en un ámbito comercial general […]”, también lo es que aunque ambos estén orientados a actividades comerciales, la especialización de cada uno en sus respectivos sectores minimiza la posibilidad de confusión. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 79.
Los servicios de la marca cuestionada, en la clase 39, están claramente enfocados en el turismo, específicamente en la consultoría y reserva de viajes, lo cual define un ámbito de atención distinto al de las marcas previamente registradas. Cada una de estas categorías implica sectores y finalidades específicas que difieren significativamente de los servicios turísticos, de manera que el consumidor promedio no percibe estos como intercambiables o complementarios. 80.
Respecto a los consumidores, la Sala pone de presente que el Tribunal Andino se ha referido a los diferentes tipos de destinatarios, considerando al consumidor especializado. Este tipo de consumidor, habituado a buscar servicios específicos de consultoría en turismo en la clase 39, sabría distinguir entre la asesoría en viajes y excursiones frente a otros productos y servicios registrados bajo el mismo nombre, pero orientados a sectores completamente distintos, como papelería, construcción, publicidad y educación en las clases 16, 19, 35 y 41. 81.
La especialización de cada marca en su propio ámbito refuerza la distinción entre los servicios turísticos y aquellos que cubren la administración de negocios o la comercialización de materiales tangibles, lo que reduce notablemente la posibilidad de confusión entre ambos. 82. Para diferenciar los servicios turísticos de consultoría de aquellos relacionados con “trabajos de oficina" y “entretenimiento”, es fundamental observar el contexto específico de cada servicio, tanto en su finalidad como en el perfil del consumidor.
Los servicios turísticos de consultoría en la clase 39 están orientados a la planeación y asesoría en viajes y excursiones, lo cual implica una especialización hacia la organización de experiencias en el sector turismo. En contraste, los “trabajos de oficina” en la clase 35 engloban servicios administrativos y de gestión empresarial, dirigidos a mejorar la operatividad y administración de empresas, lo cual tiene un enfoque completamente diferente al de los servicios turísticos.
Así, mientras el consumidor busca apoyo logístico en viajes al acudir a un consultor en turismo, recurre a los servicios de oficina para soporte en operaciones empresariales, sin que estos sean sustituibles o complementarios. 83. Por otro lado, los servicios de “entretenimiento” en la clase 41 se enfocan en actividades culturales, recreativas y de formación, lo que lo difiere de los servicios de consultoría en turismo, los cuales están orientados a la planificación de experiencias turísticas específicas, no a la provisión directa de actividades de ocio o entretenimiento. 84.
Ahora bien, nótese que los productos de las clases 16 y 19 son tangibles y se consumen físicamente, mientras que los servicios de la clase 39 son intangibles. Al analizar la finalidad y el uso de estos productos y servicios, se observa que los productos de la clase 39 están dirigidos a la organización de planes turísticos a través de centros de atención telefónica.
No ocurre lo mismo con los servicios de la clase 35 los cuales están enfocados en la gestión de negocios relacionados con la construcción a través de medios publicitarios. Además, los canales de distribución y el enfoque de 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la publicidad, aunque pueden coincidir en algunos puntos, tienen diferencias significativas que el consumidor promedio podría distinguir. 85.
Aunque es cierto que los medios de comunicación son canales utilizados por diversas industrias para promocionar sus productos y servicios, esto no significa que el consumidor promedio asuma automáticamente que dichos productos provienen del mismo empresario. La publicidad compartida en estos medios no es un indicador determinante de conexión competitiva. 86.
Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 26 de noviembre de 201846, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (negrilla fuera de texto). 87. Asimismo, es relevante subrayar que no existe complementación ni sustitución entre los productos y servicios amparados por ambas marcas, lo que refuerza la falta de conexión competitiva entre ellas.
La Sala observa que estos se encuentran en sectores completamente distintos, con finalidades divergentes y diferentes formas de comercialización. La Sala reitera que los servicios de la clase 39 buscan satisfacer las necesidades de consumidores en el ámbito de la consultoría de viajes y planes turísticos, mientras que los servicios de consultoría de la clase 35 corresponden únicamente con la administración de negocios relacionados con la construcción. 88.
En ese sentido, difícilmente se podría sustituir o utilizar de manera conjunta los productos impresos como periódicos y revistas con servicios de turismo y gestión de negocios y productos de construcción. De igual manera, no se observa una interrelación en términos de publicidad, dado que cada marca se enfoca en sectores completamente diferenciados. 89.
Así las cosas, la Sala considera que, entre los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva que induzca al consumidor a confusión respecto al mismo origen empresarial. Lo anterior demuestra que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.
IV.2.2.2. De la vulneración del literal h) del artículo 136 y de los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000 90. La Sala advierte que a continuación se analizarán conjuntamente el cargo de violación del literal h) del artículo 136 y de los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000 interpretados por el Tribunal de Justicia Andina, habida consideración de su conexidad comoquiera que se refieren a la notoriedad de una marca. 46 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 91. En cuanto a la notoriedad, la sociedad Cementos Argos S.A. señaló como causal de irregistrabilidad, la prevista en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, cuyos supuestos son los siguientes: - Que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualquiera que sean los productos o servicios identificados por los signos. - Que el signo solicitado pueda generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configure como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o cause una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario. 92.
En ese orden de ideas, resulta necesario determinar el alcance de cada uno de los supuestos antes mencionados, con el objeto de establecer si se cumplen los presupuestos señalados en la causal antes mencionada, relacionados con actos de imitación total o parcial de las marcas previamente registradas “LUZ VERDE” Y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” 93.
Ahora bien, para el cotejo entre signos cuando alguno de ellos es presuntamente notorio, resulta necesario aplicar los criterios fijados por la doctrina y la jurisprudencia, relacionados con la naturaleza de los signos en controversia, con el fin de establecer la regla comparativa en el caso sub judice, en consideración a la calidad de notorio del signo opositor, su acreditación y su capacidad distintiva intrínseca. 94.
Por su parte, el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 definió el signo notorio como aquel que ha sido reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 95. A su vez, se debe tener en cuenta que dicha notoriedad recae en el sector pertinente, esto es, (i) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique;
(ii) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (iii) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique, siendo suficiente probar uno los sectores. 96.
En relación con la notoriedad, se pone de relieve que esta Sala, en sentencia del 7 de mayo de 2015, señaló lo siguiente: “[…] la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”47 97.
La sociedad Cementos Argos S.A. allegó como prueba de la notoriedad de la marca “LUZ VERDE” una publicación por cada año 2011, 2013, 2014 y 2015 en la página web http/diskweb1.com/argos/PERIODICOS-LUZ-VERDE-E/ESPAÑOL/. 98. De la prueba documental aportada, la Sala comparte lo considerado por la autoridad administrativa al considerar que, no se logró demostrar que las marcas “LUZ VERDE” y “LUZ VERDE PARA COLOMBIA” previamente registradas, fueran notoriamente reconocidas, pues no acreditó elementos suficientes que demostraran que el consumidor de la Comunidad Andina tuviera un conocimiento amplio y generalizado de las marcas, ni que esta haya transcendido al punto de ser notoria en el sector pertinente en dichos territorios. 99.
Sobre el particular, resulta del caso traer a colación la sentencia de esta Sección del 22 de mayo de 201448, en la cual se pronunció respecto de la suficiencia de las pruebas con que se pretendió demostrar la notoriedad de una marca en un caso similar, en los siguientes términos: “[…] Para la Sala, los documentos allegados por la actora no resultan suficientes para demostrar la notoriedad de la marca “RENEWAL”, habida cuenta de que si bien aportó fotocopia de las pautas publicitarias en diferentes revistas y periódicos (El Tiempo) y dos certificaciones en las que consta el monto de la inversión efectuada por dicho concepto, no hay prueba dentro del proceso que de cuenta sobre las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, factor este, entre otros, indispensable para determinar la notoriedad de la marca […]” 100.
De lo anterior se desprende que las normas que consagran las disposiciones relativas a la protección de la marca notoria previstas en la Decisión 486 de 2000 no se encuentran desconocidas, por lo que la marca “LUZ VERDE” no se enmarca en los presupuestos consagrados en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal h) Ibidem, esto es, al no acreditarse los supuestos establecidos en los artículos 224 y 230 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
IV.2.2.3. Conclusión 101. La Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “LUZ VERDE” para servicios de la clase 39 fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demandan, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 47 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015. Rad. 2000-06102-01. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de mayo de 2014. Rad. 2008-00053-00. M.P. Dra. María Elizabeth García González. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00280-00 Demandante: Cementos Argos S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 102.
Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.