11001032400020130058500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020130058500 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Zitro IP, S.ár.l. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Winner Group S.A.1 Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide2, en única instancia, la demanda presentada por Zitro IP, S.ár.l., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 57246 de 27 de septiembre de 2012 y 39303 de 28 de junio de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1 Antes Universal de Casinos S.A Cfr. 156 a 157 2 Cfr. Folios 210 a 211. La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 La demanda 1. Zitro IP, S.ár.l., en adelante la parte demandante3, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 57246 de 27 de septiembre de 2012, “Por la cual se niega un registro”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 39303 de 28 de junio de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto POWER MANIA BONUS para identificar productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 57246 de 27 de Septiembre del año 2.012, notificada a mi representada el 02 de Octubre del año 2.012, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca "POWER MANIA BONUS" (Mixta) para distinguir productos de la Clase 28 Internacional, solicitada por la Sociedad ZITRO IP, S.àr.l. SEGUNDA- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39303 de 28 de junio del año 2.013. por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó la 3 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 3 y 4 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto POWER MANIA BONUS, para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Esta resolución confirmó la Resolución núm. 57246 de 27 de septiembre de 2012, que negó el registro como marca del signo mixto POWER MANIA BONUS, para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folios 70 a 71 3 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 Resolución No. 57246 de 27 de Septiembre del año 2.012, que negó el registro de la marca "POWER MANIA BONUS" (Mixta), para distinguir productos de la Clase 28 Internacional, solicitada por la Sociedad ZITRO IP, S.àr.I. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] TERCERA. - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "POWER MANIA BONUS" (Mixta), para distinguir productos de la Clase 28 Internacional, solicitada por la Sociedad ZITRO IP, S.ár.l. CUARTA. - Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTA- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1.

Solicitó, el 28 de octubre de 2011, el registro como marca del signo mixto POWER MANIA BONUS para identificar productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La referida solicitud se publicó el 15 de mayo de 2012, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 644, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 5.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 57246 de 27 de septiembre de 2013 negó el registro como marca del signo mixto POWER MANIA BONUS para identificar productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser similarmente confundible con la marca mixta POKERMANIA de titularidad de Universal de Casinos S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 5.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 57246 de 27 de septiembre de 2013. 5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 39303 de 28 de junio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 57246 de 27 de septiembre de 2013.

Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 El artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

El signo POWER MANIA BONUS cumple los presupuestos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 para ser registrado como marca, debido a que se encuentra dotado de las características esenciales de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. 7.2. La parte demandada no hizo un examen de registrabilidad minucioso del signo solicitado, lo fraccionó y lo limitó a la comparación del vocablo de uso común MANIA, omitiendo elementos que hacen indivisible el signo. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 5 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 7.3.

La decisión contenida en los actos acusados resulta equivocada pues el Tribunal Andino de Justicia, en varias decisiones, ha reiterado de manera expresa que los signos similares deben ser cotejados o comparados en su conjunto como un todo indivisible y sin fraccionamientos. 7.4. Los signos distintivos cotejados comparten la expresión MANIA, no existe riesgo de confusión, ya que, de manera indivisible, resultan diferentes.

Lo anterior, pues se encuentran provistos de elementos adicionales como las letras, la posición de estas, los colores y las palabras adicionales, que le dan suficiente distintividad. 7.5. La partícula MANIA es de uso común en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, pues otras marcas previamente registradas la contienen. 7.6.

La parte demandada al realizar el cotejo fraccionó el signo solicitado y la marca previamente registrada a la expresión MANIA, desconociendo que se trata de signos indivisibles, que se han solicitado y se usan como un todo indivisible. 7.7. Existe total diferencia de los signos distintivos en conflicto, ya que es indudable el impacto especial, característico y distintivo que causa el signo solicitado, debido a su combinación caprichosa y llamativa de la expresión que lo compone, siendo altamente distintivo de la marca previamente registrada. 7.8.

Respecto de la conexión competitiva, al quedar demostrado que el signo y la marca son totalmente diferentes, este supuesto queda relevado de cualquier análisis o fundamento, 7.9. Concluyó que los actos acusados se encuentran falsamente motivados y violan las disposiciones que regulan el proceso de registro de marcas en Colombia, por lo que deben ser declarados nulos.

Contestación de la demanda Parte demandada 6 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 8. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 8.1. El signo solicitado no presenta distintividad para proceder a su registro pues dentro del conjunto de marcas enfrentadas, no le otorgan distintividad, pudiendo inducir a error al consumidor en la escogencia del producto y su elección basado en el origen empresarial del mismo, por lo tanto, es claro que no puede coexistir en el mercado.

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.2. El examen de confundibilidad efectuado por la parte demandada, se realizó en conjunto de manera sucesiva y no simultanea entre el signo y la marca. 8.3. Los signos enfrentados, contienen dentro de sus conjuntos gramaticales una palabra idéntica, compartiendo así las mismas vocales en el mismo orden dentro de su estructura. 8.4.

La pronunciación de las sílabas tónicas, de cada conjunto son semejantes en su dicción, lo que hace concluir que el signo solicitado definitivamente no es distintivo e induce a error al consumidor. 8.5. Es evidente la conexión competitiva entre los signos distintivos en disputa, al ser indiscutible la identidad en los productos ofrecidos, teniendo en cuenta que el signo solicitado POWER MANIA BONUS pretende amparar todos los productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales la marca previamente registrada POKERMANIA ofrece al público, por lo que es claro que utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y se relacionan con la finalidad. 8 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 118 9 Cfr. Folios 107 a 117 7 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 8.6. Si se permite la coexistencia de los signos distintivos cotejados en el mercado, es muy posible que cree riesgo de confusión en el consumidor, al generar error en la identificación del origen empresarial de los mismos, pues creerá que los productos que distingue el signo cuestionado son líneas de productos nuevos que ofrece la marca registrada. 8.7.

La parte demandada garantizó la efectividad de los principios de derechos consagrados en la Constitución Política, entre los cuales está el derecho de la igualdad y defensa dentro de la actuación administrativa. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso10, en la contestación de la demanda11 se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 9.1.

El signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, los signos distintivos cotejados son casi idénticos, ocasionando confusión y asociación entre los consumidores. 9.2. El signo solicitado además de incluir la expresión MANIA, incluye la palabra POWER que solo se diferencia en una letra con la palabra POKER, la cual compone la marca registrada. 9.3.

La irregistrabilidad del signo no se da porque comparte la expresión MANIA con la marca registrada, sino porque la palabra que la antecede solamente se 10 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 152 11 Cfr. Folios 147 a 151 8 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 diferencia fonética y gráficamente con una letra (K-W), lo que causa riesgo de confusión. 9.4.

Respecto a la comparación fonética no existen diferencias, pues los consumidores no son bilingües y no comprenden el significado de cada expresión. 9.5. Al negar el registro del signo, la parte demandada está protegiendo al consumidor en la eventualidad de incurrir en un error al considerar que estaría recibiendo el mismo producto o uno mejorado de un mismo proveedor, bajo los mismos signos cotejados, cuando en realidad estaría recibiendo productos de titulares diferentes. 9.6.

Si se hubiera otorgado el registro como marca del signo solicitado, se hubiera desconocido su esfuerzo en la comercialización, difusión y consolidación de la marca POKERMANIA, desde el año 2004, y los derechos que le asisten por más de una década. Audiencia Inicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto 7 de junio de 201912: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 27 de junio de 201913, este Despacho declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas; ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial; y realizó el respectivo control de legalidad.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 12 Cfr. Folios 236 a 237 13 Cfr. Folios 248 a 266 9 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de septiembre de 201914, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria andina aplicable. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 553-IP-2019 de 29 de julio de 202015, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 Literal a) de la Decisión antes mencionada por ser pertinente.

No procede la interpretación del Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es materia controvertida en el proceso interno el concepto de marca. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Articulo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de tratar el tema referente a la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […]”16. 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. Este Despacho, mediante auto de 12 de febrero de 202117: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 15.

La parte demandante18, reiteró los argumentos señalados en el escrito de la demanda. 14 Cfr. Folios 276 a 277 15 Cfr. Folios 289 a 303 16 Cfr. Folios 290 a 291 17 Cfr. Folios 306 a 307 18 Cfr. Índice Núm. 71 SAMAI 10 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 16. La parte demandada19 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 17.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardó silencio en esta oportunidad procesal.20. Intervención del Ministerio Publico 18. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal21. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 553-IP-2019 de 29 de julio 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 19 Cfr. Índice Núm. 72 SAMAI 20 Cfr. Índice Núm. 73 SAMAI 21 ibidem 22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 22.

Los actos acusados son los siguientes: 22.1 La Resolución núm. 57246 de 27 de septiembre de 201223, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto POWER MANIA BONUS para distinguir productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2. La Resolución núm. 39303 de 28 de junio de 201324, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 57246 de 27 de septiembre de 2012.

El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 23.1 Si las resoluciones núms. 57246 de 27 de septiembre de 2012 y 39303 de 28 de junio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto POWER MANIA BONUS, para identificar "juegos, juguetes; juegos automáticos de previo pago, juegos automáticos que no sean de los que han sido concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión; máquinas tragaperras: máquinas de juegos de si las recreativas, incluyendo salas de juegos de azar y apuestas, máquinas recreativas accionadas por monedas, por fichas o por cualquier otro medio de prepago; máquinas recreativas automáticas: máquinas independientes de videojuegos; equipos de juegos electrónicos portátiles; equipos de juegos para casinos, salas de bingo y otras salas de juegos de azar", productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del 23 Cfr. Folios 11 a 15 24 Cfr. Folios 25 a 32 12 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 derecho solicitado. 23.2 En este sentido, se analizará si la parte demandada vulneró o no las normas señaladas, por considerar que existe riesgo de confusión entre el signo mencionado y la marca mixta POKERMANIA, registrada con certificado núm. 355893, para identificar “juegos, juguetes, artículos de gimnasia (excepto vestidos)", productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 24.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, el artículo 151 ibidem. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem. 25. En este sentido, la Sala considera que el artículo 134 ibidem no resulta aplicable al caso sub examine, comoquiera que, en el escrito de demanda, no se argumentó respecto de los requisitos intrínsecos para constituir una marca o a los supuestos fácticos previstos en el artículo 134 ibidem, motivo por el cual no se incluirá en el problema jurídico. 26.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29. 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 34.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 Interpretación Prejudicial 553-IP-2019 de 29 de julio de 2020 35. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. Debido a que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro POWER MANIA BONUS (mixto) y la marca POKERMANIA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad 1.7. 1.8. únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro POWER MANÍA BONUS (mixto) y la marca POKERMANIA 30 Cfr. Folios 289 a 303 16 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Signos conformados por denominaciones de uso común 3.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso la sociedad ZITRO IP, S.ár I argumentó que la denominación MANIA seria débil al ser de uso común dentro de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2.

Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país"; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios, […] 3.7.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.1. Tomando en cuenta los signos materia de discusión y lo manifestado por la sociedad ZITRO IP, S.ár. I referente a que su signo solicitado POWER MANIA BONUS (mixto) se traduce a "la locura o la manía por el poder de los bonos y que la marca opositora POKERMANIA (mixta) significa "locura o manía por el 'POKER' (juego de cartas)", resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos 4.2.

Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. […] 17 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 5.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Dentro del proceso interno se alegó la existencia de conexión entre los productos que distingue la marca con los productos amparados por el signo solicitado a registro, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se deberá analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 36.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 37.

Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 38.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 31 32 Solicitante: Zitro IP, S.àr.l. Titular: Universal de Casinos S.A. Certificado núm. 355893 Clase 28: “Juegos, juguetes; juegos automáticos de previo pago; juegos automáticos que no sean de los que han sido concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión; máquinas tragaperras; máquinas de juegos de salas recreativas, incluyendo salas de juegos de azar y apuestas; máquinas recreativas accionadas por monedas, por fichas o por cualquier otro medio de prepago; máquinas recreativas automáticas; máquinas independientes de videojuegos; equipos de juegos electrónicos portátiles; equipos de juegos para casinos, salas de bingo y otras salas de juegos de azar.”.

Clase 36: “Juegos, juguetes, artículos de gimnasia (excepto vestidos). restringido a los anteriores productos.”. 39. La Sala procederá a determinar si el signo mixto POWER MANIA BONUS, solicitado para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 31 Cfr. Folio 32 32 Cfr. Folio 13 19 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 40.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad 41. extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 42. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43.

Esta Sección33, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”34. 44. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando 33 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”35. 45.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”36. 46. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto POWER MANIA BONUS solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 47.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 36 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”37. 48. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre el signo y la marca comparada puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 37 Cfr. Folios 293 a 294 22 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”38. 49.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 50.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y la marca en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 51. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de los signos distintivos objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se 38 Cfr. Folio 292 a 293 23 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”39. 52.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandada indicó que la expresión MANIA es una palabra de uso común que no pertenece a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos distintivos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 53. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por 39 Cfr. Folios 295 a 296 24 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen40. 54.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201441, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 55.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202142, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 56.

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 41 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”43. 58.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección44, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 59.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 60. Respecto de los signos enfrentados, que la partícula MANIA es de uso común para los productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto es comúnmente usada por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada. 43 Cfr. Folio 298 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 61.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada45. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PETSMANIA MASTER PETS LTDA. 312901 28 MIMOMANIA JHONNY GARCIA ARAQUE 329061 28 HUEVOMANIA PEPSICO, INC 298773 28 CANDIMANIACO CANDICOLOR S.A.S. 293382 28 ANIMANIACS TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P 192192 28 FISHMANIA ZITRO IP, S.ÀR.L. 455251 28 62.

Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala advierte que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor46. 63.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, por un lado, la expresión MANIA, en el signo y la marca, es de uso común en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza y, por el otro, en el caso sub examine, no se puede excluir dicha partícula de la marca previamente registrada para realizar el cotejo, porque se encuentra unida a la expresión POKER y esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario. 45www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 22 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 64. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca mixta POKERMANIA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y el signo mixto POWER MANIA BONUS, solicitado por la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca Comparación Ortográfica 65. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 66.

La comparación ortográfica de los signos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO P 0 W E R M A N I A B O N U S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MARCA REGISTRADA P O K E R M A N I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 67.

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, por un lado, la Sala observa que el signo solicitado se compone de tres palabras (POWER-MANIA - BONUS), seis (6) sílabas, 15 letras, ocho (8) consonantes (P-W-R-M-N-B-N-S) y siete (7) vocales (O-E-A-I-A-0-U); por su parte, la marca POKERMANIA se compone de una (1) palabra (POKERMANIA), cuatro (4) silabas, cinco (5) consonantes (P-K-R-M-N) y cinco (5) vocales (O-E-A-I-A). 68.

Con base en lo anterior, se evidencia que, si bien el signo y la marca cotejadas comparten en su composición la palabra MANIA, esta es de uso común y, por lo tanto, inapropiable en exclusiva por un solo empresario. Es este sentido, las denominaciones en conflicto tienen un grado de distintividad débil, de manera que resulta necesario analizar la marca en su conjunto, y tener en cuenta los elementos que poseen una función diferenciadora en este, toda vez que esto resulta ser determinante en la forma en cómo es percibido el signo en el mercado por el público consumidor. 69.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que, si bien existe similitud al compartir la expresión MANIA, el signo solicitado POWER MANIA BONUS contiene adicionalmente las palabras POWER y BONUS, lo que le otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre las expresiones. 70.

De otro lado, frente a las expresiones POWER y POKER que contienen los signos en conflicto, la Sala considera que las letras W y K, le dan suficiente distinción al momento de establecer diferencias de tipo gramatical. 71. Así mismo, las expresiones POWER y BONUS que hacen parte del signo mixto solicitado, permiten diferenciar las denominaciones sujetas a cotejo, en la medida en que generan una estructura ortográfica disímil dentro de la cual hay un número de letras y de sílabas diferente, así como una secuencia vocálica y consonántica desigual que le otorgan al signo solicitado la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca exigida por la normatividad andina. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 Comparación Fonética 72.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: POWER MANIA BONUS – POKERMANIA POWER MANIA BONUS – POKERMANIA POWER MANIA BONUS – POKERMANIA 73.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disimiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor. Comparación Ideológica 74. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”47, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 75.

En el caso sub examine, la Sala reitera que, aunque ambos signos distintivos coinciden en el aparte “MANIA”, este hecho per se no implica que sean confundibles, toda vez que como ya se mencionó, la palabra MANIA no puede ser objeto de apropiación en exclusiva por parte de ningún agente del mercado por tener una connotación de uso común. 76.

La Sala advierte que la marca previamente contiene la denominación POKERMANIA, la cual corresponde a una sola palabra y debe entenderse como de 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 30 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 fantasía, pues no tiene significado en el idioma castellano que sea identificable para el consumidor medio. 77.

Asimismo, la Sala considera que, respecto del signo distintivo POWER MANIA BONUS, cómo se mencionó en acápite supra, las palabras POWER y BONUS, al no ser unas palabras en castellano, ni de conocimiento del consumidor medio, deben considerarse de fantasía, y, en consecuencia, la marca, en su conjunto, se debe considerar como tal. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar un cotejo ideológico. 78.

Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de los signos distintivos de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellos; y ii) aunque comparten la expresión MANIA, que es de uso común, dicha circunstancia no puede impedir el uso de la misma por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad. 79.

Aunado a lo expuesto, la Sala, en las sentencias de 12 de julio de 201848, 3 de diciembre de 201849, 29 de mayo de 202050, 11 de junio de 202051, 26 de junio de 202052 y 9 de julio de 202053, ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador. 80.

En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una 48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. 81.

Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. 82. De esta forma, una vez realizada la comparación del signo y la marca de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto y advirtiendo la existencia de partículas de uso común, sobre las cuales no puede fundarse una similitud, la Sala considera que entre el signo mixto POWER MANIA BONUS y la marca mixta POKERMANIA no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos o servicios que pretende identificar cada uno de los signos distintivos en conflicto 83. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre el signo y la marca confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una. 84.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que los actos acusados están falsamente motivados comoquiera que, al no existir identidad ni semejanza entre los signos distintivos cotejados que pueda derivar en un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, la parte demandada violó del literal a) del artículo 32 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 136 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que el signo solicitado no está incurso en dicha causal de irregistrabilidad.

Conclusión 85. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto POWER MANIA BONUS solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que no se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica, fonética ni ideológica con la marca mixta POKERMANIA previamente registrada. 86.

En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y accederá al restablecimiento del derecho solicitado. Condena en costas 87. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 57246 de 27 de septiembre de 2012 y 39303 de 28 de junio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta POWER MANIA BONUS, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020130058500 SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca mixta POWER MANIA BONUS para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.