11001032400020140034900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020140034900 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Meico S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Gaseosas Posada Tobón S.A. Temas: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Signos descriptivos. Marca derivada. Reiteración de jurisprudencia. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Meico S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 78306 de 26 de diciembre de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 1. La sociedad Meico S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 78306 de 26 de diciembre de 20134, “Por la cual se decide un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Pretensiones 2. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 78306 de fecha 16 de diciembre de 2013, la cual revocó la resolución No. 36742 de fecha 20 de junio de 2013. SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]” 5. Presupuestos fácticos 3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Solicitó el registro de la marca nominativa AGUA CLARA DE LA SIERRA, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Marcas. 3.2.

La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 659 de 2 de enero de 2013, siendo objeto de oposición por Gaseosas Posada Tobón S.A, en 1 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 23 a 41 3Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 4 Cfr. Folios 16 a 22 5 Cfr. Folio 28 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 adelante tercero interesado en el proceso, con fundamento en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 3.3.

La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36742 de 20 de junio de 2013, concedió el registro de la marca nominativa AGUA CLARA DE LA SIERRA para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 36742 de 20 de junio de 2013. 3.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución núm. 78306 de fecha 16 de diciembre de 2013, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución No. 36742 de 20 de junio de 2013 y negar el registro solicitado. Normas violadas 4. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 4.1 Literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 5.1. La parte demandada violó el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 al considerar que el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA constituye un genérico respecto de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

El signo AGUA CLARA DE LA SIERRA constituye un conjunto marcario que reúne varios signos formando un conjunto evocativo, registrable y distintivo. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 5.3. La descriptividad debe predicarse respecto a características esenciales del objeto, y que los adjetivos CLARA y DE LA SIERRA no son características esenciales del agua. 5.4.

El signo solicitado constituye una variación de su marca previamente registrada AGUA DE LA SIERRA, por lo que su registro debió haberse concedido. Contestación de la demanda 6. La parte demandada6 contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 6.1. Con la expedición de los actos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, por el contrario, a su juicio, las decisiones se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida, aplicables al caso concreto. 6.2.

El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de 2000, determina que los signos exclusivamente descriptivos no pueden ser registrados como marca, toda vez que carecen de la distintividad requerida, que en el caso particular es la intrínseca, la cual le otorga al signo una capacidad individualizadora y le permite distinguir productos en el mercado. 6.3.

La palabra AGUA corresponde a un término genérico con el cual se denomina un producto y su registro solo es posible si está acompañado de un término o términos que le otorguen distintividad. 6.4. Las expresiones CLARA y DE LA SIERRA, son netamente descriptivas del producto agua. 6.5. La expresión CLARA corresponde a una característica del producto agua, pues es un adjetivo calificativo que expresa una cualidad propia del nombre y de los cuales no se predica una necesidad de escribirlos, pues hacen parte de la esencia misma de aquel. 6 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 99 7 Cfr. Folios 84 a 98 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 6.6. La expresión AGUA CLARA DE LA SIERRA no corresponde a un signo evocativo, pues no se necesita hacer uso de la imaginación para relacionar las palabras CLARA y DE LA SIERRA con el producto AGUA, así como tampoco realizar un proceso deductivo para tal fin, pues tales términos describen el producto que pretenden identificar indicando sus características. 6.7.

Como lo ha indicado el Tribunal Andino de Justicia, a pesar de que pueda existir un elemento dominante y que por tal motivo el titular de una marca ya registrada pueda solicitar el registro de una marca derivada, no significa necesariamente que esta deba ser concedida por la oficina nacional competente, pues en primer lugar debe establecerse si la marca cumple con los requisitos para su registro de acuerdo a la Decisión 486 de 2000. 6.8.

El signo AGUA CLARA DE LA SIERRA está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal e) de la Decisión 486 de 2000, pues las palabras que componen el signo, esto es CLARA y DE LA SIERRA, son netamente descriptivas y por lo tanto carecen de distintividad necesaria para que sean objeto de registro. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 7.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Fue debidamente aplicada la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, pues el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA carece de distintividad y está compuesto de expresiones descriptivas. 7.2.

La expresión CLARA describe una de las características del signo genérico agua, por lo cual es evidente que un consumidor medio entendería que el agua que se pretende comercializar va ser clara y no turbia. 8 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 80 a 81 9 Cfr. Folios 163 a 171 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 7.3.

La expresión DE LA SIERRA describe la procedencia geográfica del producto, en tal sentido, se le crea al consumidor la expectativa de que tal producto va provenir del agua de alguna sierra, sin que se pueda diferenciar el origen empresarial del producto que pretenda identificar. 7.4. Cualquier consumidor que lea la expresión AGUA CLARA DE LA SIERRA no va encontrar ningún elemento distintivo en tal expresión que le permita diferenciar el producto o su origen empresarial, pues lo que va esperar que le vendan sea agua que luzca clara y que provenga de alguna de las sierras de Colombia o del mundo. 7.5.

Al analizar la expresión AGUA CLARA DE LA SIERRA es inobjetable que es un signo que enuncia únicamente las características del producto, confundiéndose el signo con lo que pretende identificar. 7.6. Concluyó que el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA para ser distintivo debería incluir un elemento particularizador que logre diferenciar su producto de otros similares, situación que no ocurrió en el presente caso, pues está compuesta por el nombre genérico del producto que pretende identificar (agua) y dos de sus características (clara y de la sierra).

Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de mayo de 201810, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables, y este profirió la interpretación prejudicial 580-IP-2018 de 31 de julio de 201911, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, el cual procede por ser pertinente. […]”. 9.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. 10 Cfr. Folios 248 a 249 11 Cfr. Folio 277 a 283 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 Reanudación del proceso y procedencia de la sentencia anticipada 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de abril de 202412: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y v) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 11.

La parte demandante14 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12. La parte demandada15 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 13. El tercero con interés directo en el resultado del proceso16, reiteró los argumentos contenidos en la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Publico 14.

El Ministerio Público17 guardó silencio en este momento procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 580-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019; vii) el marco 12 Cfr. Índice 59 del aplicativo web “SAMAI”. 13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 14 Cfr. Índice 67 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 65 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice núm. 70 aplicativo web SAMAI 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 normativo sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas; viii) el marco jurídico relativo a las marcas derivadas y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos: i) el artículo 14918 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

El acto acusado 18. El acto acusado20 es el siguiente: 18.1 La Resolución núm. 78306 de 16 de diciembre de 201321, mediante la cual la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución No 36742 de 20 de junio de 2013 proferida por la Jefe de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negó el registro de la marca nominativa AGUA CLARA DE LA SIERRA para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 19. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones, presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 19 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 20 Cfr. Folios 16 a 22 21 Cfr. Folios 2 a 15 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 19.1 Si la Resolución núm. 78306 de 16 de diciembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocó la Resolución núm. 36742 de 20 de junio de 2013 y, en consecuencia, se negó el registro como marca del signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA para identificar "[ ] agua con gas, agua de manantial, agua embotellada, agua gasificada, agua mineral aromatizada, agua mineral con gas, agua mineral gaseosa, agua mineral gasificada, aguas [bebidas], aguas de mesa, aguas gaseosas, agua sin gas, aguas minerales [bebidas], aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, aguas potables, agua tónica, sodas [aguas] [ ]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulnera el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 19.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, consiste exclusivamente en una indicación sobre la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia o cualquier otra característica de los productos que se pretendían amparar con la solicitud de registro del signo en cuestión. 19.2 En segundo lugar, se analizará si el signo solicitado es evocativo para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 19.3 Y, en tercer lugar, se analizará si el signo solicitado corresponde a una marca derivada de la cual es titular la parte demandante y, en ese sentido, si procedía el registro del signo solicitado. 20.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 580-IP-2018 de 31 de julio de 2019, en la que interpretó el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 23.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 28.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 580-IP-2018 de 31 de julio de 2019 30. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso27: “[…] Signos conformados por denominaciones descriptivas 1.1. En el presente caso, la demandante señaló que el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA (denominativo) solicitado como marca no es descriptivo respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir.

En tal sentido, es pertinente analizar este tema. […] 1.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas, Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 1.5. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 1.8.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá 27 Cfr. Folios 176 a 190 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos 2.

Marcas evocativas 2.1. Como en el proceso interno, la demandante señaló que las expresiones contenidas en el signo solicitado constituyen un conjunto de carácter evocativo, resulta pertinente analizar el presente tema. 2.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia, es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivos 2.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y en consecuencia, su titular tendría que soportar el registra de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 2.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos AGUA CLARA DE LA SIERRA y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad 3.

Marca derivada 3.1. Dado que el demandante alega que ya es titular de una marca anterior AGUA DE LA SIERRA y que el signo solicitado AGUA CLARA DE LA SIERRA sería una marca derivada, corresponde abordar este tema 3.2. La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada, sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo. 3.3.

En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan […] 3.5.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. […].” Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones descriptivas 31.

Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones descriptivas; es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc.

Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. Marco jurídico sobre las marcas derivadas 32. Vista la Decisión 486, esta no consagra ni regula la figura de la marca derivada. Sin embargo, su concepto ha sido desarrollado de forma práctica y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido la figura como parte del régimen normativo, adoptando los criterios doctrinarios sobre el tema. 33.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que las marcas derivadas “[…] son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan […]”28. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada no implica que tenga el derecho automático a que se registre dicho signo. En cualquier caso, la autoridad competente deberá seguir el trámite ordinario para el registro de marcas, es decir, establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y verificar que no se encuentre incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma comunitaria.29 35.

El Tribunal precisó que, dentro del trámite ordinario para el registro como marca de un signo derivado, las oposiciones que se presenten al registro únicamente podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal ya que, al estar este ya registrado, queda fuera de discusión. 30 Análisis del caso concreto 36.

De conformidad con los marcos y criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 37. En este sentido, el signo solicitado objeto de estudio es como se muestra a continuación: 31 Cfr. Folio 8 32 Ibidem 33 Ibidem SIGNO MOMINATIVO AGUA CLARA DE LA SIERRA 31 Titular: MEICO S.A.32 Clase 32: “agua con gas, agua de manantial, agua embotellada, agua gasificada, agua mineral aromatizada, agua mineral con gas, agua mineral gaseosa, agua mineral gasificada, aguas [bebidas], aguas de mesa, aguas gaseosas, agua sin gas, aguas minerales [bebidas], aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, aguas potables, agua tónica, sodas [aguas].”33 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 38.

La Sala advierte que, en el caso sub examine, el signo nominativo consiste en la expresión AGUA CLARA DE LA SIERRA, para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y procederá a determinar si se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 39.

La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad indicadas en los marcos normativos expuestos supra. Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 40. De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado34. 41.

Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal e) ibidem, la cual se configura cuando el signo consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir.

Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos y ha considerado que los signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos, 31 Cfr. Folio 8 32 Ibidem 33 Ibidem 34 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. Así lo consideró el Tribunal en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso: “[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […].35” (Destacado fuera del texto). 43.

En el mismo sentido, la Sala ha considerado, sobre la aplicación y el alcance de esta causal de irregistrabilidad, explicando que la descriptividad de un signo se predica de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar. Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, partiendo de la interpretación prejudicial proferida para ese caso, se consideró que: “[…] 2.2.

Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3.

De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 2.4.

Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 54.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la 35 Cfr. Folio 218. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 respuesta espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza […].36” (Destacado fuera del texto). 44.

En este orden de ideas, la Sala considera que la descriptividad de un signo se predica en relación directa con los productos o servicios que este pretende identificar en el mercado. En este sentido, resulta necesario analizar el signo solicitado para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza para así proceder a definir si resulta descriptiva en ella y, por lo tanto, incursa en la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 45.

En el caso concreto, según su nota explicativa, la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza incluye de manera general “[…] Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas. […]”. 46. La Sala advierte que las palabras AGUA, CLARA y SIERRA, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significan lo siguiente: “[ ] Agua: “[…]1.

Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas, moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye y el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. (Form. H2O) […]”. Clara: “[…] 1. Que tiene abundante luz […] 5. Transparente y limpio […] Que se percibe o se distingue bien […]”.

Sierra: “[…] 1. Herramienta para cortar madera, piedra u objeto duros; que generalmente consiste en una hoja de acero dentada sujeta a una empuñadura, bastidor o armazón […] 3. Parte de una cordillera 4. Cordillera de montes o peñascos […]”. 47. Adicionalmente, las expresiones AGUA y CLARA eran de uso común37 al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de productos 36 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00422-00 37 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 3 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE AGUA PURA APOLO JESUS MARIA GUILLERMO ZULUAGA PEREZ 264684 32 AGUA PURA DEL TEMPANO NELSON FLOREZ RAMIREZ 231191 32 AGUA PURA SANTA CRISTINA BEBIDAS ANDINA LTDA 261799 32 AGUA PURA JIRHE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAYJOLI LTDA 253504 32 AGUA PURA DEL POMAR SABANALAC S.A. 238606 32 AGUA PURA IDEAL WATER PURIFIERS AGUA SISTEMAS DE PURIFICACION SAS 266009 32 AGUA PURA BLUE RIVER CARLOS ALBERTO MARIN 284086 32 CLARITA AGUA PURA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 365443 32 AGUA PURA CUMBAL LAUREANO CHAVES MARTINEZ 325412 32 AGUA PURA SLIDE GABRIEL ANTONIO SUAREZ 367164 32 VIVANT AGUA PURA Y NATURAL PANFIELD INTERNATIONAL SERVICES INC. 384257 32 AGUA PURA BAIKAL MYRIAN MORALES BALLEN 370898 32 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SANTA CLARA PANAMERICAN BEVERAGES S.A. DE C.V. 275526 32 FUENTE CLARA LEONISA S.A 332822 32 memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2024). 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 CERVEZA CLARA SOL CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 415713 32 CERVEZA CLARA PILSEN PAISA CERVECERIA UNION S.A. 395794 32 PEÑA CLARA ABARROTES GUZMAN S.A.S. 439885 32 AGUA CLARA UNION CERVECERIA UNION S.A. 190188 32 48.

Lo anterior, permite determinar que las palabras AGUA y CLARA son expresiones de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otras personas. 49. Ahora bien, teniendo en cuenta lo determinado en el acto acusado, resulta necesario analizar si el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA, es descriptivo respecto de los productos que identifica. 50.

En la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse a los signos compuestos por uno o más vocablos descriptivos38, consideró: “[…] 1.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas, Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

La Sala advierte que el signo nominativo solicitado lo constituye la palabra AGUA, una expresión genérica, pues se usa para identificar o nombrar el producto, lo que determina que carezca de distintividad, pues dicha palabra solo puede usarse como marca si está acompañada de otra u otras expresiones que le impriman distintividad frente a otras marcas que distingan los mismos productos. 38 Cfr. Folio 279 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 52.

Asimismo, la Sala considera que la expresión CLARA es descriptiva de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto comoquiera que la expresión CLARA transmite un significado conceptual que informa, de manera clara y directa, al usuario del producto en el mercado, que es una de las características de la expresión genérica AGUA. 53.

En cuanto a la expresión DE LA SIERRA, la parte demandada, en el acto acusado mediante el cual se negó el registro del signo, indicó que era descriptiva de un área geográfica determinada, pues el consumidor creerá que el producto proviene de alguna de las sierras que existen en Colombia o el mundo. 54. La Sala considera que la expresión DE LA SIERRA hace referencia a un lugar geográfico y, en ese sentido, de conformidad como el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, al referir a la procedencia geográfica, en principio, no es susceptible de registro, salvo que el signo solicitado contenga otras partículas que le otorguen suficiente distintividad.

En ese sentido, la Sala, en sentencia de 21 de junio de 2018, respecto de las expresiones que hacen referencia a una procedencia geográfica, consideró que39: “[…] 65. No obstante lo anterior, la Sala destaca que la expresión “DEL VALLE”, a pesar de no ser de uso común en la clase 32, no puede ser apropiable de forma exclusiva por ningún empresario, toda vez que hace referencia a una procedencia geográfica y puede estar presente en otros signos, siempre y cuando, se insiste, existan elementos que le otorguen distintividad. 66.

Así las cosas, esta Sección considera que el signo solicitado “CERVECERÍA DEL VALLE” está compuesto por partículas descriptivas y de uso común, y no contiene otros elementos que le otorguen una aptitud distintiva suficiente para ser susceptible de registro. Si bien es cierto, se trata de una marca mixta en donde además del elemento nominativo, existe un elemento gráfico, este no genera el suficiente impacto en la mente del consumidor que permita concluir que es el elemento predominante y, por lo tanto, no le otorga esa característica de distintividad. […] 69.

Bajo el anterior contexto, visto el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, esta Sección considera que el signo solicitado a registro no cumple con los presupuestos básicos de distintividad que debe caracterizar la marca, en atención a que, se insiste, el signo solo contiene partículas descriptivas y de uso común que no pueden ser apropiados por ningún empresario y no está 39 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de junio de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00225-00 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 compuesto por elementos adicionales que otorguen la suficiente distintividad. […]”. 55. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la expresión DE LA SIERRA no puede ser apropiable de forma exclusiva por ninguna persona toda vez que hace referencia a una procedencia geográfica y, en ese sentido, puede estar presente en la composición de un signo siempre y cuando existan otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto. 56.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que la expresión AGUA DE LA SIERRA puede considerarse descriptiva, pues, como se indicó supra, ya sugiere de manera directa el origen o la procedencia del producto, indicando que el agua proviene de una sierra o área montañosa. 57. En el caso sub examine, la Sala considera que signo solicitado está compuesto: i) una expresión genérica y de uso común, AGUA; ii) una palabra de uso común y descriptivas, CLARA; y ii) una expresión descriptiva del origen de estos, DE LA SIERRA, sin que se advierta algún elemento adicional que dote de suficiente distintividad al conjunto marcario para ser registrado como marca. 58.

En suma, la Sala considera que el signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA, en su conjunto, es genérico y descriptivo en relación con los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, comoquiera que es una expresión que sirve para identificar dichos productos, denota una característica esencial de los mismos y tiene la capacidad de comunicar directa e inequívocamente al usuario a qué productos se está haciendo referencia y, en ese sentido, no cumple con el requisito de ser distintiva para identificar los respectivos productos. 59.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo solicitado es de aquellos denominados descriptivos que no cumplen con el requisito de distintividad y, en ese sentido, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 la Decisión 486 de 2000, en lo que respecta a los productos que pretende identificar en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Marca derivada 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 60. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, manifestó que el signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA constituye una variación de la marca nominativa AGUA DE LA SIERRA previamente registrada y con núm. de certificado 422345. 61.

De conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de esta ante la oficina nacional competente. En este sentido, sobre el principio registral, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino ha considerado en su jurisprudencia que: “[…] El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. […]”40. (Destacado de la Sala) 62. En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia, respecto de la figura de las marcas derivadas, ha considerado que: “[…] Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro de signos que constituyan una derivación de la marca ya 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 145-IP-2011 de 22 de mayo de 2012. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas “marcas derivadas” –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y, por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca registrada.” […]”41.

(Destacado fuera del texto) 63. De lo anterior, la Sala reitera que, para que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. 64.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que aun cuando se trate de una solicitud de registro de un signo como marca derivada, esto no implica que el titular de la marca registrada previamente tenga un derecho automático a que sea registrado dicho signo. Por el contrario, en todo caso le corresponde a la autoridad competente realizar el respectivo análisis que determine si el nuevo signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de 2000. 65.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, consideró que: “[…] En adición a lo anterior, se tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque la Corte Consultante llegare a establecer en el proceso que el signo solicitado para 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 84-IP-2000 de 21 de marzo de 2001. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”42. (Destacado de fuera del texto) 66. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró en la Interpretación Prejudicial 419-IP-2016, que: “[…] ¿El hecho de que una solicitud se constituya en una marca derivada, significa que el solicitante tenga un derecho indefectible al registro o si, por el contrario, se debe realizar el análisis ordenado por el Artículo 150 para verificar si la solicitud es apta para acceder al registro, esto es, si cumple con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 135 y 136 de la misma norma comunitaria andina? No, la autoridad nacional competente tiene la obligación de analizar que cada solicitud de registro de marca se encuentre conforme con lo dispuesto en los artículos que se refieren para establecer el acceso o no a su registro, incluso cuando se trata de marcas derivadas, conforme lo desarrollado en el apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. […]”43.

(Destacado de la Sala) 67. Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por su registro no se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas. 68. En el caso sub examine, se considera que aun cuando el signo solicitado a registro por la parte demandante fuese o no una marca derivada, en todo caso, la parte demandada debía realizar el examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, para determinar si dicho signo tiene vocación para ser registrado como marca.

Es decir, si es distintivo y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina. 69. En este sentido, la Sala considera que la decisión de no registrar como marca el signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA no constituye una violación de la normatividad Andina, toda vez que, como se expuso supra, el derecho al uso exclusivo de una marca adquirido por un registro anterior, no se extiende de manera automática a un signo considerado como marca derivada.

Es decir, aún si la parte 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, pág. 11. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 419-IP-2016 de 20 de octubre de 2016, pág. 11. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 demandante tiene un derecho derivado de una marca previamente registrada, esto no le otorga automáticamente el derecho al registro de una marca derivada de la misma, sino que esta debe ser sometida al examen de registrabilidad pertinente.

Análisis de requisitos de marca derivada 70. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala procederá a analizar si el signo mixto solicitado por la parte demandante, cumple con los requisitos para ser considerada como una marca derivada. 71. En este sentido, la Sala advierte que la marca AGUA DE LA SIERRA con certificado de registro núm. 422345, cuyo titular es la parte demandante, fue registrada como una marca nominativa y está compuesto por 4 palabras. 72.

Por su parte, el signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA, está compuesto por 5 palabras. Asimismo, se considera que no constituye una derivación de la marca nominativa AGUA DE LA SIERRA, previamente registrada a nombre del demandante. Esto se debe a que el signo en cuestión presenta variaciones sustanciales en comparación con las marcas ya registradas, particularmente por la inclusión del vocablo CLARA, lo cual genera una diferencia significativa en el impacto visual y fonético en relación con la marca preexistente. 73.

Visto el análisis anterior, para la Sala es claro que el signo nominativo solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca nominativa identificada con certificado de registro núm. 422345 y, como consecuencia, el examen de registrabilidad debe efectuarse sobre la totalidad del signo solicitado a registro para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad o si se encuentra o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 de 2000.

Conclusión 74. La Sala concluye que, en el caso sub examine, el signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera es descriptivo respecto de los servicios que pretende amparar. 75.

Asimismo, el signo nominativo solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca nominativa identificada con certificado de registro núm. 422345. Condena en costas 76. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201244, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 44 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140034900 CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.