Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S. Tema: Interpretación prejudicial AUTO El artículo 123 de la Decisión 500 de 2001, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, prevé que: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

En estos casos, según el artículo 124 ibídem, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada. Comoquiera que este es un asunto de única instancia, en el cual debe aplicarse una norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad (se invocó como norma violada el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina), y que mediante auto de 11 de junio de 2021 se fijó el litigio y se decidió sobre las solicitudes probatorias elevadas por las partes, es preciso suspender el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunitarias citadas.

Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Esta suspensión, se advierte, no tiene los mismos efectos de la suspensión procesal a que se refiere el artículo 161 del Código General del Proceso, sino la connotación específica de que el juez nacional no puede proferir sentencia hasta que conozca y obre en el proceso la respuesta del Tribunal Andino de Justicia a la consulta obligatoria.

En consecuencia, todas las actuaciones procesales distintas a proferir sentencia se entenderán excluidas de la suspensión y deberán ser tramitadas. En este orden, para la formulación de la consulta al Tribunal se advierte lo siguiente, en los términos del artículo 125 de la Decisión 500 de 2001: I. El nombre o instancia del Juez o Tribunal que hace la solicitud es el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso de única instancia número 11001 03 24 000 2018 00327 00.

II. La norma del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación se requiere es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de la Decisión 486 de 2000. III. La solicitud se origina en los mandatos del inciso segundo del artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina y del artículo 123 de la Decisión 500 o Estatuto del Tribunal, que exigen al Juez Nacional solicitar la interpretación prejudicial en todos los procesos en que deba aplicarse alguna norma comunitaria y cuya sentencia no sea susceptible de recursos en derecho interno. IV.

Los hechos en los cuales se fundamenta la demanda son los siguientes: la sociedad Lummus Novolen Technology GMBH, a través de apoderado judicial, instauró demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, con la cual pretende que se declare la nulidad los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) la Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 resolución 34597 de junio 14 de 2017, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «NOVALENE» para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Novalene Zona Franca S.A.S.; y (ii) la resolución 15247 de marzo 1º de 2018, por la cual se confirmó la decisión anterior.

Como consecuencia de dicha declaración, solicitó que se ordene anular el registro de la marca nominativa «NOVALENE» y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del CPACA. Como concepto de la violación la demandante planteó que los actos acusados son contrarios a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de Decisión 486 de 2000, por cuanto entre la marca nominativa «NOVALENE» y la marca «NOVOLEN», de la cual es titular, concurren varias características que las hacen confundibles e imposibilitan su coexistencia en el mercado.

En ese sentido, destacó que la marca cuya nulidad se pretende reproduce parcialmente la marca previamente registrada y que ambos signos son nominativos, de manera que son similares desde las perspectivas visual, ortográfica, fonética y conceptual, esto último, por ser signos de fantasía. Finalmente, resaltó que los productos que identifican ambas marcas se encuentran íntimamente relacionados, de manera que el consumidor puede llegar a confundir su origen empresarial.

V. Intervenciones dentro del proceso V.1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda1 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Al respecto manifestó que la demandante no expuso argumentos que desvirtúen la presunción de legalidad de los actos acusados y que estos fueron expedidos de conformidad con las normas superiores aplicables.

Agregó 1 Folios 195 a 202 del expediente. Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 que las marcas confrontadas no pertenecen a la misma sección de la Clasificación Internacional de Niza y que según los factores de conexión competitiva, no guardan relación de intercambiabilidad ni complementariedad.

Así mismo, afirmó que no existen elementos que puedan generar confusión directa en los usuarios de los productos identificados con las marcas confrontadas, pues la marca opositora se utiliza respecto de bienes dirigidos a consumidores especializados, mientras que los productos del signo cuya nulidad se pretende se utilizan por el público común, lo cual pone de presente que los productos en comparación no satisfacen una misma necesidad en el mercado.

V.2. La sociedad Novalene Zona Franca S.A.S. se opuso a las pretensiones de la demanda2 señalando, en primer lugar, que entre las marcas «NOVALENE» y «NOVOLEN» no existe similitud gráfica ni fonética, en consideración a las diferencias que existen en las sílabas tónicas de la marca cuya nulidad se pretende. En segundo lugar, afirmó que entre los signos confrontados no existe relación de intercambiabilidad ni complementaridad, en consideración a la naturaleza y finalidad de los productos que cada uno identifica.

Por ello, estimó que la coexistencia de ambas marcas no genera el riesgo de confusión ni asociación en el público consumidor, de manera que la marca concedida mediante las resoluciones demandadas no se encuentra incursa en la causal prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. Por lo anterior, el despacho RESUELVE:

PRIMERO: SUSPENDER el proceso para los efectos previstos en el artículo 124 de la Decisión 500 de la CAN.

SEGUNDO: SOLICITAR al Tribunal Andino de Justicia su interpretación prejudicial en este proceso. 2 Folios 115 a 129 del expediente físico. Radicado: 11001 03 24 000 2018 00327 00 Demandante: LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY GMBH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección remitir vía electrónica al Tribunal Andino de Justicia la documentación necesaria para rendir concepto junto con una copia de la presente decisión.

CUARTO: CONTINUAR el trámite procesal de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría que una vez sea allegada la interpretación prejudicial pase el expediente al despacho para continuar con el trámite procesal. Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Esta providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado que lo suscribe en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.