CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Jairo Cataño Gómez y Alimentos Ríe S.A.S. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Propiedad industrial.
Negativa del registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto), solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_______ ________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 en contra de la Resolución núm. 86674 del 19 de diciembre de 2017 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.
A través del mencionado acto administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio2 revocó la Resolución núm. 73310 del 26 de octubre de 2016 y, en su lugar, negó el registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) solicitado por la aquí demandante para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA El 22 de mayo de 2018, la señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo presentó demanda3 a través de su apoderada judicial, en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones 2.1. Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo; Resolución N° 86674 del 19 de diciembre de 2017, proferida por la Superintendente 1 De que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 2 En adelante SIC. 3 El expediente se encuentra digitalizado en el índice núm. 25 en SAMAI. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Delegada para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de JAIRO CATAÑO GOMEZ Y ALIMENTOS RÍE S.A.S., en contra de la Resolución N° 73310 del 26 de octubre de 2016, revocándola íntegramente, y en su lugar, decidió revocar el referido acto administrativo y negar el registro de la marca GOLOSINAS LA VACA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 Internacional de NIZA, tramitada por mi representada ante la Dirección de Signos Distintivos, de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.2.
Que, como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca GOLOSINAS LA VACA (Mixta), tramitada por mi representada, para identificar productos relacionados con la clase 29 Internacional de NIZA. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia proferida en desarrollo de este proceso. 2.4.
Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A. I.1.2.
Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. La señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo solicitó el registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó bajo el radicado 16034469, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 752 del 19 de febrero de 2016.
I.1.2.2. Contra la mencionada solicitud el señor Jairo Cataño Gómez y la sociedad Alimentos Ríe S.A.S. formularon oposición, con sustento en los siguientes argumentos: Señalaron que el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas previamente registradas “LA VACA” (nominativas y mixtas), “LA VACA QUE RIE” (mixtas y nominativas), así como la marca figurativa consistente en la figura de una vaca, para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30, 31, 42 y 43 del mismo nomenclátor internacional, todas ellas de titularidad del señor Jairo Cataño Gómez.
Afirmaron que la sociedad Alimentos Ríe S.A.S., y el señor Jairo Cataño Gómez, a través de licencia, han usado de forma prioritaria la enseña comercial “LA VACA QUE RIE” para identificar actividades de la clases 29, 30 y 43 desde 1974 hasta la actualidad, de tal manera que poseen derechos exclusivos sobre dicha nominación, así como sobre la figura de una vaca en color verde, como elemento distintivo y preponderante en el conjunto. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Finalmente, manifestaron que el signo cuestionado fue solicitado para perpetrar actos de competencia desleal, pues identifica productos ofertados a unos pocos metros del establecimiento de comercio en el que se encuentra “LA VACA QUE RIE”, utilizando la expresión “LA VACA” en color verde y la figura de ese animal para los anuncios publicitarios y los empaques de los productos que ofertan.
I.1.2.3. Mediante la Resolución núm. 73310 del 26 de octubre de 2016, la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo solicitado, tras considerar que aquel no era similarmente confundible con las marcas previamente registradas “LA VACA QUE RIE” y “LA VACA” (mixtas y nominativas), así como tampoco respecto de la enseña comercial “LA VACA QUE RÍE”, ni existían indicios suficientes que permitan inferir que el registro había sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
I.1.2.4. Los opositores presentaron recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 86674 del 19 de diciembre de 2017 en el sentido de revocar la decisión de concesión y, en su lugar, negar el registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA”. En esa oportunidad, la SIC encontró que aunque el signo solicitado no está incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, sí concurren indicios razonables que permiten inferir que aquel busca perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de los opositores, como resultado de las semejanzas en los avisos publicitarios, los empaques de los productos en los que se utiliza la expresión “LA VACA” en una tonalidad verde, la gráfica característica en un doble anillo coincidente, así como la cercanía física de los establecimientos de comercio.
I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 333 de la Constitución Política. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que la solicitud de registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no se efectuó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, pues con él se pretende continuar el ejercicio de la actividad de comerciante que se remonta a 1989 con la apertura del establecimiento de comercio ubicado en la vereda San Raimundo de Granada – Cundinamarca.
I.1.3.2. Agregó que entre el signo negado y la enseña comercial “LA VACA QUE RÍE” no concurren suficientes semejanzas, de modo tal que el público consigue diferenciarlas en el mercado. I.1.3.3. Explicó que los indicios encontrados por la SIC, en realidad, dejan ver el ejercicio del derecho de libre competencia previsto en el artículo 333 de la Constitución Política, sin que a partir de ellos se pueda inferir la realización de actos 4 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio que generen confusión en el público consumidor como imitación, aseveraciones, envíos de información, entre otros.
I.1.3.4. Señaló que la identificación de su establecimiento de comercio no utiliza los signos opositores en un acto de competencia desleal, sino que hace uso y explotación de la enseña comercial “GOLOSINAS LA VACA” con certificado de registro núm. 550004 de su titularidad. I.1.3.5. Advirtió que la acreditación de que se haya construido un buen nombre alrededor del establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE”, no constituye un indicio razonable sobre que el signo negado haya sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
I.1.3.6. Alegó que no se logró probar algún tipo de perjuicio para la sociedad Alimentos Ríe S.A.S., por el contrario, en sede administrativa se acreditó que los ingresos generados por su establecimiento de comercio han ascendido, en comparación con los años anteriores, a los $8.461.037.160 para el 2015. I.1.3.7. Informó que los empaques utilizados para los productos lácteos que se comercializan bajo el signo negado se encuentran en color rojo, y no verde como el que se usa en el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE”.
I.1.3.8. Por otra parte, señaló que la causal de irregistrabilidad referida en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos inmersos en la controversia, por lo que las semejanzas en los empaques no son relevantes para resolver el debate, más aún si se considera que en sede administrativa, la SIC descartó la configuración de la causal del literal a) del artículo 136 ibidem.
I.1.3.9. Recordó que, en el régimen de propiedad industrial comunitario, el principio de la buena fe rige las actuaciones tanto de quienes solicitan los registros como de quienes los impugnan. I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC contestó la demanda a través de su apoderada judicial, en el siguiente sentido4: Enlistó todas las pruebas aportadas con la oposición marcaria y sobre ellas señaló que son suficientes para concluir que el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE” y la marca que lo representa son ampliamente conocidos por quienes recorren la vía en la que se encuentra ubicado, y que su titular ha invertido grandes sumas en material publicitario.
A partir del análisis de las mencionadas pruebas, concluyó que: (i) El opositor ha explotado el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE” ubicado en la vereda San Raimundo, Municipio de Granada – Cundinamarca, en el kilómetro 3.5 vía Silvania, en el que se fabrican y ofertan derivados lácteos, pastelería y confitería, desde 1970; (ii) la solicitante abrió un establecimiento de comercio en 1997, ubicando en el mismo lugar, dedicado a la comercialización de productos lácteos; 4 Folios 156 a 160 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (iii) el primero de ellos, ha sido reconocido por el público consumidor especialmente entre los años 2013 a 2015;
(iv) el primer comercio vende los quesos utilizando un envoltorio con la gráfica de una vaca en color verde, al igual que la solicitante. Sostuvo que la opositora allegó pruebas que demuestran que la solicitante conoce el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE” pues se encuentra ubicado a unos pocos metros del negocio identificado con el signo cuestionado “GOLOSINAS LA VACA”, y que en ambos se distribuyen los mismos productos mediante signos distintivos similares, lo cual sugiere un riesgo de confusión para los consumidores.
Por lo anterior, los elementos recaudados son indicios razonables para considerar que con la solicitud de registro del signo cuestionado se puede llegar a perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, pues los actos de su solicitante denotan un aprovechamiento de la reputación que ha logrado consolidar el establecimiento “LA VACA QUE RÍE”, cuyo titular posee un derecho previo sobre el nombre comercial y las marcas con dicha denominación. I.2.2.
Los terceros presentaron la contestación de la demanda, a través de su apoderada judicial, en los siguientes términos5: Informaron que poseen derechos sobre las marcas “LA VACA” (nominativas y mixtas), y “LA VACA QUE RÍE” (mixtas y nominativas) en las clases 29, 30, 42 y 43, así como respecto de la enseña comercial “LA VACA QUE RÍE”, sobre las cuales se fundó la oposición presentada en sede administrativa.
Destacaron que (i) el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE” situado en la vereda de San Raimundo del Municipio de Granada, se dedica a la fabricación y comercialización de derivados lácteos, pastelería y confitería desde la primera mitad de 1970; (ii) los derechos de la enseña comercial “LA VACA QUE RÍE” se remontan a 1974; (iii) el establecimiento comercial identificado con dicha enseña, ha operado desde hace 45 años;
(iv) se trata de un punto de referencia para viajeros y turistas, así que gozan de prestigio y gran posicionamiento a nivel nacional. Por ello, explicaron que son titulares de un mejor derecho respecto del signo distintivo de la figura de una vaca en color verde, así como del verde como color corporativo, el cual se incluye tanto en la fachada del establecimiento que incluye las expresiones descriptivas “golosinas” y “lácteos”, como en el aviso exterior, los envoltorios de los productos, y dummies consistentes en la figura tridimensional de una vaca color verde que en su parte superior posee un ave en color rojo.
Señalaron que, como quedó demostrado en sede administrativa, la demandante es propietaria de un establecimiento comercial identificado con la expresión “GOLOSINAS LA VACA” que se acompaña de la figura de una vaca, en el que se ofertan arequipes, mantecadas, quesos, entre otros productos alimenticios, y se ubica a pocos metros de distancia del establecimiento “LA VACA QUE RÍE”.
Adicionalmente, que la demandante utilizó como marca comercial la expresión “LA VACA” en color verde, dentro de la gráfica de un doble círculo, para ofertar el producto queso, tal como lo ha comercializado el negocio de los opositores. 5 Folios 165 a 199 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En vista de lo anterior, afirmaron que con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, particularmente el de confusión, que se configura porque el establecimiento de comercio de la demandante ubicado en el mismo costado de la vía donde se encuentra “LA VACA QUE RÍE”, oferta los mismos productos, utiliza la figura de la vaca, así como el color verde, para crear una presentación conceptual semejante; lo que a su vez, deja ver su intención de aprovechamiento del prestigio, reputación y de la clientela de los opositores.
Por otra parte, sostuvieron que, ante la semejanza entre el signo solicitado con las marcas y la enseña comercial de titularidad de los opositores, es posible considerar que el primero de ellos también se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. I.2.3. El Ministerio Público guardó silencio en esa etapa procesal6.
I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN I.3.1. Mediante auto del 26 de mayo de 20217, el despacho sustanciador prescindió de la realización de la audiencia inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio y resolvió sobre las solicitudes probatorias. La fijación del litigio se efectuó en los siguientes términos: Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que corresponde al demandante y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones que se hubiesen propuesto y las que de oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 del mismo Código, se deberá decidir lo siguiente: El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones, consiste en determinar si la Resolución número 86674 de 19 de diciembre de 2017, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución número 73310 de 26 de octubre de 2016 y, en su lugar, negó el registro de la marca mixta “GOLOSINAS LA VACA” solicitado por la señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 Internacional de NIZA, infringe el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 333 de la Constitución Política.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si es nula la Resolución número 86674 de 19 de diciembre de 2017, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución número 73310 de 26 de octubre de 2016. De ser cierto lo anterior, deberá resolverse si, a título de restablecimiento del derecho, hay lugar a ordenarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro de la marca mixta “GOLOSINAS LA VACA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; publique en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que sobre el asunto se profiera, y adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de lo allí decidido, de conformidad con el artículo 192 del CPACA. 6 De conformidad con el informe secretarial del 22 de julio de 2019, obrante en el folio 319 del expediente físico de la referencia. 7 Índice 27 del expediente en SAMAI. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.4.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 17 de octubre de 20238, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.4.1. El Ministerio Público9 presentó concepto a través del cual señaló que procede acceder a las pretensiones de la demanda, pues el signo y la marca no son similarmente confundibles, y en ese orden, la coincidencia en cuanto a los colores y la nominación “VACA” no es suficiente para negar el registro solicitado.
Por lo mismo, no es posible afirmar que concurrió competencia desleal por parte de la solicitante, en atención a la presunción de buena fe que le asiste. I.4.2. La actora10 insistió en los argumentos de nulidad planteados con la demanda. I.4.3. La SIC11 reiteró su planteamiento sobre la legalidad del acto acusado. I.4.4. Los terceros12 alegaron nuevamente la inviabilidad del signo solicitado.
I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial núm. 389-IP-202213 en la cual advirtió que sobre el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 existe acto aclarado, en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial dictada en el proceso 267-IP-2022.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de la Resolución núm. 86674 del 19 de diciembre de 2017 a través de las cuales la SIC revocó la decisión de concesión adoptada en la Resolución núm. 73310 del 26 de octubre de 2016 y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) solicitado por la aquí demandante, para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda y la Interpretación Prejudicial del TJCA, la norma aplicable es el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para 8 Índice 45 del expediente en SAMAI. 9 Índice 51 del expediente en SAMAI. 10 Índice 52 del expediente en SAMAI. 11 Índice 42 del expediente en SAMAI. 12 Índice 55 del expediente en SAMAI. 13 Índice 42 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: La Sala deberá determinar si el signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto), con el que se pretenden identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se solicitó con la intención de perpetrar, facilitar, o consolidar un acto de competencia desleal, particularmente en detrimento del señor Jaime Cataño Gómez y la sociedad Alimentos Ríe S.A.S. titulares y licenciatarios de las marcas “LA VACA” (mixtas y nominativas) y “LA VACA QUE RÍE” (mixtas y nominativas), así como del establecimiento de comercio identificado con la misma denominación. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si es nulo el acto administrativo que negó el registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) solicitado por la aquí demandante para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, corresponde a la Sala decidir si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) solicitado por la aquí demandante para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la demandante.
Finalmente, conviene señalar que aun cuando en sede administrativa se discutió en relación con la configuración de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que, en su demanda, la actora no invocó las mencionadas normas ni formuló argumentos relacionados con los presupuestos de hecho y de derecho de que tratan las causales mencionadas, de tal modo que esas normas tampoco fueron interpretadas por el TJCA y su análisis escapa del objeto de controversia formulado en la presente instancia judicial.
II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando concurran indicios que lleven a considerar que el signo pretendido para registro fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal corresponde denegar dicho registro.
En ese sentido, el TJCA en la Interpretación Prejuidicial aplicable al presente asunto, precisó el alcance de la disposición normativa en mención de la siguiente manera: 1.3. Si la solicitud de registro de una marca puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, el registro ya otorgado en tales circunstancias 9 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio puede constituir el vehículo de ejecución del acto de competencia o el instrumento destinado para la perpetración, facilitación o consolidación del acto de competencia desleal, lo que en cualquier caso es algo que se debe evitar. 1.4.
Los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 137 de la Decisión 486 no solo son los tipificados en esta ley andina, sino también los tipificados como tales en la legislación nacional correspondiente. 1.5. Es importante precisar que, si el acto de competencia desleal ha sido desarrollado con mala fe (dolo o malicia), o existe mala fe en la conducta destinada a perpetrar, facilitar o consolidar el acto de competencia desleal, ello es causal de nulidad del registro en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486. 1.6.
Dicho en otros términos, el propósito de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal es razón suficiente para denegar la solicitud de registro del signo distintivo, y la existencia de mala fe en dicho propósito es causal suficiente para anular el registro ya otorgado, de ser el caso. Para mayor comprensión sobre los actos de competencia desleal, la autoridad consultante puede referirse a la Interpretación Prejuidicial 387-IP-2022 de fecha 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 del mismo mes y del mismo año, la cual contiene criterios jurídicos interpretativos sobre los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486 que constituyen actos aclarados.
A su vez, en el proceso 387-IP-2022 al que hizo remisión expresa el TJCA se refirió a la tipificación de los actos de competencia desleal de conformidad con los artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de 2000, en el siguiente sentido: A. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL 1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486[14]. 2.
Las mencionadas normas comunitarias regulan los aspectos relacionados con los actos de competencia desleal previstos en la Decisión 486 y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos: − Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486. 14 Decisión 486.- «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.» «Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.» 10 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio − La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal.
Las autoridades competentes. − Particularidades relacionadas con la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos: [1.] Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486 Definición de competencia desleal [1.1] Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.
Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.[15] [1.2] Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.
Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.[16] [1.3] El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.
El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.[17] [1.4] Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares[18]. [1.5] Sobre el particular, el artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 15 Ver Interpretación Prejudicial 38-IP-98 de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 del 17 de marzo de 1999. 16 Ver Interpretación Prejudicial 01-IP-2018 de 8 de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3215 del 23 de febrero de 2018. 17 Ibidem. 18 Ibidem. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» [1.6] De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.[19] [1.7] En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.[20] [1.8] La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)[21].
Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque, en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros. [1.9] El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general.
La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. Los actos de competencia desleal previstos en el artículo 259 de la Decisión 486 [1.10] El artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 19 Ver Interpretación Prejudicial 217-IP-2015 de 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2616 del 26 de octubre de 2015. 20 Ibidem. 21 Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en la competencia desleal.
Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, núm. 9, enero-diciembre 2013, p. 143. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Los actos de confusión [1.11] En el primer grupo (literal a) están los actos susceptibles de generar confusión en el público consumidor con relación al establecimiento, los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de un competidor. [1.12] Se trata de todas aquellas conductas susceptibles de alterar la percepción de la realidad por parte de los consumidores y usuarios, de modo que puedan hacerles dudar [incurrir en confusión] acerca de la procedencia empresarial de los bienes o prestaciones ofertados en el mercado, y así, afectar sus decisiones y preferencias a favor de uno [el agente económico que comete el acto de competencia desleal] y en perjuicio de otro u otros [el competidor o competidores del agente económico que comete el acto de competencia desleal].[22] Así, por ejemplo, si para atraer más clientes, el agente utiliza, para identificar su establecimiento, un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial de un competidor. [1.13] Como señala el artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal española[23], se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar el comportamiento económico de los consumidores o usuarios. [1.14] En sentido similar, el literal a) del numeral 2 del artículo 6 de la Directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales[24] establece que también se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor. [1.15] Según Gustavo León y León, en este primer grupo también podemos comprender a los actos que configuran una «explotación indebida de la reputación 22 Luis Alberto Marco Arcalá, Artículo 20 – Prácticas engañosas por confusión para los consumidores, en AA.VV.
(Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Editorial Aranzadi, SA – Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 584-585. 23 Ley 3/1991, publicada en el BOE núm. 10 del 11 de enero de 1991, según el texto consolidado al 29 de septiembre de 2022. 24 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de junio de 2005. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio ajena», esto es, que tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero y que, con frecuencia, se materializan mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.[25] [1.16] Sobre el particular, el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal española establece que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, menciona esta disposición, que se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares. Los actos de denigración [1.17] En el segundo grupo (literal b) están los actos de denigración o descrédito del competidor; es decir, las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. [1.18] Para entender mejor los supuestos contemplados en el segundo grupo, resulta pertinente mencionar el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal española, la cual considera como desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero [el competidor del agente infractor] que sean aptas para menoscabar su crédito [reputación] en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. [1.19] El literal b) del artículo 259 de la Decisión 486 no contempla todos los supuestos de denigración, sino aquellos que se encuentran relacionados con los derechos de propiedad industrial del competidor o competidores, como marcas, nombres comerciales, patentes de invención, entre otros.
Sería el caso, por ejemplo, de que el agente afirmara que los productos del competidor, identificados con una determinada marca, son nocivos para la salud, pero tal afirmación no es verdadera. Este acto de competencia desleal desacredita la reputación de la marca (y de los productos identificados con ella) del competidor. [1.20] Respecto del segundo grupo, Gustavo León y León menciona a los que se pueden denominar como «actos de descrédito comercial», que a su vez comprenden[26]: a) Todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. b) Los «actos de denigración», que son aquellos que tienen como efecto real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos. 25 Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina.
Análisis y Comentarios, Tomo 2, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2022, p. 372. 26 Ibidem, pp. 374-375. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) Los «actos de comparación y equiparación indebida», que consisten, en el primer caso, en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; y, en el segundo caso, en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena.
Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión, inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. Los actos de engaño [1.21] Finalmente, el tercer grupo (literal c), se refiere a los actos de engaño relacionados con los propios productos o prestaciones del infractor.
Como dice la norma andina, se trata de indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre elementos objetivos del producto (o servicio), tales como su naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, del infractor.
Así, por ejemplo, atribuir que el producto goza de una denominación de origen de la que, en rigor, carece; o indicar que sus productos provienen de un lugar geográfico determinado, explicitando o insinuando una indicación de procedencia, pero resulta que los productos son fabricados en otro lugar. [1.22] El literal g) del numeral 1 del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal española considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre aspectos como la naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido. [1.23] El acto de engaño puede derivar de dos tipos de actuaciones positivas, pues habrá deslealtad no solo cuando el acto de competencia «contenga información falsa», sino también cuando ese acto ofrece «información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o puede inducir a error a los destinatarios».
De este modo, en cualquiera de los dos supuestos se alcanza un mismo resultado; esto es, que bien por encerrar afirmaciones falsas y, que por tanto, no se corresponden con la realidad, bien por contener afirmaciones veraces que, sin embargo, por la razón que sea, generan una impresión falsa en quien se dirige, la representación que se hace por sus destinatarios no se compadece con la realidad de las cosas, incurriendo así en el error.[27] De lo anterior se desprende que los actos de competencia desleal se encuentran tipificados en la Decisión 486 de 2000, disposición en la que se previó que aquellos pueden ser: (i) actos de confusión, (ii) de engaño, y/o (iii) denigración. Lo anterior, sin perjuicio de que se encuentre indicios razonables sobre cualquier otro actuar que, sin hallarse allí incluido, resulte contrario a la buena fe empresarial. 27 José Antonio García-Cruces González, Artículo 5 – Actos de engaño, en AA.VV.
(Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, director), Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Editorial Aranzadi, SA – Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 121-122. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Finalmente, en cuanto al alcance de los “indicios” para determinar si ocurrieron las conductas contrarias a la buena fe comercial, el TJCA estableció lo siguiente28: 2.6.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.
II.4.2. El caso concreto A efectos de determinar si el signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, la Sala deberá establecer si de los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente se advierten indicios de que dicha solicitud perseguía la anotada intención. Ahora bien, de manera previa a analizar los elementos aportados como prueba por las partes procesales, deberá esta Sala validar la naturaleza y característica del signo que fue negado para registro como marca a través de los actos administrativos acusados, veamos: Signo cuestionado (mixto) Para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza29.
En claro lo anterior, resulta pertinente corroborar los elementos que fueron aportados como prueba por las partes procesales, veamos: II.4.2.1. Por la parte demandante se aportaron las pruebas documentales que a continuación se enlistan: - Solicitud de registro de la marca GOLOSINAS LA VACA (mixta) para identificar productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se radicó bajo el núm. 16034469. 28 Proceso 151-IP-2015. 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Escrito de oposición formulado por la sociedad Alimentos Ríe S.A.S. y el señor Jairo Cataño Gómez. - Oficio núm. 6073 del 20 de mayo de 2016, a través del cual se corrió traslado de la oposición formulada a la solicitante marcaria. - Escrito mediante el cual la solicitante dio respuesta a la oposición formulada. - Resolución núm. 73310 del 26 de octubre de 2016, a través de la cual se concedió el registro como marca del signo cuestionado. - Recurso de apelación presentado por la sociedad Alimentos Ríe S.A.S., y el señor Jairo Cataño Gómez. - Envoltura del producto “queso” en el que se observa la denominación “GOLOSINAS LA VACA” acompañada de un diseño en color rojo, que incluye la figura de una vaca manchada en posición lateral con la mirada hacía al frente. - Bolsa plástica en la que se observa la denominación “LA VACA QUE RÍE” acompañada de un diseño en colores verde y rojo, que incluye la figura de una vaca de espaldas con un ave sobre su lomo. - Resolución núm. 36619 del 10 de junio de 2016, por medio de la cual se concedió el depósito de la enseña comercial “GOLOSINAS LA VACA” de titularidad de la señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo. - Certificado núm. 550004 del 3 de marzo de 2017, mediante el cual se concedió el depósito de la enseña comercial “GOLOSINAS LA VACA” a favor de la señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo.
II.4.2.2. Por la parte demandada únicamente se aportaron los documentos que conforman los antecedentes administrativos del acto acusado que negó el registro del signo. II.4.2.3. Por los terceros con interés en las resultas del proceso se aportaron las siguientes pruebas documentales: - Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual consta la matrícula del establecimiento comercial “LA VACA QUE RÍE”, de propiedad del señor Jairo Cataño Gómez. - Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual consta la matrícula del establecimiento comercial “GOLOSINAS LA VACA”, de propiedad de la señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo. - Certificación expedida por el señor Luis Enrique Rojas Pontón, en su calidad de contador del señor Jairo Cataño Gómez y de la sociedad Alimentos Ríe S.A.S., en la cual consta el valor invertido en gastos de publicidad durante los años 2007 a 2018, para los establecimientos de comercio identificados como “LA VACA QUE RÍE”. - Certificación expedida por el señor Luis Enrique Rojas Pontón, en su calidad de contador del señor Jairo Cataño Gómez y la sociedad Alimentos Ríe S.A.S., que informa del valor invertido en gastos y costos operativos en los años 2007 a 2018, de los establecimientos de comercio identificados como “LA VACA QUE RÍE”. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Certificación expedida por el señor Luis Enrique Rojas Pontón, en su calidad de contador del señor Jairo Cataño Gómez y la sociedad Alimentos Ríe S.A.S., en la que consta el valor de las ventas realizadas durante los años 2007 a 2018, por concepto de la comercialización de los productos ofertado en los establecimientos de comercio identificados como “LA VACA QUE RÍE”. - Declaración extrajudicial rendida por la señora María Magdalena Riveros Aponte, en su calidad de clienta del establecimiento comercial identificado como “LA VACA QUE RÍE”, ubicado en la vía Bogotá – Silvania en ambos sentidos, en la que consta que conoce desde hace más de 40 años el negocio y reconoce el uso del color verde como corporativo, así como las imágenes de la vaca y los productos ofrecidos. - Declaración extrajudicial rendida por la señora Lina María Vásquez Guerrero, en su calidad de clienta del establecimiento comercial identificado como “LA VACA QUE RÍE”, ubicado en la vía Bogotá – Silvania en ambos sentidos, en la que consta que conoce desde hace 35 años aproximadamente el negocio y reconoce el uso del color verde como corporativo, así como las imágenes de la vaca y los productos ofrecidos. - Declaración extrajudicial rendida por el señor Jeaksson Fitzgerald Pulido Páez, en su calidad de empresario proveedor de servicios de soporte e infraestructura de red e internet, en la que consta que conoce y es cliente desde hace 15 años aproximadamente, de los establecimientos comerciales identificados como “LA VACA QUE RÍE”, ubicado en la vía Bogotá – Silvania en ambos sentidos, y reconoce la figura de la vaca y el color verde. - 6 resoluciones expedidas por el INVIMA, relacionadas con los registros sanitarios de los productos fabricados y comercializados en los establecimientos comerciales “LA VACA QUE RÍE”. - 3 certificaciones expedidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Silvania, por medio de las cuales se dio concepto de seguridad favorable para el funcionamiento de la planta de quesos y derivados lácteos de la sociedad Alimentos Ríe S.A.S., durante el periodo comprendido del 2017 a 2019. - 27 fotografías de los establecimientos comerciales “LA VACA QUE RÍE” en las cuales se aprecia, entre otros elementos, el aviso, el dummie de una vaca, así como la utilización del color verde adoptado como corporativo. - Copia simple del contrato de licencia de uso de la marca comercial “LA VACA QUE RÍE”, suscrito por el señor Jairo Cataño Gómez y la sociedad Alimentos Ríe S.A.S. - Copia simple del escrito del 18 de mayo de 2016, a través del cual se relacionan las pruebas aportadas en el proceso de registro de documentos que obran en el expediente administrativo en el que se adelantó la solicitud de registro del signo cuestionado.
Pues bien, de conformidad con los argumentos presentados por las partes, se tiene que el debate gira en torno al indicio de la comisión de actos de competencia desleal, particularmente, los de confusión en el público consumidor, pues lo que se discute es que la solicitante del signo cuestionado efectuó las siguientes actuaciones: (i) situó un establecimiento de comercio identificado con la denominación “GOLOSINAS LA VACA” -misma denominación que reivindica con la solicitud de 18 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio registro marcario-, a pocos metros de la ubicación del establecimiento comercial de los opositores que se identifica como “LA VACA QUE RÍE”;
(ii) comercializó productos lácteos similares a los que se ofertan en “LA VACA QUE RÍE” y; (iii) utilizó en los empaques de sus productos, así como en los avisos publicitarios del establecimiento comercial “GOLOSINAS LA VACA”, los mismos colores y gráficas predominantes y que representan la imagen corporativa del negocio de los opositores denominado “LA VACA QUE RÍE”.
II.4.2.4. Por lo tanto, en cuanto a la valoración probatoria que corresponde, esta Sala deberá determinar, en primer lugar, si en el asunto se encuentra acreditada la titularidad sobre un derecho adquirido y reconocido susceptible de protección30. De ser así, de conformidad con las reglas de la sana crítica y considerando los criterios de la lógica y la certeza, se examinará si se logró acreditar la comisión de los actos endilgados.
De encontrarse demostrado lo anterior, se tendrá que establecer si aquellos logran constituir indicios razonables de que la solicitud de registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (nominativo) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se presentó con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
II.4.2.4.1. Pues bien, en el expediente de la referencia se encuentra probado que los terceros poseen derechos sobre las marcas “LA VACA” (nominativas y mixtas) para identificar productos y servicios en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza; así como respecto de “LA VACA QUE RÍE” (mixtas y nominativas) para identificar productos en las clases 29, 30, 42 y 43 del mismo nomenclátor.
Al respecto, se resalta que el registro de la primera de las marcas “LA VACA” (nominativa)31 fue concedido a favor del señor Jairo Cataño Gómez mediante Resolución 81953 de 26 de diciembre de 2014, por lo que los terceros cuentan con un derecho previo legalmente adquirido y reconocido. II.4.2.4.2. Así mismo, se probó con suficiencia que el establecimiento comercial denominado “GOLOSINAS LA VACA” de propiedad de la solicitante marcaria, se encuentra ubicado en la vereda San Raimundo, Municipio de Granada – Cundinamarca, sobre el km 3.5 de la vía Silvania – Bogotá, y fue matriculado para desarrollar sus actividades el 23 de abril de 2008, tal como consta en el certificado de cámara de comercio obrante a folios 209 y reverso del expediente de la referencia. También se acreditó que a pocos metros de distancia se ubica uno de los establecimientos comerciales denominado “LA VACA QUE RÍE” de propiedad de los terceros interesados en las resultas de este proceso, y que este fue matriculado para efectuar el giro de sus negocios el 19 de noviembre de 1976, tal como consta en el certificado de cámara de comercio obrante a folios 207 y reverso del expediente de la referencia. 30 Criterio decantado en la sentencia dictada por esta Sección el 28 de noviembre de 2024, radicado: 11001-03-24-000-2014-00357-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. 31 Certificado de registro núm. 507727.
De conformidad con la búsqueda realizada el 5 de mayo de 2026, en el Sistema para la Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La ubicación de los establecimiento, así como su fecha de apertura también logró acreditarse a través de las declaraciones aportadas por los terceros interesados, así: - Declaración de la señora María Magdalena Riveros Aponte, que se identificó como cliente del establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE”, en la que dio fe de que conoce la historia de la empresa, y afirmó que aquel se encuentra sobre la vía Silvania – Bogotá, y que ha operado desde 1972, fabricando y vendiendo quesos, y otros productos lácteos y postres.
En ella, también menciona que “[…] el color verde siempre ha sido y actualmente es el color corporativo que identifica la empresa […]”, y que ese negoció “[…] se ha convertido en una parada obligatoria del viajero […]”32. - Declaración de la señora Lina María Vásquez Guerrero, que se identificó como cliente del establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE”, en la que dijo constarle que aquel se encuentra ubicado en ambos costados de la vía Silvania – Bogotá, que se trata de un negocio “[…] muy reconocido, tienen gran prestigio, prueba de ello es el gran flujo de clientes viajeros, turistas y conductores que viajan por esas vías […], y que lo reconoce desde su infancia, “[…] es decir, hace unos treinta y cinco años […]”.
Además, señaló que el establecimiento se conoce popularmente como “LA VACA”, en expresiones que utilizan los consumidores, por ejemplo: “[…] nos encontramos arriba de LA VACA […]”33. - Declaración del señor Jeacksson Fitzgerald Pulido Páez, que se identificó como empresario proveedor de servicio de soporte e internet, y además cliente del “LA VACA QUE RÍE”, en la que afirmó que por su profesión debe viajar con regularidad por la vía Silvania – Bogotá en la que se encuentra ubicado el negocio, en ambos sentidos de la vía, y que identifica los colores y la figura de la vaca que lo representan.
En esa manifestación, también dijo que el establecimiento de comercio identificado como “GOLOSINAS LA VACA” “[…] tiene dos avisos exteriores GOLOSINAS LA VACA más la figura de una vaca […] ubicados de frente y a un costado del negocio, y que “[…] a partir de aproximadamente el segundo semestre del 2017, se le hizo una modificación al aviso exterior ubicado a un costado del establecimiento visible a los conductores y viajeros […], en el sentido que se adicionó otro letrero otro aviso con la expresión “LA VACA” escrita en color verde”34.
Adicionalmente, estas declaraciones son suficientes para demostrar que el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE” ha sido reconocido por los consumidores a lo largo de su trayectoria, y logra poner en claro la relevancia del color verde en los elementos publicitarios, así como en las etiquetas de los empaques para productos y bolsas de embalado que utiliza el mencionado negocio.
En línea con lo anterior, los terceros interesados en las resultas de este asunto también aportaron una fotografía en la que se observa el establecimiento de comercio “GOLOSINAS LA VACA” situado justo detrás del que se identifica como “LA VACA QUE RÍE”, veamos: 32 Folios 223 y 224 del expediente físico de la referencia. 33 Folios 226 a 227 del expediente físico de la referencia. 34 Folios 228 y reverso del expediente físico de la referencia. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por otra parte, los elementos probatorios allegados a esta instancia logran demostrar que en ambos comercios se ofertan productos derivados de la leche, particularmente quesos, entre otros, de conformidad con las siguientes fotografías: 21 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.4.2.4.3.
Pues bien, conviene recordar que la doctrina andina ha sostenido que “[…] un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal) […]”35.
Al respecto, es claro para esta Sala que los mencionados con anterioridad obedecen a actos de competencia porque los realizó un competidor en el mercado, esto es, la señora Ana Gertrudis Rubiano Camargo como propietaria de “GOLOSINAS LA VACA”, con la finalidad de concurrir en el sector comercial de los productos derivados de lácteos en el participa el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE”, con la finalidad de atraer clientes.
De ese modo, lo que le sigue a este análisis es determinar si el actuar acreditado logra configurarse como indicio de una actuación desleal. Para ello deberá considerarse que los actos de esa naturaleza poseen las siguientes características, de acuerdo con el criterio del TJCA36: Es desleal porque, en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y confusión), el descredito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
(Destacados de la Sala). Descendiendo al caso concreto, esta Sala advierte lo siguiente: a) El acto administrativo acusado consideró, a partir de las pruebas aportadas con la oposición formulada contra la solicitud en cuestión, que el empaque utilizado para comercializar los productos que se expenden en el establecimiento “GOLOSINAS LA VACA” sugería un riesgo de confusión para el público consumidor, en la medida en que empleaba una etiqueta con el mismo tono del color verde y gráficas que los utilizados en el comercio identificado como “LA VACA QUE RÍE”.
Las pruebas en mención son las siguientes: 35 Proceso 387-IP-2022. 36 Ibidem. 22 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Ahora bien, en cuanto al entendimiento que debe dársele al empleo de envases y/o empaques similares, en el contexto de la competencia desleal, el TJCA advirtió lo siguiente: 23 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.6.1.
Para analizar el riesgo entre envases y empaques la autoridad debe tener en consideración todos los elementos involucrados: el diseño de las formas, los materiales utilizados, los colores, los elementos gráficos y denominativos, la disposición de los elementos antes mencionados. Se trata de un análisis integral que tiene por objeto comparar el envase con el empaque, o dos envases, o dos empaques. 3.6.2.
La actuación de buena fe implica que cada empresario, sobre la base de su esfuerzo empresarial (eficiencia), diseña sus propios envases y empaques, lo que evidentemente tiene un costo. La competencia desleal, por el contrario, supone atraer clientes de manera desleal (sin esfuerzo empresarial), caso en el cual, por ejemplo, el empresario infractor, o imita el envase o empaque del competidor simplemente para ahorrar los costos que implicaría elaborar un diseño propio, o imita el envase o empaque para inducir en error al consumidor y así desvirar la clientela.
Ambos casos de imitación constituyen actos de competencia desleal. De acuerdo con los criterios desarrollados por la jurisprudencia comunitaria, esta Sala concuerda con la autoridad administrativa demandada, pues es evidente que existe una coincidencia en cuanto a los diseños de las etiquetas que aparecen en los empaques empleados por lo competidores.
En línea con lo anterior, lo que advierte esta Sala es que la etiqueta impresa sobre los empaques que se utilizan en el establecimiento de comercio “GOLOSINAS LA VACA” presenta los elementos esenciales que fueron reivindicados en la solicitud de registro de marca objeto de cuestionamiento en esta instancia. De esa manera, se observa que el empaque expone la expresión “GOLOSINAS LA VACA”, la cual constituye el aspecto nominativo del signo solicitado para registro, en los términos en que se presentó la correspondiente solicitud.
Así mismo, la etiqueta presenta la figura de una vaca con machas en su cuerpo, en posición lateral con su cabeza viendo hacía al frente, tal y como se conformó en el aspecto gráfico del signo negado a través de los actos administrativos acusados. Para la Sala, las coincidencias anotadas sugieren una relación causal entre la solicitud de registro marcario que ha sido negada mediante el acto administrativo acusado y los potenciales actos de competencia desleal que son objeto del presente análisis.
Bajo ese entendimiento, es de destacar que las etiquetas se muestran en la misma tonalidad de color verde, que como se advirtió de las declaraciones aportadas como prueba, ha sido empleado por el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE”, e igualmente reconocido por los consumidores como el color corporativo del mencionado establecimiento.
En el mismo sentido, en las etiquetas empleadas por los competidores se observa el diseño del doble círculo que en su interior deja ver la figura de una vaca, así como las nominaciones “GOLOSINAS LA VACA” y “LA VACA QUE RÍE”, respectivamente, las cuales siguen un trazado circular similar, a partir de lo cual es posible considerar que en ambos empaques concurre una semejanza en cuanto a la disposición de los elementos predominantes que conforman el diseño impreso en los empaques comparados. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Adicionalmente, esta Sala avizora que la expresión “QUESOS” se ubica en forma destacada, esto es, en negrita y en la parte superior del diseño, e incluso se advierte que la tipografía utilizada es por mucho similar, al punto en que, en un vistazo rápido tal como lo haría un consumidor medio, su percepción podría verse alterada de modo que podría dudar acerca de la procedencia empresarial de los bienes ofertados.
En cuanto al diseño de la vaca que ha sido empleado en uno y otro empaque, conviene precisar que cada figura posee características propias, dentro de las que se perciben las manchas, la posición, y la adición de un ave sobre su lomo que propone el establecimiento de los terceros y que se omite en la presentación de “GOLOSINAS LA VACA”.
Sin embargo, las diferencias en la figura de la vaca que cada etiqueta presenta son insuficientes para desvirtuar las semejanzas que se advierten en los elementos predominantes del empaque, a partir de las cuales es posible considerar que se generaría un riesgo de confusión en el consumidor quien, de paso en la vía nacional y de forma desprevenida, se encuentre ante los productos que se expenden en los establecimientos de comercio. b) Por otro lado, de las declaraciones aportadas por los terceros con interés en las resultas del proceso se logra advertir que el establecimiento de comercio identificado como “GOLOSINAS LA VACA” se valió de elementos publicitarios que también coinciden en la tonalidad verde utilizada por “LA VACA QUE RÍE”, tonalidad que además ha sido reconocida por sus clientes como su color corporativo.
En este punto, valga señalar que en el expediente de la referencia no obran pruebas que permitan considerar que el color verde empleado en las etiquetas corresponde a un elemento usual en el sector lácteo; a contrario sensu la prueba antes enunciada acredita que los consumidores reconocen esa tonalidad como el color corporativo del establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE”. c) Sumado a ello, las mencionadas pruebas también dejan ver que “GOLOSINAS LA VACA” utilizó la denominación “LA VACA”, que aunque pueda llegar a ser descriptiva de los productos que ofertan, ha sido empleada por el público consumidor como una forma popular de referirse al negocio identificado como “LA VACA QUE RÍE”, todo lo cual deja en entredicho la buena fe de la solicitante del registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” y propietaria del establecimiento de comercio identificado con la misma denominación. d) A lo anterior se agrega que los planteamientos relativos a la forma como el establecimiento de comercio “LA VACA QUE RÍE” se presenta a sus clientes, y el reconocimiento que ha adquirido por parte del público respecto de su color verde y el diseño de sus etiquetas, dirigen la atención a la doctrina del trade dress en el marco de los actos de competencia desleal.
Sobre el particular la jurisprudencia comunitaria ha consideró lo siguiente37: Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress, no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 -así como en ninguna 37 Proceso 176-IP-2013. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas-, dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros[38].
En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor[39].
Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”[40]. Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 20127, el Indecopi señaló lo siguiente: ‘En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo[41].
En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios.
Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos[9]: - Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible. - Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado. - Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional’.
En concordancia con lo anterior, resulta posible colegir que la solicitante incumplió el deber de diferenciación en cuanto a la forma en que presenta los productos a sus clientes, y respecto de los elementos predominantes que tiempo atrás utilizó su 38 Proceso 234-IP-2013. 39 TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”.
Disponible en web: http://www.nataliatobon.com 40 Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000. 41 PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas 1995, Madrid, p. 262. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio competidor “LA VACA QUE RÍE”, a través de los cuales logró adquirir reconocimiento por parte del público consumidor. e) Ahora bien, esta Sala advierte que con su demanda la actora presentó como prueba el empaque que, según lo adujo, utiliza para ofertar sus productos en el establecimiento de comercio “GOLOSINAS LA VACA”.
La prueba allegada es la siguiente42: Al mismo tiempo, aportó una bolsa en la que se entregan los productos adquiridos por el consumidor en el establecimiento de comercio denominado “LA VACA QUE RÍE”, así: Al respecto, conviene mencionar que, en primer lugar, en el expediente no obra prueba que permita determinar si el empaque vacío con diseño en color rojo presentado por la actora en esta instancia judicial era en verdad el utilizado por la actora en su establecimiento de comercio denominado “GOLOSINAS LA VACA”, para el momento en que se dictaron los actos administrativos dentro de la solicitud marcaria objeto de este examen.
En cambio, en sede administrativa, se lograron recaudar fotografías en las que se observan los productos ofertados en el establecimiento de comercio “GOLOSINAS 42 Obrante en el folio 113 del expediente físico de la referencia. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio LA VACA”, presentados en los empaques con la etiqueta de color verde, respecto de los cuales se advirtió una evidente semejanza respecto de los empaques empleados por “LA VACA QUE RÍE”.
En segundo lugar, la otra prueba aportada por la actora corresponde al elemento - bolsa- que suele utilizarse para entregar los productos al consumidor después de su compra, y no al empaque en el que se presentan al consumidor de manera previa a su compra. En tercer lugar, las diferencias que se advierten entre el empaque con diseño en color rojo de “GOLOSINAS LA VACA”, y la bolsa de “LA VACA QUE RÍE” no desvirtúan las semejanzas que sí se avizoran en las etiquetas de los empaques comparados por la SIC, y que esta Sala trajo a colación en el presente análisis.
Finalmente, se observa que los terceros aportaron como prueba, en esta instancia judicial, fotografías de algunos empaques que también han sido utilizados por “LA VACA QUE RÍE”, veamos43: Pues bien, aun cuanto de las imágenes anteriores se observa un diseño de etiqueta distinto al que se analizó en sede administrativa, valga señalar que el examen de legalidad del acto acusado no puede perder de vista la realidad que le precedía a la época en que aquel fue expedido por la autoridad demandada.
Siendo así, las semejanzas que para ese momento se encontraron entre las etiquetas de los empaques utilizados por “GOLOSINAS LA VACA” y “LA VACA QUE RÍE”, sumado a la información recaudada a través de las declaraciones aportadas por los terceros en la que constan hechos acaecidos para la misma época de expedición, y en las que además se advierten suficientes indicios de las intenciones de aprovechamiento del reconocimiento que adquirió el segundo de los establecimientos, se erigen como sospechas que permiten a esta Sala concluir que la solicitud del registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” fue presentada para perpetrar y facilitar los actos de competencia desleal relativos a la confusión del público consumidor. 43 Obrantes a folios 270 a 272 del expediente físico de la referencia. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio f) De otro lado, valga mencionar que si los actos acreditados en esta instancia judicial se analizaran de forma aislada e independiente entre sí, en una primera valoración sobre su alcance, se podría llegar a considerar que el hecho de que la solicitante haya ubicado su establecimiento de comercio a pocos metros del denominado “LA VACA QUE RÍE”, aunque en ambos se oferten productos coincidentes o relacionados competitivamente, no revela per se la intención de la solicitante de inducir en error a los consumidores sobre el origen empresarial de dichos productos.
Ello, por cuanto el ejercicio comercial de la misma actividad económica, tal como ofrecer productos lácteos en una ubicación geográfica conocida históricamente por su producción lechera, constituye la práctica de la competencia intensa que es habitual entre los diversos establecimientos comerciales que también concurren en esa oferta particular de bienes.
En efecto, tal como lo ha determinado el TJCA, ofertar los mismos productos del competidor no representa por sí mismo un acto de competencia desleal, porque se trata del ejercicio de la libertad económica y libre competencia. Así lo consideró44: 3.6.3 La imitación a una iniciativa empresarial será ilícita si ella es desarrollada de conformidad con la buena fe empresarial.
Por ejemplo, si alguien pone un restaurante con karaoke nada impide que otro empresario, sobre la base de su libre iniciativa de poner también un restaurante con karaoke, conservando cada uno sus marcas y los diseños propios de cada establecimiento, de modo que no haya riesgo de confusión, ni directo, respecto del origen empresarial de ambos negocios.
En la misma línea TJCA, recordó que, si bien los empresarios pueden ejercer su derecho de imitación a una iniciativa empresarial en el marco de la libertad económica y libre competencia, tal garantía posee una limitación que no puede desconocerse. Así lo explicó: 3.6.4. Por tanto, un primer límite al derecho de imitación es respetar los derechos de propiedad industrial existentes (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales).
Un segundo límite es que no haya riesgo de confusión directo o indirecto. Un tercer límite, según la tipificación interna de cada país, será si la imitación es sistemática, lo que evidencia el aprovechamiento del esfuerzo y gastos en innovación en los que incurre el competidor. Con todo, el TJCA se ha referido igualmente a la limitación en el ejercicio de la imitación a una iniciativa empresarial, destacando el deber de diferenciación, en el siguiente sentido45: Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.
Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, 44 Proceso 389-IP-2022. 45 Proceso 176-IP-2013. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena[46].
Así mismo, el principio de libertad económica también encuentra reflejo en el artículo 333 de la Constitución Política, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Al respecto, esta Corporación se ha referido a la limitación del ejercicio de la libertad económica, en el siguiente sentido47: El concepto de libertad económica debe ser entendido, como la facultad que tienen las personas de realizar actividades de naturaleza económica, a fin de mantener o incrementar su patrimonio.
Sin embargo, las actividades que conforman dicha libertad están sujetas a las limitaciones impuestas por la prevalencia del interés general, por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado, y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que esta Corte ha establecido con el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de los diferentes derechos. […] Para precisar el alcance de las consideraciones anteriores, es claro que el concepto de libertad económica debe ser entendido, como la facultad que tienen las personas de realizar actividades de naturaleza económica, a fin de mantener o incrementar su patrimonio.
Sin embargo, las actividades que conforman dicha libertad están sujetas a las limitaciones impuestas por la prevalencia del interés general (artículo 1 C.P.), por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado (artículo 333, 334 y 335 de la C.P.), y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que esta Corte ha establecido con el fin de garantizar la armonía en el ejercicio de los diferentes derechos.
Ahora bien, en el contexto anotado, aunque los mencionados actos suponen el ejercicio de la libertad de empresa, lo cierto es que, de conformidad con las 46 La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo’s) dio lugar a este precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión. 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de octubre de 2017, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, rad. 17001-23-31-000-2012-00191-01, actor: Claudia Elizabeth Cárdenas Fonseca. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio limitaciones, este ejercicio debe garantizar la protección de los derechos de los consumidores, pues su desarrollo no puede convertirse en un escenario de inducción al error.
Además, debe respetar los derechos de los terceros, particularmente los de propiedad industrial que incumben en el presente asunto. Lo anterior, deja ver que el empresario que decida imitar la iniciativa empresarial de otro, tal como lo señaló el TJCA, se encuentra en el deber de dotar a su establecimiento de comercio de los elementos característicos suficientes para lograr una efectiva identificación en el mercado en el cual pretende concurrir.
Así, el competidor en el sector de los productos derivados de los lácteos deberá valerse, por ejemplo, del empleo de colores corporativos, diseños, y herramientas publicitarias propias y diferenciables, de modo que el ejercicio de su actividad comercial, en el marco de la competencia intensa, evite cualquier riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos ofertados, al mismo tiempo que procure respetar los derechos de los demás competidores.
Es por ello que, en este caso, el hecho de que la actora haya ubicado su establecimiento de comercio “GOLOSINAS LA VACA” a una cercanía considerable del negocio “LA VACA QUE RÍE”, en el que además se ofertan los mismos productos lácteos de este último, adquiere una connotación particular y debe valorarse en conjunto con los siguientes actos acreditados: (i) el empleo de empaques con etiquetas similarmente confundibles;
(ii) el uso del color verde con que los consumidores reconocen al establecimiento “LA VACA QUE RÍE”, y el (iii) aprovechamiento de la denominación “LA VACA” que se popularizó para identificar al mencionado negocio, y que, además, se encuentra resaltada en el mismo color verde reivindicado en el aspecto gráfico del signo negado. Para la Sala, la ponderación de las circunstancias evidenciadas deja ver con claridad las intenciones de la solicitante marcaria de valerse del reconocimiento de su competidor para atraer clientela, con el objetivo de inducir a error al público consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos.
II.4.2.5. De esta forma, las pruebas constituyen suficientes indicios de que el actuar de la solicitante marcaria va más allá del simple ejercicio de la libertad empresarial y el derecho de imitación de iniciativa empresarial, de modo que logran ser “[…] conductas susceptibles de alterar la percepción de la realidad por parte de los consumidores y usuarios, de modo que puedan hacerles dudar [incurrir en confusión] acerca de la procedencia empresarial de los bienes o prestaciones ofertados en el mercado, y así, afectar sus decisiones y preferencias a favor de uno [el agente económico que comete el acto de competencia desleal] y en perjuicio de otro u otros [el competidor o competidores del agente económico que comete el acto de competencia desleal].[…]”.
Conviene precisar que la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, objeto de este estudio, propone como suficiente la existencia de hechos indiciarios a partir de los cuales pueda entenderse que la solicitud se presentó con la intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Desde esa perspectiva, no es necesario que las pruebas acrediten verdaderos actos de competencia desleal, pues es claro que el análisis de los hechos de tal 31 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio envergadura corresponde al escenario de las acciones por competencia desleal de que trata la Ley 256 de 1996, lo cual escapa de la órbita de la presente instancia judicial.
En el mismo sentido, esta Sala debe aclarar que el debate propuesto no corresponde al ámbito de las infracciones de derecho de propiedad industrial por el uso comercial del signo, pues lo que se discute es la inviabilidad del registro de un signo distintivo como marca, respecto del cual existen indicios de haber sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Por lo tanto, los hallazgos de la SIC que ahora son examinados en su legalidad, no arrojaron un uso no autorizado de una marca previamente registrada, así como tampoco una utilización de un signo similarmente confundible con una marca previa, sino la irregistrabilidad de un signo en los términos del artículo 137. Además, la Sala encuentra necesario señalar que a pesar de que podría considerarse que los establecimientos de comercio han coexistido durante varios años sin cuestionamientos, a saber, entre el año 2008, fecha en la cual se matriculó el negocio “GOLOSINAS LA VACA”, y el año 2016 en que inició la comisión de los actos sospechosos, ello resulta irrelevante en el análisis que incumbe a esta instancia, precisamente porque se trata de un escenario indiciario, en el que no se requiere una verdadera ejecución de actuaciones desleales a la competencia, sino que exigen un mero asomo de la intención de perpetrar, facilitar o consolidarlos.
A manera de conclusión, para esta Sala no cabe duda de que la autoridad administrativa acertó al negar la solicitud de registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existieron suficientes indicios para considerar que aquel se solicitó con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar los actos de competencia desleal relativos a la confusión en el público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la prohibición de que trata el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, de tal manera que se impone negar las pretensiones de la demanda y mantener incólume la presunción de legalidad del acto administrativo acusado, ante la constatación de que aquellos observaron las normas comunitarias aplicables al asunto y acertaron al considerar la inviabilidad del registro marcario pretendido.
II.4.2.6. Finalmente, en lo que respecta a la vulneración del artículo 333 de la Constitución Política, la Sala reitera que los hechos relativos a la ubicación del establecimiento de comercio “GOLOSINAS LA VACA” a una cercanía considerable del identificado como “LA VACA QUE RÍE”, así como la iniciativa de ofertar los mismos productos que se distribuyen en ese último negocio, no pueden ser considerados de forma aislada como indicios de un actuar contrario a la buena fe empresarial, pues se trata del ejercicio del principio de libertad económica.
Sin embargo, en el presente asunto la negación del registro como marca del signo “GOLOSINAS LA VACA” (mixto) para productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no constituye una decisión de administración violatoria de la norma constitucional comentada porque, como quedó suficientemente probado, los hechos comentados se ejecutaron acompañados de otras estrategias comerciales indebidas tales como el uso de empaques con etiquetas similares a los que utiliza el establecimiento de comercio “LA VACA QUE 32 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio RÍE”, así como el uso del color verde a través del cual sus clientes lo identifican.
Es por ello que los actos acreditados, en forma conjunta, constituyen indicios de una estrategia desleal adelantada por la solicitante marcaria con la finalidad de captar clientela a través de la confusión en que los induce al presentarles empaques similares, colores semejantes, y diseños altamente confundibles con aquellos que se emplean en el establecimiento comercial de los terceros.
II.4.3. CONCLUSIÓN En ese orden, existen suficientes indicios a que le permiten concluir a la Sala que el signo cuestionado “GOLOSINAS LA VACA”, para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitado con el fin de perpetrar y facilitar actos de competencia desleal, particularmente los de confusión del público, de tal manera que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.
II.4.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. II.4.5. SOBRE PODERES La Sala reconocerá a la abogada Leydy Nohelia Cubides Vargas como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el índice 59 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del CGP.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas.
TERCERO: RECONOCER a la abogada Leydy Nohelia Cubides Vargas como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el índice 59 del expediente en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2018 00217 00 Demandante: Ana Gertrudis Rubiano Camargo Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 28 de mayo de 2026. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Salvamento de voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Salvamento de voto EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN Conjuez CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.