CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: The H.D. Lee Company Inc. Tema: Cancelación total por no uso de la marca nominativa “LEE” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 32202 de 26 de mayo de 20211, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 13079 de 2 de abril de 2020, se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa “LEE” en el sentido de excluir los productos de “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y lo limitó a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad The H.D. Lee Company Inc. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A., a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 32202 de fecha 26 de mayo de 2021, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual revocó la resolución 13079 de abril de 2020 proferida por la División de Signos Distintivos.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se cancele totalmente la marca LEE, clase 18, certificado 45935B. 1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Ibidem. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del C.C.P.A. CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]” (mayúsculas y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda3 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que, el 30 de agosto de 2019, la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro marcario de la marca nominativa “LEE”4 para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, de la sociedad The H.D. Lee Company Inc. 4.

Anotó que, a través de la Resolución 13079 de 2 de abril de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC resolvió la solicitud, en el sentido de cancelar la mencionada marca. Frente a lo cual la sociedad The H.D. Lee Company Inc. presentó recurso de apelación. 5. Aseveró que, mediante la Resolución 32202 de 26 de mayo de 2021, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 13079 y, en su lugar, canceló parcialmente el registro de la marca nominativa “LEE” excluyendo “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y limitándolo a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad The H.D. Lee Company Inc. I.1.2.

Fundamento de derecho y el concepto de violación5 I.1.2.1. Fundamento de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas: (i) Constitución Política, artículo 29 y; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 166. 3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 4 Certificado 45935B. 5 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.2.

El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que la resolución demandada se encuentra viciada de nulidad, en razón a que la SIC canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa “LEE” en el sentido de excluir los productos de “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y limitándolo a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad The H.D. Lee Company Inc., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 166, así como el artículo 29 de la Constitución Política. 8.

Explicó que, la SIC pasó por alto que las pruebas aportadas por parte del tercero interesado no cumplían con la condición de conducencia, toda vez que no eran las adecuadas para demostrar el uso de la marca nominativa “LEE” para productos “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”. 9. Particularmente, señaló que las facturas aportadas no tienen el logo “LEE”, por lo que no permite deducir que las mismas corresponden a venta de productos de la clase 18.

De igual manera, sostuvo que no obra prueba alguna que certifique, por un auditor o funcionario, el volumen de ventas, así como la inversión de la marca en la comunidad Andina. 10. Por otra parte, advirtió que, entre las partes existió un usufructo, por lo que la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. tenía derecho pleno al goce y disfrute de la marca, de ahí que, “[…] como consecuencia el tercero interesado no podía alegar USO en Colombia por este contrato […]”.

Advirtió que entre el tercero con interés en el resultado del proceso y la parte demandante no suscribieron contrato de licencia, como si lo hizo en el año 2019 con la sociedad Royaltex S.A., esto es, posterior a la presentación de la acción de cancelación. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6 11.

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue expedida de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12. Explicó que, luego de analizar las pruebas aportadas, se comprueba la utilización de los productos de “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” lo que demuestra el uso real y constante de los productos identificados con la marca nominativa “LEE”. 6 Índice 20 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.

Particularmente, encontró evidencias tanto en facturas, publicidad, imágenes de los productos y de las etiquetas, contrato de licencia con la sociedad Royaltex S.A. que demuestra el uso de la marca para los mencionados productos lo que evidencia una continuidad en el tiempo establecido que da certeza de la utilización efectiva en el mercado. 14.

Respecto de la diferencia entre licencia de uso y la autorización de uso, explicó que el primero implica la existencia de un contrato escrito por disposición legal, mientras que el segundo es un fenómeno que puede derivar de diferentes operaciones comerciales y que no requiere de una formalidad concreta para su constitución. 15. En ese contexto, afirmó que, a pesar de que el contrato de licencia entre el tercero con interés en el resultado del proceso y la sociedad ecuatoriana Royaltex S.A. sea de fecha posterior a la presentación de la acción de cancelación, las demás evidencias demuestran que existió una relación comercial entre el titular y el distribuidor ecuatoriano que perduró durante el periodo relevante, resaltando que la autorización de uso es más laxa en cuanto su prueba, siendo admisible su valoración. 16.

Anotó que, la sociedad The H.D. Lee Company Inc. presentó una relación de más de 350 facturas de la sociedad licenciante Royaltex S.A. desde el año 2016 hasta el año 2019, detallando la venta de productos como maletas, bolsos y billeteras y, aunque no aparecen los nombres de cada producto, si aportaron los códigos establecidos que coinciden que son productos de la marca nominativa “LEE” y en el periodo relevante. 17.

Recordó que, cuando la norma dice “durante”, no significa que deba demostrarse el uso de la marca en la totalidad del periodo de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, sino que puede demostrarse el uso en cualquier momento dentro del mencionado lapso, siempre y cuando esa utilización sea acorde a la naturaleza de los productos y a su modo de distribución por lo que la marca nominativa “LEE” no puede ser desconocida. 18.

Por otra parte, mencionó que no se está juzgando el éxito comercial de la marca, sino su presencia en el mercado, de manera que las ganancias no dan pie a que se desconozca el hecho de su obtención como resultado de la explotación de la marca en un volumen y por un valor esperable, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos identificados.

II.2. Contestación de la sociedad The H.D. Lee Company Inc.7 19. La sociedad The H.D. Lee Company Inc., tercero interesado en el resultado del proceso, se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. 7 Índice 13 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 20.

Indicó que el uso de la marca nominativa “LEE” fue demostrado ampliamente en “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2019, asimismo que en Ecuador y Perú se han usado por las compañías Royaltex S.A. y Ola y Montaña SAC, respectivamente, con quien la sociedad The H.D. Lee Company Inc. tiene contratos de licencia y de distribución para la comercialización de los productos identificados con la marca nominativa “LEE”. 21.

Mencionó que demostró con las facturas, publicidad, imágenes de los productos, etiquetas, contrato de licencia con la sociedad Royaltex S.A. que la marca se encontraba en uso para identificar dichos productos, productos comprendidos en la clase 18, evidenciando una continuidad en el tiempo establecido que da certeza de la utilización efectiva en el mercado. 22.

Precisó que existe una diferencia entre la licencia de uso y autorización de uso, ya que el primero implica la existencia de un contrato escrito por disposición legal, el segundo es un fenómeno más amplio que puede derivar de diferentes operaciones comerciales y que no requiere de una formalidad concreta para su constitución. 23. En consecuencia y a pesar de que el contrato con la sociedad ecuatoriana Royaltex S.A. sea de fecha posterior a la presentación de la acción de cancelación, el contrato no podría ser desestimado por cuanto demostró que dicha sociedad se encontraba autorizada para usar la marca, más aún cuando con las demás pruebas aportadas se demostró la existencia de una relación comercial entre el titular y el distribuidor ecuatoriano que perduró durante el periodo relevante. 24.

Indicó que presentó una relación de más de 350 facturas de la sociedad licenciante Royaltex S.A., desde el año 2016 hasta el año 2019, detallando la venta de productos como “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”. 25. Señaló que, aunque se observa que en las facturas aportadas no aparecen los nombres de cada producto, si aportaron los códigos establecidos que coinciden que son productos de la marca nominativa “LEE” y en el período relevante.

Precisó que los productos descritos en las facturas refieren a los códigos de venta que aparecen en los catálogos aportados y en las etiquetas de los productos allegados, por lo que se desconoce el principio de la unidad que debe aplicarse al momento de valorar las pruebas. 26. Finalmente, consideró que la SIC debió analizar que la parte demandante actúo de mala fe, toda vez que las pruebas del uso real y efectivo se encuentran en su poder, en las que se demuestra que la sociedad The H.D. Lee Company Inc. ha usado su marca en Colombia durante más de 20 años. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio III.

TRÁMITE DEL PROCESO 27. La sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 8 de septiembre de 20218 en contra de la Resolución 32202 de 26 de mayo de 2021, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 28. Por autos de 5 de noviembre de 20219 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad The H.D. Lee Company Inc. El 23 de noviembre de 202110 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 29.

A través de autos de 8 de marzo, 18 de octubre y 24 de noviembre de 202211 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 2 de diciembre de 202212. 30. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes. 31.

A través de auto de 28 de febrero de 202313, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 32. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 121-IP-2023 de 27 de julio de 202314 dentro de la cual indicó que debía remitirse a la interpretación prejudicial 426-IP-2022 en los que interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.

De la cual se puede observar las siguientes consideraciones: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. […] Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento La cancelación del registro por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se 8 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 9 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Índice 9 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 11 Índices 29, 34 y 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 12 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 53 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 14 Índice 60 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio convierten en un obstáculo innecesario para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado identificados con esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

Por otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente a) Legitimación para iniciar el trámite […] b) Oportunidad para iniciar el trámite […] c) Falta de uso de la marca. […] La cancelación parcial por no uso de la marca […] Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] El mencionado artículo 167 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio.

La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca […] Con lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente analizar con detenimiento las pruebas presentadas para aprobar el uso de la marca y si estas pruebas presentadas para probar el uso de la marca y si estas prueban o no que la marca ha sido usada en la exportación de un producto desde un País Miembro.

Causales de justificación para el no uso de la marca […] Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso concreto quedaron demostrados los motivos de fuerza mayor, caso fortuito u otros, que justifiquen el no uso de la marca, atendiendo fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se puede haber aplicado la figura de la excepción antes citada.

El uso de la marca de manera diferente a la registrada […] Se deberá delimitar lo siguiente: a) si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica y, b) si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adición o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

C) si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. […] Finalmente, la normativa andina advierte que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado.

Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca objeto de acción de cancelación por falta de uso en su conjunto […]” (subrayado, mayúscula y negrilla del original). 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 33.

A través del auto de 1° de septiembre de 202315 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 34.

En el término para alegar de conclusión, las sociedades The H.D. Lee Company Inc.16, Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A.17 y la SIC18 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. 35. Mediante concepto 23-345 de 22 de septiembre de 202319, el Ministerio Público consideró que el acto demandado no está viciado de nulidad, pues se ajusta a las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en especial los artículos 165 y 166 36.

Precisó que, de acuerdo con el material probatorio, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019, el tercero con interés en el resultado del proceso demostró el uso de la marca, según certificado 45935B, y se constató que efectivamente se utilizó la marca de manera real y efectiva para identificar “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”, con el contrato de licencia con la sociedad Royaltex S.A., siendo procedente mantener la protección de la marca objeto de cancelación únicamente para los productos antes mencionados.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 37. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 38. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 32202 de 26 de mayo de 2021, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 13079 de 2 de abril de 2020, se canceló 15 Índice 63 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 69 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 72 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 74 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 71 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa “LEE” en el sentido de excluir los productos de “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y lo limitó a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad The H.D. Lee Company Inc. 39.

La Sala deberá analizar si la parte demandada, con ocasión de la expedición del acto acusado, violó lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 29 de la Constitución Política, al haber valorado inadecuadamente las pruebas aportadas por la sociedad The H.D. Lee Company Inc., las cuales no demostraban el uso de la marca nominativa “LEE” para los productos “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”, por lo que el registro 45935B debió ser cancelado en su totalidad. 40.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 41. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 32202 de 26 de mayo de 202121, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 13079 de 2 de abril de 2020, se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa “LEE” en el sentido de excluir los productos de “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y lo limitó a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad The H.D. Lee Company Inc. IV.4.

Análisis del caso concreto 42. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa “LEE” en el sentido de excluir los productos de “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y lo limitó a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 43.

A juicio de la parte demandante, la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad porque dispuso la cancelación parcial por falta de uso del registro de la marca nominativa “LEE” en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, limitándolo a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” cuando de estos tampoco se demostró su uso, por lo que el registro 45935B debió ser cancelado en su totalidad. 21 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 121- IP-2023 de 27 de julio de 2023 dentro de la cual indicó que debía remitirse a la interpretación prejudicial 426-IP-2022 en los que interpretó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. 45.

Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.

Artículo 166.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

Artículo 167.- “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 46.

La Sala advierte que la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. presentó, el 30 de agosto de 2019, solicitud de cancelación por no uso de la marca nominativa “LEE” en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad The H.D. Lee Company Inc. 47. Asimismo, que mediante la Resolución 32202 de 26 de mayo de 2021, la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 13079 y, en su lugar, canceló parcialmente el registro de la marca nominativa “LEE” excluyendo “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y limitándolo a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”, cuando de estos tampoco se demostró su uso, por lo que el registro 45935B debió ser cancelado en su totalidad. 48.

En ese sentido, con el fin de determinar si procedía o no la cancelación por no uso la marca indicada supra, es preciso verificar el cumplimiento de requisitos previstos para dicha acción, los cuales, de acuerdo con lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el caso sub examine, son22: “[…] a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. a) Oportunidad para Iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. b) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]” (negrilla del original). 22 Folios 301 a 309 C pp. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Legitimación para adelantar el trámite 49.

La sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A., en la solicitud de cancelación por falta de uso presentada el 30 de agosto de 2019 ante la SIC, manifestó que: “[…] LEC S.A. es titular por primer uso del nombre y enseña comercial LEC LEE, para distinguir actividades comerciales relacionadas con vestuario y productos de la misma naturaleza […] LEC S.A. actualmente usa la marca LEC LEE, para distinguir ropa y otros productos de le misma naturaleza […] THE H.D. LEE COMPANY, ha iniciado contra LEC S.A., proceso de protección de marca LEE incluyendo acción de medidas cautelares ante la SIC, en uso de sus funciones jurisdiccionales, no obstante no tener en uso ninguna marca LEE, registrada en Colombia […]”. 50.

Para la Sala dicha manifestación es indicativa de que, en efecto, se encuentra acreditado el primer presupuesto para que pueda operar la acción de cancelación por no uso, en tanto que se justificó y argumentó debidamente el interés legítimo en promover la solicitud de cancelación de la marca nominativa “LEE”, fundamentándose en la intención de registrarla para identificar productos de la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramitó en el expediente SD2019/007444423.

Oportunidad para adelantar el trámite 51. De la revisión del expediente administrativo, la Sala encuentra que: i) la parte demandada, mediante Resolución 290 de 24 de enero de 2000 concedió el registro de la marca nominativa “LEE” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 en favor de la sociedad The H.D. Lee Company Inc.; y ii) la presente acción de cancelación por falta de uso fue presentada el 30 de agosto de 2019 ante la SIC, por parte del apoderado judicial de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. 52.

Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el requisito relativo a la oportunidad para adelantar el trámite de la acción de cancelación de la marca por falta de uso, pues esta se inició transcurridos más de tres (3) años desde que se expidió el acto administrativo que concedió el registro de la marca que se pretende cancelar, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000.

Falta de uso de la marca 53. Ahora, corresponde a la Sala determinar si la marca nominativa “LEE”, con certificado 45935B, fue usada de forma real, efectiva y constante por su titular, o por un tercero autorizado por este, en al menos uno de los Estados miembros de la 23 Consulta realizada el 20 de mayo de 2026 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Comunidad Andina, manteniendo sus elementos esenciales, durante los tres (3) años consecutivos anteriores a la fecha en que se promovió la acción de cancelación por falta de uso, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019, para identificar productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”, con el fin de establecer si la cancelación parcial del registro dispuesta por la SIC se ajustó o no a lo previsto en la Decisión 486 de 2000. 54.

Es así como, de conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular, esto es, la sociedad The H.D. Lee Company Inc., tiene la carga de demostrar que los productos que esta identifica fueron puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de los mismos, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 55.

Sobre este asunto, en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 649-IP- 2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó: “[…] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios […] 1.4.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.4.1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 1.4.2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registrara un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. 1.4.3. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se está buscando es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

La norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, para que se cumpla la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso […]” (negrilla fuera de texto). 56.

De los apartes transcritos se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 57.

En el presente asunto, la sociedad demandante cuestiona que la SIC, en el acto administrativo acusado, no valoró adecuadamente las pruebas aportadas por la sociedad The H.D. Lee Company Inc., las cuales no demostraban el uso de la marca nominativa “LEE” para los productos “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”, por lo que el registro 45935B debió ser cancelado en su totalidad. 58.

Particularmente, argumentó que las pruebas aportadas al proceso por el tercero con interés en el resultado del proceso no son conducentes, toda vez que no (i) demuestran adecuadamente su uso ni en Colombia ni en la región Andina por cuanto en las facturas de venta aportadas no aparece el logo “LEE”; (ii) tampoco obra prueba alguna que certifique, por un auditor o funcionario, el volumen de ventas, así como la inversión de la marca en la comunidad Andina y;

(iii) entre las partes existió un usufructo, por lo que la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. tenía derecho pleno al goce y disfrute de la marca y el tercero no podía alegar el uso en Colombia, para lo cual advirtió que entre este y la sociedad Royaltex S.A. existió un contrato de licencia desde el año 2019. 59. De la revisión del expediente, la Sala encuentra que la parte demandante aportó las siguientes pruebas documentales24: 1.

Facturas de compraventa expedidas por la compañía Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en Ecuador, en las cuales se observa la comercialización de diferentes productos, dentro del periodo relevante (30 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2019). 2. Catálogo de las referencias identificadas con las marcas “LEE” correspondiente para el año 2019, en el Ecuador. 24 Índices 10, 11, 12, 14 y 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.

Catálogo de las referencias identificadas con las marcas “LEE” correspondiente a la temporada de invierno del 2018, en el Ecuador. 4. Catálogo de las referencias identificadas con las marcas “LEE” correspondiente a la temporada primavera y verano de 2018, en el Ecuador. 5. Imágenes de algunos de los productos identificados con las marcas “LEE” y de los establecimientos de comercio de la empresa Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en el Ecuador de la compañía The H.D. Lee Company Inc. 6.

Imágenes de las etiquetas, publicidad y de los establecimientos de comercio de la empresa Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en el Ecuador de la compañía The H.D. Lee Company Inc., en el cual se observan las marcas “LEE” para el año 2018. 7. Imágenes de los establecimientos de comercio de la empresa Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en el Ecuador de la compañía The H.D. Lee Company Inc., con sus respectivos links de consulta. 8.

Contrato de licencia suscrito entre la compañía The H.D. Lee Company Inc. y la empresa Royaltex S.A., domiciliada en Ecuador, de fecha 1° de enero del 2018. En este contrato expresamente se consagra que “[…] el Licenciatario se dedica al negocio de la fabricación, venta y distribución de ropa jeans, ropa casual y accesorios para hombres y mujeres en Ecuador y que desea hacer uso de la marca "LEE" y otras marcas que el Licenciante eventualmente acuerde estarán sujetas a este Acuerdo de Licencia […]”. 9.

Contrato de licencia suscrito entre la compañía The H.D. Lee Company Inc. y la empresa Cool Brands SAC, domiciliada en Perú, de fecha 1° de julio del 2018. En el que se consagra que “[…] el Licenciatario se dedica al negocio de la fabricación, venta y distribución de ropa jeans, ropa casual y accesorios para hombres y mujeres en Ecuador y que desea hacer uso de la marca "LEE" y otras marcas que el Licenciante eventualmente acuerde estarán sujetas a este Acuerdo de Licencia […]”. 10.

Imágenes de accesorios como billeteras, bolsos y cinturones identificados con las marcas LEE, comercializados por la empresa Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en el Ecuador de la compañía The H.D. Lee Company Inc. 11. Imágenes de prendas de vestir identificadas con las marcas “LEE”, comercializados en Colombia. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

Imágenes de los productos identificados con las marcas “LEE” comercializados por la empresa Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en el Ecuador de la compañía The H.D. Lee Company Inc. 13. Recopilación histórica de la publicidad emitida por la empresa Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en el Ecuador de la compañía The H.D. Lee Company Inc., entre los años 2013 al 2018. 14 Inversiones en publicidad efectuada por la empresa Ola y Montaña S.A.C. en el Perú, licenciatario y distribuidor autorizado en el Perú de la compañía The H.D. Lee Company Inc., para el año 2018. 15.

Estados financieros al 31 de diciembre del 2018 de la Ola y Montaña S.A.C. en el Perú, licenciatario y distribuidor autorizado en el Perú de la compañía The H.D. Lee Company Inc. 16. Acuerdo de cesión con reserva de usufructo celebrado entre The H.D. Lee Company Inc. y Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. 60. De la revisión del material probatorio anteriormente descrito, la Sala considera que le asiste razón a la autoridad administrativa, en cuanto a que se encontraba acreditado el uso real y efectivo de la marca nominativa “LEE” en relación con algunos productos comprendidos en la clase 18, particularmente aquellos correspondientes a maletas, bolsos y billeteras, respecto de los cuales se evidenciaba su comercialización efectiva en el mercado durante el periodo relevante. 61.

La Sección ha reiterado que el uso real y efectivo de una marca puede demostrarse mediante la comercialización que de los productos distinguidos con la misma cuando lo realice un licenciatario o una persona autorizada para ello25. 62. En un asunto similar, en el que se decidió la procedencia de la cancelación del registro de la marca nominativa “LEE”26 esta Sección consideró lo siguiente: “[…] Previo a realizar el estudio probatorio correspondiente, la Sala debe precisar que sí es procedente demostrar el uso de una marca a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada, conforme lo ha señalado esta Sección en anteriores ocasiones y de acuerdo con lo precisado por el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 556-IP-2019, en la que expuso lo siguiente: […] 2.7.

La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1º de febrero de 2018. Rad.: 2009-00015 00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en sentencia de 16 de septiembre de 2021.

Rad.: 2012-00033-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2024. Rad.: 2021-00470-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio autorizada para utilizar la marca.

Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. Ambos supuestos consisten en lo siguiente: a) Licencia de uso de la marca.

La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario. Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. […] b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado […]”. 63.

En ese contexto, se extrae que existen dos supuestos para acreditar el uso a través de terceros, esto es: (i) mediante licenciatarios; o (ii) personas autorizadas por el titular de la marca. 64. En el presente caso, la sociedad The H.D. Lee Company Inc. se acogió al primer supuesto, al suscribir un contrato de licencia de uso para la marca nominativa “LEE” en Ecuador y Perú, tal y como lo acreditan los contratos suscritos entre este y las sociedades Royaltex S.A. y Ola y Montaña S.A.C. que fueron allegados al proceso. 65.

La Sala advierte que los acuerdos de licencia del tercero con interés en el resultado del proceso con las mencionadas sociedades en Ecuador y Perú empezaron desde el 1° de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 y desde 1° de julio de 2019 hasta el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 202327, respectivamente, esto es, dentro del periodo de 30 de agosto de 2016 a 30 de agosto de 2019. 66.

De igual manera, se observan facturas de venta28 acompañadas de muestras físicas de los empaques y etiquetas del producto distinguido con la marca nominativa “LEE”, allegadas dentro de la actuación administrativa, lo que demuestra el uso efectivo y real en relación con productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, maletas, bolsos y billeteras, dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso, por lo que no es de recibo el argumento de la parte demandante relacionado con que no se certificó un volumen de ventas en la comunidad Andina. 67.

En ese contexto, las pruebas relacionadas son pertinentes y conducentes para demostrar el uso real y efectivo de la marca nominativa “LEE” por parte del tercero con interés en el resultado del proceso, durante los tres años anteriores a la solicitud de la cancelación, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y 30 de agosto de 2019. 27 Índice 10 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 28 Ibidem. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 68.

Lo anterior, por cuanto reconocen la época y la regularidad en que fueron comercializados los productos amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro dicho periodo usó la marca. 69. De acuerdo con lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, “[…] El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […]”.

Así lo ha considerado la Sala en reiterada jurisprudencia29, en la cual ha establecido que el uso de la marca puede demostrarse mediante factura comerciales como se estableció. 70. Se pone de presente que, si bien en las facturas no aparece la marca nominativa “LEE”, la Sala encuentra, luego de realizar el cotejo entre los códigos que distinguen los productos y aquellos relacionados en numerosas facturas de venta allegadas al trámite administrativo, que el tercero con interés en el resultado del proceso logró demostrar el uso de su marca en Ecuador para distinguir productos “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca, es decir, entre el 30 de agosto de 2016 y el 30 de agosto de 2019. 71.

Por lo anterior, no es admisible el argumento de la parte demandante según el cual las facturas allegadas al trámite administrativo no son prueba idónea del uso real y efectivo de la marca nominativa “LEE” para distinguir productos de la clase 18 internacional porque en ellas no aparece dicha marca, pues sí es posible determinar que tales productos fueron puestos a disposición del consumidor en el mercado mediante la simple confrontación de los códigos que los identifican y aquellos que aparecen en numerosas facturas de venta. 72.

A esta misma conclusión llegó la Sala en la precitada sentencia de 7 de noviembre de 2024, así como la decisión de 30 de abril de 2024:30 “[…] Así las cosas, para la Sala, las pruebas antes relacionadas son pertinentes y conducentes para demostrar el uso real y efectivo de la marca nominativa “LEE” por su titular, la sociedad THE H.D. LEE COMPANY, INC., durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. En efecto, se observa que las pruebas demuestran el período dentro del cual debía acreditarse el uso de la citada marca, esto es, entre el 30 de agosto de 2016 y 30 de agosto de 2019, es decir, corroboran la época y la regularidad en que fueron comercializados los productos amparados con aquella, máxime si se 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de mayo de 2008. Rad.: 2001-00269-01. MP: Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Reiteración en la sentencia de 4 de junio de 2015. Rad.: 2009-00420-00. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2024.

Rad.: 2021-00470-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Reiterado en sentencia de 30 de abril de 2026. Rad.: 2021-00472-00. MP: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

Al respecto, se observa que las facturas de venta acompañadas de las muestras físicas de los empaques y etiquetas del producto distinguido con la marca “LEE”, allegadas al interior del trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca “LEE”, en relación con productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (prendas de vestir), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso.

Sobre el particular, debe precisarse que, contrario a lo afirmado por la actora, las facturas allegadas resultan ser una prueba idónea, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca […]”.

Adicionalmente a lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien es cierto no se hace una referencia exacta en algunas prendas a la marca “LEE”, también lo es que dentro de dichas facturas aparecen unos códigos para cada prenda, que concuerdan con las referencias en las etiquetas aportadas de las prendas de vestir que se identifican con la marca “LEE”, por lo que sí prueban la comercialización de los referidos artículos en un país miembro de la Comunidad Andina.

Por lo tanto, la Sala considera que en relación con las facturas de ventas que la sociedad demandante alega que no se les debe dar valor probatorio, se precisa que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486 y como lo ha sostenido la Sala en reiterada jurisprudencia15, el uso de una marca sí puede probarse mediante facturas comerciales, las cuales son válidas en este caso […]” (negrilla del original). 73.

Adicionalmente, la recopilación histórica de la publicidad emitida por la empresa Royaltex S.A., licenciatario y distribuidor autorizado en el Ecuador de la compañía The H.D. Lee Company Inc. entre los años 2016 y 2018, demuestra la difusión publicitaria en el mercado de los productos distinguidos con la marca nominativa “LEE”. 74. En relación con los catálogos, las imágenes de las etiquetas y de los productos, al no contar con la fecha en la cual fueron distribuidos o tomadas, no es posible determinar que corresponden al periodo relevante.

Sin embargo, el uso de la marca en relación con “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” quedó demostrado con las facturas que fueron debidamente allegadas al proceso. 75. Ahora, si bien es cierto que la parte demandante señaló que no obra prueba alguna que certifique, por un auditor o funcionario, el volumen de ventas, así como la inversión de la marca en la Comunidad Andina, también lo es que tales pruebas no constituyen los únicos medios idóneos para acreditar el uso de la marca, toda vez que las demás pruebas allegadas al expediente demuestran su uso real y efectivo en el mercado respecto de productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 76.

En resumen, la Sala considera que, con la expedición del acto acusado no se vulneró el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca nominativa “LEE” fue usada real y efectivamente por los licenciatarios del tercero con interés en el resultado del proceso en Ecuador y Perú durante el periodo relevante, para distinguir “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”, en la forma en que fue concedida. 77.

Así las cosas, la Sala concluye que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo demuestran el uso de la marca nominativa “LEE” y prueban que los productos identificados con dicha marca se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el periodo relevante en Ecuador y Perú, con excepción de “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]”. 78.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que le asistió razón a la entidad demandada en el acto administrativo acusado al limitar los productos reivindicados por la marca cuestionada a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]”, ya que éstos eran respecto de los cuales se demostró el uso, como lo indica el artículo 165 de la Decisión 486. 79.

En concepto de la Sala, en las cancelaciones parciales por no uso procede la limitación de productos para excluir de la cobertura del registro aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiere usado, pero deben mantenerse aquellos para los cuales estuviese inicialmente registrada la marca, como ocurrió en el caso bajo examen. 80.

Ahora, se pone de presente que las partes no debatieron el hecho relativo a si podría presentarse similitud entre los productos que fueron cancelados y aquellos que se mantuvieron en el registro, sino que únicamente se analizó si se había demostrado el uso respecto de aquellos que no le fueron cancelados mediante el acto administrativo acusado. 81.

En razón a lo anterior, la Sala no examinará si existe similitud o no entre los productos excluidos y aquellos mantenidos en el registro de la marca controvertida, comoquiera que ello no fue objeto de debate ni en los actos administrativos acusados ni en el escrito de la demanda presentado por la actora. Desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política 82.

El derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política determina que éste se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Asimismo, “que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 83.

Las principales manifestaciones de la garantía al debido proceso están relacionadas con el cabal ejercicio del derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en su contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga31. 84.

La Corte Constitucional en relación con el debido proceso administrativo, ha señalado32 que: “[…] en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción […]” y que, en todo caso, se han identificado algunas garantías mínimas asociadas al concepto de debido proceso administrativo, entre ellas, el derecho a: i) que el trámite se adelante por la autoridad competente; ii) que durante el mismo y hasta su culminación se permita la participación de todos los interesados; iii) ser oído durante toda la actuación; iv) que la actuación se adelante sin dilaciones injustificadas; v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera oportuna y de conformidad con la ley; vi) solicitar, aportar y controvertir pruebas; vii) en general, ejercer el derecho de defensa y contradicción; y, por último, viii) impugnar las decisiones que puedan afectarle.[…]” (negrilla fuera de texto). 85.

En ese contexto, la Sala debe determinar si a la parte demandante se le desconoció su derecho al debido proceso, toda vez que el acto administrativo demandado no canceló totalmente el registro como marca nominativa “LEE” para “[…] maletas, bolsos, billeteras […]”. 86. Al respecto, y en consideración a lo anteriormente resuelto, la Sala considera que no se desconoció el derecho al debido proceso de la parte demandante con la expedición del acto acusado, toda vez que la entidad demandada resolvió cancelar parcialmente el registro con base en las normas vigentes sobre la materia y en una adecuada valoración probatoria de los documentos allegados para demostrar el uso parcial de la marca nominativa “LEE”33. 87.

Finalmente, la sociedad The H.D. Lee Company, Inc., tercero con interés en el resultado del proceso, argumentó la existencia de mala fe por parte de la sociedad demandante porque, a pesar de haber hecho uso de la marca en Colombia durante más de 20 años, ahora pretende su cancelación por no uso, a sabiendas de que las pruebas del uso real y efectivo se encuentran en su poder, lo que constituye un acto de mala fe que debió ser analizado por la entidad demandada en los actos acusados. 31 Corte Constitucional.

Sentencia C-025 de 2009. 32 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2010 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de abril de 2026. Rad.: 2021-00472-00. MP: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 88.

Sobre el particular, la Sala considera que el tercero con interés en el resultado del proceso no cumplió con la carga de probar la mala fe, pues como lo señaló la Sala en la sentencia de 11 de febrero de 201034, quien alegue la mala fe debe probarla, situación que no se presentó en este caso. 89. En este aspecto, la Sala observa que el único documento que se allegó al expediente es un contrato de cesión de marca con reserva de usufructo suscrito entre las partes, en el que se acuerda la cesión de la marca “LEE” en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación internacional de Niza a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, pero en el que la parte demandante se mantiene como usufructuaria de esta, lo que permite determinar que no se evidencia mala fe de la parte demandante al haber solicitado la acción de cancelación por no uso de la marca nominativa “LEE”.

IV.5. Conclusión 90. En suma, la Sala considera que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contenida en la Resolución 32202 de 26 de mayo de 2021, por medio de la cual se revocó la Resolución 13079 de 2 de abril de 2020, se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca nominativa “LEE”, se encuentra ajustada a lo regulado en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 29 de la Constitución Política. 91.

En consecuencia, la cancelación parcial del registro respecto de los productos de “[…] cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, baúles, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, jaeces y guarniciones […]” y limitado a “[…] maletas, bolsos y billeteras […]” comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad The H.D. Lee Company Inc., resultaba procedente, razón por la cual los cargos de nulidad no están llamados a prosperar, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 92.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 34 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2010. Rad.: 2001-00299-01. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00471-00 Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A. LEC S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.