11001032400020140051300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Núm. único de radicación: 110001032400020140051300 Referencia: Acción de nulidad absoluta Demandante: Global Bussines Solution S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Almacenes Éxito S.A. Temas: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Signos descriptivos, genéricos y engañosos. Reiteración de Jurisprudencia. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Global Bussines Solution S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 49482 de 23 de agosto de 2013 y 18287 de 20 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Global Bussines Solution S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Mediante apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 67 a 83 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 demandada, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta3, que se para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 49482 de 23 de agosto de 20134, “Mediante la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 18287 de 20 de marzo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta LOS MAX BARATOS que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Almacenes Éxito S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1.- Que es nula la Resolución No 49482 del 23 de Agosto de 2.013, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente No 13 001778, mediante la cual se decide una solicitud de registro marcario, y se concede el Registro de la Marca de servicios Mixta "LOS MAX BARATOS", para distinguir los siguientes servicios: “GESTIÓN DE NEGOCIOS.

ADQUISICIÓN. PROCESAMIENTO. TRANSFORMACIÓN. Y EN GENERAL LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA BAJO CUALOUIER MODALIDAD COMERCIAL DE TODA CLASE DE MERCANCÍA Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS AL POR MAYOR Y/O AL DETAL; IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE TODA CLASE; ADQUISICIÓN, CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, ESTABLECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALMACENES, SUPERMERCADOS, DROGUERÍAS Y FARMACIAS, DEPÓSITOS.

BODEGAS y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DETINADQS A LA ADQUISIÓN DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DE TODO GÉNERO CON ÁNIMO DE REVENDERLOS, LA ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS AL POR MAYOR Y/O AL DETAL, LA VENTA DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUSCEPTIBLES DE COMERCIO DE ACUERDO CON SISTEMAS MODERNOS DE VENTA EN ALMACENES ESPECIALIZADOS DE COMERCIO MÚLTIPLE Y/O AUTOSERVICIO;

COMERCIO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE TODO TIPO DE PRODUCTOS POR INTERNET, CORREO, POR TELÉFONO, POR RADIO Y A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE TODO TIPO DE PRODUCTOS: ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO, EXPLOTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES O DE INCENTIVOS CON 3 Prevista en el artículo 172de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 4 Mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta LOS MAX BARATOS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Cfr. Folios 54 y 57 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 DESCUENTOS ESPECIALES: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EXPOSICIONES Y FERIAS CON FINES COMERCIALES O PUBLICITARIOS, SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD POR CUALQUIER MEDIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SERVICIO DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD RADIADA Y TELEVISADA;

SERVICIOS DE MERCADEO (MARKETING). INCLUYENDO SERVICIOS DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS DE PUBLICIDAD Y PRECIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; TELE MERCADEO (TELE MARKETING); PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE AVISOS PUBLICITARIOS Y LA EXPOSICIÓN PROMOCIONAL EN SITIOS ELECTRÓNICOS ACCESIBLES MEDIANTE REDES COMPUTACIONALES;

ASESORÍAS, CONSULTAS E INFORMACIONES, POR CUALQUIER MEDIO, EN MATERIA DE PUBLICIDAD; SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR RELACIONADO CON LO ANTERIOR; SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS CQMERCIALES; BÚSQUEDA DE PATROCINADORES". Servicios comprendidos en la Clase No 35 Internacional, a favor de la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. 2.2.- Que es nula la Resolución No. 00018287 del 20 de Marzo de 2.014, donde se resuelve un Recurso de Apelación, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente No. 13 001778, mediante el cual se confirma en todas sus partes la Resolución No. 49482 del 23 de Agosto de 2.013, donde se concede el registro de la Marca de servicios Mixta “LOS MAX BARATOS”, a favor de la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. 2.3.- Que como consecuencia de esta nulidad, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar de los libros de registro de esta entidad y otorgado en virtud de la Resolución cuya nulidad se solicita el Certificado de Registro No 489525, que le ha asignado la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente administrativo No 13 001778, que contiene el Registro de la Marca "LOS MAX BARATOS", a favor de ALMACENES ÉXITOS.A., para amparar servicios de la Clase No 35: […] 2.4.- Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la Sentencia que se profiera en el presente caso, conforme lo establece el literal d) del Artículo 2° del Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.5.- Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 192 de Ley 1437 de 2.011. 2.6.- Que se condene en costas a la parte demandada […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 4 de enero de 2013, el registro como marca del signo mixto LOS MAX BARATOS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó, el 1 de febrero de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 661, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 49482 de 23 de agosto de 2013, concedió el registro de la marca mixta LOS MAX BARATOS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 49482 de 23 de agosto de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 18287 de 20 de marzo de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 49482 de 23 de agosto de 2013.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, y los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, en adelante Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6 “régimen común de propiedad industrial” 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 6.1.

Indicó que el análisis de registrabilidad de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados vulneraba el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que la expresión LOS MAX BARATOS, era de carácter genérico y causaba engaño a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, características y cualidades de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2.

Señaló que la expresión LOS MAX BARATOS, califica o describe los servicios cobijados con la marca, en tanto, indicaba que se está adquiriendo el servicio más económico respecto de los demás que se encuentran en el mercado y, en ese sentido, este conjunto de expresiones es explicativo y, por lo tanto, no contaba con distintividad, era engañoso para los usuarios de los servicios de la Clase indicada supra.

Segundo cargo: Violación de los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 6.3. Sostuvo que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, vulneró el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, porque la expresión LOS MAX BARATOS era una designación común o usual de los servicios para los cuales se emplea y, en consecuencia, tenía una estrecha relación con los servicios que designa.

Ello comoquiera que los servicios serán los más baratos, lo que puede calificarse como una característica esencial del producto, en tanto, al formularse la pregunta de ¿cómo es el servicio que se pretende registrar? la respuesta podría ser LOS MAX BARATOS, en tanto, esta era una cualidad esencial del servicio. 6.4. Añadió que la expresión LOS MAX BARATOS era genérica y descriptiva, porque no permitía individualizar el servicio a que se aplica y, de concederse, implicaría el otorgamiento de una ventaja competitiva injustificada, puesto que excluiría a los demás competidores del uso de un término como “MAS BARATO” o “LOS MAS BARATOS” o “MUCHO MAS BARATO”. 6.5.

Afirmó que la parte demandada vulneró el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la expresión “LOS MAX BARATOS”, es una indicación que puede engañar a los medios comerciales o al público particular sobre el hecho de que 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., tiene los servicios más baratos del mercado, generando algún tipo de incongruencias o engaños que afectan a los consumidores y usuarios.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.1 Afirmó que no se vulneraron los artículos 134 y los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca concedida, ya que, si bien utiliza calificativos, se muestra como una combinación nueva, que se aparta de las características esenciales del producto o servicios, por la manera en que se presenta ante el consumidor.

Ello, en la medida que, no es utilizada usualmente por los consumidores para denominar los servicios que se pretenden amparar con tal marca, pues, a pesar de que la idea que transmita sea comprensible, no es la única forma de expresarla. 7.2 Adicionó que no se puede inferir que LOS MAX BARATOS sea una expresión descriptiva o genérica, toda vez que la combinación de las palabras que lo componen, el tipo de letra, la posición y los elementos gráficos característicos, le otorgan suficiente fuerza distintiva y, en tal sentido, no se está otorgando una exclusividad sobre las expresiones “los más baratos”, sino respecto del conjunto considerado como único e indivisible. 7.3 Sostuvo que la marca concedida no resulta engañosa porque no atenta contra las condiciones de veracidad impuestas en el tráfico mercantil y no informa necesariamente a los consumidores sobre los servicios distinguidos. 7 Actuando mediante apoderada.

Cfr. Folio 114 8 Cfr. Folios 107 a 113 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 7.4 Concluyó que “[ ] la marca MAX BARATOS (mixta), no está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 134 y 135 literales e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la configuración presentada no hace referencia directa y exclusiva a una característica esencial del servicio que sea necesaria para la prestación del mismo, como tampoco se presenta como un término habitual, necesario por los demás competidores para acceder al mercado, además de contar con un diseño gráfico que lo diferencia en el mercado y tampoco se entiende que tenga la capacidad de engañar a los consumidores [ ]”9.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma10, no contestó la demanda. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 201811, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 456-IP-2018 de 26 de febrero de 201912, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Sala Consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, y los Literales e), f) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la interpretación de los Literales e), f) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486, por ser pertinentes. 3. No procede la interpretación del Artículo 134, toda vez que no es materia de controversia el concepto de marca 4. De oficio se interpretará los Literales b) y g) del Artículo 135 de la Decisión 4862, por ser pertinente el análisis de la distintividad del signo y los signos de uso común. […]” 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. 9 Ibidem. 10 Cfr. Folio 100. 11 Cfr. Folio 185-186. 12 Cfr. Folios 214 a 222. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 Reanudación del Proceso 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto proferido el 30 de agosto de 2019, decretó la reanudación del proceso.

Audiencia Inicial 12.1. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 21 de octubre de 2019, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial; y ii) en la audiencia realizada el 28 de marzo de 201913, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6. ° del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; prescindió de la audiencia de pruebas; prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía; y realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión 13. Durante el término legal, la parte demandante presentó sus alegaciones14 y reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 14. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó alegatos de conclusión15, en los siguientes términos: 13 Cfr. Folios 202 a 217 14 Cfr. Folios 313 a 365 15 Cfr. Folios 366-372 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 15.1.

Manifestó que la marca mixta “LOS MAX BARATOS”, para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es suficientemente distintiva, por estar compuesta de una combinación de diferentes elementos entre denominativos, gráficos y figurativos y no reproduce las características propias de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2.

Afirmó que la marca no provoca ningún engaño en la mentalidad del consumidor promedio que distorsione la realidad sobre las características y propiedades que identifica, ya que, como se ha explicado, la marca mixta “LOS MAX BARATOS” no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad de esos bienes o servicios. II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019; vii) el marco normativo sobre la irregistrabilidad de los signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas; viii) o normativo relativo a la irregistrabilidad de signos engañosos; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201916, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16 Mediant el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19.1 La Resolución núm. 49482 de 23 de agosto de 201317, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta LOS MAX BARATOS, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Almacenes Éxito S.A. 19.2 La Resolución núm. 18287 de 20 de marzo de 201418, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 49482 de 23 de agosto de 2013.

El problema jurídico 20. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada, la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si las resoluciones núms. 49482 de 23 de agosto de 2013 y 18287 de 20 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LOS MAX BARATOS, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran los artículos 134 y los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17 Cfr. Folios 34 a 44 18 Cfr. Folios 45 a 51 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 20.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si la marca concedida consiste exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse dicha marca o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los servicios que identifica; 20.3.

En segundo lugar, si la marca concedida consiste exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico de los servicios que identifica; 20.4. En tercer lugar, si la marca concedida puede engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los servicios que identifica; 20.5.

En cuarto lugar, si la marca es distintiva para identificar los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza indicados supra, para los cuales fue concedida; y 20.6. En quinto lugar, si la configuración gráfica y alteración ortográfica dispuesta en la marca concedida es suficiente o no para que en conjunto procediera su registro como marca para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza indicados supra. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los literales de b) y g) del artículo 135 ibidem. Asimismo, y se abstuvo de interpretar el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena19, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200020 de la Comisión de la Comunidad Andina21.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina22 19 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 20 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 21 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 22 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo mediante la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 24.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 23 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 31. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso24: “[…] 1.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informa exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues esta precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios (…)” 2.4.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un 24 Cfr. Folios 176 a 190 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 2.5.

Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo de indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…)” 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 2.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? En relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 2.8.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 2.9. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)” 2.10. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 2.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 2.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […] 3.2.

Los signos engañosos son aquellos que, por si mismos, puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. […] 3.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin la necesidad de que este se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial de producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado. 3.5.

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal, se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. 3.6. En el presente caso se deberá determinar si el registro del signo solicitado LOS MAX BARATOS (mixto) podría o no generar engaño en cuanto las características y propiedades de los productos que identifica […].” Marco normativo relativo a la irregistrabilidad de los signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas 32.

Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, se prohíbe el registro como marcas de signos que consistan en designaciones o indicaciones descriptivas; es decir, signos que informen de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, tales como, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc.

Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 33. Visto el literal f) del artículo 135 ibidem, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir.

“[…] El nombre genérico hace referencia al género del objeto que identifica, mientras que la denominación técnica se refiere a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio […]”25. Sin embargo, ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto que tenga fuerza distintiva suficiente para ser registrado como marca.

Marco normativo relativo a la irregistrabilidad de signos engañosos 34. Visto el literal i) del artículo 135 ibidem, se prohíbe el registro como marca de signos que “[…] puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate […]”.

Análisis del caso concreto 35. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 36. La marca demandada y la marca registrada es como se muestra a continuación: MARCA REGISTRADA 25 Ver: Interpretación Prejudicial 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 26 Identifica servicios de la Clase 35: “gestión de negocios, adquisición, procesamiento, transformación, y en general la distribución y venta bajo cualquier modalidad comercial de toda clase de mercancía y productos nacionales y extranjeros al por mayor y/o al detal, importación y exportación de productos de toda clase; adquisición, creación, organización, establecimiento, administración explotación de almacenes, supermercados, droguerías y farmacias, depósitos. bodegas y demás establecimientos mercantiles destinados a la adquisición de mercancías y productos de todo género con ánimo de revenderlos, la enajenación de los mismos al por mayor y/o al detal, la venta de bienes y la prestación de servicios complementarios susceptibles de comercio de acuerdo con sistemas modernos de venta en almacenes especializados de comercio múltiple y/o autoservicio, comercio electrónico y servicios de venta al público de todo tipo de productos por internet, correo, por teléfono, por radio y a través de la televisión y otros medios electrónicos de todo tipo de productos administración desarrollo explotación y supervisión de programas de fidelización de clientes o de incentivos con descuentos especiales: organización de eventos, exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios, servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios, servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada; servicios de mercadeo (marketing) incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución de muestras de publicidad y precio de toda clase de productos y servicios, tele mercadeo (tele marketing); promoción de bienes y servicios mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales, asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de publicidad: suministro de información de producto y asesoría al consumidor relacionado con lo anterior; servicios de promoción y gestión de centros comerciales; búsqueda de patrocinadores.” 37.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de la irregistrabilidad absoluta de signos distintivos. Del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 38. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los artículos 134 y los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, ii) la 26 Cfr. Folio 33 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 parte demandante sustentó la violación de lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 en el carácter descriptivo, genérico y engañoso de las expresiones que conformaban la marca; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se abstuvo de interpretar el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 39.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si los signos confrontados son descriptivos genéricos o engañosos respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Del cargo de violación de los literales e), f) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 40. En el caso sub examine, la marca mixta concedida mediante los actos administrados acusados contiene la expresión nominativa compuesta LOS MAX BARATOS, en donde la expresión MAX está en un tamaño y tipo de letra particular, la palabra BARATOS está debajo de los demás elementos nominativos, y la letra S en BARATOS está reemplazada por un signo pesos ($).

Todo lo anterior está escrito dentro de un círculo con puntas alrededor de todo su diámetro. 41. Al respecto, la Sala considera que el elemento denominativo de la marca mixta concedida es el predominante del conjunto marcario. Ello comoquiera que es el que apela a la mente del consumidor y tiene mayor influencia, impacto y recordación en su mente, al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y ser el elemento que ellos utilizaran en el mercado para solicitar el servicio de que se trate. 42.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca mixta LOS MAX BARATOS que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad absoluta invocadas por la parte demandante, es decir, los literales e), f) o i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 43.

La Sala seguirá los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en los marcos normativos expuestos supra. 44. Conforme se indicó en un acápite supra de esta providencia, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado27. 45.

Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo, en primer lugar, se encuentra la prevista en el literal e) ibidem, la cual se configura cuando el signo consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir.

Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 46. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos. También ha explicado que los signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

Así lo indicó el Tribunal en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso: “[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […].28” 27 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 28 Cfr. Folio 218.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 47. En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala sobre la aplicación y el alcance de esta causal de irregistrabilidad, explicando que la descriptividad de un signo se predica de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar.

Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, partiendo de la interpretación prejudicial proferida para ese caso, indicó: “[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3. De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 2.4.

Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 54.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, ¿es formularse la pregunta de “cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza […].29” 48.

Teniendo en cuenta la composición de la marca como fue expuesta anteriormente, la Sala encuentra, por un lado, que ante la pregunta de cómo es el servicio que se pretende identificar con la marca, la respuesta lógica en un principio sería que dichos servicios son baratos; esto llevaría a establecer que la palabra BARATOS, que hace parte de la marca cuestionada, resulta ser descriptiva de una de las características de dichos servicios.

Y, en por otro lado, respecto de la partícula 29 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00422-00 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 MAX, la Sala considera que se trata de una expresión evocativa de la palabra MÁXIMO. 49.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a la diferencia entre un signo descriptivo y un signo evocativo ha considerado que: i) el signo descriptivo a las características esenciales directas de los servicios que ampara, mientras que ii) el evocativo “[…] sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo […]”30. 50.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala considera que, si bien la marca cuestionada contiene un elemento descriptivo, a saber, BARATOS, es una marca compuesta que debe ser analizada en su conjunto, esto es LOS MAX BARATOS. En este sentido, la unión de estas palabras, una de las cuales es evocativa, implica que esta marca no consiste exclusivamente en un signo descriptivo que sirva en el comercio para describir la calidad, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse. 51.

En efecto, si bien la expresión da una posible característica de los servicios que pretende identificar, no se trata de una característica esencial y directamente relacionada con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que los identifique específicamente. Es decir, no se trata de una característica esencial que se predique particularmente de los servicios incluidos en la referida clase, que le comunique directa e inequívocamente al usuario a qué servicios se está haciendo referencia o a características esenciales de los mismos. 52.

Así, la marca en su conjunto transmite al consumidor una idea relativa a características no esenciales de los servicios que pretende identificar, razón por la cual la frase en su conjunto es evocativa. En este entendido, la marca LOS MAX BARATOS no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en 30 188-IP-2015 de 27 de octubre de 2015 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se trata de una marca exclusivamente descriptiva. 53.

En segundo lugar, en el artículo 135 ibidem, también se encuentra prevista la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f), la cual indica que no podrán registrarse signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir. 54. Respecto de esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que: “[…] Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate […].31” 55. Ahora bien, observando la marca en su conjunto, la Sala encuentra que la expresión LOS MAX BARATOS no es una denominación genérica de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, en la medida que, por definición, la denominación genérica determina el género del objeto que identifica y, en este caso, LOS MAX BARATOS no está relacionada con el género de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que comprende, en términos generales, los servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales. 56.

En este sentido, la marca cuestionada no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 57. Por último, la causal establecida en el literal i) del artículo 135 ibidem, prohíbe el registro de un signo que tenga la posibilidad de engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 31 Cfr. Folio 219.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 58. Sobre esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó que se configura con la sola posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad que se produzca efectivamente; el engaño se produce cuando “[…] un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error […]”32.

Es pertinente aclarar, además, que basta con que una parte del signo pueda inducir a error a los consumidores para que dicho signo sea considerado engañoso. 59. La razón detrás de esta prohibición, tal como lo ha explicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, radica en que “[…] el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial de un producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado […]”33. 60.

Igualmente, la determinación de si un signo puede resultar engañoso o no y, por ende, incurso en la causal de irregistrabilidad citada, debe considerar los productos o servicios que vaya a identificar, y el consumidor al cual vayan dirigidos, toda vez que, como lo indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial para este caso, “[…] la prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal, se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir […]”34. 61. Esta Sección también se ha pronunciado sobre el fundamento y el alcance de esta causal en sentencia de 28 de junio de 2019, indicando que: 32 Cfr. Folio 221.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 33 Ibidem. 34 Ibidem. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 “[…] la función esencial de una marca es la de ofrecer información relativa a los servicios que identifica, su origen empresarial, las características, calidad, procedencia o modo de fabricación del producto.

En tal sentido, resulta de interés general evitar que el público consumidor sea llamado a error por razón de un signo engañoso cuyo uso en el mercado resulta claramente incompatible con la función de las marcas en general y afecta la transparencia en el mercado en cuanto que el consumidor se vería llamado a equivocaciones […]35”. 62.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que una marca, por definición, tiene como función la de transmitir mensajes e información al consumidor para ayudarle a tomar una decisión de compra. Por lo tanto, si un signo es susceptible de crear en el consumidor una expectativa sobre el producto y/o servicio que no corresponden con la realidad, entonces, se trata de un signo engañoso y, como tal, sujeto a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 63.

Así, para que pueda aplicarse esta causal, se requiere que exista discordancia entre lo que el signo indica o sugiere y las características de los productos y/o servicios a los que va a aplicarse y que ello genere unas expectativas sobre el producto o servicio que no se corresponden con la realidad y que son capaces de influir en la decisión de consumo del público consumidor de los productos y/o servicios de que se trate. 64.

En el caso sub examine, la Sala considera que la marca cuestionada LOS MAX BARATOS, transmite una información objetiva relativa al precio de los servicios identificados con la marca, indicando al consumidor o usuario que dichos servicios son “los más baratos”. Esta afirmación tiene la potencialidad de influir en la decisión de compra del consumidor, sin que pueda asegurarse que la misma sea objetivamente verdadera, en la medida en que la veracidad de la información depende de hechos ajenos a la propia voluntad, acción o alcance del titular de la marca, al respecto esta Sala en un caso de similares características señaló que: “[…]En efecto el signo mixto muestra en su conjunto, en un tamaño predominante, las expresiones “Más” y “baratos” y al respecto sostiene la parte demandante que tiene un programa o software que permite a los usuarios ingresar a la página web y buscar tiquetes en línea económicos por lo que no hay engaño. A juicio de la Sala el signo resulta engañoso por cuanto el signo informa que los tiquetes que ofrece son los “MÁS” baratos y la veracidad de la información depende de hechos 35 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2013-00408-00 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 ajenos a la propia voluntad, acción o alcance de la parte demandante. En otras palabras, por una parte el consumidor promedio al toparse con el signo mixto “www.lostiquetesmásbaratos.com” recibe la información de que en dicho sitio web en efecto se ofrecen los tiquetes “más” baratos disponibles en el mercado pero lo que puede ocurrir, a título ejemplificativo, es que existan opciones más baratas de tiquetes que no se ofrecen en línea o, que los parámetros de búsqueda que aplica el buscador o software que corre en el sitio web no sean comprensivos en el sentido de confrontar toda la información de la red informática mundial o, que entre el tiempo que transcurre entre la búsqueda y el momento de la compra surjan tiquetes más baratos que no identifica el mencionado software.

Por lo anterior, la información que ofrece el signo al consumidor puede no ser veraz lo que genera la potencialidad para el signo de causar engaño y para la parte demandante, de obtener un aprovechamiento indebido por su uso, todo en desmedro de sus competidores. Por este motivo el signo solicitado se encuentra incurso en la causal del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486. […]”36 65.

En esta medida, la información que ofrece la marca cuestionada al consumidor puede que no sea veraz, lo que genera la potencialidad para que la marca cause engaño y para su titular, de obtener un aprovechamiento indebido por su uso, todo en desmedro de sus competidores y de los consumidores. 66. De esto se deriva también que, por su carácter engañoso, la marca mixta LOS MAX BARATOS carece de distintividad para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que su configuración gráfica y alteración ortográfica de la misma sean suficientes para que procediera su registro como marca. 67.

En este entendido, y considerando que la causal de irregistrabilidad no exige que se haya producido un daño efectivamente, sino que basta la posibilidad del mismo, la Sala considera que la marca LOS MAX BARATOS es engañosa, en la medida en que puede inducir a error al consumidor en cuanto al precio de los servicios que identifica. Por este motivo, la marca LOS MAX BARATOS se encuentra incursa en la causal del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

Conclusión 68. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta LOS MAX BARATOS que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad absolutas prevista en los 36 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 28 de Junio de 2019; Radicación Número: 11001-03-24-000-2013-00408-00 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca en cuestión no consiste exclusivamente en un signo descriptivo ni en el nombre técnico o genérico de los servicios que ampara. 69.

Asimismo, la Sala concluye que la marca mixta LOS MAX BARATOS se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que tiene la potencialidad de causar engaño a los medios comerciales o al público sobre el precio de los servicios identificados con dicha marca. 70.

Derivado de lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, la parte demandada vulneró el literal i) del artículo 135 ibidem, comoquiera que la marca mixta LOS MAX BARATOS se encuentra incursa en dicha causal de irregistrabilidad absoluta que impide su registro. 71. En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda relativo a la causal de irregistrabilidad señalada supra, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados y, en consecuencia, ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca concedida y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones núms. 49482 de 23 de agosto de 2013 y 18287 de 20 de marzo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LOS MAX BARATOS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca LOS MAX BARATOS, con certificado núm. 489.525 para 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140051300 identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.