11001032400020140043600 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA “KOL-CANA”, QUE IDENTIFICA PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN EL SENTIDO DE EXCLUIR DE SU COBERTURA LOS PRODUCTOS “CERVEZAS;

GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS”, PORQUE AUNQUE SU TITULAR NO LOGRÓ PROBAR EL USO DE DICHOS PRODUCTOS SE DETERMINA QUE ENTRE ÉSTOS Y EL “AGUA” EXISTE UNA SIMILITUD ESTRECHA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A., mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 56932 de 27 de septiembre de 2012, "Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca", artículos segundo y tercero, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00004210 de 31 de enero de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se deniegue la solicitud de cancelación parcial por no uso del certificado de registro núm. 25.320 de la marca nominativa “KOL-CANA”, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, manteniendo la cobertura del título para todos los productos para los que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de dicha marca. 3ª.

Que, en consecuencia, se ordene a la SIC modificar la inscripción del certificado de registro núm. 25.320 de la marca nominativa “KOL- CANA”, en el sentido de incluir la cobertura íntegra otorgada en el 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “[…] Cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; y agua […]”. 4ª.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 30 de abril de 2012, la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. presentó solicitud de cancelación por falta de uso del registro de la marca nominativa “KOL-CANA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 322 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. […]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso acreditando el uso de la marca cuestionada “KOL-CANA” en el territorio colombiano, para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el período comprendido entre el 30 de abril de 2009 y el 30 de abril de 2012. 3º: Que mediante la Resolución núm. 56932 de 27 de septiembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC: i) negó la cancelación total por no uso del registro de la marca “KOL-CANA”; ii) canceló de oficio, parcialmente, por no uso, dicho signo distintivo, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 32: "[…] Cervezas; y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”; y iii) que, como consecuencia de la anterior limitación, la marca nominativa “KOL-CANA” únicamente distinguiría: “[…] agua […]”. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 00004210 de 31 de enero de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4, en consonancia con el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3º del CPACA, por indebida aplicación. Indicó que las pautas que deben tenerse en cuenta al interior del trámite de una solicitud de cancelación por no uso del registro de una marca son las siguientes: i) la oportunidad; ii) los requisitos; iii) la procedencia de la cancelación; y iv) la improcedencia de la misma.

Señaló que la decisión de la entidad demandada de cancelar parcialmente el registro de la marca “KOL-CANA”, en la Clase 32, fue de oficio y argumentando que en las acciones de cancelaciones por no uso no era procedente el análisis de similitud de productos, hecho que va en contravía de la regulación dispuesta en la normatividad andina.

Añadió que la SIC en su análisis no aplicó los parámetros fundamentales e importantes establecidos en la doctrina y en la jurisprudencia andina, tales como: i) la similitud de los productos debe ser juzgada exclusivamente desde la perspectiva y percepción del consumidor 4 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio; y ii) si los productos y/o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes. Adujo que no es válido excluir el estudio de similitud de productos en la decisión de un proceso de cancelación, por cuanto ello resulta inapropiado e irreal, dado que no se estaría aplicando el trámite legal que regula el uso de las marcas y los derechos legítimamente adquiridos por sus propietarios, como es la “depuración del registro marcario”, máxime si se tiene en cuenta que en múltiples ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que dicho estudio sí es procedente.

Manifestó que con la expedición de los actos administrativos acusados se vulneró el derecho de protección al consumidor, por cuanto los productos que agrupa la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen una naturaleza y finalidad análoga y conexa desde cualquier punto de vista, dado que las gaseosas, los jugos, el agua y las preparaciones para hacer bebidas, al igual que las cervezas, son intercambiables entre sí y se consumen de forma alterna según el gusto del consumidor, teniendo en cuenta que buscan satisfacer la misma necesidad, esto es, calmar la sed. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que los productos identificados en la citada Clase 32 son especie de un mismo género, tienen el mismo destinatario, un uso semejante e idénticos lugares de consumo y comercialización, por lo que de permitirse que se distribuyan elementos con una expresión similar o confundible con la marca “KOL-CANA”, generaría en la mente del consumidor un alto riesgo de confusión quien asumiría que tienen un mismo origen empresarial.

Sostuvo que se demostró el uso real y efectivo del producto agua, amparado por la marca “KOL-CANA”, por lo que atendiendo su destinación final y la relación género–especie frente a otros de la misma Clase, debió mantenerse la cobertura respecto de las bebidas no alcohólicas, dado que el agua ostenta la misma calidad. Aseguró que el criterio normativo a aplicar para establecer la procedencia o no de la cancelación por no uso del registro de una marca, debe ser de identidad o similitud específica y únicamente entre productos y/o servicios análogos.

Trajo a colación diferentes resoluciones expedidas por la entidad demanda, en la que sí tuvo en cuenta el análisis de similitud de productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza en acciones de cancelación por no uso. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que la actora no logró demostrar que la marca cuestionada estuviese siendo utilizada para la totalidad de los productos para los cuales fue registrada, de manera que lo procedente era cancelar parcialmente y excluir de su cobertura aquellos que no estuviesen siendo utilizados y únicamente mantener el agua, que fue la única bebida respecto de la que probó el uso durante el período relevante.

En relación con las resoluciones traídas a colación por la actora, adujo que no puede confundirse el análisis de confundibilidad con las acciones de cancelación por no uso; y que como autoridad de Propiedad Industrial en Colombia le asiste una autonomía para tomar sus decisiones. II.2. La sociedad OTC PHARMACEUTICAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la demanda. Al respecto, manifestó que la actora únicamente logró demostrar el uso de la marca cuestionada “KOL-CANA” para agua; y que la obligación de la SIC, independientemente si la cancelación se presentó total o parcial, era de excluir los productos respecto de los cuales no se probó el uso.

Alegó que en las acciones de cancelación por no uso no resulta pertinente analizar una relación de similitud o conexidad entre los productos, teniendo en cuenta factores como la finalidad, complementariedad o intercambiabilidad, ya que, a su juicio, ese ejercicio se ciñe a los exámenes de confundibilidad. Mencionó que el uso es sobre productos específicos amparados en el registro y no respecto de productos relacionados, pues si ello fuera así no tendría sentido especificar la clase y la cobertura para la cual se solicita y concede un registro marcario.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 13 de agosto de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a 5 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la cual asistieron la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A., en su calidad de actora, así como la apoderada de parte demandada y la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.S., como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 56932 de 27 de septiembre de 2012, artículos segundo y tercero; y 00004210 de 31 de enero de 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2014, mediante las cuales la SIC: i) negó a la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, la solicitud de cancelación total por no uso de la marca nominativa "KOL-CANA", en la Clase 32, cuyo titular es la actora; ii) canceló parcialmente, por no uso, el registro de la citada marca, en el sentido de excluir los productos: "[…] cervezas; y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”; y, iii) en consecuencia, dispuso que dicha marca distinguiría "[…] agua […]”, producto comprendido en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, transgreden, por violación directa, el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, en consonancia con el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 3° del CPACA.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que todos y cada uno de los productos que estaban inicialmente amparados bajo el registro de la marca “KOL-CANA” guardan un estrecho grado de identidad y similitud en cuanto a su finalidad para satisfacer la misma necesidad del público consumidor; que también son especies del género de bebidas para calmar la sed; y que cuentan con los mismos medios de publicidad, canales de comercialización y otros elementos inherentes a su efectiva puesta a disposición del público consumidor en el mercado, de manera que, a su juicio, resulta evidente que unos son sustituibles por otros.

Alegó que el estudio de semejanza entre productos o servicios no está limitado exclusivamente al examen de confundibilidad que se realiza al 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co momento de estudiar la registrabilidad de un marca; y que la obligación de la entidad demanda es de analizar la identidad o similitud entre los productos respecto de los cuales se demostró el uso y aquellos en los que no, pues ésta es una obligación perentoria y de obligatorio cumplimiento que el funcionario de la Oficina Nacional Competente tiene que acatar y seguir en el procedimiento de cancelación por no uso, para determinar la procedencia de una cancelación parcial.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, señaló con claridad que es procedente el examen de similitud de productos en los procesos de cancelación por no uso. IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que la actora únicamente demostró el uso de la marca cuestionada “KOL-CANA” para distinguir agua, por lo que era procedente la exclusión de los demás productos que identificaba en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.3 En esta etapa procesal, tanto la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, como el Ministerio Público guardaron silencio. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca KOL-CANA (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización […] 2.

La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso, la SIC canceló parcialmente la marca KOL-CANA (denominativa), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 6 Proceso 510-IP-2019. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (…) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)” (Énfasis agregado). 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8.

Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase.

Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor.

Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. […] 4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 4.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse-- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 4.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 56932 de 27 de septiembre de 2012, artículos segundo y tercero; y 00004210 de 31 de enero de 2014, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca nominativa “KOL-CANA”, con el certificado núm. 25.320, cuyo titular es la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Cervezas; gaseosas y otras 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 32: “[…] agua […]”.

En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] Cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; agua […]”. Al respecto, la actora alegó que se demostró el uso real y efectivo del producto agua, amparado por la marca “KOL-CANA”, por lo que atendiendo su destinación final y la relación género–especie frente a otros de la misma clase, debió mantenerse la cobertura respecto de las bebidas no alcohólicas, dado que el agua ostenta la misma calidad.

Añadió que la SIC en su análisis no aplicó los parámetros fundamentales e importantes establecidos en la doctrina y en la jurisprudencia andina, tales como: i) la similitud de los productos debe ser juzgada exclusivamente desde la perspectiva y percepción del consumidor 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la 7 Este artículo y el 166 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […].” En atención a lo anterior, el debate esencial gira en torno a establecer si es procedente o no la cancelación parcial por no uso, de la marca nominativa “KOL-CANA”, registrada para distinguir productos de la Clase 328 de la Clasificación Internacional de Niza, analizando la 8 “[…] Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas […]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identidad o similitud de los productos “cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” y el “agua”, incluidos en la misma Clase, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados violan el artículo 165 de la Decisión 486.

Ello, habida cuenta que la sociedad actora no cuestiona la valoración probatoria realizada por la entidad demandada a fin de determinar el uso real y efectivo de la marca cuestionada, sino determinar si procedía negarse la solicitud de cancelación parcial por no uso del registro de la marca nominativa “KOL-CANA”, concedida para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, luego de estar probado que no se usó real y efectivamente para los productos “cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” de dicha clase y, específicamente, si en los actos administrativos acusados procedía el análisis de similitud o conexidad con el otro producto respecto del cual se demostró el uso.

Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (…) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1.

Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]” (Destacado fuera de texto). De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

Cabe señalar que, sobre esta materia, la Sala en sentencia 12 de noviembre de 20209, precisó que para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. Así discurrió la Sala: “[…] El Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 141-IP-2013, traída a colación tanto en la sentencia de 22 de enero de 2015 como en la reciente providencia de 24 de septiembre de 2020, señaló que para que los productos o servicios sean similares deben tener la misma naturaleza o finalidad, pero que igualmente se puede ampliar dicho concepto en este caso a que sean conexos o relacionados.

Para tal efecto, adujo: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación. 11001-03-24-000-2008-00397- 00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.10 La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.”11 (Las negrillas y subrayas fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, queda claro “que si lo demostrado por la parte actora, no tiene diferencia sustancial con los artículos no usados, la cancelación parcial no cabría en este caso, como tampoco daría lugar a tal cancelación, cuando se pruebe el uso de los productos conexos y relacionados”12.

Dicho criterio ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en otras, en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso núm. 207-IP-2014, traída a colación en la sentencia de 12 de julio de 201813, en la que se precisó: “[…] Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide de registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o 10 Dicha posición también había sido señalada, con anterioridad, por el Tribunal en las interpretaciones prejudiciales rendidas dentro de los procesos 180-IP-2006 y 79-Ip-2012, entre otros. 11 Proceso 141-IP-2013. 12 Sentencia de 7 de junio de 2012 de la Sección Primera, Actor: S.T. DUPONT, Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por consiguiente, para que los productos o servicios sean similares no solamente tienen que tener la misma naturaleza o finalidad o que sean sustituibles, sino que dicho concepto debe ser ampliado a que sean conexos o relacionados. […]”. (Destacado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, y contrario a lo afirmado por la SIC en los actos administrativos acusados, así como lo señalado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en su escrito de contestación de la demanda, la Sala considera que en las acciones de cancelaciones por no uso sí procede el análisis de similitud entre los productos respecto de los cuales se demostró el uso frente aquellos en los que no, en la medida en que así lo previó el artículo 165 de la Decisión 486 y lo ha precisado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales.14 14 412-IP-2018, 235-IP-2018, 140-IP-2019, 331-IP-2019, 241-IP-2019, 510-IP-2019, entre otras. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior, en el caso bajo examen, es menester advertir que respecto de la conexidad entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en acciones de cancelación por no uso, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse.

En efecto, en sentencia de 19 de noviembre de 201815, que ahora se prohíja, se señaló lo siguiente: “[…] El problema jurídico 17. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la demanda y en la Interpretación Prejudicial, si es procedente o no la cancelación parcial por no uso, de la marca mixta LIMONADA SOL registrada para distinguir productos de la Clase 3216 de la Clasificación Internacional de Niza, analizando la identidad o similitud de los productos “gaseosas” y “cervezas” incluidos en la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a efectos de establecer si el acto administrativo acusado viola los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486. […] 19.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. […] 15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010- 00056-00. 16 Clase 32. de la Clasificación Internacional de Niza: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 449-IP-2015 de 19 de febrero de 2016 33.La Sala Procederá a resaltar las conclusiones de la Interpretación Prejudicial17: “[…]

PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada.

El Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso son los siguientes: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la 17 Cfr. Folio 201 a 202 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia […]”.

(Destacado de la Sala). Análisis del caso concreto 34. Corresponde a esta determinar si es procedente la cancelación parcial por no uso de la marca mixta LIMONADA SOL, específicamente respecto del producto “cervezas”, a efectos de establecer si el acto administrativo acusado viola los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 analizando la identidad o similitud de los productos “gaseosas” y “cervezas” comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 35.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a realizar a continuación el estudio del cargo de nulidad. […] 46. La Sala considera, respecto de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que el producto “cervezas”, aunque 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hace parte de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, tiene conexidad competitiva con el producto para el cual sí se probó el uso, es decir, el producto “gaseosas”. 47. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial que “[…] para determinar la conexión competitiva entre productos, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclador no demuestra su semejanza […]”.

Análisis de criterios y factores para definir la conexión competitiva entre productos, en el caso concreto 48. La Sala analizará los factores para determinar la conexidad, establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor 48.1.

Los productos “gaseosa” y “cerveza” pertenecen a la misma clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; es decir, la Clase 32. Mismo género de productos 48.2. Para esta Sala, el producto “cervezas” y el producto “gaseosas” comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen el mismo género; es decir, se trata de bebidas.

No obstante lo anterior, los productos tienen una naturaleza distinta debido a que, por regla general, la cerveza es considerada una bebida alcohólica, mientras que la gaseosa no lo es. Sin embargo, al tener el mismo género pueden cumplir la misma finalidad. Canales de Comercialización y similares medios de publicidad 48.3. Los productos pueden tener los mismos canales de comercialización debido a que tanto el producto “gaseosas” como el producto “cervezas” son ofrecidas en lugares como tiendas, supermercados, restaurantes y bares; además, estos productos se valen de los mismos medios de publicidad: prensa, radio, televisión, revistas y su difusión no es restringida; todo ello influye para que pueda producirse una conexión competitiva.

Relación o vinculación entre los productos 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.4. Para la Sala, al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial.

Uso conjunto o complementario de los productos 48.5. La Sala considera que los productos “cervezas” y “gaseosas” pueden tener una relación de intercambiabilidad importante atendiendo a que el consumidor puede llegar estimar que estos productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y puede indicarse que ambos son de consumo masivo a pesar de que el producto “cervezas” esté restringido a personas adultas.

Además, la mezcla de estos dos productos es habitualmente usada por los consumidores. 49. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta LIMONADA SOL que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas” porque, aunque su titular no logró probar el uso del referido producto, se determina que los productos “cervezas” y “gaseosas”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. 50.

En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta LIMONADA SOL en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos. 51.

En este orden de ideas, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, no se desvirtúa la presunción 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de legalidad del acto acusado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda. 52.

Finalmente, es importante resaltar que la modificación de un criterio jurisprudencial no es contrario a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, siempre y cuando la decisión que se adopte esté debidamente justificada. Conclusión 53. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no es procedente la cancelación parcial por no uso del Registro núm. 291595, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas”, correspondiente a la marca mixta LIMONADA SOL, cuyo titular es el tercero con interés, debido a que, a pesar de no haber sido probado el uso real y efectivo del producto “cervezas” para dicha marca, existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre los productos “gaseosas” y “cervezas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 54.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo endilgado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de nulidad contenidos en la demanda. […]” (Destacado fuera de texto). Las consideraciones transcritas resultan aplicables al caso bajo examen, toda vez que los elementos fácticos y jurídicos son similares a los que en esta oportunidad son objeto de litigio, conforme se puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, la Sala observa que no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca nominativa “KOL-CANA”, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura los 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos “cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, pues si bien su titular no logró probar el uso de los referidos productos, se determina que éstos y el “agua”, en este caso, son similares y existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre ellos y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor.

En efecto, la relación o similitud entre los productos antes mencionados es tan estrecha, que es altamente usual que un consumidor opte por sustituir el agua por bebidas, tales como jugos de zumo de fruta, gaseosas o cerveza. Asimismo, se debe advertir, conforme se señaló en la citada sentencia de 19 de noviembre de 201818, que si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca nominativa “KOL-CANA” en relación con “cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dichos productos, lo 18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010- 00056-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que permitirá que éste se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “agua”, lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos el agua y las cervezas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.

Por lo tanto, la SIC violó el artículo 165 de la Decisión 486, en los actos acusados, al cancelar parcialmente por no uso la marca “KOL-CANA” y excluir de su registro los productos “cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” y no haber tenido en cuenta la relación o similitud entre los productos que sí se demostró el uso frente a aquellos en los que no se probó. En consecuencia, la Sala habrá de declarar la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento, ordenará a la entidad demandada modificar la inscripción del certificado de registro núm. 25.320 de la marca nominativa “KOL-CANA”, en el sentido de incluir la cobertura total otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “[…] Cervezas; gaseosas y otras bebidas 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; y agua […]”, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201619, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 56932 de 27 de 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. Único de radicación 2009-00457-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00.

Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 2012, artículos segundo y tercero; y 00004210 de 31 de enero de 2014, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC modificar la inscripción del certificado de registro núm. 25.320 de la marca nominativa “KOL-CANA”, en el sentido de incluir la cobertura total otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “[…] Cervezas; gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; y agua […]”.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00436-00. Actora: GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de septiembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.