Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020110002500 Demandante: Fabrica de Velas Estrella S.A. – FAVESTRELLA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Abelardo de Jesús Vásquez Gómez Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Fabrica de Velas Estrella S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 39148 de 31 de julio de 2009, 48541 de 28 de septiembre de 2009 y 39467 de 30 de julio de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 2 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Fábrica de Velas Estrella SA. – FAVESTRELLA SA., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de la Resoluciones núms. 39148 de 31 de julio de 20094 y 48541 de 28 de septiembre de 20095 expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 39467 de 30 de julio de 20106 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es Abelardo de Jesús Vásquez Gómez, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3.La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] Comedidamente, solicito a esa honorable Corporación se sirva: 2.1. Declarar la Nulidad de la Resolución 39148 de Julio 31 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió en primera instancia el registro de la marca nominativa LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA, para distinguir aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías y mechas para el alumbrado, comprendidos dentro de la Clase 04 Internacional de Niza. 2.2.

Declarar la Nulidad de la Resolución 48541 del 28 de Septiembre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo 08 - 204364 mediante la cual se resolvió un re curso de reposición interpuesto por la accionante, confirmando la decisión de concesión del registro, y concede el recurso de apelación interpuesto en 1 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 4 a 10. 2 Cfr. Folios 50 a 71. 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.” 4 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”. 5 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 6 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co subsidio, ordenando enviar las diligencias al señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3.

Declarar la Nulidad de la Resolución No 39467 del 30 de julio de 2010, proferida por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo 08 - 204364, mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución 39148, ya referida. 2.4.

Que corno consecuencia de las anteriores nulidades se restablezca el derecho en el entendido de declarar que la marca LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA causa riesgo de confusión o asociación respecto de la marca nominativa LA VIRGEN de la que es titular mi poderdante. 2.5. Condenar en costas a la parte demandada. 2.6. Ordenar la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”7.

Presupuestos fácticos 4.La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.Abelardo de Jesús Vásquez Gómez solicitó, el 20 de octubre de 2008, el registro como marca del signo mixto “VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA” para identificar productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, y la parte demandante presentó oposición con fundamento en las marcas: i) “VIRGEN LA (N)”, con número de certificado 117949; ii) la marca “LA VIRGEN (M)” certificado 253217; y iii) la marca “LA VIRGEN MARIA AUXILIADORA (M)”, con número de certificado 320548: que identifican productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 39148 de 31 de julio de 2009, “[p]or la cual se decide una solicitud de registro”, declaró infundada una oposición y concedió el registro de la marca mixta “LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folio 27 del expediente digital. 4 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 39148 del 31 de julio de 2009. 10.

La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 48541 de 28 de septiembre de 2009, “[p]or la cual se resuelve un recurso de reposición”, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 39148 de 31 de julio de 2009; y, conceder el recurso de apelación. 11.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 39467 de 30 de julio de 2010, “[p]or la cual se resuelve un recurso de apelación”, confirmó la Resolución núm. 39148 de 31 de julio de 2009.

Normas violadas 12.La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 12.1. El literal a) del artículo 136 y los artículos 150 y 154 de la Decisión 486 de 2000. 12.2. Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. Concepto de violación Violación del artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 13.La parte demandada desconoció el artículo 154 de la Decisión 489 de 2000 porque, al conceder el registro como marca del signo mixto “LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA”, desconoció el derecho exclusivo que tiene Fábrica de Velas Estrella SA. en relación con la marca nominativa previamente registrada, “LA VIRGEN”, que, según señala, es una marca arbitraria que ha estado registrada por más de 23 años. 14.La parte demandada catalogó la marca “LA VIRGEN” como débil, pese a que aparte del demandante, no existen más registros en la clase 4 de la Clasificación 5 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza.

Para el efecto, indicó que Fábrica de Velas Estrella SA. es titular de los siguientes registros en la misma clase, a saber: i) “VIRGEN LA (NOMINATIVA)”; ii) “VELAS, VELONES, VELADORAS LA VIRGEN (MIXTA)”; iii) “LA VIRGEN (MIXTA)”; y iv) “LA VIRGEN MARIA AUXILIADORA (MIXTA)”. Asimismo, que la parte demandante, por un lado, depositó el nombre comercial “FABRICA DE VELAS ESTRELLA VELAS, VELONES, VELADORAS LA VIRGEN”; y, por el otro, depositó las enseñas comerciales “FABRICA DE VELAS ESTRELLA VELAS, VELONES, VELADORAS LA VIRGEN” y “VELAS, VELONES, VELADORAS LA VIRGEN (MIXTA)”. 15.Indicó que la marca “LA VIRGEN” no manifiesta conexión entre el significado, la naturaleza, las cualidades y funciones de los productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual es arbitraria y, por ende, contrario a lo considerado por la parte demandada, no es posible asimilar la naturaleza divina de la Virgen con velas, velones o espermas. 16.Por ende, concluyó: i) que “LA VIRGEN NO SIGNIFICA VELAS, VELONES, ESPERMAS o cualquier otro producto de la clase 04 Internacional”; ii) “LA VIRGEN no manifiesta conexión entre su naturaleza de divina y VELAS, VELONES o ESPERMAS”; y iii) “[l]as cualidades y funciones de los productos de la clase 04 Internacional, son las de iluminar.

Cuando se habla de VELAS no se nos viene a la cabeza la idea de LA VIRGEN […]”. 17.Señaló que la marca nominativa “LA VIRGEN” ha estado registrada por más de 23 años en favor de Fábrica de Velas Estrella SA. y que se ha encargado de posicionar en el mercado las velas con la expresión “LA VIRGEN”; por ende, que la decisión de la parte demandada no solamente pone en peligro al consumidor medio adquirente de las velas y veladoras, sino que también se viola completamente los derechos de la parte demandante y su trabajo de posicionamiento de marca.

Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 18.La parte demandada desconoció el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, porque al expedir los actos acusados no se realizó “[…] un disciplinado y riguroso estudio que agotara cada 6 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una de las hipótesis posibles”, propuestas en su momento, en el escrito de oposición, por la parte demandante, desconociendo que: i) en virtud del registro por más de 23 años de la marca “LA VIRGEN” es un signo inapropiable; ii) pese a ser arbitraria, se catalogó la expresión “LA VIRGEN” como de uso común; y iii) fundado en lo anterior “[…] se realizó un ligero examen de registrabilidad pues no se tuvo en cuenta que la marca LA VIRGEN […]” no es un signo débil. 19.Controvirtió que el examen de semejanza y riesgo realizado por la parte demandada no estuvo debidamente fundamentado; que desconoció el riesgo de confusión entre las marcas en controversia y que se fundamentó en aseveraciones “completamente falsas, como que distintos comerciantes utilizan la expresión LA VIRGEN para identificar velas”.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 20.La parte demandada desconoció la identidad y similitud que existe entre las marcas “LA VIRGEN” y “VIRGEN LA” de la parte demandante; y la marca “LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA”, reconocida por la parte demandada, desde, por un lado, una perspectiva ideológica, en tanto las primeras evocan a la madre de Jesús de Nazaret, mientras que la segunda evoca en la mente del consumidor “[…] LA VIRGEN con una extensión adicional, o lo que es lo mismo una variedad o variación de la virgen […]”.

En ese orden, indicó que el consumidor medio pensará que la marca “LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA” es una variedad de la marca “LA VIRGEN”. 21.Por el otro, desde una perspectiva fonética las expresiones comparten, según explica, los sonidos “LA VIRGEN” y la única diferencia fonética se encuentra en la expresión “DE LAS MERCEDES LA ROCA”, que, según explica, no otorga mayor distintividad ni aporta diferenciación. 22.Por último, desde una perspectiva gramatical y ortográfica las expresiones “LA VIRGEN”, “VIRGEN LA” y “LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA” tienen, según indica la parte demandante, grandes semejanzas que generan riesgos de confusión porque la segunda reproduce completamente las marcas previamente registradas por la parte demandante.

Ante la similitud, solicita la nulidad de las resoluciones. 7 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.En suma, indica que está probada la similitud de las marcas en conflicto y el riesgo de confusión; está probado el registro anterior -de 23 años- en favor de la parte demandante; y, por ende, la irregistrabilidad del signo “LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA” como marca, máxime si el registro es para la misma clase, a saber, la clase 4 de la de la Clasificación Internacional de Niza.

Violación del artículo 61 de la Constitución Política 24.La parte demandada desconoció la obligación del Estado de protección de la propiedad intelectual al conceder el registro como marca del signo “LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA”, para amparar productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, pese al incumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisión 486 de 2000 y desconociendo, con ello, la obligación constitucional que tiene la parte demandada de asegurarle una adecuada protección de las marcas previamente registradas “VIRGEN LA” y “LA VIRGEN”, de propiedad de la parte demandante.

Contestaciones de la demanda 25.La parte demandada8 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso9, contestaron demanda y se opusieron a las pretensiones formuladas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 26.El Despacho Sustanciador, mediante de 19 de diciembre de 201910, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y este profirió la Interpretación Prejudicial 99-IP-2020 de 29 de julio de 202011, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: 8 Cfr. Folios 135 a 164 a 148 del expediente digital. 9 Cfr. 182 a 194 10 Cfr. Folio 150 y 151 del expediente digital. 11 Cfr. Folios 178 a 196 del expediente digital. 8 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 136 (Literal a), 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 136 (Literal a) y 150 de la Decisión 486, por ser pertinentes. No procede realizar la interpretación del Artículo 154 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el derecho al uso exclusivo de una marca dentro de un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial.

Solo procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136 y Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. […]”. 27.Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso 28.El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 6 de diciembre de 201912, decretó la reanudación del proceso y corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 29.La parte demandante13 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 30.La parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 31.El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 202514, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte de los estados actuales de los registros marcarios núms.: i) 407025 de la marca mixta VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA; ii) 320548 de la marca mixta LA VIRGEN MARIA AUXILIADORA; iii) 253217 de la marca mixta LA VIRGEN; y iv) 117949 de la marca nominativa VIRGEN LA: que identifican productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 Cfr. Índice 66 de SAMAI. 13 Cfr. Índice 71 de SAMAI. 14 Cfr. Índice 74 de SAMAI. 9 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación15 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió el respectivo traslado a las partes e intervinientes y guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES 33.La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; vii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; viii) desarrollos jurisprudenciales; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 34.Visto el artículo 128 numeral 7.°16 del Código Contencioso Administrativo17, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30818 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1320 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 15 Cfr. Índice 77 de SAMAI. 16 “[…] Artículo 128.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 17 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 18 […] Artículo 308.

Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. 19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 20Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90” 21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos acusados 36.Los actos acusados son los siguientes: 37.La Resolución núm. 39148 de 31 de julio de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca mixta VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 38.La Resolución núm. 48541 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, que confirmó la Resolución núm. 39148 de 31 de julio de 2009. 39.La Resolución núm. 39467 de 30 de julio de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, confirmó la Resolución núm. 39148 de 31 de julio de 2009.

El problema jurídico 40.Le corresponde a la Sala determinar: 40.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de registro marcario núm. 407025 de la marca mixta VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 40.2.

En caso de no serlo, si las Resoluciones núms. 39148 de 31 de julio de 2009, 48541 de 28 de septiembre de 2009 y 39467 de 30 de julio de 2010, 11 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta VELAS LA VIRGEN DE LA MERCEDES LA ROCA que identifica "[ ] aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; velas; bujías y mechas para el alumbrado […]” productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136, el artículo 150 y 154 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 40.3 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, no interpretó el artículo 154 ibidem, comoquiera que, no es objeto de controversia el derecho al uso exclusivo de una marca dentro de un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, no se incluirá en el problema jurídico a resolver. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 41.La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 42.La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26. 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros27. 44.En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 45.Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 46.La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 47.En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 49.Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 50.Visto el artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 51.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática28. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 15 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado 52.La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”29. 53.En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia30, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro31.

Análisis del caso concreto 54.De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 407025 de la marca mixta VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 29 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 16 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55.La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI -, registro marcario núm. 407025 de la marca mixta VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra caducado32. 56.La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso o cualquier otro tercero indeterminado, se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 57.Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que la marca nominativa VELAS LA VIRGEN DE LAS MERCEDES LA ROCA, con registro marcario núm. 407025, que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 58.En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del literal a) del artículo 136 y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 59.La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 32 Cfr. Índice 77 de SAMAI. 17 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Condena en costas 60.Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 18 Número único de radicación: 11001032400020110002500 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.