CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020140045500 Demandante: Sanford Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. Temas: Cancelación del registro marcario por notoriedad.
Protección del signo notoriamente conocido. Cotejo entre marcas nominativas. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por Sanford Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013 y 8004 de 14 de febrero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1 La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Cfr. Folios 252 a 253 2 Número único de radicación: 11001032400020140045500 1. Sanford Colombia S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario por notoriedad”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 2014 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que: i) se que se ordene a la parte demandada declarar que no existe notoriedad sobre la marca nominativa MONGOL, cuyo titular es Eberhard Faber de Colombia S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y ii) se declare que no hay lugar a la solicitud de cancelación por notoriedad contra la marca MONGOL a nombre de la parte demandante.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 52995 del 30 de agosto de 2013, notificada por listado del día 03 de Septiembre de 2013 y desfijada el día 03 de Octubre de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del del expediente No. 05-095.702, mediante la cual se reconoció la notoriedad de la marca MONGOL para distinguir “lápices de grafito” en la Clase 16 internacional a favor de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S., y ordenó la cancelación por notoriedad del registro de la marca MONGOL con Certificado No. 451.709 bajo la titularidad de la sociedad Sanford Colombia S.A. 2.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 8004 de fecha 14 de Febrero de 2014, notificada por listado el 18 de Febrero de 2014 y desfijada el 18 de Marzo de 2014, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05- 095702, mediante la cual se confirmó todo lo expuesto en la Resolución No. 2 Actuando por intermedio de apoderada.
Cfr. Folio 2. 3 Cfr. Folios 80 a 103 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folios 80 y 81 3 Número único de radicación: 11001032400020140045500 52995. 3. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: • Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, anotar la anulación de lo dispuesto en los actos demandados y específicamente que: - Se revoque la decisión contenida en la Resolución 52.995 de fecha 30 de Agosto de 2013. - Se revoque la decisión contenida en la Resolución 8004 de fecha 14 de Febrero de 2014. • Se declare que no existe fundamento para la declaratoria de notoriedad de la marca derivada de las ventas de productos contramarcados MONGOL en la Clase 16 por Eberhard Faber de Colombia S.A.S. • Se declare sin lugar la solicitud de cancelación por notoriedad presentada contra la marca MONGOL en la Clase 16 Internacional Certificado No. 451.709 actualmente a nombre de Sanford Colombia S.A. […]”.
Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso han sido titulares de forma simultánea de la marca nominativa MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó, el 5 de febrero de 2013, acción de cancelación por notoriedad del certificado de registro núm. 451.709 de la marca nominativa MONGOL, cuyo titular era la parte demandante. 4.3. La referida solicitud se admitió mediante oficio núm. 2625 de 13 de febrero de 2013, el cual fue notificado mediante aviso del 19 de febrero de 2013, frente al cual se pronunció la parte demandante, el 23 de mayo de 2013, oponiéndose a la solicitud presentada. 4 Número único de radicación: 11001032400020140045500 4.4.
La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013, resolvió: i) reconocer la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para distinguir “lápices de grafito”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de septiembre de 2002 hasta septiembre de 2012, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y ii) cancelar el certificado de registro núm. 451.709 de la marca nominativa MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la parte demandante. 4.5.
La parte demandante presentó recurso de apelación, en contra de la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 2014, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013.
Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 154, 155, 156, 166, 167, los literales a), c), f) y k) del artículo 228 y 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 de 20006. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1.
Indicó que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, violó el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 al reconocer la notoriedad de la 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 5 Número único de radicación: 11001032400020140045500 marca MONGOL toda vez que, a su juicio: i) la solicitud de reconocimiento de la notoriedad no fue solicitada por el titular legítimo de la marca; y ii) no se demostró que la marca MONGOL del tercero con interés directo en el resultado del proceso era notoria al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca MONGOL presentada por la parte demandante, esto es, en el año 20057. 6.2.
Explicó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso no aportó pruebas que cumplieran los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad para que la parte demandada pudiera declarar la notoriedad de su marca MONGOL y con ello, no se cumplió con los presupuestos previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para declarar la notoriedad de una marca8. 6.3.
Manifestó en este mismo sentido, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no aportó pruebas que probaran el uso de la marca cuya notoriedad se declaró, para el momento en que se solicitó el registro de la marca cancelada por los actos administrativos acusados9. 6.4. Argumentó que muchas de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado de proceso, corresponden a la marca MONGOL y su uso en el exterior por parte de compañías que no guardan ninguna relación con este y que, por el contrario, sí hacen parte del mismo grupo empresarial al que pertenece la parte demandante, a saber, Grupo Newell Rubbermaid, Inc. 6.5.
Por último, afirmó que no se acreditó el uso por el tercero con interés directo en el resultado del proceso de la marca cuya notoriedad se declaró por la parte demandada10. Contestación de la demanda Parte demandada 7 Ibidem. 8 Cfr. Folios 113 a 115. 9 Cfr. Folios 114 y 115. 10 Cfr. Folios 114 a 123. 6 Número único de radicación: 11001032400020140045500 7.
La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Expresó que los actos administrativos demandados se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, toda vez que la decisión adoptada es el resultado de un análisis de las pruebas obrantes en el expediente. 7.2. Argumentó que, del análisis efectuado por la parte demandada, se encontró que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, logró probar la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, razón por la cual se canceló el registro de la marca MONGOL de la parte demandante. 7.3.
Sostuvo que no se violaron los artículos 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la sociedad Eberhard Faber, Inc. transfirió, en 1988, la marca nominativa MONGOL, de la cual era titular en Colombia, a la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación y con ello transfirió también la notoriedad de la misma13. 7.4.
Precisó que la titularidad que tiene la parte demandante, o cualquier otra compañía del grupo empresarial del que hace parte, sobre la marca MONGOL en terceros países14 no logra desvirtuar la titularidad de la misma en la República de Colombia por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, ni su notoriedad15. 7.5.
Argumentó que, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 229 de la Decisión 486 de 2000, no es posible negar la notoriedad de una marca por el simple hecho de no haberse usado para distinguir productos o servicios dentro de 11 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 225. 12 Cfr. Folios 196 a 223 13 Cfr. Folios 200 a 202 y 215 a 217. 14 Argentina, Aruba, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Curazao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Filipinas, Puerto Rico, San Martín, Taiwán, Trinidad y Tobado, Uruguay y Venezuela.
Cfr. Folio 201. 15 Cfr. Folios 201 y 202. 7 Número único de radicación: 11001032400020140045500 un país miembro y que, por ende, las marcas notorias no pueden ser canceladas por falta de uso16. 7.6. Aclaró que, a su juicio, el titular de la marca notoria que no es usada en el mercado debe demostrar la notoriedad aplicando criterios diferentes a su uso, pero dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, como sucedió en el caso sub examine donde quedó demostrada la recordación de la marca por parte de los colombianos y se acreditó el cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para evidenciar la notoriedad17.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicó que la normatividad aplicable en la República de Colombia no permite hacer uso de registros marcarios reconocidos en países por fuera de la Comunidad Andina de Naciones con el fin de impedir el reconocimiento de un derecho marcario en Colombia20. 8.2.
Agregó que la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación21, celebró un contrato de cesión, el 7 de septiembre de 198822, el cual fue debidamente inscrito ante la parte demandada, con el fin de permitirle al tercero con interés directo en el resultado del proceso, hacer uso de la marca nominativa MONGOL en el territorio colombiano y aprovecharse del reconocimiento y posicionamiento que esta marca tenía en la República de Colombia con ocasión de su uso por parte de otros titulares23. 16 Cfr. Folios 217 a 220. 17 Cfr. Folios 219 y 220 y 222. 18 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 185. 19 Cfr. Folios 148 a 184. 20 Cfr. Folio 150. 21 Quien cedió la marca cuya notoriedad se declaró por los actos administrativos acusados al tercero con interés directo en el resultado del proceso, el 6 de marzo de 2008. Cfr. Folio 162. 22 Cfr. Folio 161. 23 Cfr. Folios 150, 159 a 165 y 174 y 175. 8 Número único de radicación: 11001032400020140045500 8.3.
Precisó que, en el caso sub examine, desde el año 1999 a 2007, se configuró una situación de fuerza mayor que impidió al entonces titular de la marca nominativa MONGOL, Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, hacer uso de esta, comoquiera que se encontraba en liquidación obligatoria y, en ese sentido, se encontraba en las excepciones al deber de uso previstas en el artículo 165 de la Decisión 486 de 200024. 8.4.
Argumentó que las pruebas aportadas dan cuenta del uso y reconocimiento por el público de la marca desde el año 2002 y hasta el año 2012, periodo durante el cual la parte demandante no era titular de ningún registro marcario sobre la marca nominativa MONGOL25. Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 201526, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 220-IP-2016 de 21 de septiembre de 201727, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228 literales a), c) y k); y, 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretarán los Artículos 154, 155, 156 de la Decisión 486, toda vez que del proceso no se desprende que exista discusión respecto de los derechos conferidos por la marca. Se interpretarán los Artículos 166, 167, 228 y 235 de la Decisión 486 por ser procedentes. […]” 24 Cfr. Folios 165 a 173. 25 Cfr. Folios 175 y 177. 26 Cfr. Folios 236 y 237. 27 Cfr. Folios 263 a 279. 9 Número único de radicación: 11001032400020140045500 11.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia Inicial y reanudación del proceso 12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 7 de junio de 201928, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 27 de junio de 201929, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad. 13.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de junio de 202130, resolvió decretar la reanudación del proceso y fijar la fecha y hora para la realización de la continuación de la audiencia inicial. 14. El Despacho Sustanciador, en la continuación de la audiencia inicial, el 31 de junio de 202131: i) prescindió de la audiencia de pruebas; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437; y ii) ordenó correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía presentar el concepto, si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 28 Cfr. Folios 294 y 295 29 Cfr. Folios 310 y 326 30 Cfr. Índice 62 del aplicativo web “SAMAI”. 31 Cfr. Índice 67 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 11001032400020140045500 15.
Durante el término legal, la parte demandante32, la parte demandada33 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso34 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones. 16. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. CONSIDERACIONES DE LA SALA 17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 220-IP-2016 de 21 de septiembre de 2017; vii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º35 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201136, sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201937, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 19.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 32 Cfr. Índice 69 del aplicativo web “SAMAI”. 33 Cfr. Índice 71 del aplicativo web “SAMAI”. 34 Cfr. Índice 70 del aplicativo web “SAMAI”. 35 “[…] Artículo 149.
Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 36 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 37 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020140045500 Los actos administrativos acusados 20.
Los actos administrativos acusados son los siguientes: 20.1. La Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 201338, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, desde septiembre de 2002 hasta septiembre de 2012, para identificar “lápices de grafito”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y ii) canceló el certificado de registro núm. 451.709, de la marca nominativa MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la parte demandante. 20.2.
La Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 201439, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013. El problema jurídico 21.
Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 21.1. Si las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013 y 8004 de 14 de febrero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo, vulneran los artículos 166, 167, los literales a), c), f) y k) del artículo 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000. 38 Cfr. Folios 24 a 44. 39 Cfr. Folios 45 a 75. 12 Número único de radicación: 11001032400020140045500 21.2.
En ese sentido, se analizará: i) Si durante el trámite administrativo se cumplieron los presupuestos establecidos en la norma comunitaria para la cancelación de un registro marcario. ii) Si el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró o no, con las pruebas allegadas al trámite administrativo, la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, registrada para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para las siguientes fechas relevantes: 1) el 21 de septiembre de 2005, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca nominativa MONGOL, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, con registro núm. 451.709, cuyo titular es la parte demandante; y 2) el 5 de febrero de 2013, fecha de presentación de la solicitud de cancelación por notoriedad radicada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso. iii) Se analizará si las pruebas aportadas durante el trámite administrativo cumplieron los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad para demostrar la notoriedad de la marca nominativa MONGOL de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. iv) Si existe similitud confundible o identidad entre la marca nominativa que fue cancelada y la marca nominativa MONGOL, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 21.3.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 220-IP-2016 de 21 de septiembre de 2017, en la cual interpretó los artículos 166, 167, 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, no interpretó los artículos 154, 155 y 156 ibidem. 21.4. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que no se analizará la vulneración de los artículos 154, 155 y 156 de la Decisión 486, comoquiera que en 13 Número único de radicación: 11001032400020140045500 el caso sub examine no se discuten los derechos conferidos por el registro de la marca, sino la cancelación de un registro marcario por notoriedad. 22.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena40, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido 40 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 14 Número único de radicación: 11001032400020140045500 en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200041 de la Comisión de la Comunidad Andina42. Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina43 24.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina44. 41 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 42 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 43 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 44 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 15 Número único de radicación: 11001032400020140045500 25.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 26.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” 16 Número único de radicación: 11001032400020140045500 Interpretación Prejudicial 220-IP-2016 de 21 de septiembre de 2017 31.
La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso45: “[…] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba 1.1. Como en el proceso interno se presentó una solicitud de cancelación por notoriedad de la marca notoria MONGOL (denominativa), se abordará el tema propuesto, de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] 1.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique 1.4.2.
Debe haber ganado la notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo 1.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales 45 Cfr. Folios 263 a 279. 17 Número único de radicación: 11001032400020140045500 que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.
En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 1.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 1.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es 18 Número único de radicación: 11001032400020140045500 aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 1.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad 1.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 1.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, 19 Número único de radicación: 11001032400020140045500 k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 1.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 1.11.
El estatus de notorio puede varia con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa. o judicial es válida para dicho caso particular. 1.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MONGOL (denominativa) cuyo titular es EBERHARD FABER S.A.S, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación del signo MONGOL (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […] 2.
Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 2.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca MONGOL de titularidad de SANFORD OLOMBIA S.A., es pertinente realizar el análisis del Artículo 155 de la Decisión 486. 2.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente. 2.3.
Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización, 2.4.
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no 20 Número único de radicación: 11001032400020140045500 se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva, 2.5.
El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 488 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso […] 3.
Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si EBERHARD FABER S.A.S ha logrado acreditar el uso de la marca MONGOL (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efecto, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.3.
El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio. 4.
El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 4.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 4.5.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 4.6.
Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso 21 Número único de radicación: 11001032400020140045500 efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 4.7.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 4.8.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 4.9.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 4.10.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […]” Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 32.
Vistos el literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 33. Visto el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 34.
Visto el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica 22 Número único de radicación: 11001032400020140045500 de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. 35.
Vistos el artículo 226 de la Decisión 486, se entiende como uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que aplique.
Asimismo, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: i) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; ii) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, iii) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 36.
Visto el artículo 235 de la Decisión 486, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 165 ibidem, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando este corresponda a una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, la cual puede ser solicitada por el titular legítimo de la marca notoria.
En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si, al momento de solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar: i) existía una marca notoriamente conocida y ii) la marca registrada es idéntica o similar a la primera. 23 Número único de radicación: 11001032400020140045500 Marco normativo sobre régimen probatorio 37.
Visto el artículo 211 de la Ley 1437 según el cual en los procesos que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicará en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Ley 1564 de 12 de julio de 201246, en lo que no esté expresamente previsto en la Ley 1437; y el artículo 212 ibidem, que señala los términos y las oportunidades en las cuales deben solicitarse, practicarse e incorporarse las pruebas al proceso para que sean apreciadas por el juez. 38.
Visto el artículo 165 de la Ley 1564, que prevé que los medios de prueba son la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. 39.
Visto el artículo 167 de la Ley 1564 en virtud del cual les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 40. Visto el artículo 176 ibidem, el cual dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, y que el juez siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
Análisis del caso concreto 41. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos de la acción de cancelación del registro marcario por notoriedad, el régimen probatorio y la protección al signo distintivo notoriamente protegido; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y el tercero 46 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 24 Número único de radicación: 11001032400020140045500 con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 42.
En ese sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CANCELADA MARCA NOTORIA MONGOL MONGOL Titular: Sanford Colombia S.A. Titular: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. Reg. Núm. 451.709 Reg. Núm. 249.339 Clase 16: “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y aparatos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clisés”.
Clase 16: “lápices de grafito” 43. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos. De los presupuestos establecidos en la norma comunitaria para la cancelación de un registro marcario 25 Número único de radicación: 11001032400020140045500 44.
Esta Sala precisa que, con el fin a reconocer la notoriedad de una marca y proceder a la cancelación de una marca que sea idéntica o similarmente confundible a esta, conforme a lo previsto en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, es necesario: i) acreditar que quien interpone la acción de cancelación es el titular legítimo de la marca notoria. ii) aportar pruebas que determinen que la marca del accionante es notoriamente conocida en alguno de los países de la Comunidad Andina y que dicha notoriedad de la marca opositora debe demostrarse al momento de solicitarse el registro cuya cancelación se pretende ejercer iii) Entre la marca cuya notoriedad se alega y la marca registrada que se busca cancelar debe existir identidad o semejanza. 45.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 564-IP-2015 del 13 de octubre de 201647, mencionó: “[…] 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. […] 1.14.
En el caso de análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca NUTRECAN (denominativa) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa). c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro: 1.15.
El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […]”. 47 Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso con radicación No. 2012-00008-00 de la Sección Primera del Consejo de Estado. 26 Número único de radicación: 11001032400020140045500 Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 46.
Conforme se indicó en el acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 prevé la posibilidad, del titular legítimo de una marca notoria, de solicitar la cancelación de un registro marcario cuando este corresponda a una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida para la fecha de presentación de la solicitud de registro, en cuyo caso, la acción debe ser iniciada por el titular legítimo de la marca notoria. 47.
Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en los argumentos planteados por la parte demandante, la Sala considera que se debe determinar si el tercero con interés directo en el resultado del proceso era el legítimo titular de la marca reconocida como notoria y, en consecuencia, si podía o no solicitar la cancelación por notoriedad de la marca de la parte demandante: 47.1.
Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, solicitó, el 16 de abril de 2001, el registro como marca del signo nominativo MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue concedido mediante Resolución núm. 42860 de 20 de diciembre de 2001, bajo el certificado de registro núm. 249.33948. 47.2.
Por su parte, Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, el 6 de marzo de 2008, cedió el certificado de registro mencionado supra en favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso49. 47.3. Teniendo en cuenta los argumentos de la parte demandante, es necesario precisar que, de cara a determinar la legitimación del tercero con interés directo en el resultado del proceso, no resulta relevante el estudio de las relaciones societarias entre este último y la parte demandante, Eberhard Faber Inc., o Grupo Newell Rubbermaid, Inc., pues la legitimación se deriva de su titularidad sobre el certificado de registro núm. 249.339 y el uso que haga de la marca registrada. 48 Cfr. Folios 38 y 39, y 162. 49 Cfr. Folios 162. 27 Número único de radicación: 11001032400020140045500 47.4.
Así las cosas, Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encontraba legitimado para iniciar la acción de cancelación de registro marcario por notoriedad, comoquiera que, para la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca dentro del caso sub examine, era el titular del certificado de registro núm. 249.339 de la marca nominativa MONGOL, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya notoriedad se alega y cuyo registro se encuentra vigente desde el 20 de diciembre de 2001, esto es, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro por parte de la parte demandante.
Respecto de prueba de la notoriedad de la marca opositora 48. Por su parte, la Sala advierte que el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 prevé un listado no taxativo de los factores que se pueden considerar con el fin de determinar la notoriedad de una marca, dentro de los cuáles se encuentran “[…] el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro […]”;
“[…] el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique […]”; y “[…] las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección […]”, entre otros. 49.
Aclarado lo anterior, resulta necesario entrar a analizar si, para la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca MONGOL por la parte demandante, esto es, el 21 de septiembre de 2005, la marca nominativa MONGOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, era notoria o no. 50. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra, en relación con la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, se tiene que: i) una marca goza de notoriedad cuando sobresale o tiene la suficiente acreditación entre los consumidores o posibles consumidores y la competencia, y se ha difundido 28 Número único de radicación: 11001032400020140045500 dentro de un territorio y durante un tiempo determinado; y ii) se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 51.
La notoriedad de la marca no se encuentra implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria demostrar su existencia de manera suficiente, a través de la prueba. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que “[…] la notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso […]”50 para lo cual se debe tener en cuenta los factores previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. 52.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que la prueba de la notoriedad debe demostrarse caso a caso, teniendo en cuenta el estatus de notoriedad puede cambiar con el paso del tiempo: “[…] el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinente para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso en particular […]”51 53.
En el caso sub examine, en el procedimiento administrativo, el tercero con interés directo en el resultado del proceso aportó las siguientes pruebas para demostrar la notoriedad de la marca MONGOL52: “[ ] 1. www.google.com, ingresando como criterio de búsqueda la expresión "MONGOL LAPIZ EBERHARD 2. http://relatividadycontexto.blogspot.com/2011/03/el-dia-que-encontre-el- lapiz mongol.html 3. http://eberhard-faber-de-coaguinegocio.co/ 50 Cfr. Folio 271. 51 Cfr. Folio 272. 52 Cfr. Folio 33 a 36 29 Número único de radicación: 11001032400020140045500 4. www.google.com al digitarse en el buscador las expresiones "MONGOL LÁPIZ EBERHARD 5.
Breve recuento histórico de la sociedad inicialmente titular y creadora de la marca MONGOL, la sociedad EBERHARD FABER INC de los Estados Unidos, sociedad fundada en 1849. la cual sería absorbida por la sociedad FABER CASTELL CORP en 1988 y posteriormente comprada en 1994 por la sociedad SANFORD CORP, extraída del sitio Web: http://www.prenhall.com/hssvelasquezbusethics 6/38/9873/2527715 cw/index.html, con su respectiva traducción. 6.
Ensayo de Leonard Read en idioma original, inspirado en la marca MONGOL para identificar lápices, titulado 1, Pendi', publicado por primera vez en diciembre de 1958 en The Freeman. 7. Traducción al castellano del ensayo de Leonard Read "Yo, el Lápiz, por Mises Daily. 8. Extracto explicativo sobre la historia del ensayo titulado "Yo, el Lápiz" de Leonard Read, extraído del sitio Web: www.es/Wikipedia.org/wiki/Yo, el lápiz 9.
Tres (3) pantallazos de la página oficial de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) referentes al registro de las marcas MONGOL en Clase 18 internacional a nombre de la sociedad EBERHARD FABER PENCIL COMPANY CORPORATION 10. Copia simple del contrato de cesión de la marca MONGOL en clase 16 internacional en Colombia, celebrado entre la sociedad EBERHARD FABER, INC. y la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA (ICOLAPIZ SA), el día 18 de julio de 1988. 11.
Copia simple del acta de asamblea general de copropietarios de los bienes muebles representados en maquinaria y equipos, marcas nacionales e internacional de propiedad de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA. EN LIQUIDACION, llevada a cabo el día 16 de diciembre de 2007, por medio de la cual se autoriza la venta y cesión de la marca MONGOL en clase 16 internacional a la sociedad OCTAVIO PAREDES E.U. en Colombia 12.
Copia simple del contrato de compraventa de cuotas partes celebrado entre la sociedad OCTAVIO PAREDES EU (comprador) y los acreedores de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA. EN LIQUIDACIÓN (vendedor) de la marca MONGOL, en clase 16 internacional 13. Copia del pantallazo del registro de la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional certificado No. 249339, extraído del sitio oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co), donde consta la inscripción de la cesión de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN a la sociedad OCTAVIO PAREDES EU., y posterior cambio de nombre a EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS 14.
Certificación de la compra de la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional a la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN en el año 2008, manejo contable de la adquisición 30 Número único de radicación: 11001032400020140045500 15. Copia simple referente al informe de valoración de las marcas adquiridas de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN, donde se incluye la marca MONGOL (Nominativa) 16.
Certificado de inversión realizado por la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SA S. en compras y promoción de la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional en Colombia desde 2008. 17. Certificado de ventas de los productos identificados con la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional (especialmente lápices, borradores y colores) desde febrero de 2008 a agosto de 2012, con su respectivo soporte de relación de facturas emitidas por las ventas realizadas por EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS. 18.
Certificado de ventas de lápices identificados con la marca MONGOL entre el año 2008 al 2012 por da sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S., discriminado por unidades vendidas y valores. 19. Publicidades en almacenes reconocidos a nivel nacional y revistas de diversos medios publicitarios donde se promocionan los productos identificados con la marca MONGOL por la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. 20.
Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU a diciembre 31 de 2008. Se evidencia el valor contable del signo como active empresarial para el año 2008. 21. Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU a diciembre 31 de 2009 Se evidencia el valor contable del signo como activo empresarial para el año 2009. 22.
Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU a diciembre 31 de 2010. Se evidencia el valor contable del signo como activo empresarial para el año 2010. 23. Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU. a diciembre 31 de 2011. Se evidencia el valor contable del signo como activo empresarial para el año 2011. 24.
Estados financieros certificados por contador desde 2008 a 2012 de las operaciones comerciales de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS 25. Estudio de recordación y notoriedad de la marca MONGOL a la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SA.S., efectuado por la firma auditora DATEXCO COMPANY S.A. en hogares (personas del común entre los 13 a 45 años de edad de todos los estratos sociales en las 8 ciudades principales de Colombia). 26.
Estudio de recordación y notoriedad de la marca MONGOL a la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS., efectuado por la firma auditora DATEXCO COMPANY SA en distribuidores (personas especializadas en la 31 Número único de radicación: 11001032400020140045500 distribución al por mayor y detal de útiles para la escritura en las 8 ciudades principales de Colombia). 27.
Catorce (14) certificados de clientes que conocen y compran los productos identificados con la marca MONGOL y otras en Colombia de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS para la reventa o distribución 28. Declaración extrajuicio realizada ante notario público del señor GUSTAVO SANCHEZ MONCALEANO, ex-empleado de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN, quien hace un recuento sobre la historia de la marca MONGOL en Colombia y la relación de su inicial titular y la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS. 29.
Copia simple de un escrito de acusación formulado por la Fiscalía 4ta de la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, presentado dentro del radicado No 1100160902010-00004, el día 02 de diciembre de 2012, en la ciudad de Barranquilla por el delito de usurpación de la marca MONGOL contra la sociedad IYETECA SA y el señor JAIME AUQUE CUELLO, al pretender introducir al país en enero de 2010 la suma de 2.102.400 lápices no autorizados por la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS identificados con las marcas MONGOL Y EBERHARD FABER 30. http://www.penciltalk.org/2011/01/mongol-pencils-colombia 31. http://www.amazon.com/EF-Eberhard-Faber- OriginalAuthetic/dp/B003GR281U 32. http://www.ebay.com/sch/sis.html?nkwEBERHARD FABER-NCPENCIL MONGOL- 33.http/wps prenhall.com/hssvelasquezbusethics6/38/9873/2527715 c w/index.html 34 htt:// www.pencilpages.com/gallery/eberhard-faber/mongol.htm 35.
CD con 10 videos extraídos del sitio Web: www.youtube.com referentes a diversas publicidades a través del mundo sobre la marca MONGOL y su inspiración para obras teatrales, discursos presidenciales, comparaciones con otras marcas, entre otros, los sitios Web enunciados en el anexo anterior y otros más y una publicación referente a la historia del lápiz MONGOL en el mundo 36.
Imagen de un cuadro de NEGRET de 1979 inspirado en los productos MONGOL de EBERHARD FABER 37. Imagen de la actual bodega de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS. donde se almacena todos los productos identificados con la marca MONGOL en Colombia 38. Informe sobre la forma cómo se distribuye y emplea el material publicitario para difundir y expandir en Colombia la marca MONGOL por parte de su titular, la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.AS. 39.
Carpeta publicitaria de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA referente a la marca MONGOL para identificar productos comprendidos en clase 16 internacional 32 Número único de radicación: 11001032400020140045500 40. Cartuchera y anuncio publicitario referente a la marca MONGOL 41. Volantes publicitarios de los diversos productos identificados con la marca MONGOL 42.
Catálogo de productos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S 43. Sticker referentes a la publicidad de la marca MONGOL para identificar productos comprendidos en Clase 16 internacional de EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS 44. Tres (3) hojas didácticas para que los niños pinten en los puestos de ventas de los productos MONGOL. 45.
Caja con diversos productos identificados con la marca MONGOL, entre los que se incluyen los siguientes: i) Una Caja de lápices de 12 unidades identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. ii) Dos borradores cortos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. iii) Una caja de 6 (seis) temperas identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. iv) Una caja de plastilina de 8 unidades identificada con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS y un pendón con pita que publicita la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS vi) Paquete individual con un lápiz y una publicidad referente a la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. vi) Paquete individual con un borrador y una publicidad referente a la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. viii) Caja con dos borradores largos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. ix) Una bomba desinflada con su palo identificado con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIASA.S x) Papel de empaque amarillo identificado con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. xi) Anuncios publicitarios enrollados que publicitan los productos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. xii) Dos (2) camisetas amarillas publicitarias identificadas con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. 33 Número único de radicación: 11001032400020140045500 xiii) Pendón plástico semiduro que contiene todas las marcas de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.AS, incluida la marca MONGOL [ ]”. 54.
Al respecto, la Sala advierte que, en el caso sub examine, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, consideró, en relación con las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso para demostrar la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, que: 55. En la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013, la Directora de Signos Distintivos afirmó lo siguiente: “[…] Dicho esto, procedemos a analizar la notoriedad del signo MONGOL a efectos de la cancelación del certificado N°451.709.
En primer lugar es importante mencionar que el contrato de compraventa de cuotas parte, el contrato de cesión de derechos de propiedad industria y la certificación de compra de la marca MONGOL, arrojan en su momento en $287’740.173, y cedida finalmente por un valor de $117’305.629, cifras considerables si se tiene en cuenta que la sociedad titular del signo se encontraba en proceso de liquidación al momento de la transferencia de la marca, lo que evidencia la fortaleza y reconocimiento de la marca MONGOL desde antes de la mencionada cesión. Por otro lado, respecto del documento “LA VALORACIÓN DE LAS MARCAS DE PROPIEDAD DE INDUSTRIA COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA”, elaborado por la firma RUBIO & ASOCIADOS el 28 de Enero de 2003, es importante resaltar que señala como atributos de la marca su recordación y estabilidad por más de 50 años, su liderazgo con una participación en el mercado superior al 40%, y su internacionalización al realizarse exportaciones a países como Ecuador y Perú. Este estudio le da un valor a la marca de $208´826.286, cifra resultante, entre otros factores, de las utilidades estimadas que generaría la marca a lo largo de los 5 años posteriores al estudio.
Igualmente se allegó la Certificación suscrita por Revisor Fiscal de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S., en la que evidencian ingresos por ventas del lápiz identificado con la marca MONGOL por la suma de $183´925.592 en el año 2009, $973´181.952 en el año 2010, $1.615´498.493 en el año 2010 (sic) y $742´605.413 a agosto de 2012.
Así las cosas, esta Dirección encuentra que la prueba es conducente para evidenciar que existe un conocimiento por parte del público consumidor, en cuanto se certifica que la compañía EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. comercializa un volumen considerablemente alto de los productos MONGOL, especialmente lápices de grafito, aproximadamente 3´490.188 unidades en el año 2010, 5´821.872 en el año 2011 y 2´655.538 unidades en el año 2012 (enero – agosto) […]. 34 Número único de radicación: 11001032400020140045500 Igualmente, los gastos generados por la marca son avaluados en $871´006.184 entre el 2008 y 31 de agosto de 2012, por concepto de nómina de ventas y personal de mercadeo, y de $130´505.008 por concepto de publicidad a través de panfletos, folletos, revistas, camisas, bolsos, pendones, stickers, cenefas, volantes, etc.) […] Ahora bien, dentro del acápite pruebas relacionas para publicidad, se encuentra que la marca MONGOL ha sido efectivamente difundida a través de medios publicitarios, y la acreditación de su elaboración tiene la capacidad de demostrar el conocimiento del producto en el mercado.
Más aún, demuestra que ocupa un importante lugar en el mercado de lápices a nivel nacional. Lo dicho en este párrafo se corrobora con las muestras publicitarias allegadas y efectivamente difundidas y se considera que tal inversión publicitaria resulta relevante al respecto y demuestra ser un facto constitutivo de la notoriedad alegada, tal y como se corrobora en el estudio de mercadeo realizado por DATEXCO en el mes de Septiembre de 2012 […].
Finalmente, el público consumidor que conoce la marca MONGOL hace más de 10 años, alcanza un porcentaje de 69.50%, el que la conoce de 6 a 10 años un 19% y el que la conoce hace menos de 5 años el 9.5%, lo cual quiere decir que un alto porcentaje de los encuestados conocen la marca por lo menos desde el mes de Septiembre de 2002, y que ese conocimiento se ha mantenido hasta la actualidad. […] Finalmente, los distribuidores que conocen la marca MONGOL hace más de 10 años, alcanzan un porcentaje del 83.01%, el que la conoce de 6 a 10 años un 10.46% y el que la conoce hace menos de 5 años el 6.54%. […] Por todo lo anterior, y en especial, por las elevadas cifras de recordación de la marca entre consumidores y distribuidores, se puede concluir que las pruebas aportadas por la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. satisfacen los supuestos que la ley establece en pro de declarar la notoriedad de una marca.
Por esta razón, la Dirección reconoce la notoriedad de la marca MONGOL, para distinguir LÁPICES DE GRAFITO desde Septiembre de 2002, hasta Septiembre de 2012. […]”53 (Destacado del Despacho) 56. En la Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial afirmó lo siguiente: “[…] La principal prueba aportada por el accionante es un estudio de mercado elaborado por DATEXCO en el mes de Septiembre de 2012 en relación con la recordación y notoriedad de la marca MONGOL, el cual fue realizado respecto de dos sectores: hogares y distribuidores. […] Dado que la notoriedad de un signo implica, principalmente, el grado de conocimiento del mismo dentro del sector pertinente, resulta claro que este estudio es relevante a la hora de determinar la notoriedad de la marca MONGOL, 53 Cfr. Folios 39 a 43. 35 Número único de radicación: 11001032400020140045500 pues a través de un método cuantitativo permite acreditar un alto porcentaje de conocimiento del signo en cuanto a su función inmediata, esto es, identificar un producto que en el presente caso es el lápiz de grafito.
Por lo tanto, la prueba mencionada es determinante en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de la marca MONGOL, pues da cuenta del alto grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De otro lado, se evidencia que la certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S., acredita ingresos por concepto de ventas del lápiz identificado con la marca MONGOL por la suma de $183´925.592 en el año 2009, $973´181.952 en el año 2010, $1.615´498.493 en el año 2010 (sic) y $742´605.413 a agosto de 2012, lo cual acredita de manera complementaria el grado de conocimiento por parte del público consumidor, por cuando se han desarrollado actividades de comercialización de productos y que estos han llegado al consumidor final quien identifica y asocia la marca por un producto determinado.
Tal circunstancia se ve corroborada con el hecho de que EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. comercializa un volumen considerablemente alto de lápices de grafito identificados con la marca MONGOL, a saber: 659.628 unidades en el año 2009, 3´490.188 unidades en el año 2010, 5´821.872 en el año 2011 y 2´655.538 unidades en el año 2012 (enero – agosto), a través de diferentes distribuidores. […] Por otra parte, la certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A., da cuenta del volumen de ventas de la marca MONGOL en Colombia por parte de dicha sociedad a 31 de diciembre de 2012.
Sin embargo no indica la fecha a partir de la cual se recaudó dicha información y en esa medida, no ofrece certeza sobre el periodo de tiempo durante el cual se efectuaron tales ventas, por lo que no puede ser tenida en cuenta por esta Delegatura. Es de presumir sin embargo, que en todo caso las cifras de ventas contenidas en este certificado no pueden ser anteriores a la fecha a partir de la cual la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. ostenta derechos como titular del registro, esto es, noviembre de 2011.
Igualmente, el Revisor Fiscal de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. da cuenta de las inversiones en nómina del personal de mercadeo, y en la promoción, venta y distribución de los productos identificados con la marca MONGOL por valor de $871´006.184 entre el 2008 y el 31 de agosto de 2012, y de $130´505.008 por concepto de publicidad a través de panfletos, folletos, revistas, camisas, bolsos, pendones, stickers, cenefas, volantes,etc.) […] Finalmente, el documento denominado “LA VALORACIÓN DE LAS MARCAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. EN LIQUDIACIÓN OBLIGATORIA” elaborado por la firma Rubio & Asociados el 28 de Enero de 2003, da cuenta de la recordación y estabilidad de la marca MONGOL por más de 50 años, y su participación en el mercado superior al 40%, por lo que su valor ascendía, al momento en que fue elaborado el mencionado documento, a $208´826.286. 36 Número único de radicación: 11001032400020140045500 Así, dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se reitera la notoriedad de la marca MONGOL a favor de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S., para distinguir “lápices de grafito”, productos comprendidos en la clase 16 Internacional […]”54 (Destacado por el Despacho). 57.
De lo anterior, la Sala considera que la parte demandada, para expedir los actos administrativos acusados en los cuales resolvió reconocer la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, valoró principalmente: i) el estudio elaborado por la firma Rubio & Asociados que da cuenta del reconocimiento de la marca MONGOL con anterioridad al día 28 de enero de 2003, fecha anterior a la solicitud del registro de la marca cancelada, a saber, el 21 de septiembre de 2005; ii) el estudio elaborado por Datexco Company S.A. que da cuenta del reconocimiento de la marca nominativa MONGOL entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012; y iii) las certificaciones sobre ventas, ingresos, gastos y costos relacionados con los productos identificados con la marca nominativa MONGOL. 58.
La Sala advierte, en relación con las anteriores pruebas, en primer lugar, que el estudio elaborado por la firma Rubio & Asociados no es una prueba conducente que permita acreditar la notoriedad de la marca nominativa MONGOL. Lo anterior, comoquiera que se refiere a hechos anteriores al 28 de enero de 2003, esto es, más de dos años antes de la presentación de la solicitud de registro de marca por la parte demandante, a saber, el 21 de septiembre de 2005, y sin que, con ello, se pueda evidenciar que la marca previamente registrada era notoria al momento del registro de la marca MONGOL de la parte demandante. 59.
En segundo lugar, las certificaciones de ventas, ingresos, costos y gastos relacionados con los productos identificados con la marca nominativa MONGOL, no son pruebas útiles para el caso sub examine. Ello comoquiera que dan cuenta de hechos posteriores a la presentación de la solicitud de registro de la marca cancelada, toda vez que se refieren a los años 2008 y siguientes, esto es, al menos 54 Cfr. Folios 72 a 75. 37 Número único de radicación: 11001032400020140045500 tres años con posterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de marca por la parte demandante, a saber, el 21 de septiembre de 200555. 60.
Ahora bien, la Sala advierte, respecto de las demás pruebas citadas supra, como lo son, por ejemplo, las “páginas web”, los ensayos, las traducciones, los volantes publicitarios y las cajas con diversos productos, que estas no indican, en manera alguna, volúmenes de ventas o inversiones en publicidad que el tercero con interés en el resultado del proceso hubiere efectuado con el fin de promocionar y/o dar a conocer los productos distinguidos con la marca MONGOL requisito que se debe cumplir, tal como lo ha considerado la Sección Primera de esta Corporación56. 61.
Así mismo, los certificados de compra (año 2008), inversión (año 2008) y ventas (años 2008 a 2012) y los estados financieros (años 2008 a 2011) para acreditar la notoriedad, son posteriores a la solicitud de la marca cancelada, a saber, el 21 de septiembre de 2005. 62. En consecuencia, la única prueba pertinente, conducente y útil que podría utilizarse para acreditar el reconocimiento de notoriedad la marca, para la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca por la parte demandante, es el estudio elaborado por Datexco Company S.A. 63.
No obstante lo anterior, la Sala advierte que el estudio indicado supra no es suficiente por sí solo para acreditar la notoriedad de la marca, comoquiera que sólo refleja uno de los factores para determinar la notoriedad de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, a saber, el previsto en el literal a) del artículo 228 ibidem57, y, en consecuencia, debería estar complementado con material probatorio adicional que aborde otros factores que den certeza sobre la notoriedad de la marca y los eventuales riesgos que generaría su uso no autorizado. 55 Cfr. Folios 33 a 37 56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp.
No. 11001-03-24-000-2008-00229-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 57 ”[ ] a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro [ ]” 38 Número único de radicación: 11001032400020140045500 64. Asimismo, Sala no advierte, en el expediente del proceso de la referencia, que se hayan aportado otras pruebas que permitan dar cuenta de la notoriedad de la marca MONGOL para la fecha de presentación de la solicitud de registro, de conformidad con el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000. 65.
En suma, la Sala considera que no se acreditó la notoriedad de la marca nominativa MONGOL de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para el día 21 de septiembre de 2005, fecha en la cual la parte demandante presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo MONGOL.
En consecuencia, se considera que los actos administrativos acusados vulneraron los artículos 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000. 66. Ante la prosperidad del cargo estudiado, la Sala considera innecesario analizar si existe similitud confundible o identidad entre la marca nominativa MONGOL de titularidad de la parte demandante y la marca nominativa MONGOL, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Lo anterior comoquiera que, al no haberse demostrado la notoriedad, no se configuran los presupuestos fácticos previstos en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 para la cancelación de una marca por notoriedad y, por ende, no es necesario analizar los demás presupuestos fácticos para su configuración, como sería la confundibilidad entre las marcas. 67.
Así las cosas, al haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales: i) se reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar “lápices de grafito”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y ii) se canceló el certificado de registro núm. 451.709 de la marca nominativa MONGOL.
Conclusión 39 Número único de radicación: 11001032400020140045500 68. En conclusión, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para el 21 de septiembre de 2005, fecha en la cual la parte demandante presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo MONGOL, de tal manera que se evidencia que los actos administrativos acusados vulneraron los artículos 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, I.
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario por notoriedad”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 2014 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 40 Número único de radicación: 11001032400020140045500 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Presidente Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.