Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Demandante: Williams-Sonoma, Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Cerámicas The Pottery S.A.S. Tema: Examen de registrabilidad de marcas mixtas y nominativa.

Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Williams-Sonoma, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 73147 de 28 de noviembre de 2012 y 35857 de 13 de junio de 2013.

I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Williams-Sonoma, Inc.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y 1 Actuando por medio de apoderado. 2 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 73147 de 28 de noviembre de 20123, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Directora de Signos Distintivos; y 35857 de 13 de junio de 20134 de la misma superintendencia dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E). 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo nominativo POTTERY BARN KIDS, solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 4.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 73147 de 28 de noviembre de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 11 074295, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa POTTERY BARN KIDS en Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, declarándose fundada la oposición presentada por THE POTTERY S.A.C.I. 4.2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 35857 de 13 de junio de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (E) dentro del expediente administrativo No. 11 074295, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 73147 de 28 de noviembre de 2012, por WILLIAMS-SONOMA, INC., confirmándola en todas sus partes. 4.3.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca nominativa POTTERY BARN KIDS, para identificar productos comprendidos en la Clase 20 internacional, solicitud contenida dentro del expediente No. 11 074295. 4.4. En consonancia con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a emitir el correspondiente Certificado de Registro marcario para el signo de la referencia. 4.5.

Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 3 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 4 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4.6.

Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. 4.7. Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada […]” (Negrilla del texto original).

Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el 15 de junio de 2011 solicitó a la parte demandada el registro del signo nominativo POTTERY BARN KIDS para identificar productos de la clase 205 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 634 de 21 de noviembre de 2011, siendo objeto de oposición por parte de la sociedad The Pottery S.A.C.I.6 con fundamento en las marcas previamente registradas THE POTTERY HOME7 y THE POTTERY8 en las clases 20 y 21 del nomenclátor internacional. 4.3. Que el 20 de abril de 2012, la sociedad Williams-Sonoma, Inc. modificó la solicitud de registro del signo nominativo POTTERY BARN en el sentido de precisar que pretende identificar: “[…] Muebles, a saber, camas, bancas, sillones, tumbonas, sofás, divanes, sofás de dos puestos, otomanas, sofás, sofás, taburete, mesas, mesas de bloques de madera cortados, cómodas, aparador, muebles auxiliares, armarios, escritorios, estante de pared y unidades para archivar, guardarropas, bibliotecas, libreros, armarios, cofres, cajas para juguetes, descansa pies, escalas no metálicas para cocina, mesitas para el té, paragüeros, percheros, estante para sombreros, estante para revistas, estantes para frazadas, mesas para cambiar pañales, cunas, moisés, sillas altas y 5 “[…] Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […]”. 6 Actualmente, la titular de los registros marcarios es la sociedad Cerámicas The Pottery S.A.S. 7 Certificados núms. 434478 y 434477. 8 Certificados núms. 152457 y 155773. 4 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co canastillas; cajas de plástico y madera, barriles, cajas de embalaje y tinas, pantallas decorativas, pantallas para chimeneas, persianas, cortinas, rieles para cortinas, aros para cortinas, barras para cortinas, almohadillas para sillas, cojines para asientos, almohadas, cubre muebles de tela, perchas para ropa, ganchos para ropa no metálicos, marcos para fotos no de metales preciosos, espejos, móviles decorativos, esculturas de madera y plástico, y separadores de cajones, excluyendo cualquier tipo de vajilla de cerámica, accesorios de cerámica y decoraciones de cerámica. […]”. 4.4.

Que el 20 de abril de 2012, dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad Williams-Sonoma, Inc. dio respuesta a la oposición formulada por la sociedad The Pottery S.A.C.I. 4.5. Que la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 73147 de 28 de noviembre de 2012, declaró fundada9 la oposición presentada por The Pottery S.A.C.I. y negó el registro de la marca nominativa POTTERY BARN KIDS solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.6.

Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 73147 de 28 de noviembre de 2012. 4.7. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), mediante la Resolución núm. 35857 de 13 de junio de 2013, confirmó el acto administrativo recurrido. Normas violadas 4.8. La parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134, literal a), 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9 En este punto, se aclara que la Superintendencia de Industria y Comercio excluyó del análisis la marca THE POTTERY, con certificado de registro núm. 155773, debido a que fue cancelada por no uso mediante la Resolución núm. 57492 de 28 de septiembre de 2012. 5 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto de la violación 4.9.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación con los siguientes argumentos: Violación de los artículos 134, literal a), 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 4.10. Que la expresión POTTERY, contenida en los signos confrontados, traduce desde el inglés al castellano “cerámica”, término que forma parte del conocimiento generalizado del público consumidor, debido a la globalización y al uso común de expresiones en inglés para indicar las características y componentes de los productos. 4.11.

Que los productos más comunes elaborados con cerámica son las vajillas, artículos que se emplean en los hogares colombianos, por lo cual el nivel de exposición de los consumidores a la expresión POTTERY es incluso mayor. 4.12. Que la expresión POTTERY indica el material en el que están elaborados algunos artículos del hogar, entre estos, vajillas y elementos decorativos y, por ende, tiene carácter descriptivo para los productos comprendidos en las clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional. 4.13.

Que las marcas opositoras están incursas en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 4.14. Que el signo POTTERY BARN KIDS contiene elementos denominativos adicionales que lo hacen distintivo respecto de las marcas previamente registradas. Además, es “evocativo”, pues hace referencia a algunas características de los productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual es registrable como marca. 4.15.

Que los consumidores asociarán la marca POTTERY BARN KIDS con un estilo rural, campestre y agrario dirigido al público infantil, comoquiera que está conformado por expresiones que traducen en castellano “cerámica”, “granero” y “niños”. En contraste, las marcas THE POTTERY HOME y THE POTTERY se 6 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionan “[…] con productos clásicos para uso en el hogar […]”, específicamente, “[…] utensilios para la mesa y cocina […]”. 4.16.

Que el examen de los signos debe realizarse en su conjunto y no de forma fraccionada, pues al compararlos se advierte que son distintos conceptualmente, razón por la cual son fácilmente diferenciables en el mercado. 4.17. Que no existe conexidad competitiva entre los productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir el signo solicitado, y los productos amparados por las marcas previamente registradas en las clases 20 y 21 ibidem. 4.18.

Que la coincidencia de productos en la misma clase del nomenclátor internacional no es suficiente para determinar la existencia de conexidad competitiva. 4.19. Que las marcas analizadas no comparten canales de comercialización, debido a las diferencias en su finalidad y en el segmento de mercado al cual se dirigen, toda vez que el signo solicitado está destinado a satisfacer las necesidades del público infantil.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 5. La parte demandada10 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 5.1. Que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues fueron expedidos observando las formalidades y trámites previstos en la ley. 5.2.

Que el signo solicitado reproduce la expresión “POTTERY”, presente en las marcas previamente registradas. 10 Actuando por intermedio de apoderado. 7 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.3. Que el vocablo “POTTERY” no es de conocimiento generalizado en el público consumidor en Colombia, razón por la cual las denominaciones que lo incluyan constituyen marcas de fantasía, de ahí que tampoco sea viable atribuirles un carácter evocativo. 5.4.

Que si el demandante considera que las marcas previamente registradas se encuentran incursas en alguna causal de irregistrabilidad, debe adelantar el proceso judicial correspondiente, pues su análisis no es objeto del presente asunto. 5.5. Que entre los productos amparados por las marcas en cuestión se configura conexidad competitiva, toda vez que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, concurren en idénticos canales de comercialización, como grandes superficies y tiendas especializadas, y se difunden a través de los mismos medios publicitarios, esto es, catálogos en revistas de amplia circulación y prensa.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso - Cerámicas The Pottery S.A.S. 6. El tercero con interés directo en las resultas del proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por las siguientes razones: 6.1. Que las marcas fundamento de la oposición fueron concedidas mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad. 6.2.

Que el elemento predominante en las marcas bajo examen es la palabra “POTTERY”, la cual se ubica en el inicio de cada una, motivo por el que el consumidor puede asumir razonablemente que los productos que amparan provienen de un mismo origen empresarial. 6.3. Que existe conexidad de competitiva, toda vez que confluyen en el mercado de artículos para el hogar y coinciden en la clase 20 del nomenclátor internacional. 8 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.

Que la denominación POTTERY no es débil, pues se trata de una expresión de fantasía. 6.5. Que la marca THE POTTERY tiene una trayectoria relevante en el mercado, en virtud de la cual ha alcanzado un posicionamiento que la convierte en notoria, por ello, el signo solicitado se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 7. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 28 de mayo de 201511, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas. 7.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 93-IP-2016 de 7 de julio de 201712, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134,135, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales se interpretarán únicamente el Artículo 135 restringido a su Literal e) y el Artículo 136 restringido a sus Literales a) y h) de la Decisión 486, por ser pertinente su análisis para resolver el caso concreto.

No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser pertinente, pues no se discuten las características que debe poseer un signo para ser registrado como marca. […]”. (Negrilla del texto original). 7.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Procedencia de la sentencia anticipada 11 Cfr. Folios 132 y ss. del expediente en físico principal, visible en el índice 49 del aplicativo “SAMAI”. 12 Cfr. Folios 147 y ss. del expediente en físico principal, visible en el índice 49 del aplicativo “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de marzo de 202613: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial, de pruebas y de alegaciones y juzgamiento; ii) fijó el objeto del litigio; iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y iv) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 9.

La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda14. 9.1. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda15. 9.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda16. Concepto del Ministerio Público 10. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal17.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 93-IP-2016; y v) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala 13 Cfr. Índice núm.61 del expediente digital en el aplicativo “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 67 del aplicativo “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 66 del aplicativo “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 68 del aplicativo “SAMAI” 17 Cfr. Índice 69 del aplicativo “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.

De acuerdo con el artículo 149 numeral 8° de la Ley 1437 de 2011 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 201918 expedido por la Sala Plena de esta Corporación sobre la distribución de negocios entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 13.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. Los actos acusados 14. Los actos acusados son las resoluciones núms. 73147 de 28 de noviembre de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y 35857 de 13 de junio de 2013, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo POTTERY BARN KIDS solicitado para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 15. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de esta y la Interpretación Prejudicial 93-IP-2016, determinar si las resoluciones núms. 73147 de 28 de noviembre de 2012 y 35857 de 13 de junio de 2013, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo POTTERY BARN KIDS solicitado para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 135, literal e) y 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 15.1.

En ese sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado y las marcas THE POTTERY HOME19 y THE 18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024. 19 Clases 20 y 21 ibidem. 11 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co POTTERY20, concedidas para amparar productos comprendidos en las clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del tercero con interés en las resultas del proceso. 15.2.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 135, literal e) y 136, literal h) ibidem. Adicionalmente, no interpretó los artículos 134 y 135, literal b) ibidem, debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca ni la distintividad intrínseca del signo solicitado, motivo por el cual se excluyeron del problema jurídico. 15.3.

Sumado a lo anterior, la Sala aclara que en el presente proceso no corresponde efectuar un examen sobre la distintividad intrínseca de las marcas opositoras, toda vez que los actos administrativos que las concedieron no constituyen el objeto del litigio y gozan de presunción de legalidad. Interpretación Prejudicial 93-IP-2016 16. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 135, literal e) y 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, 20 Clase 20 del nomenclátor internacional. 12 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan. […] Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta […] 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 2.3.4. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 13 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.5.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.6. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas […] 3.2.

Los signos formados por una o más palabras en Idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas. 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o de los usuarios, y si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán Registradles. 3.4.

El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras.

En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.5. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra, partícula o expresión en idioma extranjero, cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos o servicios de las Clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego establecer si dicha palabra, partícula o expresión resulta o no descriptiva, genérica o de uso común de los mismos productos o servicios. 4.

Términos evocativos […] 4.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registradles. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo toman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 14 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.

Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. […] 5. Signos descriptivos […] 5.2. Al respecto, es importante tener en cuenta que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 5.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, establece la causal de irregistrabilidad de los signos descriptivos, indicando que no podrán registrarse los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, entendiéndose que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo; y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, que son aquellas que contienen alguna alabanza o elogio de los productos o servicios. […] 6. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado 6.6.

La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486.. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos (sic) mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 6.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

Prueba de la notoriedad 15 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […]” (Negrilla del texto original).

Análisis del caso concreto 17. De conformidad con los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 18. El signo solicitado y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO (NOMINATIVO) POTTERY BARN KIDS Solicitante: Williams-Sonoma, Inc. Clase 20: “[…] Muebles, a saber, camas, bancas, sillones, tumbonas, sofás, divanes, sofás de dos puestos, otomanas, sofás, sofás, taburete, mesas, mesas de bloques de madera cortados, cómodas, aparador, muebles auxiliares, armarios, escritorios, estante de pared y unidades para archivar, guardarropas, bibliotecas, libreros, armarios, cofres, cajas para juguetes, descansa pies, escalas no metálicas para cocina, mesitas para el té, paragüeros, percheros, estante para sombreros, estante para revistas, estantes para frazadas, mesas para cambiar pañales, cunas, moisés, sillas altas y canastillas; cajas de plástico y madera, barriles, cajas de embalaje y tinas, pantallas decorativas, pantallas para chimeneas, persianas, cortinas, rieles para cortinas, aros para cortinas, barras para cortinas, almohadillas para sillas, cojines para asientos, almohadas, cubre muebles de tela, perchas para ropa, ganchos para ropa no metálicos, marcos para fotos no de metales preciosos, espejos, móviles decorativos, esculturas de madera y plástico, y separadores de cajones, excluyendo cualquier tipo de vajilla de cerámica, accesorios de cerámica y decoraciones de cerámica. […]”.

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (MIXTAS) THE POTTERY HOME Titular: Cerámicas The Pottery S.A.S. Certificado núm. 434478 16 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clase 20: “[…] Muebles, Espejos, Marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […]”.

Certificado núm. 434477 Clase 21: “[…] Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases […]”.

THE POTTERY Titular: Cerámicas The Pottery S.A.S. Certificado núm. 152457 Clase 21: “[…] Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, porcelana y loza […]”21. 19. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y nominativas.

Violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo regulado en el artículo 135 literal e) sobre las marcas conformadas por denominaciones descriptivas 20. La Sala pone de presente que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, determina unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista 21 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución núm. 57493 de 28 de septiembre de 2012 “[…] Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca […]”. 17 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el literal a) ibidem, que contempla los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 21.

Esta Sección22, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”23. 22.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”24. 23.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”25. 24. En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo POTTERY BARN KIDS solicitado para identificar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra. 22 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24-000- 2009-00343-00. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62- IP-2013 de 25 de abril de 2013. 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473- IP-2015 de 10 de junio de 2016. 25 Ibidem. 18 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca nominativa y unas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 26.

En esa línea, la Sala considera que en las marcas mixtas THE POTTERY HOME y THE POTTERY prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser este el que utilicen en el mercado para identificar los productos.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura de los componentes nominativos. 27. En este punto, la Sala advierte una discrepancia entre la denominación de la marca mixta THE POTTERY previamente registrada y la representación gráfica aportada.

Al respecto, se considera que debe privilegiarse la coherencia entre los signos tal como fueron representados gráficamente y la percepción que de estos obtiene el consumidor en el mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como en el numeral 5.3 del Instructivo de Signos Distintivos (Código PI01-I01). 28.

Por lo anterior, cuando determinados elementos, palabras, letras, símbolos o expresiones formen parte de la representación gráfica del signo, estos deberán ser inicialmente considerados dentro del análisis marcario, aun cuando no hayan sido reivindicados expresamente en la denominación del signo consignado en la solicitud de registro.

Lo anterior, salvo que tales elementos correspondan a expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, eventos en los cuales podrán excluirse del análisis sin que ello implique desconocer la impresión de conjunto que el signo proyecta en el consumidor medio. 19 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

Bajo esa perspectiva, se precisa que en la gráfica de la marca mixta THE POTTERY se incluye la letra “P”, de manera que el consumidor al apreciarla en su conjunto identifica la denominación P THE POTTERY. 30. Así las cosas, se analizará si las expresiones “P”, “THE”, “POTTERY”, “HOME”, “BARN” y “KIDS” son de uso común, los cuales son débiles e inapropiables en exclusiva para determinar su distintividad en el cotejo. 31.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente indicar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen26. 32.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201427, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el correspondiente cotejo marcario: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 20 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 33.

En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en la sentencia del 11 de noviembre de 202128, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”.

(Negrilla fuera del texto). 34. Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puntualizado que, si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 6.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”29. 35.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección30, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son percibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 36.

Respecto de los signos distintivos enfrentados, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada31, se 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 29 Interpretación Prejudicial 537-IP-2018. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 31 www.sipi.gov.co.

Consulta realizada el 19 de mayo de 2026, de conformidad con el Memorando de Intención suscrito entre el Consejo de Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 21 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constató que las expresiones “POTTERY”32 y “BARN”33 no eran de uso común en las clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza al momento de la expedición de los actos administrativos acusados. 37.

De otra parte, se encuentra que las expresiones “P”34, “THE”35, “HOME”36 y “KIDS”37 son de uso común para los productos de las clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto eran comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar productos de la clase mencionada: “P” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE P R Q PRIME ROYAL QUALITY INCAMETAL S.A.S. 312600 21 DISTRIHOGAR S.P.A. C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. 286253 21 A+P GRUPO ADVANCED PRODUCTS ADVANCED PRODUCTS COLOMBIA LTDA. 327489 21 KITSCH DESIGN BY P & A PRODUCTIONS P & A PRODUCTIONS LTDA 404950 21 “THE” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE MASTERS OF THE UNIVERSE MATTEL, INC. 289158 20 THE CHRONICLES OF NARNIA C.S. LEWIS (PTE) LTD 288948 20 C.S. LEWIS (PTE) LTD. 288844 20 32 Clases 20 y 21 el nomenclátor internacional. 33 Clase 20 ibidem. 34 Clase 21 ibidem. 35 Clases 20 y 21 ibidem. 36 Clases 20 y 21 ibidem. 37 Clase 20 ibidem. 22 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “THE” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE THE POWERPUFF GIRLS THE CARTOON NETWORK, INC. 252076 21 THE BOLD LOOK OF KOHLER KOHLER CO. 267717 21 THE INCREDIBLES DISNEY ENTERPRISES, INC. 288285 21 “HOME” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE HOME LEADER CASINO GUICHARD PERRACHON 340008 20 C & V CARULLA VIVERO HOME ALMACENES ÉXITO S.A. 293690 20 MARQUIS HOME COMERCIAL ECCSA III S.A. 310983 20 SUPER HOME SODIMAC COLOMBIA S.A. 271629 21 PREMIUM HOME PREMIUM TRADING S.A.S. 292216 21 FOSTER´S HOME FOR IMAGINARY FRIENDS THE CARTOON NETWORK, INC. 294641 21 “KIDS” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SPRING KIDS MARCENTUR S.A.S. 205016 20 HAPPY KIDS 405163 20 23 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “KIDS” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE COLCHONES HAPPY SLEEP S.A. KIDZ HOME TU MUNDO ESPECIAL LUPESA S.A. 289708 20 38.

En este punto, la Sala advierte que el vocablo “KIDZ” referido supra, sustituye la letra “S” por la “Z” respecto del término “KIDS”, variación ortográfica mínima que no altera la identidad fonética ni su significado desde la perspectiva del consumidor. 39. De otra parte, en relación con los signos conformados por expresiones descriptivas, se advierte que “[…] son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. […]”38. 40.

En esa línea, en relación con las denominaciones conformadas por palabras en idioma extranjero, la Sala ha señalado lo siguiente: “[…] la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. […]”39 (Negrilla fuera del texto). 41.

En ese contexto, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, las denominaciones POTTERY y POTTERY BARN KIDS no informan al consumidor sobre las características de los productos comprendidos en las clases 20 y 21 del nomenclátor internacional. 42. Nótese que si bien el vocablo “KIDS” es una expresión de uso común en el mercado colombiano para los productos comprendidos en la clase 20 del 38 Interpretación Prejudicial 93-IP-2016. 39 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2026, número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00103-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 24 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nomenclátor internacional, no ocurre lo mismo con los términos “POTTERY” y “BARN”, cuyas traducciones al castellano desde el inglés corresponden a “[…] alfarería […] cerámica […]”40 y “[…] granero […]”41, respectivamente, toda vez que no son de uso común ni resultan de conocimiento generalizado para el consumidor en Colombia y tampoco sirven de raíz equivalente a su traducción en castellano ni presentan semejanza fonética con esta. 43.

En ese sentido, la Sala prohíja el criterio adoptado en la sentencia de 5 de junio de 202542 en la que se consideró lo siguiente: “[…] 51. Sobre lo anterior, se precisa que la palabra BARN, en idioma inglés significa “granero”43. Y, por el otro, la expresión “POTTERY”, en idioma inglés significa “alfarería, cerámica”44. […] 54.

En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 55.

Es así como la Sala observa que, si bien las palabras “BARN” y “POTTERY” se encuentran escritas en inglés, estas no son de conocimiento del consumidor medio en Colombia. Máxime cuando no sirven de raíz equivalente a su traducción al castellano, ni fonéticamente se escuchan de manera semejante, razón por la cual, en este caso, no deben tratarse como si fuesen una expresión local. 56.

En ese contexto, la Sala advierte que las expresiones “BARN” y “POTTERY”, a pesar de ser de origen inglés, no pueden ser consideradas como términos descriptivos para los productos reivindicados en el mercado colombiano. Esto se debe a que estas palabras no son de conocimiento común para el consumidor medio, ni tienen un equivalente directo en español que sea fácilmente reconocido.

Además, fonéticamente no se asemejan a sus traducciones al español, lo que refuerza la idea de que no se deben tratar como expresiones locales. Por lo tanto, las palabras "BARN" y "POTTERY" deben ser entendidas como denominaciones de fantasía y no como términos descriptivos de los productos que se pretenden proteger con el signo […]”.

(Negrilla fuera del texto original). 40 https://dictionary.cambridge.org/es/translate/. Consultado el 22 de mayo de 2026. 41 https://dictionary.cambridge.org/es/translate/. Consultado el 22 de mayo de 2026. 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de junio de 2025, número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00597-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 43 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/barn. 44 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/pottery#google_vignette. 25 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.

De conformidad con lo expuesto, la Sala excluirá del cotejo marcario la letra “P” y los vocablos “THE”, “HOME” y “KIDS” por tratarse de expresiones de uso común. 45. En consecuencia, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo solicitado POTTERY BARN y las marcas POTTERY, previamente registradas. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 46.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y las marcas previamente registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 47. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA SOLICITADA P O T T E R Y 1 2 3 4 5 6 7 B A R N 8 9 10 11 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS P O T T E R Y 1 2 3 4 5 6 7 26 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Al respecto, la Sala advierte que el signo nominativo solicitado POTTERY BARN está compuesto por dos (2) palabras, once (11) letras, tres (3) vocales (O- E-A) y ocho (8) consonantes (P-T-T-R-Y-B-R-N). 49. Por su parte, las marcas previamente registradas se conforman de una (1) palabra, siete (7) letras, dos (2) vocales (O-E) y cinco (5) consonantes (P-T-T-R- Y). 50.

De la comparación de los elementos nominativos, la Sala advierte que el signo solicitado POTTERY BARN y las marcas previamente registradas POTTERY comparten en su integridad esta última expresión. 51. En ese orden de ideas, tratándose de marcas compuestas le corresponde a la Sala identificar en el conjunto marcario la denominación en la que recae la fuerza distintiva.

Para tal fin, resulta adecuado acudir a los parámetros señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 93-IP-2016, en la que se incorporó, entre otros, el criterio de la ubicación de los términos objeto de análisis, en virtud del cual deberá tenerse en cuenta que “[…] La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor […]”45. 52.

Nótese, entonces, que el cotejo global de los signos enfrentados permite advertir que, pese a que el signo solicitado incluye la palabra “BARN”, la expresión “POTTERY” constituye el elemento predominante y de mayor relevancia en el conjunto marcario, siendo a su vez el único vocablo que integra la denominación de las marcas previamente registradas. 53.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el criterio jurisprudencial decantado por esta Sección en la sentencia del 9 de julio de 202046, frente a los signos que reproducen elementos de marcas previamente registradas: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca 45 Interpretación Prejudicial 93-IP-2016. 46 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00278-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 27 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 54. De conformidad con la jurisprudencia citada supra, la Sala colige que se materializa una similitud ortográfica, derivada de la reproducción de la secuencia vocálica y consonántica de la palabra “POTTERY”.

En este contexto, el vocablo adicional “BARN” del signo solicitado resulta insuficiente para otorgarle la carga semántica particularizadora exigida para su registro. Comparación Fonética 55. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos de las marcas objeto de cotejo, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: POTTERY BARN – POTTERY – POTTERY BARN – POTTERY POTTERY BARN – POTTERY – POTTERY BARN – POTTERY POTTERY BARN – POTTERY – POTTERY BARN – POTTERY POTTERY BARN – POTTERY – POTTERY BARN – POTTERY 56.

De lo anterior, esta Sala considera que, dado que los signos son ortográficamente similares, es claro que al ser pronunciados en voz alta en forma sucesiva se advierten semejanzas significativas en este aspecto. 57. Bajo tal entendido, la Sala reitera que ambas marcas comparten la expresión “POTTERY”, circunstancia que genera una coincidencia exacta en la acentuación y una reproducción sonora que produce un mismo impacto auditivo en el consumidor. 58.

Adicionalmente, la incorporación del término “BARN” en el signo solicitado no logra desvirtuar la similitud sonora advertida, comoquiera que se trata de un elemento secundario dentro del conjunto marcario. 28 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 59.

De acuerdo con lo expuesto, y atendiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme con el cual “[…] la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado […]”47, la Sala considera que existen similitudes fonéticas susceptibles de generar riesgo de confusión. 60.

En el mismo sentido, se pronunció esta Sección en la sentencia de 5 de junio de 202548, como se observa: “[…] la Sala concluye que, aunque la marca solicitada “POTTERY BARN” incluye la palabra adicional “BARN”, lo que en principio permitiría diferenciarlas, existe una similitud ortográfica y fonética significativa debido a que ambas marcas comparten el componente "POTTERY".

La inclusión de "BARN" no elimina la posibilidad de confusión, sino que agrega una partícula que puede ser percibida por los consumidores como una variación de la marca previamente registrada. […]”. (Negrilla fuera del texto original). Comparación Ideológica 61. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”49, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 62.

En relación con las palabras escritas en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “[…] En caso que un signo esté conformado por una palabra en idioma extranjero que sea equivalente a un lexema o raíz en lengua española, el análisis sobre si dicha palabra consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, en el lenguaje corriente o en la usanza de un País Miembro de la 47 Interpretación Prejudicial 631-IP-2018. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de junio de 2025, número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00597-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 519-IP-2015. 29 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina, deberá realizarse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellos signos que contengan palabras que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero sean de uso común en los Países Miembros o sean comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca, por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 5.5.

Existen palabras en otros idiomas que son utilizadas y entendidas frecuentemente por los hispanohablantes -extranjerismos-, por lo que el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Del mismo modo, determinadas palabras que en un momento eran consideradas como extranjerismos, posteriormente pasaron a formar parte del idioma español, al haber sido recogidas por el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), con las reglas propias de este idioma (v.g. software, boutique, chat, etc.). 5.7.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español. […]”50. (Negrilla fuera del texto). 63. Desde esa perspectiva, la Sala observa que las palabras “POTTERY” y “BARN” significan en castellano “[…] alfarería […] cerámica […]”51 y “[…] granero […]”52 desde su traducción del inglés, respectivamente.

Además, la expresión “POTTERY” hace parte de la razón social de la persona jurídica titular de las marcas previamente registradas. 64. Con todo, no se encuentra acreditado que sus significados sean de conocimiento generalizado en los consumidores, no sirven de raíz equivalente a su traducción en castellano ni presentan semejanza fonética con esta y, en consecuencia, corresponden a denominaciones de fantasía53, razón por la cual no es posible adelantar una comparación desde el punto de vista conceptual o ideológico. 65.

En esa misma línea, tampoco le asiste razón a la parte demandante al atribuir un carácter evocativo al signo solicitado, pues está conformado por 50 Interpretación Prejudicial 343-IP-2021 de 28 de julio de 2022. 51 https://dictionary.cambridge.org/es/translate/ y https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- spanish/pottery#google_vignette.

Consultado el 19 de mayo de 2026. 52 https://dictionary.cambridge.org/es/translate/. Consultado el 19 de mayo de 2026. 53 Interpretación Prejudicial 335-IP-2021 de 19 de octubre de 2022. 30 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vocablos en idioma extranjero ajenos al conocimiento de los consumidores en Colombia, por lo que carece de la “[…] aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia […]”54. 66.

En suma, la Sala concluye que entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas existen similitudes ortográficas y fonéticas que generan riesgo de confusión, motivo por el que se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 67.

Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los productos que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 68.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos y servicios que las marcas objeto de cotejo identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva y, por ende, de un riesgo de asociación entre los mismos, como se observa: “[…] 3.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios 54 Interpretación Prejudicial 61-IP-2020 de 7 de diciembre de 2021. 31 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios […]”55. (Negrilla del texto original). 69.

Al respecto, resulta pertinente indicar que para “[…] verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad […]”56. 70.

En el caso sub examine, el signo nominativo POTTERY BARN KIDS fue solicitado para distinguir los siguientes productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Muebles, a saber, camas, bancas, sillones, tumbonas, sofás, divanes, sofás de dos puestos, otomanas, sofás, sofás, taburete, mesas, mesas de bloques de madera cortados, cómodas, aparador, muebles auxiliares, armarios, escritorios, estante de pared y unidades para archivar, guardarropas, bibliotecas, libreros, armarios, cofres, cajas para juguetes, descansa pies, escalas no metálicas para cocina, mesitas para el té, paragüeros, percheros, estante para sombreros, estante para revistas, estantes para frazadas, mesas para cambiar pañales, cunas, moisés, sillas altas y canastillas; cajas de plástico y madera, barriles, cajas de embalaje y tinas, pantallas decorativas, pantallas para chimeneas, persianas, cortinas, rieles para cortinas, aros para cortinas, barras para cortinas, almohadillas para sillas, cojines para asientos, almohadas, cubre muebles de tela, 55 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022. 56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 9 de mayo de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00731-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 32 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co perchas para ropa, ganchos para ropa no metálicos, marcos para fotos no de metales preciosos, espejos, móviles decorativos, esculturas de madera y plástico, y separadores de cajones, excluyendo cualquier tipo de vajilla de cerámica, accesorios de cerámica y decoraciones de cerámica. […]”57.(Negrilla fuera del texto). 71.

Por su parte, la marca mixta P THE POTTERY previamente registrada, cuyo propietario es la sociedad Cerámicas The Pottery S.A.S.58, tercero con interés directo en las resultas del proceso, identifica productos en la clase 21 ibidem, como se describe a continuación: “[…] Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, porcelana y loza […]”. 72.

A su turno, las marcas THE POTTERY HOME identifican los siguientes productos de las clases 20 y 21 del nomenclátor internacional: Clase 20: “[…] Muebles, Espejos, Marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […]”59.(Negrilla fuera del texto original).

Clase 21: “[…] Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases […]”60.(Negrilla fuera del texto original). 73.

De lo anterior, esta Sala advierte la existencia de conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas objeto de cotejo, pues no solo concurren en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que se denota una relación de intercambiabilidad, complementariedad y la posibilidad de que los consumidores asuman que provienen del mismo agente del mercado. 74.

En cuanto a la intercambiabilidad, se observa que el signo solicitado y la marca THE POTTERY HOME61, previamente registrada para reivindicar productos de la clase 20 del nomenclátor internacional, coinciden en distinguir muebles. En efecto, mientras la primera reivindica una amplia variedad de muebles, como camas, bancas, sillones, sofás, mesas, cómodas, escritorios, 57 Resolución núm. 73147 de 28 de noviembre de 2012. 58 Antes, The Pottery S.A.C.I. 59 Certificado núm. 434478. 60 Certificado núm. 434477. 61 Certificado núm. 434478. 33 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bibliotecas, armarios, cunas, entre otros; la segunda ampara en términos generales “muebles” lo que evidencia una identidad sustancial en cuanto al género de productos. 75.

Así las cosas, el consumidor puede sustituir un producto por otro al momento de satisfacer la necesidad de amoblar su casa u oficina, lo que evidencia que compiten en un mismo segmento del mercado. 76. Asimismo, se advierte que el signo solicitado pretende reivindicar espejos y marcos para fotos, productos que también corresponden a la cobertura de la marca THE POTTERY HOME62, que ampara espejos y marcos de manera general, aspecto que refuerza la materialización del criterio de sustituibilidad. 77.

En lo que respecta a la complementariedad, se constata que el signo solicitado busca identificar artículos como “[…] almohadillas para sillas, cojines para asientos, almohadas, cubre muebles de tela […]”, los cuales están destinados de forma directa y accesoria a optimizar el uso, confort o conservación de los muebles que reivindica la marca THE POTTERY HOME63, previamente registrada. 78.

Adicionalmente, el material de limpieza que identifica la marca THE POTTERY HOME64 en la clase 21 del nomenclátor internacional, puede emplearse como herramienta de mantenimiento y cuidado de los productos comprendidos en la clase 20 del nomenclátor internacional, comoquiera que “[…] los artículos de decoración y los productos de limpieza tienen una conexión funcional, ya que el uso de los primeros a menudo conlleva la necesidad de los segundos, concluyendo la complementariedad entre ellos. […]”65. 79.

Desde esa perspectiva, cabe poner de relieve que, en el diseño de interiores, el mobiliario, los elementos decorativos y el menaje se integran bajo un concepto estético conjunto destinado a armonizar los espacios. En este contexto, materias primas como la madera, el corcho, el mimbre o el plástico se emplean habitualmente como insumos en la fabricación de productos de los productos 62 Certificado núm. 434478. 63 Certificado núm. 434478. 64 Certificado núm. 434477. 65 Criterio decantado en la sentencia de 5 de junio de 2025, número único de radicación: 11001-03-24-000- 2013-00597-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 34 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que pretende identificar el signo solicitado en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 80.

Así, por ejemplo, es común encontrar en el mercado que el corcho o la madera se utilicen tanto para la estructura de “[…] mesitas para té […] muebles auxiliares […]” y el mimbre o el plástico sirven como base para fabricar sillas, canastillas o cajas, artículos incluidos en la cobertura del signo solicitado. 81. En lo atinente al reparo de la parte demandante, en virtud del cual las marcas bajo examen no comparten canales de comercialización debido a las diferencias en su finalidad, la Sala pone de presente que los productos analizados en las clases 20 y 21 del nomenclátor internacional, sí confluyen en los mismos espacios de distribución y publicidad. 82.

En efecto, se observa que, en el sector especializado del diseño, equipamiento y mejoramiento del hogar, es usual que los muebles comprendidos en la clase 20 ibidem y los “[…] Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, porcelana y loza […]”, amparados en la clase 21 por la marca P THE POTTERY, se agrupen en secciones exclusivas o vitrinas comunes bajo un mismo concepto de ambientación, generando una atmósfera comercial que traslada la mente del consumidor hacia un espacio específico y le permite visualizar la combinación armónica de los objetos.

Esta proximidad en el punto de venta se acentúa con las pautas publicitarias y catálogos que promocionan dichos artículos de forma conjunta. 83. Bajo tal entendido, la Sala advierte que la cobertura reivindicada por el signo solicitado en la clase 20 del nomenclátor internacional no contiene limitación o exclusión alguna que circunscriba los muebles y demás productos amparados a un público infantil. 84.

Aunado a lo anterior, no obra en el expediente medio de prueba que acredite que la comercialización del signo solicitado se restringe al segmento infantil; por el contrario, la amplitud de los productos que pretende amparar evidencia una vocación de mercado dirigida a la generalidad de los espacios domésticos. 35 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 85.

En todo caso, aun aceptando en gracia de discusión que parte de los productos amparados se orienta al público infantil, esto tampoco desvirtuaría la conexidad competitiva advertida, dado que se trata de productos complementarios susceptibles de exhibirse de manera conjunta en establecimientos de comercio en los que habitualmente se ofrecen enseres destinados a cada uno de los ambientes domésticos, incluidos los espacios diseñados para los niños. 86.

Ahora bien, en cuanto al criterio de razonabilidad, la Sala colige que el consumidor al encontrar estos productos en el mercado puede asumir que provienen de un mismo origen empresarial o se derivan de una alianza estratégica celebrada entre los titulares de las marcas, en la medida que en las dinámicas actuales del mercado es una práctica comercial que las empresas dedicadas a la fabricación de productos para el hogar no limiten su actividad a un único sector, sino que ofrezcan soluciones integrales que faciliten la adquisición de mobiliario, decoración y menaje. 87.

Por consiguiente, el público consumidor podría inferir razonablemente que el signo POTTERY BARN KIDS constituye una extensión o línea de productos especializados auspiciada por los mismos titulares de las marcas THE POTTERY HOME y P THE POTTERY, que distribuyen, entre otros, muebles, marcos, espejos y utensilios para el menaje y la cocina. 88.

En consecuencia, al existir una relación entre los productos amparados por los signos en cuestión, se configura el segundo supuesto normativo, lo que, sumado a la similitud de los signos, podría originar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 89. En ese orden de ideas, debido a que el signo solicitado para registro no cuenta con la condición de distintividad necesaria y a que existe semejanza con las marcas previamente registradas, así como conexidad competitiva entre los productos que distinguen cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual este cargo no tiene vocación de prosperidad. 36 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Violación del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de 2000 90.

De conformidad con el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 91.

Bajo tal entendido, atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca P THE POTTERY66 ha alcanzado un posicionamiento que la convierte en notoria; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado POTTERY BARN KIDS y las marcas P THE POTTERY y THE POTTERY HOME previamente registradas, esta Sección considera que, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo relacionado con la vulneración del artículo 136 literal a) y de lo regulado en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de 2000, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados y, en consecuencia, resulta irrelevante estudiar el argumento propuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la notoriedad de una marca cuando está determinado que el signo solicitado por la parte demandante no cumple con el requisito de distintividad extrínseca y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda67. 92.

En suma, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos relacionados con la notoriedad de la marca P THE POTTERY68 presentados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, comoquiera que no se encuentra establecida la distintividad del signo nominativo POTTERY BARN KIDS, y en este caso se presenta la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos cotejados, motivo por el cual, 66 Se incorpora la letra “P” porque se incluye en la gráfica que la acompaña. 67 Criterio adoptado, entre otras, en la sentencia de 26 de marzo de 2026, número único de radicación: 110010324000 2016 00331 00, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta. 68 Se incorpora la letra “P” porque se incluye en la gráfica que la acompaña. 37 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co independientemente de la notoriedad o no de la marca P THE POTTERY69, no se debe conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado.

Conclusión 93. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo nominativo POTTERY BARN KIDS solicitado por la parte demandante para identificar productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, debido a que se cumplen los requisitos de la causal en mención al presentarse similitud ortográfica y fonética y conexión competitiva con las marcas THE POTTERY HOME y P THE POTTERY, previamente registradas. 94.

Así las cosas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. Condena en costas 95. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante. 69 Se incorpora la letra “P” porque se incluye en la gráfica que la acompaña. 38 Número único de radicación: 110010324000 2013 00599 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.