CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00303-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: COLVANES S.A.S. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” y “ENVIA”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLVANES S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 1789 de 13 de marzo de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio2; y 9339 de 2 de marzo de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: - Que el 17 de abril de 2018, la sociedad ENVÍOCLICK S.A.S. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, para identificar servicios comprendidos en las clases 35 y 393 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Clase 35: Alquiler de espacios publicitarios en internet; compilación de anuncios para utilizar como páginas web en internet; compilación de directorios para su publicación en internet; consultoría por internet en dirección de empresas; difusión de anuncios publicitarios por internet; difusión de publicidad por internet para terceros; organización de subastas en internet; presentación de empresas y de sus productos y servicios en internet; promoción de productos y servicios de terceros por internet; provisión y alquiler de espacio publicitario en internet; publicidad por internet para terceros; servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por internet; servicios de estudios de mercado sobre hábitos de utilización de internet y fidelidad de los clientes; servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial prestados en línea o por internet; servicios de publicidad por internet; servicios de subasta prestados por internet; suministro de información al consumidor sobre productos a través de internet; suministro de información sobre contactos comerciales por internet; suministro en línea de directorios de información comercial por internet; administración comercial en materia de servicios de transporte y entrega; agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos, excepto su transporte, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y reparto; dirección de empresas en materia de servicios de transporte y entrega; publicidad relacionada con servicios de transporte y reparto; suministro de documentos de transporte por cuenta de terceros [servicios administrativos].
Clase 39: Suministro de información por internet sobre la reserva de viajes de negocios; suministro de información por internet sobre viajes; suministro de información por internet sobre viajes turísticos; almacenamiento, distribución, transporte, envío y reparto de gas, petróleo y productos químicos; almacenamiento de mercancías antes de su transporte; almacenamiento de mercancías después de su transporte; almacenamiento, transporte y reparto de mercancías; alquiler de contenedores para la 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co industria del transporte marítimo; alquiler de contenedores de transporte y almacenamiento; alquiler de contenedores para el transporte y almacenamiento de productos; alquiler y transporte de vehículos; carga, empaquetado, almacenamiento, transporte y descarga de fletes; carga, empaquetado, almacenamiento, transporte y descarga de mercancías; carga, empaquetado, almacenamiento y transporte de mercancías; consultoría e información sobre servicios de transporte por vía aérea de mercancías y personas; consultoría en servicios de viajes, de transporte y de almacenamiento; consultoría en transporte aéreo; consultoría en transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; consultoría en transporte y almacenamiento de mercancías; corretaje de transporte; corretaje de transporte y de fletes; embalaje de prendas de vestir para su transporte; empaquetado de artículos para su transporte; flete [transporte de mercancías]; información sobre transporte; información sobre transporte y viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de telecomunicación; inspección de mercancías antes de su transporte; inspección de vehículos aéreos antes del transporte; inspección de vehículos aéreos después del transporte; operaciones de salvamento [transporte]; organización del transporte de cargas aéreas; organización del transporte de mercancías y pasajeros por tierra y mar; organización del transporte y almacenamiento de mercancías; organización del transporte y excursiones de un día para personas discapacitadas; organización de servicios de transporte; organización de transporte de mercancías por vía marítima; organización de transportes; organización de transporte y viajes; planificación y reserva por medios electrónicos de viajes y transporte; puesta a disposición de vehículos de transporte náuticos, terrestres y aéreos, así como organización del alquiler de los mismos; recogida, transporte y entrega de mercancías, documentos, paquetes y cartas; recogida, transporte y reparto de mercancías; recogida, transporte y reparto de mercancías, efectos personales y equipajes por carretera, ferrocarril, vía marítima y vía aérea; reserva de medios de transporte a través de redes informáticas mundiales; reservas de medios de transporte a través de agencias de viajes; reservas de transporte; reserva de transportes; reserva de transportes para acontecimientos deportivos, científicos, políticos y culturales; seguimiento de flotas de automóviles mediante dispositivos electrónicos de navegación y localización [información sobre transportes]; seguimiento de vehículos de carga por ordenador [información sobre transportes]; seguimiento de vehículos de carga por ordenador o gps [información sobre transportes]; seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o gps [información sobre transportes]; seguimiento de vehículos de pasajeros por ordenador [información sobre transportes]; seguimiento de vehículos de pasajeros por ordenador o gps [información sobre transportes]; seguimiento de vehículos de transporte por ordenador [información sobre transportes]; seguimiento y rastreo de envíos [información sobre transportes]; servicios de asesoramiento en materia del seguimiento de mercancías en tránsito [información sobre transportes]; servicios de asesoramiento en materia de transporte y almacenamiento de mercancías, fletes o cargamentos; servicios de asesoramiento en transporte; servicios de consultoría en materia de transporte prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas; servicios de consultoría en transporte; servicios de consultoría en transporte y almacenamiento de gas, petróleo y productos químicos; servicios de consultoría en transporte y almacenamiento prestados mediante centros de atención telefónica y líneas directas; servicios de información sobre métodos de transporte; servicios informatizados de información sobre transporte; servicios de líneas aéreas para el transporte de cargamentos; servicios de líneas aéreas para el transporte de pasajeros; servicios de líneas aéreas para el transporte de productos; servicios logísticos relativos al almacenamiento, transporte y reparto de mercancías; servicios logísticos relativos al almacenamiento y el transporte de mercancías; servicios logísticos relativos al transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; servicios logísticos, a saber, transporte, almacenamiento o depósito de mercancías; servicios logísticos de transporte; servicios de registro de transportes; servicios de reserva para el transporte de pasajeros, mercancías y animales; servicios de seguimiento y rastreo de cartas y paquetes [información sobre transportes]; servicios de transporte aéreo que ofrecen programas de gratificación para viajeros frecuentes; servicios de transporte aéreo y marítimo; servicios de transporte en camión; servicios de transporte de líneas aéreas; servicios de transporte marítimo, así como servicios de depósito y reparto; servicios de transporte de mercancías por carretera; servicios de transporte de vehículos; servicios de transporte en velero; servicios de transporte y almacenamiento relativos a logísticas de almacenamiento, distribución y devoluciones; suministro de información en línea sobre el transporte, embalaje y almacenamiento de productos; suministro de información por medios electrónicos sobre viajes y transporte; suministro de información sobre cuestiones de transporte; suministro de información sobre servicios de transporte; suministro de información sobre servicios de transporte en coche; suministro de información sobre servicios de transporte marítimo; suministro de información sobre tarifas, horarios y métodos de transporte; suministro de información sobre tarifas, horarios y métodos de transporte de mercancías y personas; suministro de información sobre transporte; suministro de información sobre transporte aéreo; suministro de información sobre transporte ferroviario; suministro de información sobre el transporte de fletes; suministro de información sobre el transporte de mercancías; suministro de información sobre el transporte de mercancías y pasajeros; suministro de información sobre el transporte y almacenamiento de mercancías; suministro de información sobre transporte y viajes; suministro de información a viajeros sobre tarifas, horarios y transporte público; transporte; transporte aéreo; transporte aéreo y marítimo; transporte aéreo y suministro de información al respecto; transporte por aguas continentales; transporte, almacenamiento y reparto de vinos; transporte en autocar; transporte en automóvil; transporte en avión de hélice; 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra del registro solicitado con fundamento en que era titular de las marcas mixtas “ENVIA”, previamente registradas en las mismas clases. 3º: Que mediante la Resolución núm. 1789 de 2019, la directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. transporte en avión de turborreactor; transporte en barco; transporte en barco por vía fluvial; transporte en buque; transporte en buques cisterna; transporte en camión; transporte en camión de mudanza; transporte de cargamentos por barco, avión, ferrocarril, vehículos de motor y camión; transporte en chalana; transporte en coches de alquiler; transporte en coche y suministro de información al respecto; transporte de combustible por oleoductos; transporte comercial urbano y a larga distancia por carretera; transporte de contenedores por barco; transporte de contenedores en camión; transporte de contenedores por ferrocarril; transporte custodiado en camión; transporte del equipaje de pasajeros; transporte de dinero y valores; transporte, embalaje y almacenamiento de maquinaría para la industria gráfica; transporte, embalaje y almacenamiento de prensas de imprimir; transporte, embalaje y almacenamiento de productos; transporte, empaquetado y almacenamiento de productos; transporte de equipajes; transporte por ferrocarril; transporte ferroviario de pasajeros y mercancías; transporte ferroviario y suministro de información al respecto; transporte de fletes; transporte de fletes por barco; transporte de fletes por carretera; transporte de fletes por carretera o ferrocarril; transporte de fletes por ferrocarril; transporte de fletes por mar, aire, ferrocarril o carretera; transporte de fletes por vía aérea; transporte de fletes por vía aérea y marítima; transporte de fletes por vía marítima; transporte fluvial; transporte de gas natural; transporte de gas natural licuado por vía marítima; transporte en helicóptero; transporte marítimo; transporte de mercancías; transporte de mercancías por barco; transporte de mercancías por carretera; transporte de mercancías por carretera o ferrocarril; transporte de mercancías en chalana, tren, transbordador, vehículos de motor, camión y barco; transporte de mercancías por ferrocarril; transporte de mercancías por río, ferrocarril, transbordador, coche, camión y barco; transporte de mercancías por tren; transporte de mercancías en vehículos de motor, camión, tren, barco y avión; transporte de mercancías por vía aérea; transporte de mercancías y pasajeros; transporte de mercancías y pasajeros por vía aérea; transporte en monorraíl; transporte de muebles; transporte de muebles de terceros en camión; transporte oceánico; transporte por oleoductos; transporte de paquetes; transporte de piezas mecánicas por vía aérea para aeronaves con prohibición de volar; transporte de productos; transporte de productos por aguas continentales; transporte de productos por barco; transporte de productos destinados al comercio; transporte refrigerado de productos congelados; transporte refrigerado de productos enfriados; transportes nacionales e internacionales; transporte de suelos contaminados; transporte terrestre, acuático y aéreo de personas y mercancías; transporte terrestre, marítimo y aéreo de personas y mercancías; transporte por vías navegables interiores; transporte y almacenamiento; transporte y almacenamiento de mercancías; transporte y reparto de mercancías; transporte y reparto de productos, muestras y mercancías de todo tipo por carretera, ferrocarril y barco. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º- Manifestó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 9339 de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industria de la SIC I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, sin que este cumpliera con los requisitos establecidos en la normativa comunitaria para su concesión, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Adujo que entre las expresiones cotejadas es evidente la similitud ortográfica, máxime si se tiene en cuenta que el elemento que les otorga distintividad es la palabra “ENVIA”, ya que las otras que componen el signo cuestionado, esto es, “CLICK”, “COMPARA” y “AHORRA”, son meramente descriptivas. Señaló que en cuanto a su pronunciación es idéntica, pues, se repite, comparten la expresión “ENVIA”; y que, además, evocan el mismo concepto de enviar un paquete de un lugar a otro. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la SIC, mediante la Resolución núm. 56208 de 6 de agosto de 2018, declaró notoria su marca “ENVIA”, lo que significa que sobre aquella recae una protección especial, pues goza de prestigio y reconocimiento.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 29 de la Constitución Política, habida cuenta que la SIC se valió del argumento de que la expresión “ENVIA” resultaba evocativa para declarar infundada su oposición, como si dicha particularidad fuera suficiente para tener que soportar la coexistencia con una marca que, a su juicio, resulta idéntica a sus marcas previamente registradas “ENVIA”.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Indicó que las marcas enfrentadas presentan diferencias en cuanto a la composición ortográfica de los elementos adicionales de la misma, ya que la solicitada se conforma en la unión de las palabras “ENVÍO” y “CLICK”, así como de la frase “COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mientras que las previamente registradas únicamente se componen de la expresión “ENVIA”.
Manifestó que ambos registros marcarios al incluir la partícula “ENVIA” devienen en evocativos, ya que tienen la capacidad de emitir una idea al consumidor medio sobre las cualidades o propiedades de los servicios a identificar. Señaló que, por lo anterior, al ser marcas evocativas, éstas son débiles y pierden su fuerza diferenciadora; y que, además, la partícula “ENVIA” es de uso común para los servicios que identifican, ya que son utilizadas por diferentes empresarios para conformar sus marcas, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.
II.2. La sociedad ENVIOCLICK COLOMBIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 9 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el 5 Folio 77 del cuaderno físico principal. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 1789 de 2019 y 9339 de 2020, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486; y 29 de la Constitución Política. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de esta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que la marca cuestionada “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” reproduce sus marcas previamente registradas “ENVIA”; y que, además, evocan exactamente el mismo concepto, pues se trata del envío de objetos, independientemente del medio en que se haga.
IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200030300, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 344-IP-2022 y 153- IP- 2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; 5154 del 12 de abril de 2023; y 5187 del 22 de mayo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núm. 1789 de 2019 y 9339 de 2020, concedió el registro de la marca mixta “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y 7 Proceso 410-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ENVÍA” a la sociedad ENVIOCLICK COLOMBIA S.A.S., para amparar servicios de las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
A juicio de la demandante, entre las expresiones cotejadas “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” y “ENVIA” es evidente la similitud ortográfica, máxime si se tiene en cuenta que el elemento que les otorga distintividad es la palabra “ENVIA”, ya que las otras que componen el signo cuestionado, esto es, “CLICK”, “COMPARA” y “AHORRA”, son meramente descriptivas.
Señaló que en cuanto a su pronunciación es idéntica, pues, se repite, comparten la expresión “ENVIA”; y que, además, evocan el mismo concepto de enviar un paquete de un lugar a otro. Por su parte, la SIC señaló que las marcas enfrentadas presentan diferencias en cuanto a la composición ortográfica de los elementos adicionales de la misma, ya que la solicitada se conforma en la unión de las palabras “ENVÍO” y “CLICK”, así como de la frase “COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, mientras que las previamente registradas únicamente se componen de la expresión “ENVIA”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que ambos registros marcarios al incluir la partícula “ENVIA” devienen en evocativos, ya que tienen la capacidad de emitir una idea al consumidor medio sobre las cualidades o propiedades de los servicios a identificar.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 410-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20228, 344-IP-20229 y 153- IP-202210, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literales a) y h), de la Decisión 486.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que la marca cuestionada es similarmente confundible con su marca previamente registrada, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem11. 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 del 12 de abril de 2023. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine se presenta confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que la marca cuestionada evoca el mismo concepto de su marca previamente registrada.
Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver12, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA13 13 Folio 44 (vuelto) del cuaderno físico principal. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ENVIA MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS14 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, como lo es la cuestionada, con unas marcas nominativas y mixtas “ENVIA”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se 14 Folio 44 (vuelto) del cuaderno físico principal. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.
Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso deberá analizarse los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Ahora, de acuerdo con lo alegado por la actora las partículas “CLICK”, “COMPARA” y “AHORRA”, que hacen parte de la marca cuestionada, son descriptivas para los servicios que identifica.
Por su parte, de conformidad con lo manifestado por la SIC, la partícula “ENVIA” es débil y de uso común para los servicios que identifican las marcas enfrentadas, razón por la cual ésta resulta inapropiable de manera exclusiva. En ese orden de ideas, consultada la página web de la entidad demandada15, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en las clases 35 y 39 que contenían la expresión “ENVIA”: MARCA TITULAR REG.
NÚM. CLASE ENVIASEO (MIXTA) ENVIASEO E.S.P. 560614 35 ENVIASENTIMIENTOS REGALOS CON EL CORAZÓN (MIXTA) INGRID JOHANNA CÁRDENAS PÁEZ 645877 35 FASTYENVIA (MIXTA) TECHNOLOGY & 723313 35 15 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 1º de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SOLUTIONS LTDA. KIERO ENVIAXPRESS (MIXTA) KIERO INTERNATIONAL GROUP S.A.S. 600268 39 ENVIASEO (MIXTA) ENVIASEO E.S.P. 560614 39 E ENVIA (MIXTA) COLVANES S.A.S. 282338 39 Lo anterior, pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los servicios de las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como lo es en este caso, “ENVIA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general16. En ese sentido, al ser “ENVIA” una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.
Sobre el particular, el Tribunal señaló: 16 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto). Al respecto, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común, “ENVIA”, que forma parte de las marcas opositoras, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además que es respecto de ésta expresión frente a la cual se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.
Ahora, no se advierte que las palabras “CLICK”, “COMPARA” y “AHORRA”, presentes en la marca solicitada “EVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” resulten descriptivas respecto de los servicios que ampara en las clases 35 y 39 de la Clasificación, ya que ante la pregunta de ¿cómo es? el producto que se pretende registrar, no se advierte que los términos “CLICK”, “COMPARA” y “AHORRA”, hagan alusión a las características esenciales o propiedades de dichos 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios, ya que éstos consisten en servicios de páginas de internet y suministro de información por internet.
En efecto, la Sala observa que dichos términos no describen de manera exclusiva y directa, características y propiedades del producto, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, entre otros. Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” y “ENVIA”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.
Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” se conforma por cuatro (4) palabras, una coma (,), dos tildes (´) en las letras “I” de la primera y cuarta palabra, catorce (14) sílabas (EN- VÍ-O-CLICK-COM-PA-RA-A-HO-RRA-Y-EN-VÍ-A), dieciséis (16) consonantes (N-V-C-L-C-K-C-M-P-R-H-R-R-Y-N-V) y trece (13) 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vocales (E-Í-O-I-O-A-A-A-O-A-E-Í-A), mientras que las marcas previamente registradas, “ENVIA”, están compuestas por una (1) palabra, tres (3) sílabas (EN-VI-A), dos (2) consonantes (N-V) y tres (3) vocales (E-I-A).
En efecto, a diferencia de las marcas previamente registradas, la marca solicitada cuenta con una palabra en su inicio diferente, esto es, “ENVÍOCLICK”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la expresión cuestionada “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, frente a las marcas opositoras “ENVIA”, que en su inicio cuentan con la partícula “EN” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.
Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio con la expresión “ENVÍOCLICK” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten una partícula de uso común, como lo es “ENVIA”,-aunque en la cuestionada se encuentra con una tilde en la letra “I”-, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado en su inicio con unas expresiones diferentes, “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la marca cuestionada “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, frente a las marcas previamente registradas “ENVIA” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.
En otras palabras, el vocablo “ENVÍOCLICK”, así como las palabras “COMPARA” y “AHORRA” de la expresión cuestionada, refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”17.
Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor18, por lo que la expresión “ENVÍOCLICK” de la marca cuestionada, “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 18 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.
Nubia Margoth Peña Garzón. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ENVÍA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las palabras “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA”, que hacen parte de la marca cuestionada, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA – ENVIA ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA – ENVIA ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA – ENVIA ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA – ENVIA De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y letras distintas le aportan una 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.19 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que el término “ENVÍA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española20, significa “[…] tr.
Hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna parte. […]”. Por su parte, las palabras “COMPARA”21 y “AHORRA”22 que hacen parte de la marca cuestionada, se definen, respectivamente, como: “[…] 1. tr. Analizar con atención una cosa o a una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra. Compara tu situación actual CON la que tenías hace unos años. […]” y “[…] 1. tr.
Reservar una parte de los ingresos ordinarios. […]”. A su turno, las partículas “ENVÍO” 23 y “CLICK” 24 que conforman el término “ENVÍOCLICK” presente en la marca cuestionada, significan: 19 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.
Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 20 https://dle.rae.es/enviar?m=form, consultado el 2 de agosto de 2024. 21 https://dle.rae.es/comparar?m=form, consultado el 2 de agosto de 2024. 22 https://dle.rae.es/ahorrar?m=form, consultado el 2 de agosto de 2024. 23 https://dle.rae.es/env%C3%ADo?m=form, consultado el 2 de agosto de 2024. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] remesa. […]” y “[…] para reproducir ciertos sonidos, como el que se produce al apretar el gatillo de un arma, pulsar un interruptor, etc.
U. t. c. s. m. […]”. Sin embargo, se advierte que el término “ENVÍOCLICK” al estar unido como una sola palabra por las expresiones “ENVÍO” y “CLICK”, debe tenerse como fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. En este sentido, la Sala estima que la marca cuestionada “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” es de fantasía, debido a que contiene una partícula de fantasía, de manera que las marcas enfrentadas no pueden cotejarse desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser la primera de fantasía. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. 24 https://dle.rae.es/clic?m=form, consultado el 2 de agosto de 2024. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “ENVIA”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección25, cuando razonó así: 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.
Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.
Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.
Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto. Finalmente, la Sala observa que la SIC no vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, debido a que no se probó violación alguna al debido proceso y teniendo en cuenta que el registro como marca del signo cuestionado fue concedido conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares26, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15027 de la Decisión 48628. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “ENVÍOCLICK COMPARA, AHORRA Y ENVÍA”, para amparar servicios de las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 27 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de agosto de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00303-00 Actora: COLVANES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.