11001032400020200031000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: GLORIA S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE EL SIGNO “GLORIA MOOSTER”, DE LA ACTORA Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “MONSTER ENERGY”, “JAVA MONSTER”, “X-PRESSO MONSTER”, “MONSTER RIPPER”, “MONSTER REHAB”,” MONSTER UNLEADED”, “MONSTER DETOX”, “JUICE MONSTER”, “MONSTER ENERGY UNLEADED” y “MONSTER JUICE”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GLORIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 26876 de 9 de julio de 2019, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio1; y 74667 de 16 de diciembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “GLORIA MOOSTER”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 5 de diciembre de 2018 solicitó el registro como marca del signo mixto “GLORIA MOOSTER”, para distinguir productos en la Clase 292 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Leche saborizada […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 26876 de 9 de julio de 2019, el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “GLORIA MOOSTER”, para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas “MONSTER ENERGY”, “JAVA MONSTER”, “X-PRESSO MONSTER”, “MONSTER RIPPER”, “MONSTER REHAB”, “MONSTER UNLEADED”, “MONSTER DETOX”, “JUICE MONSTER”, “MONSTER ENERGY UNLEADED” y “MONSTER JUICE”, previamente registradas en las clases 5ª, 30 y 32 ibidem, de propiedad de la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 74667 de 16 de diciembre de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado es lo suficientemente distintivo y, además, no se tuvo en cuenta en el análisis el aspecto conceptual de la palabra “MOOSTER”, 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co frente a las marcas traías a colación para negar de oficio su registro, esto es, “MONSTER”, en el entendido de que la primera es una expresión que no existe en el idioma castellano, siendo una expresión fantasiosa, que pueda llegar a identificar el referido producto, a diferencia de la segunda que se traduce literalmente a la palabra “MONSTRUO”.

Manifestó que la SIC se equivocó al señalar que los elementos gráficos del signo solicitado no le aportaban mayor diferenciación frente a las marcas previamente registradas, de propiedad de la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY, dejando de lado las reglas de cotejo marcario. A su vez, puso de presente que dicha entidad desconoció que la expresión solicitada está conformada por colores y figuras que le otorgan suficiente distintividad, puesto que son elementos característicos pertenecientes a la familia de marcas “GLORIA”.

Para el efecto, pidió tenerse en cuenta los expedientes administrativos SD2018/0098406 y SD2018/0098413, dado que en esos casos también solicitó el registro de dos signos en cuyo conjunto comprendían la expresión “GLORIA” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, y en los que fue procedente su registro, a pesar de que todos versan sobre marcas similares.

Aseguró que el signo mixto “GLORIA MOOSTER” es distintivo, comoquiera que sí permite distinguir el producto que pretende identificar frente a los de los competidores en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que analizadas las expresiones confrontadas el signo solicitado, “GLORIA MOOSTER”, reproduce en gran medida el elemento común de las marcas opositoras que contienen la expresión “MONSTER” y aunque presente una variación ortográfica, ésta no resulta suficientemente significativa.

Aseguro que las partículas “MOOSTER” / “MONSTER”, coinciden en el uso de casi todas sus vocales (OO-E/O-E) y las mismas consonantes (M-S-T-R), las cuales guardan igual disposición dentro de los conjuntos marcarios, de manera tal que al ser pronunciados generan un impacto sonoro casi idéntico. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que si bien el signo solicitado incorpora dentro de su conjunto la expresión “GLORIA”, la cual corresponde a una marca previamente registrada, analizándola en conjunto es claro que el elemento predominante en razón a su tamaño y disposición es la expresión “MOOSTER”, la cual presenta semejanzas muy estrechas a nivel ortográfico y fonético con el elemento común de la familia de marcas “MONSTER”.

Señaló que si bien las expresiones enfrentadas identifican productos comprendidos en diferentes clases del nomenclador, esto es, 29, 30 y 32, corresponden a elementos de un mismo género, por lo que el consumidor equivocadamente entenderá que el empresario encargado de un determinado tipo de artículos ha incursionado dentro del mismo género para otro sector.

II.-2. La sociedad MONSTER ENERGY COMPANY., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 4 Mediante auto admisorio de 30 de septiembre de 2020, visible a folios 32 a 36 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrante a folio 40, ibidem. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de 30 de septiembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda y, además, reiteró que si bien la expresión “MOOSTER”, es visualmente similar a la partícula “MONSTER”, la SIC no tuvo en cuenta en el cotejo el aspecto conceptual, pues la primera no tiene un significado y, por ende, es de fantasía, mientras que la segunda corresponde en el idioma español a “MONSTRUO”.

Sostuvo que la SIC desestimó la distintividad que le imprime al conjunto marcario la partícula “GLORIA”, ubicada en la parte superior y que el consumidor la asociaría fácilmente con toda su línea de productos identificados la familia de marcas que incluyen dicha palabra. IV.-2. La parte demandada reiteró que el signo solicitado “GLORIA MOOSTER” reproduce en gran medida el elemento común de las marcas previamente registradas consistente en la expresión “MONSTER”; y que aunque presente una variación ortográfica, ésta no resulta suficientemente significativa para que en caso de coexistencia no se presente riesgo de confusión. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que tanto el signo cuestionado como las marcas previamente registradas identifican bebidas, por lo que no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de productos del mismo género.

IV.-3. El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 06 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que entre las expresiones enfrentadas se presentan similitudes que pueden causar confusión en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que el signo solicitado se compone de la expresión “GLORIA MOONSTER” y las marcas registradas tienen como elemento común la palabra “MONSTER”.

Manifestó que en el presente caso el signo y las marcas comparadas distribuyen el mismo tipo de productos, por lo que hay lugar a predicar entre ellos una relación de complementariedad. IV.-4. En esta etapa procesal, la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 7 Proceso 340-IP-2021. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos […] 3.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Si en la marca mixta respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas en el literal a) del párrafo 2.4 del presente acápite […]”. 4.

Familia de marcas […] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] 5. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 5.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 26876 de 9 de julio de 2019 y 74667 de 16 de diciembre de 2019, denegó el registro como marca del signo mixto “GLORIA MOOSTER” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas previamente registradas en las clases 5ª, 30 y 32 ibidem, “MONSTER ENERGY”, “JAVA MONSTER”, “X-PRESSO MONSTER”, “MONSTER RIPPER”, “MONSTER REHAB”, “MONSTER UNLEADED”, “MONSTER DETOX”, “JUICE MONSTER”, “MONSTER ENERGY UNLEADED” y “MONSTER JUICE”, de propiedad de la sociedad MONSTER ENERGY 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMPANY; y que entre los productos que distinguían existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, no se tuvo en cuenta en el análisis el aspecto conceptual de la palabra “MOOSTER”, frente a las marcas traías a colación para negar de oficio su registro, esto es, “MONSTER”, en el entendido de que la primera es una expresión que no existe en el idioma castellano, siendo una expresión fantasiosa, que pueda llegar a identificar el referido producto, a diferencia de la segunda que se traduce literalmente a la palabra “MONSTRUO”.

A su vez, puso de presente que dicha entidad desconoció que la expresión solicitada está conformada por colores y figuras que le otorgan suficiente distintividad, puesto que son elementos característicos pertenecientes a la familia de marcas “GLORIA”. Por su parte, la SIC indicó que analizadas las expresiones confrontadas, el signo solicitado “GLORIA MOOSTER” reproduce en gran medida el elemento común de las marcas previamente registrada que contienen la expresión “MONSTER”; y que aunque presente una variación ortográfica, ésta no resulta suficientemente significativa. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguro que las partículas “MOOSTER” / “MONSTER”, coinciden en el uso de casi todas sus vocales (OO-E/O-E) y las mismas consonantes (M-S-T-R), las cuales guardan igual disposición dentro de los conjuntos marcarios, de manera tal que al ser pronunciados generan un impacto sonoro casi idéntico.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 1518 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […] y “[…] para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 8 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SIGNO MIXTO CUESTIONAD09 MONSTER ENERGY JAVA MONSTER X-PRESSO MONSTER MONSTER RIPPER MONSTER REHAB MONSTER UNLEADED MONSTER DETOX JUICE MONSTER MONSTER ENERGY UNLEADED MONSTER JUICE MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS10 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “GLORIA MOOSTER”, como lo es el cuestionado, con unas marcas nominativas, “MONSTER ENERGY”, “JAVA MONSTER”, “X- PRESSO MONSTER”, “MONSTER RIPPER”, “MONSTER REHAB”,” MONSTER UNLEADED”, “MONSTER DETOX”, “JUICE MONSTER 9 Índice 4 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 10 Índice 4 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MONSTER ENERGY UNLEADED” y “MONSTER JUICE”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, “GLORIA MOOSTER”, “MONSTER ENERGY”, “JAVA MONSTER”, “X-PRESSO MONSTER”, “MONSTER RIPPER”, “MONSTER REHAB”,” MONSTER UNLEADED”, “MONSTER DETOX”, “JUICE MONSTER”, “MONSTER ENERGY UNLEADED” y “MONSTER JUICE”, respecto a 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo solicitado “GLORIA MOOSTER” y la marca opositora “MONSTER ENERGY”, cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo cuestionado, “GLORIA MOOSTER”, se conforma por dos (2) palabras, cinco silabas (GLO-RIA-MO-OS-TER), trece (13) letras (G-L-O-R-I-A-M-O-O-S-T-E-R), siete consonantes (G-L-R- M-S-T-R) y seis (6) vocales (O-I-A-O-O-E), mientras que la marca previamente registrada “MONSTER ENERGY” está compuesta por dos palabras (2), cinco (5) sílabas (MO-NSTER-E-NER-GY), trece (13) letras (M-O-N-S-T-E-R-E-N-E-R-G-Y), nueve (9) consonantes (M-N-S-T-R-N-R-G-Y) y cuatro (4) vocales (O-E-E-E).

Igualmente ocurre frente a la marca “JAVA MONSTER”, pues cuentan con diferentes palabras y raíces, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por dos palabras (2), cuatro (4) sílabas (JA-VA-MO-NSTER), once (11) letras (J-A-V-A-M-O-N-S-T-E-R), siete (7) consonantes (J-V-M-N-S-T-R) y cuatro (4) vocales (A-A-O-E). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, frente a la marca “X-PRESSO MONSTER” debido a que cuentan con diferentes palabras y raíces, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por tres palabras (3), cinco (5) sílabas (X-PRES-SO-MO-NSTER), un signo guion (-), catorce (14) letras (X-P-R-E-S-S-O-M-O-N-S-T-E-R), diez (10) consonantes (X-P-R-S-S-M-N-S-T-R) y cuatro (4) vocales (E-O-O-E).

Frente a la marca “MONSTER RIPPER”, también cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por dos palabras (2), cinco (5) sílabas (MO-NSTER-RI-P-PER), trece (13) letras (M-O-N-S-T-E-R-R-I-P-P-E-R), nueve (9) consonantes (M-N-S-T-R-R-P-P-R) y cuatro (4) vocales (O-E-I-E).

Igualmente ocurre con la marca “MONSTER REHAB”, pues cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por dos palabras (2), cuatro (4) sílabas (MO-NSTER-RE-HAB), doce (12) letras (M-O-N-S-T-E-R-R-E-H-A-B), ocho (8) consonantes (M- N-S-T-R-R-H-B) y cuatro (4) vocales (O-E-E-A). 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, frente a la marca “MONSTER UNLEADED” ya que cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues esta última está compuesta por dos palabras (2), seis (6) sílabas (MO-NSTER-UN- LE-A-DED), quince (15) letras (M-O-N-S-T-E-R-U-N-L-E-A-D-E- D), nueve (9) consonantes (M-N-S-T-R-N-L-D-D) y seis (6) vocales (O-E-U-E-A-E).

Frente a la marca “MONSTER DETOX”, también cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por dos palabras (2), cuatro (4) sílabas (MO-NSTER-DE-TOX), doce (12) letras (M-O-N-S-T-E-R-D-E-T-O-X), ocho (8) consonantes (M- N-S-T-R-D-T-X) y cuatro (4) vocales (O-E-E-O).

Igualmente ocurre frente a la marca “JUICE MONSTER”, pues cuentan con diferentes palabras y raíces, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por dos palabras (2), cuatro (4) sílabas (JUI-CE-MO-NSTER), doce (12) letras (J-U-I-C-E-M-O-N-S-T-E-R), siete (7) consonantes (J-C-M- N-S-T-R) y cinco (5) vocales (U-I-E-O-E). 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, frente a la marca “MONSTER ENERGY UNLEADED” dado que cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por tres palabras (3), nueve (9) sílabas (MO-NSTER-E- NER-GY-UN-LE-A-DED), veintiún (21) letras (M-O-N-S-T-E-R-E- N-E-R-G-Y-U-N-L-E-A-D-E-D), trece (13) consonantes (M-N-S-T- R-N-R-G-Y-N-L-D-D) y ocho (8) vocales (O-E-E-E-U-E-A-E).

Frente a la marca “MONSTER JUICE”, también cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por dos palabras (2), cuatro (4) sílabas (MO-NSTER-JUI-CE), doce (12) letras (M-O-N-S-T-E-R-J-U-I-C-E), siete (7) consonantes (M- N-S-T-R-J-C) y cinco (5) vocales (O-E-U-I-E).

En efecto, a diferencia de las marcas previamente registradas, el signo solicitado está compuesto en su inicio por la palabra “GLORIA”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hacen registrable al signo cuestionado “GLORIA MOOSTER”, frente a las marcas previamente registradas “MONSTER ENERGY”, “JAVA MONSTER”, “X-PRESSO MONSTER”, “MONSTER RIPPER”, “MONSTER REHAB”,” MONSTER UNLEADED”, “MONSTER DETOX”, “JUICE MONSTER”, “MONSTER ENERGY UNLEADED” y 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MONSTER JUICE”, y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que el signo cuestionado al estar acompañado en su inicio con la palabra “GLORIA”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor11, por lo que la expresión “GLORIA” del signo cuestionado, “GLORIA MOOSTER”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. En otras palabras, la palabra “GLORIA” del signo cuestionado, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente 11 Criterio señalado por la Sala en sentencias de 24 de septiembre y 22 de octubre de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2012-00215-00 y 2011-00027-00, CP.

Nubia Margoth Peña Garzón. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”12. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la palabra “GLORIA”, que hace parte del signo cuestionado, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER– GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER– GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER– GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER– GLORIA MOOSTER – JAVA MONSTER GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER– GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER– GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER– GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER– GLORIA MOOSTER – X-PRESSO MONSTER GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER – GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER – GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER – GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER – GLORIA MOOSTER – MONSTER RIPPER GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB – GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB – GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB – GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB – GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER UNLEADED GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB – GLORIA MOOSTER – MONSTER REHAB GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX – GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX – GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX – GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX – GLORIA MOOSTER – MONSTER DETOX GLORIA MOOSTER – JUICE MONSTER– GLORIA MOOSTER –JUICE MONSTER GLORIA MOOSTER – JUICE MONSTER– GLORIA MOOSTER –JUICE MONSTER GLORIA MOOSTER – JUICE MONSTER– GLORIA MOOSTER –JUICE MONSTER GLORIA MOOSTER – JUICE MONSTER– GLORIA MOOSTER –JUICE MONSTER GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED – GLORIA MOOSTER – MONSTER ENERGY UNLEADED GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE– GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE– GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE– GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE– GLORIA MOOSTER – MONSTER JUICE De lo anterior, se advierte que el hecho de que el signo y las marcas cotejadas tengan raíces diferentes, hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.13 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “GLORIA” que hace parte del signo cuestionado según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: “[…] 1. f. Reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona […]”14. 13 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 14https://dle.rae.es/gloria, consultado el 28 de febrero de 2024. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, si bien es cierto que como lo afirma la actora que el término “MONSTER”, que hace parte de las marcas previamente registradas, proviene del idioma inglés, el cual traduce “MONSTRUO”, también lo es que su significado no es del conocimiento común o de uso generalizado,15 por lo que se considera como signo de fantasía; igual ocurre con las demás partículas “ENERGY”, “JAVA”, “X-PRESSO”, “RIPPER”, “REHAB”, ”UNLEADED”, “DETOX” y “JUICE”; y “MOOSTER” que componen respectivamente las marcas opositoras y el signo cuestionado, porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Así las cosas y comoquiera que las marcas previamente registradas y el signo cuestionado contienen expresiones de fantasía, la Sala considera que el signo y las marcas previamente registradas no pueden cotejarse desde este aspecto.

Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el signo cuestionado, “GLORIA MOOSTER”, es lo 15 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de la palabra “MONSTER” sea de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. Reiterado en sentencia de 10 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2015-00470-00. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suficientemente distintivo y diferente de las marcas previamente registradas.

Ahora, cabe señalar que la parte demandada señaló que las marcas previamente registradas pertenecen a una familia de marcas que contienen la expresión “MONSTER”. Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2.

Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.

(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “MONSTER” en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY, que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla, entre otras: EXPEDIENTE NÚMS. MARCA ESTADO Titular CLASE 05110254 MONSTER ENERGY Registrada MONSTER ENERGY COMPANY 32 06055532 JAVA MONSTER Registrada MONSTER ENERGY COMPANY 32 13003427 JUICE MONSTER Registrada MONSTER ENERGY COMPANY 32 14278244 MONSTER REHAB Registrada MONSTER ENERGY COMPANY 32 Como se puede advertir, la sociedad MONSTER ENERGY COMPANY cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “MONSTER”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien la expresión “MONSTER” hace parte de una familia de marcas, también lo es que, como se determinó anteriormente, entre el signo cuestionado y las marcas en conflicto no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión16. En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado, “GLORIA MOOSTER”, la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre el signo y las marcas enfrentadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 16 Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 15 de febrero de 2024, expediente identificado con el número único de radicación 2020-00341-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201617, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [ ]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 26876 de 9 de julio y 74667 de 16 de diciembre de 2019, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “GLORIA MOOSTER”, solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de marzo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00310-00 Actora: GLORIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.