CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Inversiones Grupo Aval Chile S.A. Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 1357 de 8 de marzo de 20191, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó parcialmente la Resolución 28785 de 24 de mayo de 2017 y se concedió el registro como marca del signo mixto “AVLA” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1357 del 8 de marzo de 2019 expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual se revocó parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 28785 (sic) 24 de mayo de 2017 y en su lugar, se concedió el registro de la marca AVLA (mixta) para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Segunda: Que, como consecuencia de la nulidad de la Resolución No. 1357 del 8 de marzo de 2918, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Secretaria General, cancelar el certificado de registro que se 1 Folios 43 a 65 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 2 a 30 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio asigne a la marca AVLA (mixta) en Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del CPACA […]”3 (mayúsculas y negrillas del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A. depositó sus nombres comerciales “ALIANZA AVAL”, “AVAL”, “GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.” y “SERVICIO AVAL”, y registró la familia de marcas mixtas y nominativas “AVAL” para identificar productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Manifestó que, el 19 de octubre de 2016, la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “AVLA” para identificar productos comprendidos en la clase 16. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A. presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus nombres comerciales y marcas previamente registradas. 6.

Anotó que, mediante la Resolución 28785 de 24 de mayo de 2017, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC reconoció la notoriedad del singo “GRUPO AVAL” para identificar productos financieros; declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A.; y negó el registro como marca del signo mixto “AVLA” a la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. para identificar los mencionados productos, frente a lo cual el tercero con interés en el resultado del proceso presentó recurso de apelación. 7.

Anotó que, mediante la Resolución 1357 de 8 de marzo de 2019, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC revocó parcialmente la Resolución 28785 y dispuso conceder el registro como marca del signo mixto “AVLA” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. 3 Folios 3 a 4 C pp. 4 Folios 151 a 154 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación5 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Ley 1437 de 2011, artículo 77 y;

(ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136 literales a) y h) y 224. I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “AVLA” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus nombres comerciales “ALIANZA AVAL”, “AVAL”, “GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.” y “SERVICIO AVAL” y la familia de marcas mixtas y nominativas “AVAL” para identificar productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36 y 41, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y h) y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.

Sostuvo que los signos en conflicto son similarmente confundibles desde los aspectos ortográfico y fonético, lo que genera riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. 11. Precisó que la variación consistente en cambiar de posición las últimas dos letras “A/L”, no reviste al signo solicitado de la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor lo diferencie de la marca previamente registrada “GRUPO AVAL” y la familia de marcas “AVAL”. 12.

Mencionó que la SIC no fundamentó su estudio en jurisprudencia relacionada con marcas notorias, sino que examinó interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se refieren a un cotejo marcario simple. 13. Anotó que su familia de marcas “AVAL” junto con la marca solicitada “AVLA” utilizarán los mismos canales de comercialización, medios de publicidad y divulgación, por lo que existe una evidente conexidad competitiva entre los signos distintivos. 14.

Aseguró que la solicitud de registro de la marca “AVLA” se efectuó de mala fe, pretendiendo la sociedad solicitante aprovecharse indebidamente del prestigio y reputación de la marca notoria “AVAL” y, con ello, generar dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 5 Folios 154 a 173 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 15.

Finalmente, consideró que la SIC desconoció el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que el recurso de apelación fue interpuesto por Andrés Felipe Zapata Ocampo en calidad de apoderado de la sociedad AVLA S.A.; sin embargo, el solicitante de la marca “AVLA”, fue la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A., por lo que la persona que formuló el recurso de apelación no estaba legitimada para adelantarlo.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio6 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el acto administrativo demandado fue expedido con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 17.

Mencionó que la coincidencia en las letras A-V-A-L, invertidas las dos últimas, no es precepto que determine de manera directa la irregistrabilidad del signo solicitado. 18. Subrayó que las marcas que sirven como sustento a la oposición presentada, no están conformadas de manera exclusiva por la palabra “AVAL”, sino que esta se encuentra acompañada de otros elementos bien sea gráficos o nominativos.

En este sentido, no existe una reproducción cuyo uso sea susceptible de generar confusión o asociación, así como tampoco se encuentra demostrado dentro del expediente como podría diluirse la fuerza distintiva de la marca que se ha reconocido como notoria. 19. Finalmente, indicó que las marcas confrontadas no generan en el consumidor un riesgo de confusión, siendo este capaz de discernir entre ambas expresiones y no confundirse entre la marca notoria y la solicitada a la hora de adquirir los productos identificados por una y otra en el mercado.

II.2. Contestación de la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. 20. La sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada del auto admisorio7, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda. III. TRÁMITE DEL PROCESO 21.

La sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 31 de julio de 20198 en contra de la Resolución 1357 de 8 de marzo de 2019, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 6 Folios 382 a 390 C 2. 7 Folio 326 C 2. 8 Folio 2 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 22.

Mediante auto de 19 de diciembre de 20199 se inadmitió la demanda. A través de auto de 30 de junio de 202010 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. El 27 de agosto de 202011 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 23.

A través de auto de 23 de febrero de 202112 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 136 literales a) y h) y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 95-IP-2021 de 25 de agosto de 202113, en la que interpretó los artículos 136 literales a) y h) y 224, de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 151, 228 y 230 ibidem, referentes a la marca notoria.

Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que serán interpretados por ser pertinentes. De oficio se interpretarán los Artículos 151, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la conexión entre productos y/o servicios y la notoriedad de la marca. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 9 Folios 315 y vto. C 2. 10 Folios 321 a 322 C 2. 11 Folio 337 C 2. 12 Índice 21 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 13 Índice 29 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […] 3. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 3.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos y servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 4.

Familia de marcas […] 4.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 5.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […] 5.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable […] (mayúscula y negrilla del original). 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 25.

Por auto de 19 de octubre de 202114 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 19 de noviembre de 202115. 26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados y se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27.

En el término para alegar de conclusión, la sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A.16 y la SIC17 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. guardó silencio. 28. Mediante concepto 21-18718, el Ministerio Público consideró que no era posible acceder a las pretensiones de la demanda por cuanto no existía confundibilidad y riesgo de asociación. 29.

Mediante auto de 17 de junio de 202519 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 710.376 correspondiente a la marca mixta “AVLA”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 30.

En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 1° de julio de 202520, la SIC informó que la marca mixta “AVLA”, con registro marcario 710.376, se encontraba cancelado. El 1° de julio de 202521 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 31. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única 14 Índice 31 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 15 Índice 39 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 42 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 40 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 18 Índice 41 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 19 Índice 48 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 20 Índice 52 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 21 Índice 55 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 22 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resolución 1357 de 8 de marzo de 2019, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó parcialmente la Resolución 28785 de 24 de mayo de 2017 y se concedió el registro como marca del signo mixto “AVLA” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. 33.

La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “AVLA” concedida para identificar productos de la clase antes mencionada, a favor de la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A., los nombres comerciales “ALIANZA AVAL”, “AVAL”, “GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.” y “SERVICIO AVAL” y la familia de marcas mixtas y nominativas “AVAL” que identifican productos y servicios de las clases 9ª, 35, 36 y 41 de titularidad de la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. 34.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 35. La demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 1357 de 8 de marzo de 201923, por medio de la cual se revocó parcialmente la Resolución 28785 de 24 de mayo de 2017 y se concedió el registro como marca del signo mixto “AVLA” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 36. Previo a resolver, la Sala advierte que, mediante la Resolución 69359 de 6 de octubre de 202224, el director de Signos Distintivos de la SIC resolvió cancelar la marca mixta “AVLA”25, del tercero con interés en el resultado del proceso, por solicitud de la sociedad Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 23 Folios 43 a 65 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 24 Consulta realizada el 28 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 25 Certificado 710.376. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 37.

En cumplimiento de lo ordenado en el auto de 17 de junio de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual de la marca mixta “AVLA”26, en el que se constata que la misma fue cancelada tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 38.

Al respecto, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 1° de julio de 202527, frente a lo cual, las partes guardaron silencio. 39. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”. 26 Ibidem. 27 Índice 5 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 40.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto). 41.

Como se observa, la norma comunitaria señala que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 42.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. […] Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 43.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 44.

Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 45. Nótese, entonces que, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 46.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 47. En este orden de ideas, la Sala no puede analizar la legalidad de la Resolución Resolución 1357 de 8 de marzo de 2019 por medio de la cual la SIC revocó parcialmente la Resolución 28785 de 24 de mayo de 2017 y se concedió el registro como marca del signo mixto “AVLA” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Inversiones Grupo Aval Chile S.A. Ello, comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 48.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201928, en la que se indicó, con sustento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(negrilla fuera de texto). 49. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio derechos, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya29. 50.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 51.

En tal sentido, esta Sala de Decisión30, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […]” (negrilla fuera de texto). 52.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202031, la Sala argumentó lo siguiente: “[…] Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 29 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017.

Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020.

Rad.: 2012-00295-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]” (negrilla fuera de texto). 53.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario es cancelado por falta de uso dentro del término legal, o caducado por falta de renovación, se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00337-00 Demandante: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.