1 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros con interés: GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S.A. Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES SALVAMENTO DE VOTO Disiento de la decisión adoptada por la Sala en la providencia de 12 de septiembre de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda que se interpretó como en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentada por la sociedad INTERCOM COLOMBIA LTDA en contra de las resoluciones de la SIC que concedieron el registro como marca del signo “Q’HUBO” (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad El País S.A. En la sentencia de la cual me aparto se consideró que la marca cuestionada no se encontró incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues, aunque entre aquella y la marca previamente registrada “Q’HUBO” (mixta) para distinguir servicios en la clase 38 internacional de Intercom Colombia LTDA, existe identidad de tipo ortográfico, fonético y conceptual, entre los servicios y productos que cada una distingue no se observó conexidad competitiva, y en consecuencia, las confrontadas logran coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las razones por las que discrepo de lo decidido se concretan en la propuesta de decisión que inicialmente presenté a consideración de la Sala, la cual no logró la mayoría de los votos necesaria para su aprobación. El texto de la referida ponencia presentada es el siguiente: “II.4.2.2.1.
Así pues, corresponde abordar el análisis de los signos confrontados respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada Q ´ H U B O 1 2 3 4 5 6 Marca opositora Q ´ H U B O 1 2 3 4 5 6 De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre los vocablos “Q´HUBO” y “Q´HUBO” existe identidad ortográfica, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.
II.4.2.2.2. En cuanto a la similitud fonética, se advierte que la expresión “Q´HUBO”, al momento de pronunciarse se escucha así: “qué hubo”, expresión que en el lenguaje cotidiano se contrae en una sola palabra que se pronuncia “quiubo”. En consonancia con la conclusión anterior, es evidente que en este punto también existe identidad entre los signos cotejados.
II.4.2.2.3. Por otra parte, en cuanto al aspecto conceptual o ideológico, la Sala observa que, habida cuenta de referida pronunciación del signo, la expresión “quiubo” corresponde a un americanismo con el siguiente significado: “(De ¿qué hubo?). a. ǁ~. fórm. CR, Pa, Co, Ec. Se usa como saludo. pop.”1, de tal manera que trae a la mente del consumidor una idea de saludo coloquial.
En la medida en que la expresión en la misma, igualmente es claro que las marcas presentan identidad ideológica. 1 De conformidad con la consulta realizada en el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, disponible a través del siguiente vinculo: https://www.asale.org/damer/quiubo 3 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, teniendo en cuenta que tanto la marca opositora y el signo solicitado se componen por la misma expresión, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, habida cuenta de la existencia de identidad entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. II.4.2.2.4. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto de la norma comunitaria, esto es, la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 2018 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una 4 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”2. Sobre este asunto, la Sala precisa que, a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para establecer dicha conexidad.
En el caso de estudio, la marca “Q’HUBO” (nominativa) fue concedida para amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] periódicos, revistas, suplementos y toda clase de artículos de papel, cartón, papelería, toda clase de artículos impresos, fotografías; adhesivos para papelería; y material de instrucción o de enseñanza. [ ]”.
Por su parte, la marca previamente registrada “Q`HUBO” (mixta) distingue los siguientes productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] “prestación, operación, explotación, organización, y gestión de servicios telefónicos, fax, bipper, correo de voz”. [ ]”3. En este punto, sea del caso advertir que, de las pruebas que conforman el expediente de la referencia es posible afirmar que la marca mixta “Q’HUBO” de la demandante comercializa, particularmente, tarjetas de servicios de comunicación prepago móvil, con las cuales, en lugar de contratar una tarifa mensual, el consumidor paga previamente una cantidad que puede consumir cuando requiere hacer llamadas o conectarse a internet, tal como se observa de la siguiente imagen4: En ese orden, la Sala encuentra que, aunque se trata de registros marcarios que amparan productos en distintas clases del nomenclátor internacional, lo cierto es que, al tratarse de una marca compuesta por una expresión idéntica, a saber, “Q`HUBO” existe riesgo de confusión y asociación en el consumidor promedio. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 3 En este punto, valga poner en consideración que esta marca fue objeto de cancelación parcial por no uso mediante resolución número 41551 de 2013, reduciendo su cobertura a los productos que aquí se presentan. 4 Visible en la página 189 del anexo número 2 disponible en el índice número 69 del expediente de la referencia en SAMAI. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicha conclusión se desprende, principalmente, en el hecho consistente en que los productos amparados comparten canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, como lo son las tiendas de barrio, papelerías, misceláneas y en puestos de venta ambulantes.
Así pues, en aquellos establecimientos de comercio en donde un consumidor promedio pretende adquirir revistas, periódicos y otros artículos impresos de papelería, puede encontrar servicios de telefonía móvil prepagada, particularmente las tarjetas prepago móvil. En igual sentido, tanto los productos que pretende distinguir la marca cuestionada como los servicios ofrecidos por la marca de la demandante se publicitan, principalmente, a través de medios de comunicación como televisión, radio, e incluso periódicos y volantes publicitarios.
En otras palabras, un consumidor promedio puede encontrar en una papelería de barrio publicidad de la marca que comercializa tarjetas prepago móvil, por lo que lograría realizar la compra de estos servicios en el mismo establecimiento que encontraría venta de revistas y/o periódicos. Por lo anterior, la Sala considera que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, con un mínimo nivel de atención al adquirir productos y servicios, podría pensar que tanto las revistas o periódicos como las tarjetas prepago móvil son comercializadas por el mismo empresario, es decir, no lograría identificar el origen empresarial real entre las marcas confrontadas, que, por más, resultan ser nominativamente idénticas.
Al respecto, en relación con los tipos de consumidores, la jurisprudencia andina ha reiterado que al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y evaluar su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios5: “(i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. 5 43-IP-2021. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.” Entonces, tal como se advirtió con anterioridad, como en el presente asunto debe realizarse el estudio respecto del criterio que aplicaría un consumidor medio, hay lugar a afirmar que aquellos, al encontrarse con los productos de las marcas idénticas en un mismo establecimiento de comercio, puedan hallar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos que pretenden distinguir los respectivos registros marcarios.
De acuerdo con lo anterior, resulta posible colegir que existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que pretenden distinguir las marcas confrontadas, y en ese orden, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero con interés. En virtud de lo anterior, es evidente que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, en razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor medio en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular.
Frente a la confusión indirecta, esta Sección, en la sentencia6 de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[ ] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
( ) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González; radicado número 11001 03 24 000 2008 00065 00. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[ ]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
En este orden de ideas, con la expedición de las resoluciones demandadas se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de manera que no le asistió razón a la SIC al conceder el registro del signo nominativo cuestionado “Q`HUBO” para amparar los productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, ante la existencia de una marca mixta previamente registrada “Q’HUBO” que distingue servicios en la clase 38 del nomenclátor internacional.
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “Q`HUBO” (mixta) para identificar servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Intercom Colombia Limitada. Así lo ha señalado el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina7 en numerosas interpretaciones prejudiciales: “[ ] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). [ ]”. Ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 20168.
II.4.2.2.4. Por último, la Sala analizará la pretensión presentada por la parte actora encaminada a que se ordene a la sociedad El País S.A., ahora, Grupo Nacional de Medios S.A. titular de la marca cuestionada, suspender la impresión, comercialización, distribución, venta y uso de la marca “Q'HUBO” (nominativa) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto, valga recordar que el debate propio de la acción de nulidad relativa, como la que aquí se estudia, obedece al examen de legalidad de un acto administrativo que concedió el registro como marca de un signo que se encuentra incurso en una de las causales de irregistrabilidad previstas por la norma comunitaria, particularmente, las que se encuentran en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, o cuando dicho registro se hubiere efectuado de mala fe.
De modo que dicha acción no se encuentra erigida para pronunciarse sobre las conductas que 7 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59- IP- 2001. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00.
En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]” 8 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posiblemente puedan realizar los titulares de un registro marcario declarado nulo con posterioridad a la providencia que se dicte dentro del caso concreto.
En ese orden, resulta posible colegir que la pretensión formulada por la actora no encuentra cabida en el presente asunto, como quiera que con ella se intenta la adopción de medidas que restrinjan las eventuales conductas que pudiera realizar la parte a la cual se le declara nulo el acto administrativo que le concedió una marca y se cancela el registro de la misma con posterioridad a la sentencia. En ese orden, si eventualmente se continua con el uso de la marca cancelada sería una discusión relacionada con la infracción de derechos de propiedad industrial y no frente a la litis que involucra este asunto, la cual, como se advirtió, se encuentra encaminada al estudio de la legalidad del acto administrativo que concedió la marca “Q’HUBO” (nominativa) para distinguir productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.4.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas y los productos que distinguen existe similitud y conexidad competitiva susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor, y por consiguiente no resulta posible su coexistencia pacífica en el mercado.
Por lo tanto, es claro que el acto acusado vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. II.4.4. CONDENA EN COSTAS La demandante solicitó como pretensión que se condenara en costas a la entidad demandada. Al respecto, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, la Sala observa que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: ADECUAR la demanda formulada en ejercicio de la acción de nulidad de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, a la de nulidad relativa en los términos del inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones números 10692 del 7 de abril de 2008 “Por la cual se decida una solicitud de registro de marca”, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca "Q'HUBO” para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Grupo Nacional de Medios S.A., 24378 del 16 de julio de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 29606 del 20 de agosto de 2008 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” que confirmaron la decisión de conceder el registro cuestionado, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro número 360951 correspondiente a la marca “Q`HUBO” (nominativa) para distinguir los 9 Radicado: 11001 03 24 000 2009 00627 00 Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos es la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Grupo Nacional de Medios S.A.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
SÉPTIMO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
OCTAVO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.” En esos términos me permito, con todo respeto, manifestar mi salvamento de voto, Fecha ut supra. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.