1 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: GRUPO LEPETIT S.A.S. Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, en ejercicio de la acción de nulidad relativa de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, contra la resolución número 61440 del 30 de noviembre 2009, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa “CUMARIN” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio1.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: 1 En adelante, SIC. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY 1.1. Pretensiones “1. Que es nula la resolución 61440 del 30 de noviembre de 2009, proferida por la Jefe de la División (Hoy Dirección) de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió registro de marca para el signo CUMARIN para identificar “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina y la higiene íntima y otros productos para uso médico que no se incluyen en otras clases; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos y bebidas dietéticas par uso médico; alimentos para bebes: emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales definíos, fungicidas, herbicidas” productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 391.338 para la marca CUMARIN en la clase 5 internacional 3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia 4.

Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo.” 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: 1.2.1. La sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S., solicitó el día 21 de mayo de 2009, ante la División de Signos Distintivos de la SIC, el registro de la marca nominativa "CUMARIN", para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el número de expediente 09-052140. 1.2.2.

El extracto de la solicitud de registro de la marca fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 606 del 31 de julio de 2009, y estando dentro del término legal no se presentaron oposiciones. 1.2.3. La SIC expidió la resolución 61440 del 30 de noviembre de 2009, suscrita por la Directora de Signos Distintivos, mediante la cual concedió el registro de la marca nominativa "CUMARIN“, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora manifestó que con el acto controvertido la entidad demandada vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 3 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY En primer lugar, señaló que la marca “CUMARIN” ofrece un alto riesgo de asociación frente a la marca “COUMADIN”, puesto que en su consideración era evidente que el público no la entendería como una marca distinta a la marca cuestionada, sino como una nueva versión de la marca prioritaria y por lo tanto le atribuiría a los productos que distinguen, un mismo origen empresarial en razón a su evidente semejanza y de igual manera manifestó que existió mala fe por parte de la demandada al momento de la solicitud marcaría ante la SIC.

II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de marzo 15 de 2013 el entonces Magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas. Igualmente ordenó la notificación a la sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S., y al Ministerio Público. 2.2.

De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda señalando que la comparación de los signos nominativos CU-MA-RIN/CO- U-MA-DIN CU-MARIN/CO-U-MA-DIN SALSINA/CO-U-MA-DIN apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, acorde con el ejercicio aplicado al interior de la actuación administrativa, era claro que no causaban una impresión de semejanza o de relación entre una y otra de modo que el consumidor no se vería impactado. 2.2.2.

La sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S. no se pronunció dentro del presente proceso. III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 28 de mayo de 2015 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1. De la SIC Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. 4 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY 3.1.2.

Del tercero con interés No existió pronunciamiento frente al tercero con interés en atención a que no contestó la demanda. 3.1.3. De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas, el testimonio del representante legal del tercero con interés y se negaron las demás solicitadas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 12 de septiembre de 2019 se corrió traslado a las partes para que, en el término de diez días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, presentara concepto. 4.1.

La SIC como entidad demandada mediante escrito del 04 de octubre de 2019 presentó alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 4.1.2. La sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S., como tercero con interés, no se pronunció. 4.1.3. La sociedad BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY como demandante, mediante escrito del 6 de octubre de 2019 presentó alegatos de conclusión en los cuales reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.1.4 El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 62-IP-2019. 5 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY VI. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de julio 18 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 391338, correspondiente a la marca nominativa «CUMARIN», cuyo titular es GRUPO LEPETIT S.A.S. A partir de ello, se advirtió que la referida marca se encuentra caducada desde el 1º de diciembre de 2019, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 25 y el 29 de agosto de 2023, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación, de conformidad con la constancia secretarial2 de fecha 04 de septiembre de 2023.

VII CONSIDERACIONES DE LA SALA 7.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia3. 7.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora bien, aunque en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad de los actos administrativos de concesión marcaria conforme a las causales de irregistrabilidad en las que supuestamente incurre la marca, para lo cual se realizaría el análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión, lo cierto es que la marca nominativa «CUMARIN» identificada con el registro marcario núm. 391338, otorgada a favor de la sociedad GRUPO LEPETIT S.A.S., la cual obra como tercero con interés y cuya eventual nulidad se solicitó en este proceso, caducó por falta de renovación. 2 Anotaciones números 116 del expediente digital disponible en el aplicativo SAMAI. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 30 de noviembre de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI4 de la entidad demandada, así: Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa «CUMARIN», cuya nulidad se solicitó en la presente demanda, la cual, como ya se explicó supra, caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, normativa que establece lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera 4 Índice 111 del Sistema de Gestión Documental SAMAI 7 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable al presente caso lo dicho por esta Sección en fallo5 de 18 de febrero de 2021, en el que se precisó que cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, por haber sido promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja6.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo7, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada8.

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora bien, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, 5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2008- 00189-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 6 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 7 Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, número único de radicación 2012-00365-00 (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón). 8 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia9.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó que el registro de la marca nominativa «CUMARIN», cuyo titular es GRUPO LEPETIT S.A.S., y cuya nulidad se solicitó en este proceso se encuentra caducado por falta de renovación, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 9 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013). 9 Radicado: 11001-03-24-000-2011-00353-00 Demandante: BRISTOL MEYERS SQUIBB PHARMA COMPANY Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.