11001032400020140030100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020140030100 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Colombina S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Comestibles Aldor S.A. y Ferrero S.P.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombina S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19263 de 27 de abril de 20091, 33404 de 30 de junio de 20092 y 37692 de 28 de julio de 20093, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 1 Cfr. Folios 25 a 30 2 Cfr. Folios 31 a 33 3 Cfr. Folios 34 a 39 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Colombina S.A. en adelante la parte demandante4, presentó demanda5 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa6, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19263 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”; y 33404 de 30 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la núm. 37692 de 28 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”7, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa NUTY, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Comestibles Aldor S.A. Pretensiones 3.

La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…]2.1 Que es nula la Resolución N 19263 de fecha 27 de abril de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se concedió el registro de la marca NUTY para identificar servicios (sic) de la clase 30 de la Clasificación de Niza. 2.2 Que es nula la Resolución N 33404 de 30 de junio de 2009 proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad opositora Ferrero S.p.A. y confirmó la decisión de conceder el registro de la marca 4 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 2 5 Cfr. Folios 41 a 57 6 Prevista en en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Esta resolución confirmó lo dispuesto en la Resoluciones núm. 19263 de 27 de abril de 2009. 8 Cfr. Folio 28 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 NUTY para identificar servicios (sic) de la clase 30 de la Clasificación de Niza. 2.3 Que es nula la Resolución N 37692 de 28 de julio de 2009 proferida por el Superintendente Delegado de División para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad opositora Ferrero S.p.A. y confirmó la decisión de conceder el registro de la marca NUTY para identificar servicios (sic) de la clase 30 de la Clasificación de Niza. 2.4 Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los Libros de Registro de la División de Signos Distintivos el Registro No. 385565 correspondiente a la marca NUTY en la clase 30, que fue expedido en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución cuya nulidad se pide. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones9: 4.1. Comestibles Aldor S.A. solicitó el 24 de abril de 2007, el registro como marca el signo nominativo NUTY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de mayo de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 576, siendo objeto de oposición por parte de Ferrero S.p.A., con fundamento en sus marcas nominativas y mixtas NUTELLA, que distinguen productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm.19263 de 27 de abril de 2009, concedió el registro como marca del signo nominativo NUTY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Ferrero S.p.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra la Resolución núm. 19263 de 27 de abril de 2009. 9 Cfr. Folios 43 a 45 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 4.5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 33404 de 30 de junio 2009, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19263 de 27 de abril de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 37692 de 28 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19263 de 27 de abril de 2009.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200010. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Afirmó que la parte demandada, con la expedición con los actos administrativos acusados, vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca registrada NUTY no es distintiva y, por ende, carece de fuerza diferenciadora, puesto que reproduce, prácticamente de manera idéntica, la marca previamente registrada NUTTY, de propiedad de la parte demandante. 6.2.

Explicó que la parte demandada hizo una equivocada valoración de la capacidad diferenciadora de la marca concedida comoquiera que, su registro, ha contradicho lo que ha sostenido en muchos casos cuando se ha visto obligada a precisar el riesgo de confusión de marcas gráfica y fonéticamente similares. Segundo Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 10 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 6.3.

Afirmó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusado, violó el literal a) del artículo 136 de Decisión 486 de 2000 por falta de aplicación. Ello, al no tener en cuenta, al momento de decidir sobre la registrabilidad de la marca NUTY, la existencia de la marca NUTTY de su propiedad, la cual se encontraba registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.4.

Mencionó que, si la parte demandada hubiera efectuado la búsqueda de antecedentes y, a partir de ello, haber realizado una comparación de las marcas NUTY y NUTTY, no podría haber concluido que la marca nominativa NUTY podía registrarse. 6.5. Indicó que las marcas cotejadas son muy semejantes en su aspecto ortográfico y visual y absolutamente idénticas desde el punto de vista auditivo, dada su idéntica pronunciación. 6.6.

Sostuvo que las marcas comparadas NUTY y NUTTY presentan una impresión de conjunto de clara semejanza pues, examinadas de manera sucesiva y no simultánea, muestran que es más probable que el consumidor común y corriente confundiera la marca NUTY con la marca NUTTY. 6.7. Finalmente, adujo que un consumidor que haya conocido la marca NUTTY, difícilmente podría concluir, frente a los productos con la marca NUTY, que se trata de marcas diferentes y de propiedad de empresas distintas.

Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 11 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 118 12 Cfr. Folios 112 a 117 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1.

Adujo que, al encontrarse con un único interesado en oponerse en el registro de la marca concedida NUTY, procedió a realizar el examen de registrabilidad de acuerdo a los lineamientos internacionales previstos. 7.2. Indicó que de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, se determina la oportunidad para quién tenga interés legítimo, de oponerse a la solicitud de registro de un signo solicitado como marca. 7.3.

Mencionó que, dentro del expediente del procedimiento administrativo, se advierte que la Dirección de Signos Distintivos de la parte demandada, cumpliendo las reglas y procedimientos internacionales y, una vez garantizando el término previsto en el artículo antes mencionado, procedió a realizar el examen de registrabilidad conforme a lo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000. 7.4.

Explicó que la actuación de la parte demandada fue ajustada a derecho y, particularmente, aplicó en debida forma lo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no se le exigía más que realizar un pronunciamiento frente a las oposiciones presentadas en tiempo y, a partir de ello, realizar el examen de registrabilidad conforme a dichas oposiciones. 7.5.

Concluyó que los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a derecho, fueron expedidos conforme a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas, y no violentan normas de carácter supranacional, pues, en toda la actuación administrativa del registro marcario, se garantizó el debido proceso, el derecho de defensa de los legítimamente interesados y la oportunidad de hacer exigible un derecho como titular de la marca registrada para impedir cualquier vulneración a que hubiese dado lugar con el registro de la marca concedida posteriormente.

Terceros con interés directo en el resultado del proceso. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 8. Comestibles Aldor S.A. y Ferrero S.p.A, en adelante, terceros con interés directo en el resultado del proceso, guardaron silencio en esta oportunidad procesal13. Ministerio Público 9. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal14.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de marzo de 201915, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de abril de 201916, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables. 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 277-IP-2019 de 16 de septiembre de 201917, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 146 y150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán únicamente el Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni legítimo interés en la oposición a un registro de marca […]”18. 13 Cfr. Folio 197 14 Ibidem 15 Cfr. Folios 198 y 199 16 Cfr. Folios 200 a 203 17 Cfr. Folios 237 a 246 18 Cfr. Folio 238 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del Proceso y Audiencia Inicial 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de noviembre de 201919, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal, y convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 15.

El Despacho Sustanciador en la audiencia inicial realizada el día 14 de noviembre de 202920, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión 16. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de noviembre de 2020: i) consideró innecesaria la realización de pruebas; ii) declaró saneado el proceso; iii) consideró innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y iv) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 17.

Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. Intervención del tercero con interés directo en el resultado del proceso 19 Cfr. Folios 248 a 250 20 Cfr. Folios 257 a 273 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 18. Comestibles Aldor S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso alegó de conclusión21, así: 18.1.

Adujo que la parte demandada no vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que la marca nominativa Nuty no es similarmente confundible con la marca Nutty. Ello, teniendo en cuenta que su marca contiene una letra adicional que permite diferenciarlas de forma visual y ortográfica, lo cual conlleva a que no exista riesgo de que el consumidor promedio confunda o asocie las marcas. 18.2.

Informó que, mediante la Resolución 8774 de 2015, la parte demandada decidió cancelar parcialmente por no uso el registro de la marca NUTTY, registrada a nombre de la parte demandante, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir los productos “dulces” de la cobertura.

Consecuentemente, en relación con el requisito de la conexidad competitiva, se puede determinar que los productos identificados por ambos signos no son competitivamente conexos. 18.3. Concluyó que las marcas cotejadas no son semejantes entre sí, no identifican productos relacionados, y no crean un riesgo se confusión y/o asociación entre los consumidores. 19.

Ferrero S.p.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal22. Ministerio Público 20. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.23 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 21 Cfr. Folios 295 y 296 22 Cfr. Folio 304 23 Cfr. Ibidem 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 21.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 277-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 22. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 23. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 24.

Los actos administrativos acusados son los siguientes25: 24.1 La Resolución núm. 19263 de 27 de abril de 200926, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa NUTY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 24.2. La Resolución núm. 33404 de 39 de junio de 200927, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido 24 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 25 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 26 Cfr. Folios 25 a 30 27 Cfr. Folios 31 a 33 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 de confirmar la Resolución núm. 19263 de 27 de abril de 2009 y concedió el recurso de apelación. 24.3.

La Resolución núm. 37682 de 28 de julio de 200928, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19263 de 27 de abril de de la misma. El problema jurídico 25. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda; la contestación a la misma, presentada por la parte demandada; la fijación del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 25.1 Si las Resoluciones núms.19263 de 27 de abril de 2009, 33404 de 30 de junio de 2009 y 37692 de 28 de julio de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa NUTY para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. 25.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa NUTTY, con registro marcario núm. 87466, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y en ese sentido, si la marca concedida cumple con el requisito de distintividad; y, en segundo lugar, si la parte demandada realizó correctamente el examen de registrabilidad. 26.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 150 ibidem. 28 Cfr. Folios 34 a 39 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 27. Asimismo, la Sala advierte que la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 134 la Decisión 486 de 2000; y la parte demandada invocó en su defensa los artículos 146 y 150 ibidem.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente asunto, consideró que “[…] No procede realizar la interpretación de los Artículos 134 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni legítimo interés en la oposición a un registro de marca […]”29 28.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los artículos 134 y 146 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en el literal a) del artículo 136 y el artículo 150 ibidem. 29.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada y a la cancelación del registro concedido. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 30. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena30, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 29 Cfr. Folio 238 30 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200031 de la Comisión de la Comunidad Andina32.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33 31. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido 31 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 32 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 33 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36. Interpretación Prejudicial 277-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019 32.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso37: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y grafica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo NUTY (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con la marca NUTTY (denominativa), es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 476 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad cuyo tenor es el siguiente: […] […] 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 37 Cfr. Folios 235 a 246 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo NUTY (denominativo) y la marca NUTTY (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la bese y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ótologo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto,.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra, Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues so ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NUTY (denominativo) y la marca NUTTY (denominativa). parámetros […] Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. 3.1 En el presente caso, ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. […] 3.3.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. […] 3.5 La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. […]) 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 33.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada 34.

Visto el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, vencido el plazo para pronunciarse respecto de las oposiciones o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 35.

Adicionalmente, en la Interpretación Prejudicial allegada al expediente del proceso de la referencia, se consideró, respecto al examen de registrabilidad, que, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000: “3.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486”.

Análisis del caso concreto 36. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo y 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 37.

En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA Titular: Comestibles Aldor S.A. Certificado núm. 38556538 Titular: Colombina S.A. Certificado núm. 8746639 Clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” Clase 30: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” 38.

La Sala procederá a determinar si la marca concedida NUTY, cuyo titular es Comestibles Aldor S.A.S, tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad invocada por la parte demandante, esto es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 39.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 38 Cfr. Folio 40 39 Cfr. Folios 282 a 284 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 40. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 41.

Esta Sección40, ha seguido los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del riesgo de confusión y asociación41. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca concedida NUTY, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 40 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013 Y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”42. (Destacado de la Sala) 44. La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en 42 Cfr. Folios 240 y 241.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 277- IP-2019 de 16 de septiembre de 2019 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”43.

(Destacado de la Sala) 45. Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre marca nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber: “[…] al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 43 Cfr. Folio 240.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 277-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”44.

(Destacado de la Sala) Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 46. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa NUTY, cuyo titular es Comestibles Aldor S.A.S., el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa NUTTY, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios considerados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Comparación Ortográfica 47. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 44 Cfr. Folios 242 y 243.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 277- IP-2019 de 16 de septiembre de 2019. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 48. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA N U T Y 1 2 3 4 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA N U T T Y 1 2 3 4 5 49.

Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca nominativa NUTY está compuesta por dos silabas (NU-TY) y tiene tres consonantes (N-T-Y) y una vocal (U); en tanto que la marca previamente registrada NUTTY está compuesta por dos silabas (NU-TTY) y tiene cuatro consonantes (N-T- T-Y) y una vocal (U). 50.

Por lo anterior, la Sala considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, comparten las mismas letras (N-U-T-Y), tienen la misma raíz y poseen la misma secuencia vocálica. 51. Ahora bien, la Sala precisa que la introducción de la letra T en la marca posteriormente registrada, no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, comoquiera que la marca concedida reproduce la primera silabas NU y las letras finales de la expresión TY; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. 52.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando la fuerte identidad ortográfica entre ambas, comoquiera que lo único que los diferencia es la adición de la letra T. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 Comparación Fonética 53.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY - NUTY – NUTTY 54.

Revisado lo anterior, se encuentra que, al pronunciarse las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que se escuchan de forma similar, en la medida que coinciden en su sonoridad. 55. Asimismo, las expresiones comparadas comparten el uso de las mismas consonantes y la vocal, salvo por la eliminación de la letra T en la marca nominativa posteriormente registrada, diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud, y, por lo tanto, no dota de distintividad a dicha marca. 56.

En suma, la Sala considera que la marca posteriormente registrada, al eliminar la letra T, no hace que el impacto fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparte el mismo número de silabas y composición vocálica con las marcas registradas, que al ser pronunciadas resaltan las semejanzas, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos enfrentados.

Comparación Ideológica 57. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 distinguir una de otra […]”45, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 58.

Sobre lo anterior, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación, NUTY y NUTTY, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 59. Por tal razón, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que generan riesgo de confusión en el consumidor, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar cada una de las marcas en conflicto 60. Atendiendo a que existe similitud entre las marcas enfrentadas y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto la marca previamente registrada, y cuyo titular es la parte demandante, y la marca concedida, de la cual es titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 61.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que los signos enfrentados pretenden identificar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas, entre los que se encuentran: i) la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, ii) canales de 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 comercialización; iii) mismos medios de publicidad; iv) relación o vinculación entre los productos; v) uso conjunto o complementario de productos; vi) mismo género de los productos; viii) misma finalidad;

(ix) intercambiabilidad de los productos. 62. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado los criterios anteriormente mencionados en los siguientes términos: “[…] 4.2 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo151 de la Decisión 486. 4.3 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución o intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productor (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir que este podría adquirir uno u otro sin problema alguno al ser intercambiarles […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumo otro, pues este es complementario del primero, Así, el uso de un producto supone el uso de otro. […] a) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 4.5 Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 4.6 Lo siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referenciados: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios […]”46 (Destacado fuera del texto). 63.

La Sala advierte, por un lado, que la marca cuestionada NUTY pretende amparar los siguientes productos: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”47, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y, por otro lado, la marca propiedad de la parte demandante NUTTY, identifica los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” 48, productos de la Clase 30 de la mencionada clasificación. 64.

Al considerar las reglas citadas supra, la Sala considera que, entre los productos que cada una de las marcas cotejadas identifican, se presenta una evidente conexión competitiva, pues corresponden a los mismos productos. 65. Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 107-IP-2019 de 26 de julio de 2019. 47 Cfr. Folio 40 48 Cfr. Folios 282 a 284 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 66. Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos que identifican las marcas denominativas cotejadas, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 67.

Finalmente, la Sala advierte que el tercero con interés en el resultado del proceso, en los alegatos de conclusión manifestó que la parte demandada decidido cancelar parcialmente por no uso el registro de la marca NUTTY de propiedad de la parte demandante, en el sentido de excluir las “dulces” de los productos amparados, lo que, a su juicio, debe ser tenida en cuenta al momento de estudiar la conexión competitiva. 68.

Al respecto, la Sala considera que no es dable para las partes traer argumentos nuevos en los alegatos de conclusión, que debieron ser presentados en la contestación de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio. 69. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos fácticos previstos para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 70. La parte demandante, en el concepto de violación, manifestó que la parte demandada, al momento de decidir sobre la registrabilidad de la marca NUTY, desconoció la existencia de la marca NUTTY de su propiedad, la cual se encontraba registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 71.

En la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, al referirse al este asunto, se indicó: “Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. 3.1 En el presente caso, ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486. […] 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 3.3.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. 3.5 La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

Al respecto, la Sala advierte que Ferrero S.P.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, presentó oposición dentro de dicho trámite, con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas NUTELLA, frente a las cuales la parte demandada hizo el examen de registrabilidad. 73. Igualmente, de la revisión de los antecedentes del procedimiento administrativo, la Sala observa que la parte demandante no se hizo parte del trámite administrativo de solicitud de registro de la marca nominativa NUTY y, en consecuencia, no presentó oposición. 74.

Sobre este asunto, como lo manifestó el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial allegada al proceso49, a la Oficina Nacional Competente le 49 Cfr. Folio 254 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 corresponde realizar el examen de registrabilidad de forma obligatoria y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. 75.

Lo mencionado, permite igualmente determinar, que el examen de registrabilidad realizado por la parte demandada, puede efectuarse a partir de la oposición presentada por un tercero o de oficio. 74. En este sentido, la Sala considera que la parte demandada se encontraba en la obligación de realizar un examen de registrabilidad integral y de fondo para determinar si el signo que se solicitó a registros era susceptible de registro como marca, analizando tanto las marcas que fueron objeto de la oposición dentro de la actuación administrativa, como aquellas marcas previamente registradas que presentaran similitudes, así sus titulares no hayan hecho parte de ella, como en diversas ocasiones lo ha efectuado. 75.

Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada, como oficina nacional competente, no cumplió debidamente con la obligación de efectuar el examen de registrabilidad que establece el artículo 150 de la Decisión 486, de manera que se evidencia una violación al mismo con la expedición de los actos administrativos acusados. Conclusión 76.

La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca denominativa NUTY cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, concedida para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir semejanza con la marca nominativa NUTTY con certificado de registro núm. 87466 que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 77.

Asimismo, la Sala considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, incurrió en violación del artículo 150 de la Decisión 31 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 486 de 2000, comoquiera que en el proceso se evidencia que no se ajustó a los parámetros del ordenamiento jurídico comunitario. 78.

En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo acusado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 19263 de 27 de abril de 2009, 33404 de 30 de junio de 2009 y 37692 de 28 de julio de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro núm. 385565 correspondiente a la marca nominativa NUTY, cuyo titular es Comestibles Aldor S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del registro de la marca nominativa NUTY, con certificado núm. 385565 para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020140030100 QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.