CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 1001-03-24-000-2010- 00052-00 (expediente acumulado) Demandantes: Avidesa Mac Pollo S.A. - McDonald’s International Property Company Ltd.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados Avidesa Mac Pollo S.A. - McDonald’s International Property Company Ltd.- Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Lema Comercial SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, las demandas que presentaron las sociedades Avidesa Mac Pollo S.A (en adelante AVIDESA) y McDonald’s International Property Company Ltd.

(en adelante McDonald’s), a través de apoderado judicial y en contra de las Resoluciones Nos.14509 de 30 de marzo de 2009, 24091 de 14 de mayo de 2009 y 36375 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) concedió el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» a favor de la sociedad AVIDESA, para amparar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, y (ii) negó el derecho de propiedad en exclusividad de la partícula MAC/MC.

I-.

ANTECEDENTES I.1. La demanda radicada bajo el No. 11001-03-24-000-2010-00064-00. 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad AVIDESA, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 14509 del 30 de marzo de 2009, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE 2 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio ALIMENTANDO A COLOMBIA» asociado a la marca FIGURATIVA, para distinguir productos comprendido en la Clase 29 Internacional. SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 24091 del 14 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 14509 del 30 de marzo de 2009, en sede de Reposición. TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 36375 del 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 14509 del 30 de marzo de 2009, en sede de Apelación. CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, asociado a la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de Dominio que le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sobre el sufijo “MAC”, sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro del lema.

(…)» (resaltado fuera de texto) I.1.1 Los hechos 2. Manifestó que la sociedad AVIDESA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» con el propósito de ser asociado a la marca figurativa registrada en la Clase 29 Internacional, para identificar: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. 3.

Expresó que, una vez publicada la solicitud del registro del lema en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron oposiciones por parte de las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltd. y McDonald’s. 4. Indicó que, mediante la Resolución No. 14509 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas por las referidas sociedades, concediendo el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (nominativo)», pero negando, a su vez, el derecho de propiedad en exclusividad del sufijo MAC solicitado por AVIDESA; frente a esto último, la sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 3 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5. Puso de presente que la SIC fundamentó su decisión en el hecho consistente de que el término MAC es inapropiable en exclusividad y se sustrajo de reconocerle titularidad respecto de esa expresión. 6. Informó que, mediante la Resolución No. 24091 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 7.

Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 36375 de 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión recurrida. I.1.2 Los fundamentos de derecho y el concepto de la violación 8. La parte actora consideró que, con ocasión de la expedición de los actos se violaron los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 61 de la Constitución Política. 9.

Mencionó que el lema comercial de su propiedad cuenta con un elemento característico y fundamental que es el sufijo MAC que se puede percibir en el grueso de los signos distintivos que integran su portafolio marcario. 10. Indicó que, con la expedición de las resoluciones demandadas se desconoció el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues en la actuación administrativa se demostró el posicionamiento, notoriedad y uso ostensible, continuo e ininterrumpido de las marcas de su propiedad, las cuales son reconocidas por el uso de la expresión característica MAC. 11.

Del mismo modo, aseveró que los actos administrativos demandados violaron por inaplicación los artículos 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues al «(…) desconocer que mi mandante es propietaria de la partícula marcarias “MAC/MC” que le fueron reconocidas en 1984 y 2002 cuando se concedió por primera vez la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (MIXTA)». 12.

Señaló, además, que con la expedición de los actos administrativos se desconoció el artículo 61 de la Constitución Política, al abstenerse de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MAC/MC, pues este es un derecho subjetivo legítimo previamente adquirido, irrevocable, insustituible y obligatoriamente protegible. 4 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.3. Actuaciones de las entidades y personas vinculadas al proceso. I.1.3.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 13. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 14.

Manifestó que la partícula MAC/MC no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma es utilizada de manera generalizada por los empresarios del sector alimenticio para identificar sus productos, por lo cual no será procedente generar un monopolio a favor de una sola persona y en perjuicio de los demás. 15. Expresó que: « (…) no es posible como acertadamente se señaló a través de los actos administrativos ahora demandados otorgar exclusividad a ningún empresario sobre la expresión MAC incluida en el lema debidamente concedido, en este u otro conjunto marcario en los que la carga distintiva sea detentada por otra expresión ». 16.

Finalmente, el apoderado manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de la actuación dio estricta aplicación a las normas previstas en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. I.1.3.2. Intervención de la sociedad McDonald’s 2. 17. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso adujo que la marca MAC y su contracción MC, son marcas notoriamente conocidas en el mercado colombiano y el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de la sociedad que representa. 18.

Indicó que el elemento relevante en el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» es elemento MAC, sin embargo, no existe asidero para que AVIDESA alegue ser titular de derechos exclusivos sobre el mismo. 1 Folios 221 a 227. 2 Folios 129 a 153. 5 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 19. Adujo que las partículas MAC/MC son notoriamente conocidas en el mercado colombiano y en el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de la sociedad que representa. 20. Mencionó que las expresiones MAC/MC no cuentan con un significado común en Colombia, no pertenecen al idioma español y su distintividad obedece a los productos y servicios ofrecidos por McDonald’s. 21.

Finalmente, precisó respecto del cargo de la violación del artículo 61 de la Constitución Política, que este carece de sustento, en la medida que la sociedad demandante no ostenta un derecho exclusivo sobre la marca MAC/MC, pues este recae en la sociedad que representa en virtud de los múltiples registros que es titular. I.1.3.3 Intervención de la Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada – Productos MAC3. 22.

Adujo que la sociedad que representa es la creadora de la denominación MAC en Colombia, pues esta nació de la abreviatura del nombre Comercial Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. 23. Sostuvo que: «conociendo que quién tiene real y único derecho sobre el signo “MAC” es mi representada, MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA -PRODUCTOS MAC, no es posible que se hayan otorgado marcas que contienen el elemento fundamental de la propiedad industrial de una sociedad, por el solo hecho de estar acompañadas de denominaciones genéricas y descriptivas y por tanto no apropiables.». 24.

Expresó que la denominación MAC/MC no puede ser sujeto de registro en las clases 29, 30, 31 y 43 por empresas diferentes a la de su poderdante, ya que claramente está establecida la conexidad competitiva entre esas clases. 25. Finalizó mencionando que la entidad demandada desconoció los criterios legales, jurisprudenciales y doctrinarios que han reconocido el derecho de su representada como titular de la marca MAC en las clases 29, 20 y 31, así como la protección que se le debe dar como titular de la familia de marcas que se distinguen con la denominación MAC.

II.1. La demanda radicada bajo el No. 11001-03-24-000-2010-00052-00. 26. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado4, el apoderado judicial de la sociedad McDonald’s, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 3 Folios 159 a 220 4 Folios 109 a 135 6 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: « […]1. Que son nulos los artículos 2º y siguientes de la Resolución No. 14509 de fecha 30 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por McDonalds´s International Property Company Ltd. y se concede el registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, ligado a la marca FIGURATIVA registrada bajo certificado núm. 273.592 a nombre de Avidesa Mac Pollo S.A., para identificar “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la 8ª Edición de la Clasificación Internacional de Niza 2.

Que es nula la Resolución 24091 de 14 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14509, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución. 3.

Que es nula la Resolución No. 36375 de 22 de julio de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14509 antes mencionada, y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite. 4.

Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resoluciones 14509, 24091 y 36375 arriba indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No 385346 que la Superintendencia de Industria y comercio expidió para el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA en la Clase 29 Internacional de Niza. 5.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso. 6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) siguientes a la comunicación, de acuerdo en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo. […] ».

II.1.1 Los hechos 27. Manifestó que, con fecha 23 de mayo de 2006, la sociedad AVIDESA solicitó el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» (nominativo), ligado a la marca FIGURATIVA registrada bajo certificado núm. 273.592, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 Internacional. 7 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 28. Expresó que, luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565 de junio 30 de 2006, la sociedad McDonald’s presentó escrito de oposición a la solicitud de registro. A su vez, indicó que, dentro del término de ley, la sociedad Manifacturas Alimenticias Colombianas Ltda., igualmente presentó oposición. 29.

Señaló que, mediante la Resolución No. 14509 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad McDonald’s y concedió el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» (nominativo), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con fundamento en sus marcas previamente registradas. 30.

Informó que, mediante la Resolución No. 24091 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 31. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 36375 de 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.

II.1.2. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación. 32. La parte actora consideró que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, se violaron los literales a) y h) del artículo 136 la Decisión 486 de la Comunidad Andina5. 33. En tal sentido señaló que el lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» resulta ser similarmente confundible con la marca McPOLLO registrada por la sociedad demandante. 34.

Del mismo modo, aseveró que en el lema objeto de la demanda se puede notar que el elemento predominante es precisamente la expresión MAC POLLO, que ocupa una posición central resaltada y prevalente en el conjunto. 35. Indicó que no es admisible el argumento de la entidad demanda, según el cual la estructura de la marca figurativa a la cual se ata el lema comercial, es decir la silueta de un pollo dentro de un marco circular, es marco de diferenciación. 36.

Consideró que: «No sobra llamar la atención sobre el hecho de que MIPCO es titular de derechos exclusivos sobre la expresión McPOLLO en su conjunto, y 5 Folio 40 y ss del cuaderno principal 8 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio que la expresión POLLO que usa Avidesa para identificar pollo, no ofrece al lema controvertido valor distintivo alguno para evitar que el consumidor la tome como parte de la familia Mc de MIPCO, dado que MAC y MC presentan identidad fonética y conceptual, y más aún entre los signos McPOLLO y MAC POLLO». 37.

Adujo que las marcas Mc y McDonald’s, en el ámbito de las comidas rápidas, son notoriamente conocidas en el territorio colombiano y en el extranjero, desde una fecha anterior a la solicitud del registro del lema objeto del presente proceso. II.1.3.- Actuaciones de las entidades y personas vinculadas al proceso. II.1.3.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. 38.

El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 39. Manifestó que es necesario precisar que el análisis de las marcas en debate de la Superintendencia de Industria y Comercio se centró exclusivamente en el acervo obrante en el expediente, es decir, entre el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» y la marca McDonald’s. 40.

Expresó que si bien es cierto es que el lema solicitado y la marca opositora comparten el grafema MAC, este es de uso común y no es exclusivo ni es apropiable por un empresario. 41. Adujo que la similitud en el grafema MAC no tiene la entidad necesaria para generar confusión y asociación en el público consumidor, pues al confrontar los signos se da la diferencia entre los caracteres que presentan, tanto fonéticamente como conceptualmente. 42.

Mencionó que el lema está asociado con una marca figurativa que tiene características que la hacen novedosa, circunstancia que permite establecer que el emplearse el signo solicitado con la marca, sobresalen elementos novedosos que permiten al consumidor identificar los signos frente a otros previamente registrados. 43. Por último, el apoderado señaló que el registro del lema comercial solicitado se encuentra conforme a derecho, tanto así que esa entidad como autoridad nacional competente, decidió acceder al registro de esta por encontrar la solicitud acorde a lo señalado por las normas aplicables en lo que a marcas se refiere. 9 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.1.3.2. Intervención de la Sociedad Avidesa Mac Pollo S.A. 44. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 45.

Sostuvo que el lema comercial tiene la capacidad de identificar su origen empresarial, y lo hace porque, como miembro de la familia de marcas MAC/MC de AVIDESA, es consecuente con la estructura y la composición de esta familia de marcas. 46. Indicó que el lema registrado es un signo distintivo, dentro de todo el sentido de la palabra, porque es capaz de diferenciar los productos de la clase 29 del nomenclátor internacional para los cuales solicitó su registro, y a su vez, permite distinguirlo de otros productos ofrecidos por la competencia, ente ellos los productos de McDonald’s. 47.

Adujo que: «Es forzoso concluir, entonces, no solo que el lema comercial “MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA”, es un signo distintivo, motivo por el cual no debe prosperar el primer cargo de la demanda que nos ocupa, sino que además la expresión “MAC/MC” es de propiedad de AVIDESA MAC POLLO y que en consecuencia, las Resoluciones demandadas en este proceso y en el 2010-64 deben anularse porque desconocen el derecho exclusivo de AVIDESA MAC POLLO sobre esta expresión para distinguir productos alimenticios y servicios de restauración.». 48.

Por último, manifestó que su titularidad sobre la expresión “MAC/MC, lo faculta para usarla de manera exclusiva para crear cuanto signo distintivo surja como consecuencia de su portafolio de productos o servicios y de sus necesidades de mercadeo y, por lo tanto, será su derecho de dominio sobre ella, lo que le permita impedir su uso por parte de terceros como McDonald’s y no al contrario.

II.1.3.3. Intervención de la Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada – Productos MAC. 49. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso expresó que al otorgar el lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» se violó la normatividad sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina, al ser similar fonéticamente, ortográfica y conceptualmente a la marca MAC registrada a su nombre. 50.

Manifestó que la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada es titular de mejores y más antiguos derechos sobre la marca MAC para la industria alimenticia en Colombia. 10 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 51. Adujo que la expresión MAC no es una palabra que sea genérica o descriptiva para productos de esta clase, pues por el contrario, es un signo creativo, fantasioso y distintivo creado por Manufacturas Alimenticias de Colombia – MAC para identificar productos de naturaleza alimenticia. 52.

Mencionó que la expresión MAC no es una palabra que sea genérica o descriptiva para esta clase de productos, pues muy por el contrario es un signo creativo, fantasioso y distintivo creado por la sociedad que representa para identificar productos alimenticios. 53. Indicó que existe confundibilidad entre el lema registrado y la marca MAC, lo que determina que el mencionado lema no goza de los requisitos de distintividad exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 54.

Sostuvo que la denominación MAC no puede ser objeto de registro como marca en las clases 29, 30 y 31 por parte de sociedad diferente a la de su representado, ya que claramente está establecida la conexidad que existe entre estas clases por ser de la misma naturaleza y tener la misma finalidad. III. LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA III.1.

Interpretación del proceso radicado No. 11001-03-24-000-2010-00064-00 55. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 223-IP-2015 de 15 de octubre de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 56.

En la mencionada IP se precisó que se interpretarían los artículos 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No realizó interpretación del artículo 134 de la Decisión mencionada. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió: « […]

PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. La Sala Consultante debe analizar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de 11 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin que sea posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: La Sala consultante debe determinar si la partícula MAC es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable […]». III.2. Interpretación del proceso radicado No. 11001-03-24-000-2010-00052-00 (Acumulado) 57.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 059-IP-2012 de 18 de octubre de 2012, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 58. En la mencionada IP se señaló que se interpretaría el artículo 136 literales a) h) y de oficio los artículos 134 literal a), 136 literal b), 154, 175, 177, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual señaló lo siguiente: 12 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio « […]

PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

CUARTO: No son registrables como lemas comerciales los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca o a un nombre comercial ya registrados o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

SEXTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un lema comercial denominativo y signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 13 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio El lema comercial que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SÉPTIMO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

OCTAVO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

NOVENO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

DÉCIMO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como lema comercial, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

DÉCIMO PRIMERO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

DÉCIMO SEGUNDO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la 14 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada o de una familia de marcas y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabiliad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia.

DÉCIMO TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

DÉCIMO CUARTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 29, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda distinguen productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43 por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. […] »”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 59. Mediante auto de 28 de marzo de 20146 (dentro del proceso 11001-03-24- 000-2010-00052-00) se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandada, demandante y los terceros intervinientes, reiteraron en esencia sus argumentos.

El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal. 60. Mediante auto de 16 de febrero de 2016 (dentro del proceso 11001-03-24- 000-2010-00064-00), se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandante y los terceros intervinientes, reiteraron en esencia sus argumentos.

La parte demandada, y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal. 6 Folio 491 15 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.- ACUMULACION DEL PROCESO CON RADICADO No. 11001-03-24- 000-2010-00052-00 61.

Encontrándose para resolver las pretensiones de la demanda en el proceso radicado bajo el No. 11001-03-24-000-2010-00064-00, el Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López mediante providencia del 12 de diciembre de 2018, ordenó la remisión del proceso radicado bajo el No. 11001-03-24-000-2010-00052-00 al despacho del Consejero Ponente de la presente decisión, para efectos de estudiar la posible acumulación del proceso, 62.

Consideró el Consejero Giraldo que de acuerdo con lo dispuesto al artículo 145 del CCA, en todos los procesos contencioso administrativos procede la acumulación de procesos, por lo que dispuso la remisión del proceso al despacho del Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés para que se estudie la posible acumulación con el proceso No. 11001-03-24-000-2010-00064-00, por ser este último el más antiguo en los términos del artículo 149 del C.G.P. 63.

Al resolver la solicitud, mediante auto del 28 de febrero de 20197 el Magistrado Ponente decretó la acumulación del proceso 11001 03 24 000 2010 00052 00 al expediente 11001 03 24 000 0006400, teniendo en cuenta, que los procesos aludidos se tramitan en única instancia ante el Consejo de Estado, se están demandando los mismos actos administrativos.

Unido a que la notificación del auto admisorio de la demanda al proceso al que se acumula es de fecha 6 de abril de 2010 y el de el acumulado es del 9 de abril de 2010, cumpliéndose así el presupuesto del artículo 149 del CGP. VI-. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1. Competencia 64. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. VI.2.

El problema jurídico 65. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado de las sociedades AVIDESA y McDonald’s en contra de la legalidad de las Resoluciones Nos.14509 de 30 de marzo de 2009, 24091 de 14 de mayo de 2009 7 Folios 567 a 569. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado 16 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y 36375 de 22 de julio de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) concedió el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» a favor de la sociedad AVIDESA, para amparar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, y (ii) negó el derecho de propiedad en exclusividad de la partícula MAC/MC. 66.

La sociedad AVIDESA señaló que los actos administrativos acusados son nulos parcialmente al abstenerse de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MC/MAC. De otro lado, la sociedad McDONALD’S señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» el cual es similar y confundible con las marcas pertenecientes a la sociedad McDonald’s previamente registradas. 67.

En cuanto al análisis de las pretensiones de la primera demanda, la Sala advierte que comoquiera que el lema cuestionado «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA», únicamente contiene la expresión MAC y que fue frente a la misma que la SIC estimó que era de uso común y, por lo tanto, inapropiable; el examen debe realizarse sobre dicha partícula, pues el vocablo MC no hace parte del signo solicitado, tal y como lo señaló la entidad demandada. 68.

Ahora bien, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada el tercero con interés en las resultas del proceso además de pronunciarse sobre el objeto del litigio señaló que el lema concedido es igualmente confundible con la marca MAC, también lo es que esta Sala considera improcedente hacer un pronunciamiento sobre el particular, por las siguientes razones: i) la proposición jurídica de la sociedad actora se circunscribe exclusivamente a que se declaren nulos los actos acusados en lo que respecta a la confundibilidad con el signos de propiedad de McDonald’s ii) realizar dicho análisis de confundibilidad vulneraría el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción de los demás sujetos procesales que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre tal aspecto; iii) sí el tercero consideraba que la decisión de la SIC relativa a declararle infundada su oposición quebranta sus derechos, debió ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico le habilita.

VI.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio. 69. En las interpretaciones prejudiciales allegadas a los presentes procesos, se interpretaron los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 154, 175, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de 2000, normas que disponen lo siguiente: 17 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio « Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”. […].

(…) Artículo 154- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 175- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

(…) Artículo 179- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. (…) 18 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 190- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 224- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 19 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. ».

VI.4. El caso concreto. 70. De conformidad con el problema jurídico planteado y la normativa andina antes transcrita, la Sala estima necesario determinar si los actos administrativos demandados son nulos al no reconocer la exclusiva titularidad de la expresión MAC a la sociedad AVIDESA y la no procedencia del registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» solicitado por la misma sociedad para amparar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, el cual acompaña la siguiente etiqueta: MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (Lema Comercial)9 (Marca asociada)10 9 Visible a folio 25 del cuaderno principal. 10 Visible a folios 25 y 58 del expediente principal. 20 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 71. Los productos que ampara el lema comercial son los comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: «[…] para distinguir: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles». 72.

La Sala hará un pronunciamiento independiente sobre las pretensiones de las demandas acumuladas objeto de estudio: VI.4.1. Respecto de la demanda radicada bajo el No. 11001-03-24-000-2010- 00064-00 73. La sociedad AVIDESA señaló que los actos administrativos acusados son nulos parcialmente al abstenerse de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MAC que ostenta por ser titular de la marca Mac Pollo. 74.

De otro lado, la entidad demandada manifestó que la partícula MAC no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma es utilizada de manera generalizada por los empresarios del sector alimenticio para identificar sus productos. 75. En este sentido, la Sala encuentra que la controversia está asociada a determinar si la sociedad demandante tiene o no de un derecho exclusivo respecto de la expresión “MAC” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para lo cual resulta necesario determinar si esta expresión que acompaña el lema objeto de la demanda es de uso exclusivo o por el contrario es de uso común y por ende es débil. 76.

Tanto el demandante como los terceros interesados argumentan la titularidad de la expresión MAC con base en productos registrados por esas sociedades en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional. 77. Al respecto, es importante mencionar que los productos que se encuentran amparados en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional tienen una conexión competitiva, pues estos son alimentos, coinciden en su finalidad y se expenden en los mismos establecimientos de comercio, tal y como se observa a continuación: Clase 29 “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio”.

Clase 30 “Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de 21 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo”. 78.

Con el fin de establecer si la partícula MAC es de uso generalizado en las clases 29 y 30, se revisó la página web de la entidad demandada11, en la cual se encontró lo siguiente: MARCA TITULAR CLASE MAC&CHEESE Knorr-Naehrmittel Aktiengesellchaft 30 MACKLAY Borgynet International Holdings Corporation 30 MAC Manufacturas Alimenticias de Colombia 30 BIG MAC Mcdonald S Corporation 30 MAC CHEESE Surcaribe Ltda 30 MACUCAS Bagley Argentina S.A. 30 MACAO (XOCOLAATL) Elisa Arias Barragan 30 SMACKS Kellogg Company 30 MACAUBA Camila Jaramillo Williamson 30 RODMAC Rodmac International Company 30 TRUMAC Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de Palestina Huila 29 MACROFOOD Macrofood Colombia S.A. 29 MACIZO Procafecol S.A 30 79.

Lo anterior nos permite evidenciar, que la expresión MAC es de uso común y débil en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 80. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario; lo que se traduce en que, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 81.

Ello significa que el titular del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA», en la clase 29 de la 11 Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC con la expresión MAC en el aplicativo SIPI, 28 de marzo de 2023, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).

Registro vigentes al momento de expedición de los actos acusados. 22 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión “MAC” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula. 82.

Así las cosas, la sociedad Avidesa, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, la partícula MAC, no puede impedir la inclusión de la misma en signos distintivos de terceros y, mucho menos, fundar oposición alguna con un presunto derecho de exclusividad que no ostenta; consideraciones estas que sirven también rechazar el argumento de la sociedad McDonald’s relativo a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término MAC que hace parte de sus registros marcarios. 83.

En lo relacionado con el uso exclusivo de la partícula MAC, la Sala recuerda que esta Sección ya tuvo la oportunidad pronunciarse en un asunto de similares supuestos12, donde se concluyó lo siguiente: «[…] De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si la expresión objeto de controversia “MAC”, que hace parte del signo solicitado, “POLLO COMÚN MAC POLLO”, es de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 29, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad competitiva con aquellos de la Clase 3013, puesto que ambos pertenecen al mismo género (productos alimenticios), tienen una misma finalidad (alimentar), son complementarios y suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados, tiendas o almacenes de grandes superficies.

Así las cosas, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada14 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “MAC”: SIGNO TITULAR MAC & CHEESE (nominativo) KNORR-NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAF MACKLAY (nominativo) BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION 12 Consejo de Estado, Seccion Primera Sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 13 “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. […]”. 14 www.sipi.gov.co.

Consultada el 7 de junio de 2022 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en virtud del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 23 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio BIG MAC (nominativo) MCDONALD’S CORPORATION MAC CHEESE (mixta) SURCARIBE LTDA MAC (mixta) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC MACAO (mixto) ELISA ARIAS BARRAGAN MACUCAS (nominativo) BAGLEY ARGENTINA S.A. GUISAMAC (nominativa) MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Ello quiere decir que el titular de la marca mixta “POLLO COMÚN MAC POLLO”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión “MAC” respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula.

Sobre el particular, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019, precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, “MAC”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de derechos de exclusividad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general15, consideraciones estas que sirven también para responder el 15 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 24 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, referente a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término “MAC”, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, es una palabra de uso común que puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas. […]». 84.

En lo relacionado con el hecho consistente en que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, la cual es reconocida por la utilización de la expresión MAC, la Sala considera que dicho argumento carece de sustento, pues como se ha manifestado a lo largo de la presente sentencia, dicha expresión es de uso común y es utilizada por muchos empresarios dedicados al comercio de alimentos en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional. 85.

Sobre este aspecto, en la mencionada sentencia 14 de julio de 2002, la cual se prohíja, se precisó lo siguiente: «[…] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por la actora no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “MAC”, que forma parte de la marca cuestionada, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula, por lo que dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que comercializa el titular del conjunto marcario. […]». 86.

Aunado a lo anterior, no cabe duda que resulta improcedente estudiar la calidad de notoriedad de la expresión MAC, toda vez que en el caso sub examine la sociedad Avidesa pretende la declaratoria de notoriedad de una expresión diferente al signo en conjunto para el que solicita su reconocimiento. 87. De otra parte, la Sala recuerda que Avidesa señaló que la expresión MAC es notoria, para lo cual aportó varios documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, la Sala pone de presente que lema objeto de análisis es «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA», lo que significa que nos hallamos ante un lema independiente, que si bien incluye la partícula MAC no es sobre el cual se alega la notoriedad, tal y como también se resaltó en la decisión que se prohijó con antelación16. 16 Consejo de Estado, Seccion Primera Sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. “En este punto, la Sala precisa que la actora aduce que la expresión “MAC” es notoria, para lo cual aportó varios documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, el signo que se encuentra bajo estudio es “POLLO COMÚM MAC POLLO”, es decir, un signo independiente, que si bien incluye la partícula “MAC” no es sobre el cual se alega la notoriedad.

Y, además, para la Sala resulta evidente que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, procede en los siguientes escenarios: i). Cuando se solicita como fundamento de una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada; ii) Para prevenir el uso en el mercado de un signo; o iii) Como fundamento de una acción de cancelación. Ello, quiere decir que la notoriedad no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en dicho procedimiento no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, máxime cuando se trata de signos 25 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 88. Por las anteriores razones, las pretensiones de nulidad presentadas no tienen vocación de prosperidad, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. VI.4.2. Respecto de la demanda radicada bajo el No. 11001-03-24-000-2010- 00052-00 VI.4.2.1. El caso concreto. 89.

La sociedad demandante afirma que el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» imita las marcas de propiedad de McDonald’s, las cuales ostentan el carácter de notoriamente conocidas, generando confusión en el origen empresarial de los productos. 90. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca Registrada MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (Lema Comercial)17 (Marca asociada) 18 - Marcas previamente registradas RONALD MCDONALD diferentes, como en el caso sub examine, en el cual se pretende, por un lado, el registro del signo mixto “POLLO COMÚN MAC POLLO” y, por el otro, la declaratoria de notoriedad de la expresión “MAC”. 17 Visible a folio 25 del cuaderno principal. 18 Visible a folios 25 y 58 del expediente principal. 26 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (nominativa) McCAFE (nominativa) McOFERTA (nominativa) (Mixta) McCOMBO (nominativa) McPOLLO (nominativa) BIG MAC (nominativa) EGG McMUFFIN (nominativa) McRIB (nominativa) MCMARINA (nominativa) CHICKEN MCNUGGETS (nominativa) AUTOMAC (nominativa) Mc (nominativa) 27 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio McDONALD´S (nominativa y mixta) McMUFFIN (nominativa) MAYOR McCHEESE (mixta) McNUGGETS (nominativa) MCFLURRY (nominativa) McPOLLO (nominativa) MCDONALDLANDIA (nominativa) McCOMBO (nominativa) McNIFICA (nominativa) McENTREGA (nominativa) MCJUNIOR (nominativa) McINTERNET (nominativa) 28 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 91. De lo anteriormente expuesto surge que el análisis debe realizarse entre un lema comercial y unas marcas nominativas y mixtas, para lo cual la Sala recuerda que el estudio de confundibilidad se debe efectuar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 92.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 93.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 94.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estableció lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”19. 19 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. 29 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 95.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Lema registrado M A C P O L L O 1 2 3 4 5 6 7 8 O R G U L L O S A M E N T E 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A L I M E N T A N D O 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 A C O L O M B I A 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Marcas registradas previamente (nominativas y mixtas) R O N A L D M C D O N A L D ´ S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M c C A F E 1 2 3 4 5 6 M c O F E R T A 1 2 3 4 5 6 7 8 M C A H O R R O 1 2 3 4 5 6 7 8 M c C O M B O 30 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1 2 3 4 5 6 7 B I G M A C 1 2 3 4 5 6 E G G M c M U F F I N 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 M c R I B 1 2 3 4 5 M c P O L L O 1 2 3 4 5 6 7 M C M A R I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 M C D O N A L D L A N D I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C H I C K E N M C N U G G E T S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M c W O R L D 1 2 3 4 5 6 7 A U T O M A C 1 2 3 4 5 6 7 M C 1 2 M C D O N A L D ´ S 31 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M c M U F F I N 1 2 3 4 5 6 7 8 M A Y O R M C C H E E S E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M c N U G G E T S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M C F L U R R Y 1 2 3 4 5 6 7 8 M c P O L L O 1 2 3 4 5 6 7 M c C O M B O 1 2 3 4 5 6 7 M c N I F I C A 1 2 3 4 5 6 7 8 M c E N T R E G A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B I C M A C 1 2 3 4 5 6 M C J U N I O R 1 2 3 4 5 6 7 8 M c I N T E R N E T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M c D O N A L D ´ S E X P R E S S 32 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 96. Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica lo signos en conflicto no guardan similitud alguna, en la medida que el lema registrado con posterioridad está conformado por seis (6) palabras (MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA) que contienen cuarenta y dos (42) letras que tienen cinco veintitrés consonantes y diecinueve vocales mientras en las marcas opositoras cuyo elemento predominante es la expresión (Mc), la cual está compuesta por una sola palabra, que contienen dos (2) consonantes (Mc). 97.

Cabe resaltar que las marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras ronald, express, café, oferta, ahorro, combo, big, egg, muffin, rib, marina, chicken, nuggets, auto, mayor, cheeese, flurry, pollo, combo, entrega, junior e internet, las cuales aumentan la diferenciación desde el punto de vista ortográfico. 98. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor.

Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - RONALD MCDONALD MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - RONALD MCDONALD MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McCAFE MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McCAFE MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McOFERTA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McOFERTA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – McAHORRO MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McAHORRO MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McCOMBO MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – McCOMBO MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McPOLLO MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McPOLLO MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - BIG MAC MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - BIG MAC MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - EGG McMUFFIN MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - EGG McMUFFIN MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McRIB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 33 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – McRIB MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MCMARINA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MCMARINA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - CHICKEN MCNUGGETS MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - CHICKEN MCNUGGETS MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - AUTOMAC MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - AUTOMAC MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA -Mc MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA -Mc MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McDONALD´S MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McDONALD´S MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – McMUFFIN MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McMUFFIN MAC POLLO EXPRESS – MCWORLD MAC POLLO EXPRESS – MCWORLD MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MAYOR McCHEESE MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MAYOR McCHEESE MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McNUGGETS MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McNUGGETS MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MCFLURRY MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MCFLURRY MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McINTERNET MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McINTERNET MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McNIFICA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – McNIFICA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MACDONALANDIA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – MACDONALANDIA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McENTREGA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - McENTREGA MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - BIC MAC MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - BIC MAC MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – MCJUNIOR MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA - MCJUNIOR MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – MCDONALD´S EXPRESS 34 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA – MCDONALD´S EXPRESS 99. Lo anteriormente constatado es indicativo que, desde el punto de vista fonético, tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. 100.

Como se observa los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, en la medida en que, si bien es cierto que en ambos se encuentra la expresión MAC o su contracción MC, también lo es que los mismos están acompañados de otras palabras como orgullosamente, alimentando, Colombia, junior magnifica, combo, flurry y ahorro, permitiendo al consumidor promedio diferenciarlas y, con ello, evita que aquel sea inducido en error. 101.

Por otro lado, y desde el punto de vista ideológico, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que los signos opositores son de fantasía. 102. En efecto, los signos McDONALD’S, RONALD MCDONALD´S, MCCAFE, MCOFERTA, MACAHORRO, MCCOMBO, BIG MAC, EGG MCMUFFIN, MCRIB, MCMARINA, CHICKEN MCNUGGETS, AUTOMAC, MC, MCMUFFIN, MAYOR McCHEESE, MCNUGGETS, MCFLURRY, MCPOLLO, MC COMBO, MACNIFICA, MCENTREGA, MCJUNIOR, MCINTERNET Y McDONALD’S EXPRESS, en su conjunto no tienen significado en el idioma castellano, impidiendo en análisis desde este punto de vista. 103.

Dicho lo anterior, la Sala encuentra que, si bien las marcas en conflicto comparten la partícula MAC o la contracción MC, no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor. 104. En lo relacionado con el uso exclusivo de la partícula MAC20, la Sala en acápites anteriores recordó que esta Sección ya tuvo la oportunidad pronunciarse en un asunto de similares supuestos21, donde se concluyó que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 105.

Es necesario mencionar que esta Sala se pronunció, igualmente, sobre el registro del signo «Mac Pollo» (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa 20 Consultada la página www.sipi.gov.co, se encuentra que existen registros previos que utilizan las partículas MAC / Mc en la clase 43 del nomenclátor internacional: MAC KEBAB (registro 395810), MAC POLLO (registro 389920) Mc Cain (registro 6772) y Mc (registro 342330). 21 Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 35 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Mac Pollo S.A., en la cual actuaron las mismas partes y donde en sentencia de 22 de octubre de 2021, se negaron las pretensiones de la sociedad McDonald’s22. 106. Ahora bien, la Sala considera que especial mención debe hacerse respecto de la marca «McPollo» nominativa, registro 231.607 de propiedad de la sociedad actora. 107.

Al respecto, la Sala considera que, de la revisión de los conjuntos marcarios, se puede concluir que entre el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» y la marca «McPollo» nominativa, existen discrepancias que permiten que el consumidor las diferencie en el mercado y no asocie su origen empresarial. 108. Nótese que los signos están conformados por expresiones inapropiables, como son las partículas MAC / MC, POLLO, por lo que la diferencia debe radicar en el elemento adicional que lo acompaña y que, para el caso sub examine, corresponde a la expresión “orgullosamente alimentando a Colombia”, la cual le otorga la distintividad necesaria en el público consumidor. 109.

Así las cosas, y en la medida que en el presente caso no existe similitud entre el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» y las marcas opositoras, no resulta necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto. 110. En igual sentido, tampoco resulta necesario determinar si las marcas de la sociedad demandante son notorias, ni se debe determinar la posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, o que el lema solicitado «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, tal y como lo consideró esta Sala en la presente sentencia. 111.

Por lo anterior, la Sala considera que entre el lema comercial y las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 22 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 36 Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00 Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - Mcdonalds´s - International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Constancia: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI, En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 186 del CPCA.