CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.- IDIME S.A.- TESIS: LA MARCA “DIME” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU SIGNO “IDIME”, FUE CANCELADA TOTALMENTE EL 20 DE ABRIL DE 2022 POR LA SIC.
POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. -IDIME S.A.-, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 60852 de 7 de octubre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso de 1 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 2 de agosto de 2012, la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “DIME”, para identificar productos comprendidos en la Clase 10ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con su nombre comercial “IDIME”, que también identifica actividades comerciales relacionadas con la prestación de servicios médicos. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos; médicos; odontológicos; artículos ortopédicos, material de sutura, agujas para uso médico, aparatos de análisis para uso médico, camas especiales para cuidados médicos; aparatos e instrumental médico y quirúrgico, guantes para uso médico; aparatos de radiología y radiografía para uso médico; aparatos de rayos x para uso médico; respiradores; sillas para uso médico muebles para uso médico […].” 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°: Que mediante la Resolución núm. 40507 de 5 de julio de 2013, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro de la marca mixta “DIME” para identificar productos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 60852 de 2014, revocó la decisión anterior y, en su lugar, declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “DIME” para productos de la citada Clase 10ª.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir la resolución acusada violó los artículos 136, literal b), y 192 de la Decisión 486, por cuanto la marca objeto de controversia “DIME” no es distintiva, en razón a la similitud que presenta con su nombre comercial “IDIME”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que, a su juicio, la decisión tomada por la SIC fue errónea debido a que hubo un desconocimiento de los principios marcarios, esto es, que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro; y que, por ende, no se obtiene prelación alguna a efecto de adquirir el derecho exclusivo sobre una nueva marca por tener derechos representativos anteriores a la solicitud que se pretende realizar, pues la entidad demandada sustentó en su análisis que el nombre comercial de la solicitante era anterior al de la sociedad opositora.
Mencionó que hay una indebida aplicación de normas al obviar que para obtener el derecho exclusivo de una marca hay que cumplir con los presupuestos de registrabilidad exigidos por el ordenamiento supranacional; y que al desconocerlo, se genera en los consumidores un riesgo de confusión o asociación entre la marca “DIME” y el nombre comercial “IDIME”.
Sostuvo que la SIC al cambiar de postura frente al tema en controversia, sin la debida justificación, pone en evidencia el desconocimiento de sus pronunciamientos anteriores, con lo cual menoscaba su obligación de preservar un comportamiento consecuente y no contradictorio, pues de no ser así generaría un 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co menoscabo a derechos y principios marcarios previstos en las normas que regulan la materia, entre ellos, el de la confianza legitima. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso demostró un uso real del nombre comercial “DIME CLÍNICA NEUROCARDIO VASCULAR” desde el año 1988, esto es, con antelación a la fecha probada por la actora, quien probó que ha usado su nombre comercial desde 1993, lo que sin lugar a dudas lleva a la conclusión de que la marca cuestionada debía ser concedida.
II.-2. La sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20115, el 20 de febrero 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.- IDIME S.A.-, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, actuando como parte demandada, y el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad con el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 5 En adelante CPACA. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 60852 de 7 de octubre de 2014, mediante la cual la SIC declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “DIME”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, literal b), y 192 de la Decisión 486.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que la marca cuestionada “DIME” es similarmente confundible con su nombre comercial “IDIME”; y que como el derecho marcario colombiano tiene un sistema registral, no se le puede conceder al titular de una marca o nombre comercial una mejor posición o derecho a efectos de solicitar y, posteriormente, obtener el derecho exclusivo a una nueva marca sobre otro solicitante.
IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la contestación de la demanda, para lo cual señaló que la sociedad solicitante de la marca cuestionada, “DIME”, demostró un uso previo de su nombre comercial desde 1988, por lo que era procedente obtener su registro como marca. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., tercero con interés directo en las 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultas del proceso, como el Agente del Ministerio público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 6 Proceso 370-IP-2017. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.
Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso. […] 3.
El nombre comercial. Características y su protección. […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. […] 4.
Derecho al uso exclusivo de la marca […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 60852 de 7 de octubre de 2014, concedió el registro de la marca mixta “DIME”, a la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos; médicos; odontológicos; artículos ortopédicos, material de sutura, agujas para uso médico, aparatos de análisis para uso médico, camas especiales para cuidados médicos; aparatos e instrumental médico y quirúrgico, guantes para uso médico; aparatos de radiología y radiografía para uso médico; aparatos de rayos 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co x para uso médico; respiradores; sillas para uso médico muebles para uso médico […]”. A juicio de la demandante, la marca objeto de controversia “DIME” no es distintiva, en razón a la similitud que presenta con su nombre comercial “IDIME”.
Señaló que la decisión tomada por la SIC fue errónea debido a que hubo un desconocimiento de los principios marcarios, esto es, que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro; y que, por ende, no se obtiene prelación alguna a efecto de adquirir el derecho exclusivo sobre una nueva marca por tener derechos representativos anteriores a la solicitud que se pretende realizar, pues la entidad demandada sustentó en su análisis que el nombre comercial de la solicitante era anterior al de la sociedad opositora.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal b), 191, 192, 193 y 1547 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. 7 Este artículo, el 191 y 193 fueron interpretados de oficio por el Tribunal, con el fin de tratar los temas concernientes al nombre comercial y la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. […] Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada8, se advierte que la marca “DIME” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 501549, otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., mediante el acto administrativo acusado y con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo “IDIME”, fue cancelada totalmente, por no uso, el 20 de abril de 2022 por la SIC, mediante la Resolución núm. 21118.
En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 20 de abril de 2022, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la entidad demandada. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 165 de la Decisión 486, el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros, como puede observarse a continuación: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su 8 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de febrero de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]” Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 transcrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores a la solicitud de persona interesada, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 372-IP- 2016, señaló: “[…] Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 32.
En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.
Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. […]” (Las negrillas son originales). Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “DIME” (mixta) 9, que motivaron la presentación de la demanda, por cuanto la misma fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 10 de febrero de 202310, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “DIME” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 501549, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus nombres comerciales “IDIME”, previamente depositados-, fue cancelada totalmente el 20 de abril de 2022 por la Superintendencia de Industria y 9 De conformidad con el informe del estado actual del registro marcario “DIME”, obrante en el índice 54 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 10 Índice 45 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio11, mediante la Resolución núm. 21118, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de dicha entidad. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, el Despacho dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la SIC, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 501549, a cuya página se puede acceder directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.
Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto, si a bien lo tienen. […]”. La Sala destaca que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardaron silencio.
Por su parte, la actora puso de presente que a pesar de que se haya cancelado totalmente por no uso el registro de la marca cuestionada, “DIME”, la resolución acusada sigue en firme, por lo que debe tenerse en cuenta los elementos de hecho y de derecho que son materia de discusión en el proceso de nulidad de la referencia. Sin embargo, y contrario a lo afirmado por la actora, la Sala evidencia que la cancelación total, por no uso, de uno de los signos en conflicto, 11 En adelante SIC. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que prevé: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]”.
Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca del medio de control pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.
Precisamente, sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante sentencia de 24 de enero de 200812, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”.
Además, el Tribunal, respecto del deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha señalado: “[…] -. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la 12 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. Reiterado en sentencia de 26 de junio de 2020, número único de radicación 11001032400020120029500, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. […]”.
(Resaltado fuera de texto.) De lo expuesto, se tiene que el Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional.
Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de la Resolución núm. 60852 de 7 de octubre de 2014, mediante la cual se concedió el registro de la marca “DIME” (mixta) a favor de la sociedad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la causal de nulidad invocada en el medio de control de nulidad relativa deja de ser aplicable cuando cualquiera de los signos en conflicto ha sido cancelado por no uso, ha caducado o ha sido anulado.
Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201913, en la que se indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.
(Destacado fuera de texto). También se advierte en la citada sentencia, que como el medio de control de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, resulta evidente que cuando estos derechos dejan de existir, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de febrero de 2019, número único de radicación 2009-00622-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de febrero de 2021, número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00. Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de los signos en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “DIME” (mixta), concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de dicho signo en relación con el 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre comercial “IDIME” de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción.14 Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca “DIME” (mixta), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 14 Frente a este y en relación con la aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, que impide al juez que conozca de un medio de control de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que al momento de resolver la demanda haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de ésta, ver sentencias de 21 de febrero de 2019 (número único de radicación 2009-00622-00 C.P. Oswaldo Giraldo López); 18 de febrero de 2021 (números únicos de radicación 2008-00189-00 y 2008-00070-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); 18 de febrero de 2021 (número único de radicación 2007-00104-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), entre otras. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00169-00.
Actora: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- IDIME S.A.- Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co F A L L A PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de marzo de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.