11001032400020150028100 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00281-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “CEREBRUM” Y LA MARCA OPOSITORA “CEREBRINA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES.

LA PARTÍCULA “CEREB”, QUE HACE PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, ES DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, 1 Mediante auto admisorio de 16 de junio de 2015. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 434 de 13 de enero de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio4.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de noviembre de 2013, la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “CEREBRUM”, para identificar productos comprendidos en las clases 5ª5, 29 y 32, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, junto con la sociedad BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas previamente registradas por ellas, 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] complementos multivitamínicos para uso humano […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respectivamente, “CEREBRINA”, “VITACEREBRINA” y “VITACEREBRINA FINLAY”; y “CERECOMP”, para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 40871 de 27 de junio de 2014 la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada solamente la oposición interpuesta por ella y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo nominativo "CEREBRUM", para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO y suspendió la concesión del registro de la misma en las clases 29 y 32 ibidem. 4º- Adujo que contra la primera decisión de la citada resolución la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, a través de la Resolución núm. 434 de 13 de enero de 2015, revocó parcialmente la decisión inicial y, en su lugar, ordenó conceder el registro de la marca nominativa "CEREBRUM", para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia pasando por alto el riesgo de confusión que ello conllevaría en el mercado, pues el público consumidor equivocadamente asociaría los productos amparados por las marcas enfrentadas con un mismo origen empresarial.

Adujo que existe una similitud visual entre las marcas cotejadas, por cuanto la expresión “CEREBRUM” contiene integralmente los elementos que conforman la marca “CEREBRINA”. Agregó que desde el punto de vista fonético la marca cuestionada contiene las mismas sílabas iniciales que comprenden la marca “CEREBRINA”; y que en el aspecto auditivo existe una percepción similar al pronunciarlas.

Señaló que la expresión cuestionada reproduce el 90% de su marca, siendo las diferencias en sus terminaciones solamente “UM” y “INA”, irrelevantes. Indicó que la existencia de dos marcas que en su conjunto contengan la expresión “CEREB”, no podría llevar a concluir que dicha palabra es 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de uso común, debido a que, por el contrario, se trataría de un prefijo evocativo que puede ser registrado junto con otros signos, máxime cuando tengan suficientes elementos tanto visuales como vocales para determinar su distintividad, lo cual no se evidencia en este caso.

Arguyó que al analizar la relación de los productos que identifica cada una de las marcas cotejadas, se evidencia que son idénticos, esto es, elementos multivitamínicos, de la Clase 5ª, lo que genera conexión competitiva entre ellos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que entre las marcas enfrentadas “CEREBRUM” y “CEREBRINA” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que tienen diferente extensión habida cuenta que la marca cuestionada está conformada por ocho letras y la previamente registrada por nueve. Señaló que lo anterior permite que el consumidor las diferencie con facilidad y que entre ellas no se presente ninguna clase de confusión. 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que la expresión “CEREB” es de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo titular.

Señaló que al realizar el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas “CEREBRUM” y “CEREBRINA”, se advierten significativas diferencias desde los puntos de vista gramatical y fonético, puesto que cuentan con terminaciones diferentes, esto es, “RUM” e “RINA”, lo que evita cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo sostuvo la SIC en los actos administrativos demandados.

Insistió en que las marcas objeto de controversia están compuestas por una partícula de uso común, como lo es “CEREB”, por lo que debe excluirse del cotejo marcario, quedando expresiones totalmente diversas, esto es, “RUM” y “RINA”. 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 13 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad LABORATORIO FINLAY DE COLOMBIA S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la señora FANNY ELOINA NEIRDA DELGADO, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. 7 En adelante CPACA. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 434 de 13 de enero de 2015, mediante la cual la SIC ordenó devolver el expediente al Grupo de Trabajo de Fondo con el fin de conceder el registro multiclase de la marca nominativa “CEREBRUM”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulnera lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las súplicas incoadas. Para el efecto, sostuvo que existe identidad entre los productos que identifican las marcas enfrentadas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseguró que la marca censurada reproduce gramaticalmente casi la totalidad de la de su propiedad, pues la única diferencia rápida en sus terminaciones y/o raíz, esto es, las palabras “INA” y “UM”, lo cual de manera alguna permite su diferenciación. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que tiene una familia de marcas que comprenden las partículas “CERE” y “RINA”, por lo que debe protegerse la marca “CEREBRINA” frente a la cuestionada.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles puesto que la marca “CEREBRUM” posee la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada marca sin que se genere riesgo de confusión o asociación. IV.3.- La señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

En efecto, alegó que al realizar el cotejo marcario entre las marcas “CEREBRUM” y “CEREBRINA”, lo primero a resaltar es que la marca “CEREBRUM” posee elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la hacen totalmente diferenciable de la marca de la actora, fundamento de la demanda. Que las marcas cotejadas sólo coinciden en el uso del prefijo “CEREB”, el cual es de uso común en lo que respecta a productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre otros productos y servicios en el mercado; y que los sufijos o elementos adicionales que 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acompañan las marcas cotejadas, “RUM” y “RINA”, son fonéticamente diversos, lo que evita cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo sostuvo la SIC en la Resolución demandada.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 351 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que al evaluar las marcas confrontadas, sólo coinciden en el uso de la partícula “CEREB”, la cual es de uso común en lo ateniente a los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que los elementos adicionales de las marcas objeto de cotejo, “RUM” y “RINA”, son fonéticamente diversos, lo que evita un posible riesgo de confusión en el mercado.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 337-IP-2018. 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación de signos denominativos compuestos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 3.4. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […] 3.6.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 434 de 13 de enero de 2015, ordenó conceder el registro de la marca nominativa solicitada, “CEREBRUM”, a la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO, para distinguir “[…] complementos multivitamínicos para uso humano […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la SIC concedió el registro de la marca objeto de controversia pasando por alto el riesgo de confusión que ello conllevaría en el mercado, pue el público consumidor equivocadamente asociaría los productos amparados por las marcas enfrentadas con un mismo origen empresarial. 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que existe una similitud entre las marcas cotejadas, por cuanto la expresión “CEREBRUM” contiene integralmente los elementos que conforman la marca “CEREBRINA” 10.

Por su parte, la SIC mencionó que entre las marcas enfrentadas “CEREBRUM” y “CEREBRINA” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que tienen diferente extensión habida cuenta que la marca cuestionada está conformada por ocho letras y la previamente registrada por nueve. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 10 Cabe señalar que la actora en el escrito contentivo de la demanda únicamente alegó la presunta confusión de la marca cuestionada frente a su marca previamente registrada “CEREBRINA”. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.11 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: CEREBRUM MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA12 CEREBRINA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA13 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 12 Folio 11 del cuaderno físico principal. 13 Folio 11 del cuaderno físico principal. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201114, lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201415, la Sala precisó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. (Resaltado fuera de texto). Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201516, la Sala señaló: “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]” (Destacado fuera de texto). 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00133-00. 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202017, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la partícula “CEREB”, que conforma a las marcas enfrentadas, es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00262-00. 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva.

En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada18, a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen la expresión “CEREB”: MARCA TITULAR CEREBRARIUM (NOMINATIVA) CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MALOKA CEREBROTON (NOMINATIVA) JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ CEREBROLYSIN (NOMINATIVA) EVER NEURO PHARMA GMBH CEREBESOS (NOMINATIVA) BAVARIA S.A. NEOCEREBRIN (NOMINATIVA) PRODUCTOS VITAMÍNICOS COLOMBIA LTDA PROVITACOL LTDA. CEREBRYL (NOMINATIVA) COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 18 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 23 de enero de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al ser la expresión “CEREB” una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202019, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “CEREB”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general20.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “CEREB”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica y consonántica, pues “CEREBRUM” está compuesta por tres (3) sílabas (CE-RE-BRUM), ocho (8) letras, cinco (5) consonantes (C-R-B-R-M) y tres (3) vocales (E-E-U), mientras que “CEREBRINA” se conforma por cuatro (4) sílabas (CE-RE-BRI-NA), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (C- R-B-R-N) y cuatro (4) vocales (E-E-I-A). 20 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “RUM”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, como lo es “CEREB”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo, en la marca cuestionada, se encuentra combinado de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “CEREBRINA” está acompañada al final de la partícula “RINA”, mientras que “CEREBRUM” del vocablo “RUM”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otro vocablo como lo es la partícula “RUM”, así como la previamente registrada de la terminación “RINA”, generan unas marcas completamente distintivas y diferentes. En otras palabras, la expresión “RUM”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co origen empresarial […]”21, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “RINA” de la marca previamente registrada “CEREBRINA” y “RUM” de la marca cuestionada “CEREBRUM”, le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: CEREBRINA – CEREBRUM - CEREBRINA – CEREBRUM CEREBRINA – CEREBRUM - CEREBRINA – CEREBRUM CEREBRINA – CEREBRUM - CEREBRINA – CEREBRUM CEREBRINA – CEREBRUM - CEREBRINA – CEREBRUM De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía22 porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núms. único de radicación 2016-00354-00 y 2020-00308-00. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto: “[…] Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “CEREB”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “RIT10”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, como lo es “CEREB”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “CEREBRINA” está acompañada al final de la partícula “RINA”, mientras que “CEREBRIT10” del vocablo “RIT10”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otro vocablo como lo es la partícula “RIT10”, así como la previamente registrada de la terminación “RINA”, generan unas marcas completamente distintivas y diferentes. En otras palabras, la expresión “RIT10”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el origen empresarial […]”24, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “INA” de la marca previamente registrada “CEREBRINA” y “RIT10” de la marca cuestionada “CEREBRIT10”, le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Sin embargo, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “CEREB”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe tenerse en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen las marcas de tal manera que 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “RYL”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, como lo es “CEREB”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “CEREBRINA” está acompañada al final de la partícula “RINA”, mientras que “CEREBRYL” del vocablo “RYL”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otro vocablo como lo es la partícula “RYL”, así como la previamente registrada de la terminación “RINA”, generan unas marcas completamente distintivas y diferentes. En otras palabras, la expresión “RYL”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “INA” de la marca previamente registrada “CEREBRINA” y “RYL” de la marca cuestionada “CEREBRYL” le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: CEREBRINA – CEREBRYL - CEREBRINA – CEREBRYL CEREBRINA – CEREBRYL - CEREBRINA – CEREBRYL 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CEREBRINA – CEREBRYL - CEREBRINA – CEREBRYL CEREBRINA – CEREBRYL - CEREBRINA – CEREBRYL De lo anterior se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “CEREBRYL”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas […]”. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la actora en los alegatos de conclusión manifestó que es titular de una familia de marcas que contienen las expresiones “CERE” y “BRINA”.

Al respecto, la Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio25. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredió la norma invocada como violada; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “CEREBRUM”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 25 Dicha posición ha sido reiterada por la Sala, entre otras, en sentencia de 31 de agosto de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2015-00207-00. 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente 37 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2015 00281 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.