11001032400020130067600 — Consejo de Estado

< CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Número único de radicación: 110010324000 2013 00676 00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Diletto Café S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Productos Alimenticios Diletto Ltda. Temas: Cotejo entre una marca mixta y un nombre comercial.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Diletto Café S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75751 de 30 de noviembre de 2012 y 42031 de 17 de julio de 2013. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Diletto Café S.A.S., en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 75751 de 30 de noviembre de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 42031 de 17 de julio de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 2 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 75751 de fecha 30 de noviembre de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual niega la solicitud de registro de la marca nominativa (sic) DILETTO CAFÉ para distinguir productos de la clase 30 internacional, tal como consta en el expediente administrativo número 12 65803.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 42301 (sic) del 17 de julio de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 75751 de fecha 30 de noviembre de 2012, confirmando la misma.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el registro de marca nominativa (sic) “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, a favor de la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 (sic) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad (sic) Industrial […]”. (Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que solicitó el 20 de abril de 2012 el registro como marca del signo mixto "DILETTO CAFÉ" para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 4.2.

Que la referida solicitud se publicó, el 30 de abril de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 643, la cual fue objeto de oposición por la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con base en su nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO”. 4.3.

Que la Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012, declaró fundada la oposición y negó el registro como marca del signo mixto "DILETTO CAFÉ" para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Que interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012. 4.5.

Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 42031 de 17 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012. Normas violadas en concepto de la parte demandante y concepto de la violación 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas y expuso el concepto de la violación así: 5.1.

Estimó que la parte demandada vulneró los artículos 136, literal b), 140, 191 y 226 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política, al negar el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ”. 5.2. Afirmó que la parte demandada concluyó de manera equivocada que se encontraba acreditado el uso del nombre comercial, en contravención de lo previsto en el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, por las siguientes razones: 5.2.1.

Por un lado, las pruebas presentadas por la sociedad opositora corresponden en realidad al uso de una marca, no de un nombre comercial. Pese a ello, la parte demandada fundamentó los actos acusados en ese argumento, sin tener en cuenta que el signo “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” nunca fue registrado como 4 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 marca.

En consecuencia, dicho uso no otorga derecho alguno a la opositora, dado que el registro es requisito indispensable para la existencia del derecho marcario. 5.2.2. Por otro lado, los actos acusados otorgaron indebidamente valor probatorio al acto de constitución de la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda., cuando este no acredita la existencia del nombre comercial.

Por lo anterior, aseguró que se coligió de manera incorrecta que la señora Mónica Olaya Trujillo había transferido dicho nombre comercial a la sociedad Productos Alimenticios S.A., sin que existiera prueba de tal nombre ni de la supuesta transferencia. 5.3. En lo atinente a la vulneración del artículo 140 de la Decisión 486 de 2000, mencionó que aportó en la actuación administrativa pruebas que acreditan su derecho sobre el registro solicitado, las cuales fueron indebidamente desestimadas.

Además, los actos acusados carecen de motivación material al omitir el análisis del acervo probatorio, el cual demuestra que la denominación usada no corresponde a “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO”, sino al nombre de la señora Mónica María Olaya Trujillo, quien es la verdadera titular de las actividades mercantiles. 5.4. En lo que atañe a la vulneración del artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, manifestó que las pruebas allegadas en el proceso administrativo permitían concluir que el nombre comercial de la sociedad opositora se usó desde el 2007, mientras que el de la parte demandante se utiliza desde el 2006, lo cual evidencia que la sociedad Diletto Café S.A.S. tiene mejor derecho sobre el nombre comercial “DILETTO”, y no se advierten derroteros que permitan concluir que la sociedad opositora tenía un derecho preferente sobre dicho signo. 5.5.

Sobre la vulneración del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000, adujo que la marca “DILETTO CAFÉ” es notoria, al ser ampliamente conocida en distintos sectores de la economía y difundida por medios de publicidad, como lo demuestran las pruebas allegadas con el escrito de la demanda. Esta condición genera una excepción al principio de especialidad en materia de propiedad industrial, por lo que su registro debía admitirse en la clase 30 internacional. 5.6.

Finalmente, en lo relativo a la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, mencionó que se vulneró su derecho al debido proceso al no valorar apropiadamente las pruebas aportadas por la sociedad opositora en la actuación 5 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 administrativa, pues estas no acreditan el uso del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO”.

Contestación de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 6.1. Respecto a la vulneración de los artículos 136, literal b), y 191 de la Decisión 486 de 2000 se limitó a transcribir la interpretación prejudicial que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 084-IP-2013, en donde se estudió un caso en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de una solicitud de registro marcario presentada por la sociedad Diletto Café S.A.S., declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda. con fundamento de su nombre comercial y negó el registro de la marca mixta “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2.

En cuanto a la vulneración del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000, señaló que el carácter notorio de una marca debe ser demostrado por quien lo alega, mediante prueba idónea aportada ante el juez o la Oficina Nacional Competente, según corresponda. 6.3. En relación con la supuesta vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, señaló que no se afectó el debido proceso de la parte demandante, toda vez que, durante la actuación administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de 2000. 6.4.

Sobre la omisión del análisis de las pruebas aportadas a la actuación administrativa, especialmente, los elementos de convicción relacionados con el nombre comercial, la desnaturalización del concepto del nombre comercial al 6 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 entenderlo como marca y el desconocimiento del mejor derecho, sostuvo que dichos cargos fueron valorados en el expediente administrativo núm. 06-729282 en el que se concluyó que la señora Mónica María Olaya Trujillo opera el establecimiento Productos Alimenticios Diletto, con el cual se identifica públicamente y ha mantenido presencia en el mercado desde 2001 hasta 2006, e incluso con posterioridad, ha comercializado de forma continua y efectiva productos de la clase 30 Internacional bajo dicha denominación. 6.5.

Concluyó que la parte demandante no cumplió con los presupuestos exigidos para que se reconozca su marca como notoriamente conocida y, en consecuencia, no era posible otorgarle tal carácter. Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Productos Alimenticios Diletto Ltda. 7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Solicitud de Interpretación Prejudicial 8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de abril de 2018, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que la actora alegó como vulneradas, esto es, los artículos 136, literal b), 140, 191 y 226 de la Decisión 486 de 2000. 8.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 557-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal b), 191 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 2 Expediente en el cual se profirieron las resoluciones núms. 22163 de 30 de abril de 2009, 36466 de 22 de julio de 2009 y 41177 de 9 de agosto de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 los mismos que se interpretarán por ser procedentes, a excepción del Artículo 226, por no ser parte de la controversia el uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido.

De oficio se interpretarán los Artículos 192, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca […]”. 8.2. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia inicial 8.3. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de noviembre de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 20 de noviembre de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 del CPACA, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. 9.1. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal. 9.2.

La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 9.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. 8 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 Intervención del Ministerio Público 10. El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 557-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019; y v) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala 12.

De conformidad con el artículo 149, numeral 83, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 804 de 12 de marzo de 20195, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 13. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

Los actos administrativos acusados 14. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 14.1. La Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó 3 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 4 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-.

Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 5 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 9 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 14.2.

La Resolución núm. 42031 de 17 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, en la que confirmó la Resolución núm. 75751 de 30 de noviembre de 2012. El problema jurídico 15. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de esta, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 15.1.

Si las resoluciones núms. 75751 de 30 de noviembre de 2012 y 42031 de 17 de julio de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 136 literal b), 191, 192, 193, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000; y 29 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 15.2.

Por lo anterior, en primer lugar, la Sala analizará si el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” y, en caso afirmativo, desde cuándo tiene derecho exclusivo sobre el mismo, si su uso ha sido continuo e ininterrumpido, si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ”, que fue negado mediante los actos administrativos acusados, y si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y el nombre comercial protegido. 15.3.

En segundo lugar, si se desconoció la notoriedad de la marca “DILETTO CAFÉ”. 10 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 15.4. En tercer lugar, si la parte demandada vulneró el debido proceso de la parte demandante. 15.5. Así mismo, la Sala advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal b) del artículo 136 y el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 192, 193, 224 y 230 ibidem.

Adicionalmente, no interpretó los artículos 140, 226 y 228 ibidem, razón por la cual no se incluyeron en el problema jurídico. 15.6. Se excluirá del problema jurídico el artículo 193 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que no es objeto de discusión el registro del nombre comercial ni el cumplimiento del requisito previsto para adquirir el derecho al uso exclusivo de este, relacionado con el primer uso en el comercio.

Interpretación Prejudicial 557-IP-2018 de 16 de septiembre de 2019 16. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. El nombre comercial. Características y su protección 1.1. En el presente caso se alega la confusión con el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] 1.4.

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. […] Protección del nombre comercial 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

El Artículo 191 otorgará el derecho al uso 11 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado, y, consecuentemente, ese uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. […] 1.10.

La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial; entre otros. […] 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y/o servicios que distingue el signo. 1.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya adoptado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DILETTO CAFÉ (mixto) y el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO: (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal b) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [ ] [ ] 2.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 12 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 2.6.

Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos DILETTO CAFÉ (mixto) y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto) marca y nombre comercial, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. […] 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo DILETTO CAFÉ (mixto) y el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico; o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4.1.

Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado DILETTO CAFE (mixto) es notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. […] Prueba de la notoriedad 4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 4.10.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no 13 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro (sic) otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular. La notoriedad del signo solicitado a registro 4.11. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y. en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.12. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 4.13. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y. por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. […]”.

Análisis del caso concreto 17. Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 18. Ahora bien, la marca mixta solicitada y el nombre comercial, objeto de estudio, son como se muestran a comparación: 14 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 MARCA MIXTA SOLICITADA DILETTO CAFÉ (mixto) Solicitante: Diletto Café S.A.S. Clase 30: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO (mixto) Titular: Productos Alimenticios Diletto Ltda. Certificado de registro núm.: 22041 Clases 29, 30, 32, 35 y 43: “jaleas y mermeladas, conservas de fruta; confituras frutos secos preparados; batidos de leche; fruta confitada; gelatinas de fruta. harinas y preparaciones a base de cereales, alimentos a base de avena pan, productos de panadería, repostería y confitería, panecillos, bombones de chocolate, figuras de chocolate; mazapanes, alfajores, brownies, gomitas, macarons, tartas, pralinés y galletas; bocadillos, brioches y emparedados, productos de confitería a base de almendras; pastelitos dulces y panqueques; preparaciones aromáticas, infusiones de frutas. aguas minerales; bebida a base de leche de almendras; zumos y jugos de fruta sin alcohol; smoothies de diferentes frutas. compra y venta de productos alimenticios, gestión de negocios comerciales relacionados con la producción y comercialización de productos de panadería y repostería; marketing; organización y dirección de eventos, servicios de abastecimiento de productos alimenticios para terceros; demostración de productos alimenticios; publicidad de productos alimenticios; presentación de productos en cualquier 15 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 medio de comunicación para su venta al por menor o al por mayor. servicios de bebidas y comidas preparadas, especialmente las vinculadas a la panadería y repostería; servicios de banquetes, catering; snack-bar, salón de té, servicios de café”. 19.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para comparar marcas mixtas con un nombre comercial y la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Del cargo de violación de los artículos 136, literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000 20.

La parte demandante consideró vulnerado este artículo con sustento en que: i) en la actuación administrativa no se acreditó el uso de un nombre comercial por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso; ii) los actos acusados se fundamentaron en pruebas que, en realidad, corresponden al uso de una marca, lo cual resulta incorrecto, dado que el signo “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” nunca fue registrado como tal; iii) se otorgó indebidamente valor probatorio a la constitución de la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda., pese a que dicho acto no acredita por sí mismo la existencia del nombre comercial. 20.

Sobre el particular, la parte demandada sostuvo que la señora Mónica María Olaya Trujillo opera el establecimiento PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, con el cual se identifica públicamente y mantiene presencia en el mercado y desde 2001 hasta 2006, e incluso después, ha comercializado de forma continua y efectiva productos de la clase 30 Internacional bajo dicha denominación. 21.

Corresponde a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, determinar si el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO para lo cual se analizará, con base en las pruebas aportadas al expediente, desde cuando tiene derecho exclusivo sobre el 16 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 mismo, si su uso ha sido continuo e ininterrumpido y si es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca concedida mediante los actos administrativos acusados. 22.

De conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley 1437 y 173 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20126, sobre el régimen probatorio y oportunidades probatorias; y los artículos 165, 167 y 176 ibidem, sobre medios de prueba, carga de la prueba y apreciación de las pruebas, la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas y aportadas, durante el procedimiento administrativo, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, con el objeto de determinar si la parte demandante demostró el uso continuo e ininterrumpido del nombre y la enseña comercial. 23.

La Sala, previo al análisis probatorio para determinar si se encuentra acreditado el uso del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso, encuentra que las pruebas allegadas al proceso acreditan que la sociedad Productos Alimenticios Diletto Ltda., tercero con interés directo en la resultas del proceso, es titular del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO”, ello con sustento en los certificados de relaciones comerciales y declaraciones presentadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en las que indican al titular con la razón social Productos Alimenticios Diletto Ltda. con número de identificación tributaria 9001251488, coincidiendo en múltiples pruebas el nombre comercial con la razón social de la persona jurídica.

Acervo probatorio 24. De la revisión del expediente, la Sala encuentra que, dentro del expediente administrativo núm. 12-065803 obran las siguientes pruebas documentales: 6 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]” 17 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 24.1.

Elementos publicitarios tales como papelería, caja contenedora, empaques y etiquetas con diseño de “DILETTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS”7. 24.2. Copia autenticada de la Resolución núm. 2001276473 de 2001 expedida por el INVIMA en el que concede registro sanitario a los alimentos descritos con el nombre de DILETTO a nombre de MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO como titular y a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO como fabricante. 24.3.

Diez (10) certificaciones comerciales expedidas a terceros quienes manifiestan conocer y mantener relaciones comerciales con la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO como persona responsable de la SOCIEDAD PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO para los años de 2003 a 2006. 24.4. Comunicaciones de estudios y asignación de códigos EAN-UCC dirigidos a MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO para el año 2001. 24.5.

Once (11) comunicaciones escritas dirigidas por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO y suscritas por la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO para los años de 2003 a 2005. 24.6. Quinientos cincuenta y seis (556) facturas de venta de productos alimenticios con el membrete PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, para los años de 2001 a 2006. 24.7.

CD con logotipo utilizado en publicidad y membretes con la denominación PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO. 24.8. Certificación expedida por RICARDO ZULUAGA BOTERO, contador público de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA., por medio de la cual certifica las ventas anuales de los años 2007-2011, acompañada de la copia de la tarjeta profesional núm. 1 20967-T 8. 7 Cfr. Folio 89 Cuaderno Principal núm. 1. 8 Cfr. Anexos Folio 42 a 43. 18 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 24.9.

Certificación Bancaria del Banco de Bogotá, por medio del cual certifica que la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA. está vinculada con el banco a través del producto “CUENTA DE AHORROS” abierta desde el 28/09/099. 24.10. Tres (3) cartas de referencia de proveedores de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA., en los que se certifican las relaciones comerciales sostenidas con dicha sociedad desde el año 2008 en adelante10. 24.11.

Cuatro (4) certificaciones de clientes de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA., en los que se hace relación a las relaciones comerciales con dicha sociedad desde el año 2000 en adelante11. 24.12. Ocho (8) folios contentivos de invitaciones extendidas a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA., para la realización de diferentes eventos, una tarjeta de presentación del Director Administrativo y una hoja membreteada en blanco de la misma sociedad12. 24.13.

Tres (3) empaques y etiquetas de productos identificados con el signo DILETTO13. 24.14. Setenta y tres (73) folios correspondientes a declaraciones de retenciones en la fuente de los años 2009, 2010 y 2011, pagadas por PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA.14 24.15. Veintiséis (26) folios contentivos de declaración y pago de IVA de los años 2009 - 2012. realizado por PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA. 15 24.16.

Declaraciones de renta de los años 2009, 2010 y 201116. 24.17. Copia de ciento un (101) facturas comerciales de compraventa, expedidas por PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA., como vendedora, en los que 9 Cfr. Anexos Folio 45. 10 Cfr. Anexos Folios 47 a 49. 11 Cfr. Anexos Folios 51 a 54. 12 Cfr. Anexos Folio 56 a 63. 13 Cfr. Anexos Folio 65 a 67. 14 Cfr. Anexos Folio 70 a 165. 15 Cfr. Anexos Folio 167 a 168. 16 Cfr. Anexos Folio 170 a 172. 19 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 se deja constancia de la venta de distintos tipos de productos de confitería y panadería, operaciones realizadas desde junio de 2009 y junio de 201217. 25.

La Sala observa, al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente, que: i) las pruebas documentales relacionadas en los numerales 24.1 a 24.17 acreditan el uso del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO”, que fue usado desde el año 2001 por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y su uso se extendió hasta junio de 2012; y ii) el 20 de abril de 2012, la parte demandada solicitó el registro como marca del signo mixto “DILETTO CAFÉ”. 26.

Por lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón a la parte demandante al señalar que no se encontraba acreditado el uso del nombre comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso ni al señalar que la denominación sobre la cual se acreditó su uso es el nombre de la señora Mónica María Olaya Trujillo porque, aunque en algunas de las pruebas si se encuentra en mención dicho nombre, son claras en señalar el reconocimiento como titular de las actividades mercantiles a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO estimando solo en algunos casos a la Mónica María Olaya Trujillo como propietaria del establecimiento de comercio. 27.

En este punto, en lo relacionado con el reconocimiento del uso del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” para distinguir productos de la Clase 30 y la protección del mismo, la Sala en sentencia de 4 de octubre de 201818, al resolver un caso con identidad de partes e identidad fáctica al sub examine, la cual se prohíja en este caso, consideró: "[ ] 4.5.

Para la Sala el análisis conjunto de las pruebas documentales citadas permite señalar que éstas acreditan debidamente el uso real, efectivo y constante en el mercado tanto del nombre como de la enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO para distinguir productos de la Clase 30 Internacional por parte de la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO, tercero con interés directo en el proceso (opositora en la actuación administrativa), uso éste anterior al 26 de julio de 2008, fecha en la cual la demandante solicitó el registro como marca del signo mixto DILETTO CAFÉ para identificar productos de esa misma clase. 17 Cfr. Anexos Folio 175 a 288. 18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, radicado: 2010-00457-00.

Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López. 20 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 En efecto, los documentos atrás referidos son indicativos que la señora OLAYA TRUJILLO se ha identificado en el ejercicio de su actividad comercial de producción y comercialización de productos alimenticios a través del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, denominación ésta que, como enseña comercial, también ha identificado su establecimiento de comercio.

Con este nombre y enseña comercial es reconocida en el ámbito comercial por parte de las personas con quien tiene negocios de esta naturaleza [ ]". (Destacado fuera del original) 28. Por lo anterior, la Sala considera que no se violó el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000 y acoge el argumento de la parte demandada, relativo a que el uso del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” se extendió en el tiempo de manera continua, regular y efectiva desde el año 2001 hasta más allá de la fecha en que se solicitó el registro por parte de la parte demandada, pues según lo probado en el proceso, el uso dado al nombre comercial se prolonga en el tiempo de tal forma que le permite oponerse a la solicitud de registro del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 29.

Así las cosas, la Sala considera que el tercero con interés directo en las resultas del proceso es titular del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO”, comoquiera que demostró su uso en adecuada forma, motivo por el cual el cargo correspondiente a la vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 puede ser estudiado. 30.

En este punto, frente al cargo de violación relacionado con la violación del artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 sustentada en que la parte demandante es titular del nombre comercial “DILETTO” y que su uso es primero en el tiempo al nombre comercial de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala observa que tal situación no se probó y no fue alegada por la parte interesada en la actuación administrativa ni constatada en los actos administrativos acusados, por lo que resulta imposible su estudio en la presente instancia. 31.

De otro lado, la Sala en sentencia de 20 de febrero de 202519, determinó: 19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero de 2025, radicado: 2016-00396-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 "[ ] Así las cosas, la Sala considera que la parte demandada no está en la obligación de conceder el registro como marca de aquellos signos derivados de los nombres y enseñas comerciales, en tanto, esto desnaturalizaría el trámite del registro marcario, pues bastaría con el uso de un signo en el comercio para garantizar su registro como marca.

Por lo anterior, el referido argumento de la parte demandante, y aun cuando contara con un nombre y enseña comercial anterior a la fecha de solicitud del registro del signo cuestionado, no sería razón suficiente para acceder al registro. [ ]”. 32. Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 33.

La Sala considera que de acuerdo con lo previsto en 136 ibidem, la protección del nombre comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen y por la posibilidad de inducir al público consumidor a error; por ello en el caso sub examine deberá compararse la marca solicitada con el nombre comercial del cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 34.

En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre el signo mixto solicitado y el nombre comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios. 35. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si el signo mixto “DILETTO CAFÉ”, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad de la negación de su registro marcario.

Análisis del supuesto normativo: Identidad o semejanza entre el signo y un nombre comercial 22 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 36. De conformidad con los criterios establecidos para analizar la identidad o grado de semejanza entre signos y marcas, es necesario tener en cuenta la naturaleza de estos.

Al respecto, la Sala observa que tanto el nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” como el signo solicitado “DILETTO CAFÉ” son mixtos, por lo que se aplicarán los criterios de comparación de este tipo de signos. 37. Atendiendo a que, en el caso sub examine, la comparación deberá realizarse con un signo mixto, la Sala considera que, en aplicación de los criterios para comparar este tipo de signos, se debe determinar cuál es el elemento predominante en este. 38.

En ese sentido la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso indicó lo siguiente: “[…] 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 3.3.

Al realizar el cotejo: entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes regias para el cotejo de signos denominativos: (i)Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado: (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deporte, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 23 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos, en conflicto comparten un: lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener, en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii)Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea a concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte, del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro […]”. 39.

La Sala considera que, en el caso sub examine, el elemento nominativo es el que prevalece en el signo mixto, comoquiera que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser el elemento que los consumidores utilicen en el mercado para solicitar el producto.

Asimismo, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden 24 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 40. Por lo anterior, la Sala procederá a la comparación entre el nombre comercial y el signo objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resulten aplicables al cotejo de los signos mixtos donde predomina el elemento nominativo, y las aplicables a las marcas nominativas, a saber. 41.

En este punto, la Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo y nombre comercial objetos de comparación antes de proceder al cotejo20, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”21. 42.

En este sentido, la Sala procederá a analizar si el signo y el nombre comercial en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 43. Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015. 25 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”22 (Destacado fuera del texto). 44.

En este orden de ideas, la Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual se acudió al Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada y se encontró que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados las palabras CAFÉ, PRODUCTOS y ALIMENTICIOS eran reproducidas en las siguientes marcas vigentes en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza23.

Marca Núm. Certificado Titular Clase CAFE DE PELICULA 13447 MULTICINES LTDA 30 CAFE SELLO ROJO 237854 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. 30 CAFE GINEBRAS 240870 TRILLADORA COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA DE CAFE S.A. 30 CAFE LEON 265007 ORGANIZACIÒN DE LEÒN S.A. 30 PRODUCTOS INTEGRALES SIN AZUCAR PANUMARE 341068 MARCO EMILIO 30 PRODUCTOS INTEGRALES YANNETH 450867 LUIS ALFONSO 30 PRODUCTOS TROPICAL FRUIT GENEZANO 283179 JANETH BARÓN DE PULIDO 30 PRODUCTOS PRODEAGRO 277241 COMERCIAL DESPENSA S.A.S 30 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 23 Disponible en la página electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio: https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637323062456007355. Consultado el 23 de septiembre de 2025. 26 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAFY 317150 MARTHA LUCIA SALAZAR RAMIREZ 30 LA MIES S. LUCAS 10:2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 318395 ADILIA ZONIA NOVOA VACA 30 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 392696 OMAR JIMÉNEZ CARVAJAL 30 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA ABUELA 406715 JHON FREDY ALZATE HENAO 30 45.

La Sala concluye, conforme a lo anterior, que las palabras CAFÉ, PRODUCTOS y ALIMENTICIOS son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, la Sala considera que, respecto del signo mixto “DILETTO CAFÉ” debe excluirse la palabra “CAFÉ” y respecto del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” deben excluirse las palabras “PRODUCTOS” y “ALIMENTICIOS”, comoquiera que: i) se tratan de palabras de uso común; y, asimismo ii) se trata de un signo y nombre comercial compuestos en donde su exclusión no reduce los mismos de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. 46.

Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse, entre el signo “DILETTO”, solicitado por la parte demandante, y el nombre comercial “DILETTO” de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 47. Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo marcario siguiendo los criterios expuestos previamente.

Comparación Ortográfica 48. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las palabras y letras del signo solicitado y las del nombre comercial, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de 27 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 la palabra, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, la Sala procede a realizar el cotejo.

SIGNO MIXTO SOLICITADO D I L E T T O 1 2 3 4 5 6 7 NOMBRE COMERCIAL D I L E T T O 1 2 3 4 5 6 7 49. Sobre este asunto, la Sala advierte que el signo solicitado reproduce en su totalidad la expresión DILETTO contenida en el nombre comercial, sin contar con otras expresiones adicionales en la composición de su conjunto, ni denominativas ni gráficas, que permitan diferenciarlo. 50.

Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que existe identidad entre el signo solicitado y el nombre comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso comoquiera que el signo solicitado es una reproducción de dicho nombre comercial. Comparación Fonética 51. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo solicitado, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: DILETTO – DILETTO - DILETTO – DILETTO - DILETTO – DILETTO DILETTO – DILETTO - DILETTO – DILETTO - DILETTO – DILETTO DILETTO – DILETTO - DILETTO – DILETTO - DILETTO – DILETTO 28 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 52.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación del signo y nombre comercial cotejados resulta ser idéntica, pues coinciden en la expresión DILETTO, la cual el signo solicitado reproduce, sin incluir ningún tipo de elementos adicionales que otorguen distintividad a su conjunto. Comparación Ideológica 53. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[ ] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra [ ]”24, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 54.

Al respecto, la Sala advierte que la expresión DILETTO presente en el signo y nombre comercial cotejados tiene el significado en el idioma italiano correspondiente a “Amado”, es por ello que la Sala considera que dicha expresión debe ser considerada de fantasía, por lo que no puede realizarse el cotejo desde el punto ideológico. 55.

Por lo anterior, la Sala considera que entre el signo solicitado por la parte demandante y el nombre comercial del tercero con interés directo en el resultado del proceso existe identidad ortográfica y fonética, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 56.

Habiéndose probado la similitud entre el signo mixto y el nombre comercial, es preciso recordar que para considerar que la semejanza y/o la identidad, entre el signo solicitado y el nombre comercial del tercero, pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario también abordar el supuesto de que existan circunstancias en las cuales el uso del signo solicitado pudiera originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 29 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 En el caso sub examine, el signo mixto DILETTO CAFÉ fue solicitado por la parte demandante, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Clase 30.- Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 57.

Por su parte, el nombre comercial reconocido y protegido “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se dedica a la realización de las siguientes actividades comprendidas en las clases 29, 30, 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Clase 29.- Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30.- Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. [ ] Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. [ ] Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Servicios de venta al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos. [ ] Clase 43.- Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”. (Negrilla fuera del texto). 58. Así las cosas, la Sala advierte en primer lugar que, respecto de los productos de clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que, por un lado, pretende amparar el signo solicitado y, por otro lado, hacen parte de los identificados por el nombre comercial protegido, existe una conexión competitiva comoquiera que: i) 30 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 amparan productos de la misma Clase del nomenclátor; ii) hay identidad respecto de los productos alimenticios; y iii) al existir identidad pueden ser intercambiables. 59.

En segundo lugar, la Sala observa que se configura el criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad entre los productos de las clases 29 y 32 frente a los productos de la clase 30, toda vez que cumplen la misma función y satisfacen la misma necesidad de alimentación de manera equivalente para el consumidor. 60. En tercer lugar, respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que esta implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor, es por ello que la Sala considera que entre los productos de la clase 30 y los servicios de las clases 35 y 43 se configura el criterio de complementariedad por cuanto los productos consistentes en los alimentos descritos en la clase 30 requieren para su desarrollo en el comercio contar necesariamente con los servicios de gestión de negocio comercial y servicios de venta en comercio, mismos que, entre otras modalidades, se materializan con servicios de restauración, lo que refuerza la relación de complementariedad e interdependencia entre ellos y la vinculación entre los productos y servicios analizados. 61.

En consecuencia, se considera que existe una relación directa o indirecta con los productos y servicios que se pretenden amparar con el signo solicitado y con los amparados por el nombre comercial protegido, en tanto permiten concluir que existe una relación de complementariedad que puede inducir al consumidor a considerar que provienen del mismo origen empresarial. 62.

En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos que pretende identificar el signo solicitado y los productos y servicios identificados por el nombre comercial, toda vez que comparten finalidades, en tanto que, como se precisó, corresponden a productos alimenticios que pueden comercializarse en el sector económico relacionado con la restauración, conllevando el ejercicio de gestión de negocio comercial, publicidad y servicio de venta al detalle en comercios. 63.

Igualmente, se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución. Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el 31 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 64. En ese orden de ideas, al no contar el signo mixto solicitado con la condición de distintividad necesaria y al existir identidad con el nombre comercial protegido, así como conexidad competitiva de los productos que se distingue con los productos y servicios identificados por el nombre comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. Del cargo de violación de los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 65.

En cuanto a la violación de los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 por el desconocimiento de la notoriedad de la marca “DILETTO CAFÉ” alegada por parte de la demandante, la Sala observa que para sustentar el cargo de violación allegó las siguientes pruebas: 65.1. Certificación de 5 de noviembre de 2013 a través de la cual CARACOL TV constató la emisión de pautas publicitarias de “DILETTO CAFÉ” durante el año 2013. 65.2.

Certificación de 5 de noviembre de 2013 a través de la cual CARACOL TV constató la emisión de pautas publicitarias en el programa DÍA A DÍA de “DILETTO CAFÉ” durante el año 2013. 65.3. Edición núm. 4 de 2014 de la guía de estilo de vida y cultura BOGOTÁ LURE en la que se menciona a “DILETTO CAFÉ” como destino en Bogotá. 65.4. Artículo de 2 de agosto de 2009 publicado en El Espectador en el que se menciona a “DILETTO CAFÉ” como destino en Bogotá. 65.5.

Artículo de septiembre de 2013 publicado en la revista CROMOS en el que se menciona a “DILETTO CAFÉ” como destino en Bogotá. 32 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 66. Del anterior recuento probatorio, la Sala estima que la parte demandante no acreditó la notoriedad de la marca “DILETTO CAFÉ” por cuanto las pruebas, en atención a lo previsto en la Interpretación Prejudicial allegada al proceso de la referencia, no permiten concluir el conocimiento de dicha marca: i) en el sector de alimentos; ii) por los consumidores reales y potenciales de este tipo de productos; iii) por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; iv) por los círculos empresariales que actúan en giros relativos a productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 67.

Así mismo, el demandante no acreditó que la marca “DILETTO CAFÉ” haya sido reconocida como notoriamente conocida en el sector pertinente en cualquier país miembro, razón por la que no es posible predicar sobre ella una protección especial. 68. Por lo anterior, la Sala concluye que el demandante, al alegar la notoriedad de la marca “DILETTO CAFÉ”, no cumplió con la carga que le asiste de acreditar dicha notoriedad en los términos previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

Del cargo de violación del artículo 29 de la Constitución Política 69. Considerando que la parte demandante manifestó en su concepto de violación que la parte demandada violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia con la expedición de los actos administrativos acusados, la Sala procederá a estudiar dichos argumentos. 70.

Para sustentar el cargo de violación la parte demandante sostuvo que las pruebas aportadas en la actuación administrativa por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no son idóneas para probar el uso real y efectivo de un nombre comercial que resulte oponible al registro del signo mixto “DILETTO CAFÉ” para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, no se encuentra acreditada la existencia de dicho nombre comercial. 33 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 71.

Frente a ello, la Sala estima que la parte demandada llevó a cabo el procedimiento administrativo respetando las garantías procesales y el derecho a la defensa. Adicionalmente, la Sala considera que la parte demandada valoró en debida forma las pruebas aportadas en la actuación administrativa, mismas que en virtud de lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación para el caso sub examine, son idóneas para concluir el reconocimiento y protección del nombre comercial a favor del tercero al señalar: “[…] 1.10.

La Sala concluye que la parte demandada no violó el derecho al debido proceso al realizar la valoración de las pruebas allegadas en la actuación administrativa y reconocer a través de los actos acusados el uso y protección del nombre comercial “PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO” a favor de la sociedad opositora, por cuanto dicha valoración se ajustó a las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para dicho fin y, por consiguiente, no se evidencia violación alguna del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Conclusión 73. Por lo expuesto, la Sala considera que los actos administrativos acusados no vulneran los artículos 136, literal b), 191, 192, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000; y 29 de la Constitución Política, comoquiera que: i) procede la protección del nombre comercial que opera frente a la solicitud de registro de un signo como marca; ii) se cumplen los supuestos de la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo mixto solicitado como marca es similarmente confundible con el nombre comercial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en tanto, que existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo el nombre comercial y los productos que se pretende identificar con el signo solicitado como marca; y iii) la parte demandante, al alegar la notoriedad de la marca “DILETTO CAFÉ”, no cumplió con la carga que 34 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 le asiste de acreditar dicha notoriedad en los términos previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000.

Condena en costas 74. Finalmente, en atención a lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 35 Núm. único de radicación:110010324000 2013 00676 00 NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidenta Consejera de Estado PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.