CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020140006000 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Constructora Meléndez S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Construcciones Buen Vivir S.A. Temas: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Cotejo de signos mixtos y denominativos -Signos de fantasía – Expresiones de uso común – Expresiones Evocativas- Conexión competitiva.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Constructora Meléndez S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.80330 de 27 de diciembre de 2012, 56979 de 27 de septiembre de 2013, 80328 de 27 de diciembre de 2012 y 56605 de 27 de septiembre de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 1 Cfr. Folios 130 a 131. La Sala mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Constructora Meléndez S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms.80330 de 27 de diciembre de 2012, “Por la cual se niega un registro”5, y 80328 de 27 de diciembre de 2012, “Por la cual se niega un registro” 6: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) las resoluciones núm. 56979 de 27 de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 7, y 56605 de 27 de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 8: expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E). 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, para identificar servicios en las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9: “[…] 3.1 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 80330 de 28 de Diciembre de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de 2 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 7 3 Cfr. Folios 26 a 51 4 Prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto La Capital del Buen Vivir, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto La Capital del Buen Vivir, para identificar Servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Esta resolución confirmó lo dispuesto en la Resoluciones núm.80330 de 27 de diciembre de 2012. 8 Esta resolución confirmó lo dispuesto en la Resoluciones núm. 80328 de 27 de diciembre de 2012. 9 Cfr. Folios 28 a 30 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12-098188, en la que se negó el registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR en clase 36 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.2 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 56979 de 27 de Septiembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12-098188, en la que se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la negación del registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR en clase 36 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.3 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 80328 de 27 de Diciembre de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12-098194, en la que negó el registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL NUEN VIVIR en la clase 37 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.4 Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 56605 de 27 de Septiembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12-098194, en la que se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la negación del registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR en clase 37 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.5 Como consecuencia de las declaraciones anteriores, para resarcir el daño causado y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR solicitada para identificar servicios de las clase (sic) 36 y 37 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.6 En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.7 Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 4.1. Solicitó, el 12 de junio de 2012, el registro como marca del signo ixto LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR para distinguir servicios en las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Las referidas solicitudes se publicaron, el 16 de octubre de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 654, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de Signos Distintivos de la de Industria y Comercio, por medio de las resoluciones núms. 80330 de 27 de diciembre de 2012 y 80328 de 27 de diciembre de 2012, negó el registro como marca del signo mixto LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR para distinguir servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra las resoluciones núms.80330 de 27 de diciembre de 2012 y 80328 de 27 de diciembre de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (E), por medio de las resoluciones núm. 56979 de 27 de septiembre de 2013 y 56605 de 27 de septiembre de 2013, resolvió los recursos de apelación, en el sentido de confirmar las resoluciones núms.80330 de 27 de diciembre de 2012 y 80328 de 27 de diciembre de 2012.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 6.1.

Indicó que en el signo mixto solicitado LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, el elemento predominante es el gráfico, pues su tamaño y colocación, estando encima de las expresiones denominativas, lo eleva a ser su elemento dominante. Asimismo, sus colores tienen combinación cromática inusual 6.2. Adujo que, sin bien la expresión BUEN VIVIR es evocativa y por lo tanto carente de distintividad, y llamada a coexistir con otras marcas que la empleen a título evocativo, el cotejo marcario debe limitarse a los elementos que sí tendrían la posibilidad de individualizar orígenes empresariales distintos, en ese caso la M gráfica que trae el signo mixto solicitado. 6.3.

Expresó que, conforme a los criterios señalados por el Tribunal Andino de Justicia para identificar las marcas mixtas, el cotejo debe efectuarse con la M gráfica del signo mixto solicitado y excluyéndose las expresiones BUEN y VIVIR por ser evocativas. 6.4. Señaló que, respecto de la similitud ortográfica y fonética, que entre la figura M y la expresión “Construcciones”, no hay similitudes visuales u ortográficas, y así mismo, que la misma suerte debe correr una valoración sobre semejanzas fonéticas, como quiera que la pronunciación en nuestro idioma es relativamente fiel a su forma escrita. 6.5.

Respecto del aspecto conceptual o ideológico, indicó que los signos mixtos solicitados M sugieren la idea de una capital (una ciudad entera) en la que se vive adecuadamente (buen vivir), en tanto, la marca invocada por la parte demandada en el cotejo marcario, sugiere explícitamente construcciones para vivir adecuadamente, lo que permite determinar que no es lo mismo una capital o una ciudad, que una construcción puntual. 6.6.

Afirmó que le fue negado el registro como marca de los signos mixtos solicitados por reproducir la expresión BUEN VIVIR, que compone de una marca previamente registrada, pese que la parte demandada, al decidir el recurso de 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 apelación interpuesto de las actuaciones administrativas, sostuvo que dicha expresión era evocativa y por ello carente de distintividad.

Contestación de la demanda 7. La parte demandada contestó la demanda de forma extemporánea10. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso11 contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Manifestó, respecto del signo mixto solicitado LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, que la expresión BUEN VIVIR, le otorga distintividad, pues aun cuando la parte demandante afirma que es la letra M que hace parte del conjunto marcario, esta letra es en extremo similar a la marca registrada y notoria de una compañía telefónica, descartando que el consumidor promedio la asocie al nombre de la parte demandante. 8.2.

Reiteró que, en el signo mixto solicitado, la expresión que le da carácter y fuerza es BUEN VIVIR, es decir, la que reproduce la parte distintiva de la marca de su propiedad, haciéndola irregistrable por ser idéntica. 8.3. Explicó, respecto de la similitud fonética, que los dos signos distintivos comparten exactamente los mismos elementos BUEN VIVIR, siendo coincidentes en el orden y lugar en que están escritos, dando como resultado, exactamente, una misma raíz y un mismo final y por ende una idéntica pronunciación. 8.4.

Señaló, respecto de la similitud conceptual, que el concepto es el mismo, a saber, el de una buena calidad de vida y, en ese sentido, a su juicio, es justamente acá donde se equivoca la parte demandante al aseverar que la marca base de la 10 Cfr. Folio 96 11 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 200 a 205 12 Cfr. Folios 190 a 199 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 oposición, al ser evocativa, no es distintiva y, por ende, no podía ser oponible al registro solicitado. 8.5.

Señaló que el signo solicitado como marca no solo es confundible visualmente, ya que en ambas son distintivas las mismas palabras BUEN VIVIR, sino ideológicamente porque evocan la idea de calidad de vida, lo que automáticamente lleva al consumidor promedio a pensar que se trata de marcas que comercializan productos o servicios de un mismo titular. 8.6.

Indicó ambos signos distintivos distinguen servicios conexos, por lo que la similitud es total en este campo, lo que determina que la conexión competitiva que existe entre los signos cotejados es innegable. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de febrero de 201513, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 124-IP-2016 de 15 de septiembre de 201614, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486, para tratar lo referente a las palabras de uso común […]”15. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso 13 Cfr. Folios 94 y 95 14 Cfr. Folios 113 a 127 15 Cfr. Folio 116 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de marzo de 202016, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal, y convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 13. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, realizó la audiencia inicial, el 9 de marzo de 202017, y: i) se declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; vii) prescindió de la audiencia de pruebas y de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó las partes e intervinientes la presentación, por escrito, de los alegatos, dentro de los diez días siguientes e indicó que, en la misma oportunidad, el Ministerio Publicó podría presentar concepto si a bien lo tiene; y viii) realizó el respectivo control de legalidad.

Alegatos de conclusión 13. Dentro del término legal, la parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma. 14. La parte demandada, de conformidad con el informe del Secretarial de la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación18, presentó alegatos de conclusión19.

Al respecto, la Sala advierte que el escrito de alegatos de conclusión presentado por la parte demandada no corresponde argumentos relacionados con 16 Cfr. Folios 208 a 209. 17 Cfr. Folios 217 a 224 18 Cfr. Folio 247 19 Cfr. 236 a 237 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 el expediente del proceso de la referencia, por lo que se abstendrá a hacer referencia a su contenido.

Concepto del Ministerio Público. 15. El Ministerio Público rindió concepto20, en los siguientes términos: 15.1 Afirmó que el signo mixto solicitado se compone de la palabra CAPITAL y la expresión BUEN VIVIR y que, esta última expresión, idéntica al elemento denominativo de la marca previamente registrada, comoquiera que lo reproduce, diferenciándose solo por la adición de la palabra CONSTRUCCIONES al comienzo de la marca nominativa, en reemplazo de la palabra CAPITAL. 15.2 En este sentido, se considera que, a nivel ortográfico, la similitud de palabras es evidente, especialmente si se tiene en cuenta que ambas expresiones en el conjunto de los signos distintivos cotejados hacen alusión a un mismo nicho de mercado, como lo es el de la construcción. 15.2 Sostuvo, en cuanto a la similitud ideológica, que las expresiones “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” y “CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR”, coinciden en la utilización de la expresión BUEN VIVIR, lo que trae a la mente del consumidor el concepto de vivir de manera cómoda, agradable. 15.3 Señaló que el segmento de servicios en el que compiten los signos distintivos es el mismo, lo cual inexorablemente lleva a confusión al consumidor promedio, quien, eventualmente, puede verse influenciado por las palabras BUEN VIVIR al momento de adquirir los productos o servicios, pudiendo llegar a creer que una de estas marcas es filial o rama de la otra, es decir, que ambos productos o servicios son suministrados por el mismo empresario. 20 Cfr. Folios 239 a 243 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 15.4 Concluyó indicando que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que, por contera, obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 124-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 19.

Los actos administrativos acusados son los siguientes22: 21 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 22 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 19.1 La Resolución núm. 800330 de 27 de diciembre de 201223, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1 La Resolución núm. 56979 de 27 de septiembre de 201324, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 80330 de 27 de diciembre de 2012. 1.2 La Resolución núm. 80328 de 27 de diciembre de 201225, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto LA CAPITAL DE BUEN VIVIR para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3 La Resolución núm. 56605 de 27 de septiembre de 201326, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 80328 de 27 de diciembre de 2012.

El problema jurídico 2 Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1 Si las resoluciones núms. 80330 de 27 de diciembre de 2012, 56979 de 27 de septiembre de 2013, 80328 de 27 de diciembre de 2012 y 56605 de 27 de septiembre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto LA CAPITAL 23 Cfr. Folios 8 a 10 24 Cfr. Folios 11 a 14 25 Cfr. Folios 17 a 19 26 Cfr. Folios 20 a 22 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 DEL BUEN VIVIR, para identificar servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 19.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo mixto solicitado y la marca nominativa CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR, con registro marcario núm. 415431, que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 19.3 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, de oficio, el literal g) del artículo 135 ibidem. 19.4 En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 3 La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena27, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido 27 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 en la Decisión 486 de 200028 de la Comisión de la Comunidad Andina29. Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30 4 La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 5 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir 28 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 29 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 30 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 6 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 7 Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 8 La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 9 En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 10 El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 11 La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso32: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixto) y la marca registrada CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta […] […] 1.7 En cuanto a las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesario, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también suele suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 2.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros […] 2.5 En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el 32 Cfr. Folios 113 a 127 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixto) y CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativo). 3.

Signos evocativos. 3.1 La SIC manifestó que las marcas confrontadas son catalogadas como marcas evocativas, por su expresión “BUEN VIVIR”, por lo que se analizará este tipo de signos. […] 3.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.5 En ese sentido, se deberá analizar si el signo opositor es evocativo y si posee una fuerte proximidad con los servicios que ampara.

Un signo será evocativo si alguno de sus componentes lo es. […] 4. Palabras de uso común o descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil 4.1 Afirma la SIC que las palabras “CAPITAL” Y “CONSTRUCCIONES” son términos de uso común y descriptivos y no deben entrar al cotejo de los signos en conflicto, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la confirmación de marcas y la marca débil.

“Artículo 135 – No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] […] 4.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.5 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en las Clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto 5. Conexión competitiva entre los productos de la clase 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR (mixto), para amparar servicios de las Clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR (denominativa), para la Clase 3, por lo que es preciso analizar este tema. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 5.3. Se deberá matizar la regla de especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos en una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 5.5.

Conforme a los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos enfrentados. Sin embargo, a objeto de verificar los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en la que uno o dos criterios serán suficientes para establecer conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer conexión competitiva. […]”.

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 12 Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 13 Vistas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 14 En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO MIXTO SOLICITADO33 MARCA REGISTRADA Solicitante: Constructora Meléndez S.A. Titular: Construcciones Buen Vivir S.A. Certificado núm. 415431 Clase: 36 “Negocios inmobiliarios, especialmente los relacionados con vivienda familiar, locales comerciales y urbanización de terrenos”34 Clase 37: “Construcción;

Reparación; Servicios de Instalación”.35 33 El signo mixto denegado por los actos administrativos acusados. 34 Cfr. Folio 15 35 Cfr. Folio 9 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 Clase 37: “Construcción de vivienda familiar, locales comerciales y urbanización de terrenos”36. 15 La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 16 Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 17 Esta Sección37, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”38. 18 En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está 36 Cfr. Folio 24 37 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”39. 19 En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”40. 20 En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, cuyo solicitante es la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede su registro como marca. 21 Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 1.6.1 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. 1.6.2 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4 Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 40 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor […]”41. (Destacado de la Sala) 22 La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] 1.5.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabas, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3 Figurativa o Gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”42.

( 23 Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca nominativa previamente registrada, y un signo mixto, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto del signo solicitado, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 24 En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que el signo van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el 41 Cfr. Folios 118 y 119.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 124- IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 42 Cfr. Folio 118. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 124-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 mercado para solicitar el servicio de que se trate. 25 Además, de acuerdo a lo anterior, es el conjunto de palabras, LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, el que se fija en la mente del consumidor y el elemento gráfico, el cual consiste en una figura con curvaturas que simula la letra inicial del nombre de la parte demandante, esto es Constructora Meléndez S.A., no le añade al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 26 Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 2.3.2 Si el elemento denominativo es preponderante.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1 Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si la ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3 Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que indican la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”43. 27 También hay tener en cuenta que, tanto el signo mixto solicitado, como la marca nominativa previamente registrada, están compuestos por un número plural de palabras, por lo que es necesario observar las reglas de comparación de los signos mixtos que cuentan con un elemento denominativo compuesto. 43 Cfr. Folio 120.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 124-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 28 Tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014, precisó: […] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso N.º 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.44 (Resaltado fuera de texto). 29 La Sala considera que, para realizar un adecuado cotejo, es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen el signo mixto antes de proceder al cotejo45, para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”46. 30 Sobre este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto […]”47. 31 Para efectos de lo anterior, resulta pertinente aplicar los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 23 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 268-IP- 2016 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 distintivos con estas características, así: “[…] 2.4.

Como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada. o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto […]”48. (Destacado de la Sala) 32 En este sentido, la Sala procederá a analizar si el signo mixto y la marca en cuestión contienen elementos descriptivos, genéricos, evocativos o de uso común, 48 Cfr. Folios 120 a 121.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 124- IP-2016 de 15 de septiembre de 2016 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo. 33 En primera medida, las expresiones genéricas se entienden como aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica.

Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario. 34 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica49.

Así, “[…] desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo. […]”50. 35 En segunda medida, respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 36 Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen.

Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo. En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 49 Ver interpretaciones prejudiciales Proceso 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 07-IP-2019, de 28 de febrero de 2020, pág. 22 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”51. 37 Y, en tercera medida, sobre las expresiones evocativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado que son aquellas que tienen la capacidad para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia52.

Es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 38 Los signos evocativos, al tener capacidad distintiva, son registrables. Sin embargo, es pertinente precisar que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún modo se asemejen a su signo distintivo53. 39 Inicialmente, la Sala considera que, en el signo mixto solicitado LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, la expresión CAPITAL, es de uso común para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada.

En efecto las marcas que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son54: 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 530-IP-2016 de 5 de abril de 2018 54 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 8 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CELFIN CAPITAL INVERSIONES CELFIN CAPITAL S.A. 369669 36 TEMASEK CAPITAL SERVICES TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 425315 36 FARALLON CAPITAL MANAGEMENT FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, LLC 446912 36 RÉDITUS CAPITAL Y FINANZAS.

REDITUS CAPITAL Y FINANZAS SAS 445768 36 LION CAPITAL LION CAPITAL LLP 442614 36 HUDSON BAY CAPITAL HUDSON BAY CAPITAL MANAGEMENT LP 450487 36 PROGRESA CAPITAL FONDO DE CAPITAL DE RIESGO PROMOTORA DE PROYECTOS S.A. PRODEPRO S.A. 399062 36 JANUS CAPITAL GROUP HGI GROUP LIMITED 313661 36 CAPITAL TOWERS LUIS F. CORREA Y ASOCIADOS S.A. 342891 36 CAPITAL PLUS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 322977 36 40 Considerando la presencia de palabras de uso común, por un lado, la Sala recuerda que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común, al ser empleadas con otros elementos, adquieran un carácter distintivo, haciendo procedente su registro. 41 Así, en este caso, la Sala encuentra que la combinación de elementos, tanto los nominativos, cuando se trata de palabras de uso común, como los gráficos, en principio le otorgaría al signo mixto suficiente capacidad distintiva, de manera que y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 podría accederse a su registro, y no se configuraría la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 42 No obstante, según lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario.

Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor55. 43 En este sentido, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para llevar a cabo la comparación de signos distintivos, se debe analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible.

El Tribunal explicó lo anterior en los siguientes términos: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”56. 44 Ahora bien, como quiera que el signo solicitado a registro es para amparar servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 612-IP-2019 de 29 de julio de consideró que: “[…] 3.6.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […]” (Destacado de la Sala) 55 Cfr. Folio 143.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 45 En ese sentido, la Sala advierte que, en el caso sub examine, existe conexidad competitiva entre los servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por el signo solicitado, ya que, en ambos casos, los servicios están relacionados con la construcción vivienda familiar.

Por ejemplo, como se advierte de la cita de las coberturas en acápites supra, los servicios incluidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “[…] negocios inmobiliarios, especialmente relacionados con vivienda familiar […]”, implican, para su desarrollo y promoción, los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “[…] servicios de construcción de vivienda familia […]” 46 Por lo anterior, y atendiendo al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expuesto supra, la Sala considera que el término CAPITAL, al ser de uso común para los servicios de la cobertura de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, también es de uso común para los servicios de la cobertura de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza y, por consiguiente, debe ser excluido del cotejo marcario. 47 De otro lado, la Sala advierte que, respecto de la marca denominativa CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR, previamente registrada, la expresión CONSTRUCCIONES, es de uso común para la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada.

En efecto las marcas que contenían dicha expresión y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son57: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE I C INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. I C INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 158095 37 57www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 8 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 C.C. CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 12963 37 CONSTRUCCIONES ARRECIFE CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S. 287937 37 AGUILAR CONSTRUCCIONES AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. 307517 37 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA URBANA S.A. ARQURBAN SIE COMPAÑIA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 16081 37 ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS ALTRON ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS ALTRON S.A. 16022 37 BIO CONSTRUCCIONES INTANGIBLES S.A.S 348037 37 C F C & A CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A. 360890 37 A.R. CONSTRUCCIONES GRUPO AR S.A.S. 352507 37 A.Z. CONSTRUCCIONES AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 370787 37 48 Sumado a lo anterior, la Sala considera que la palabra CONSTRUCCIONES también es genérica respecto de los servicios que identifica la marca toda vez que dentro de su cobertura se encuentra ese mismo servicio: construcción. De esta forma, el término incluido en la marca se utiliza para señalar o identificar el servicio que dicha marca identifica, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica. 49 Por lo anteriormente expuesto, respecto de la marca nominativa CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR debe excluirse la palabra CONSTRUCCIONES, comoquiera que: i) se trata de una palabra genérica y de uso común; y, asimismo ii) se trata de una marca compuesta en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. 50 Precisado lo anterior, la Sala procederá con el estudio de confundibilidad de los signos distintivos enfrentados, excluyendo del cotejo los términos CAPITAL y CONSTRUCCIONES que son de uso común respecto de los productos y servicios 31 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que determina que los signos distintivos cotejados a ser comparados serán BUEN VIVIR y LA DEL BUEN VIVIR.

Comparación Ortográfica 51 El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca registrada y los signos solicitados desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos distintivos en conflicto. 52 En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar el signo con la marca, de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que los conforman se evidencia, que la expresión predominante en los signos cotejados es BUEN VIVIR.

En ese sentido se considera que comparten el mismo número de letras, el número de palabras, el número de sílabas y todas en la misma posición, sin que los artículos gramaticales “LA” y “DEL”, que hacen parte del signo solicitado, le otorguen suficiente distintividad. 53 De esta manera, se configura una identidad absoluta entre las marcas cotejadas, comoquiera que son una reproducción, por lo que, la Sala considera que existe una similitud ortográfica.

Comparación Fonética 54 La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo y la marca al pronunciarlos. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son idénticas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar los signos distintivos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de identidad absoluta entre ellos.

Comparación Ideológica 32 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 55 Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”58, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 56 Al respecto, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado, respecto del cotejo de signos evocativos que: “[…] 3.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 3.4 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.5 En ese sentido, se deberá analizar si el signo opositor es evocativo y si posee una fuerte proximidad con los servicios que ampara. Un signo será evocativo si alguno de sus componentes lo es. […]”59. 57 La Sala considera que, en el caso sub examine, las palabras que conforman el signo y la marca registrada objeto de cotejo tienen un significado y una relación ideológica.

Es así como las palabras, BUEN VIVIR, que componen el signo mixto solicitado por la parte demandante, y la marca cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, corresponden a unas expresiones evocativas. Lo anterior comoquiera que, por un lado, que la palabra BUEN según consta en el Diccionario de la Real Academia Española60 es un adjetivo que dota al sustantivo “[…] de valor positivo, acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su 58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 59 Cfr. Folios 113 a 127 60 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/eco.

Consultado el 6 de noviembre de 2023 33 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 naturaleza o destino. […]”; y, por el otro lado, la palabra VIVIR, significa “[…] tener viva […] sentir o experimentar la impresión producida por algún hecho o acaecimiento […]”61. 58 En virtud de lo anterior, la Sala considera que para el caso sub examine, al unirse ambas palabras, surge una expresión que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un servicio o producto que permite desarrollar las actividades de la vida diaria de forma cómoda, a plenitud y saludablemente.

Así, como ambas marcas se componen de las mismas palabras, que juntas evocan la misma idea, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico. 59 Ahora bien, vale aclarar que, para la Sala, la expresión BUEN VIVIR, al ser evocativa y, en consecuencia, en principio registrable, no tiene una fuerte proximidad con los servicios que pretende distinguir.

Lo anterior comoquiera que dicha expresión puede relacionarse con otro tipo de productos y servicios del campo de la medicina, vacacionales o estéticos. Ello permite concluir que, en los términos de la Interpretación Prejudicial citada supra, “[…] el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte […]”.

De allí que, se reitera que, para la Sala, los signos distintivos cotejados son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico pues evocan un mismo concepto. 60 Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que, como fue expuesto supra, las expresiones “la capital del” y “construcciones” son de uso común y genéricas y, por lo tanto, las palabras “BUEN VIVIR” son las que otorgan distintividad a la marca previamente registrada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 61 Lo anterior no implica sostener que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, como titular de la marca denominativa CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR, tiene un derecho exclusivo sobre las expresiones BUEN y VIVIR 61 Diccionario de la Real Academia Española, sitio web: https://dle.rae.es/eco.

Consultado el 6 de noviembre de 2023 34 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 individualmente consideradas. 62 En este entendido, a lo que tiene derecho exclusivo, y lo que es protegido por el derecho marcario, es el conjunto de la marca, la combinación de las dos expresiones para conformar una marca específica, aspectos que le otorgaron la suficiente distintividad para haber sido registrada en primer lugar.

Máxime si se tiene en cuenta que el concepto que evoca no tiene una relación directa y exclusiva con los servicios que identifica. Es esta configuración particular, vista en su conjunto, la que se protege y la que se tiene en cuenta para efectuar el examen de registrabilidad en la forma y en los términos ya presentados. 63 Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación del signo cuestionado, solicitado para identificar servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca registrada, de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas cotejadas, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que se presenten, la Sala advierte que el signo mixto LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR cuestionado y la marca denominativa CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR registrada, presentan identidad ortográfica, fonética e ideológica. 64 De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 65 Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre los signos distintivos cotejados, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 66 Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no 35 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 67 La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201862, consideró, respecto de la regla de la especialidad, que: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo.

La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.

De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 68 Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 5.4.

Para determinar si conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: […] b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relatico a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de 62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 36 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto de criterio de sustitubilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidos; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. […]”63. 69 En el caso sub examine, la marca nominativa CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR, previamente registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] construcción; reparación; servicios de instalación […]”. 70 Por su parte, el signo mixto solicitado por la parte demandante pretende identificar los siguientes servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] negocios inmobiliarios, especialmente los relacionados con vivienda familiar, locales comerciales y urbanización de terrenos […]” y “[…] construcción de vivienda familiar, locales comerciales y urbanización de terrenos […]”. 71 Al considerar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los servicios 63 Cfr. Folios 113 a 127 37 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y los de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que cada una de los signos distintivos cotejados pretenden identificar, se presenta una evidente complementariedad, y en ese sentido una conexión competitiva, en la medida en que el uso de un servicio puede implicar necesariamente el uso del otro.

Así, los negocios inmobiliarios están directamente asociados con los proyectos inmobiliarias pues son el canal para su desarrollo, planificación y financiación. 72 Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los servicios pueda asumir que dichos servicios provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados servicios. 73 Igualmente, la Sala considera que entre los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados por la marca nominativa del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que se pretenden identificar con el registro del signo mixto de la parte demandante, se presenta una conexión competitiva, pues la construcción y la reparación comparten la misma naturaleza, el mismo objeto y finalidad. 74 Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica el signo mixto solicitado LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR, y los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica la marca denominativa previamente registrada CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 75 De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 Conclusión 76 La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto LA CAPITAL DEL BEUN VIVIR, solicitado por el demandante para identificar servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que se cumplen los requisitos previstos en la causal en mención, al presentarse una identidad ortográfica, fonética e ideológica con la marca denominativa CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los servicios que cada uno de las marcas identificaría en el mercado. 77 Asimismo, la Sala reitera que lo anterior, no implica otorgarle al tercero con interés directo en el resultado del proceso un derecho exclusivo sobre las partículas BUEN y VIVIR individualmente consideradas, sino sobre el conjunto de la marca CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR con su configuración nominativa particular, para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 78 En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms.80330 de 27 de diciembre de 2012, 80328 de 27 de diciembre de 2012, 56979 de 27 de septiembre de 2013, y 56605 de 27 de septiembre de 2013, en consecuencia, la Sala64 denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 64 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020140006000 III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.