Micelio
11001032400020150024900Consejo de Estado · Sección PrimeraSentencia2015-05-28

LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

Actor: Arista S.A.·Demandado: Superintendencia De Industria Y Comercio

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Arista S.A.S. Tema: Registro del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 20131 y 76645 de 16 de diciembre de 20142, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Arista S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de (sic) Resolución N° 33900 del 31 de mayo de 2013 expedida por (sic) Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se negó el registro de la marca ARISTA (mixta) para identificar servicios de (sic) clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por ARISTA, S.A. (GUATEMALA).

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 76645 del 16 de diciembre de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 33900 del 31 de mayo de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a ARISTA, S.A. (GUATEMALA) el registro de la marca ARISTA (mixta) para identificar servicios de “construcción, reparación, servicios de 1 Folios 9 a 17 y 78 a 82 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 18 a 22 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 39 a 52 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instalación” comprendidos en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A […]”4 (mayúscula del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Arista S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “ARISTA”, para identificar los servicios de la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] construcción, reparación, servicios de instalación […]”. 4.

Anotó que, mediante la Resolución 33900 de 31 de mayo de 2013, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca mixta “ARISTA” por ser confundible con la marca mixta “ARISTA”6, registrada en la clase 36, del tercero con interés en el resultado del proceso. Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación. 5.

Mencionó que, a través de la Resolución 76645 de 16 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 33900. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca 4 Folio 40 C pp. 5 Folios 40 a 41 C pp. 6 Certificado 370.598. 7 Folios 63 a 84 C pp. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A., al considerar que era confundible con la marca mixta “ARISTA”, en la clase 36 y de titularidad de la sociedad Arista S.A.S., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). 8.

Subrayó que la SIC interpretó de manera errada la naturaleza de los servicios de la clase 36 de la marca previamente registrada, toda vez que esta protege servicios de "diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios", relativos a diseños y estructuración de proyectos de “negocios" monetarios o financieros, o de administración, inmobiliarios, donde el diseño de proyectos inmobiliarios, en su sentido de diseño arquitectónico, está clasificado en clase 42, mientras que la estructuración de proyectos inmobiliarios, en su sentido de construcción, instalación o mantenimiento de estructuras de obra o edificaciones, es un servicio clasificado en clase 37. 9.

Sostuvo que los proyectos de negocios o inversiones inmobiliarias tienen como fin obtener, a través de la adquisición de estos, rentas. Por lo tanto, los servicios de la marca previamente registrada son altamente sofisticados, que no persiguen el simple corretaje para la venta y arrendamiento de inmuebles que usualmente prestan las agendas o profesionales de finca raíz, sino que buscan particularmente la planeación de los proyectos con el fin de propender por una rentabilidad del negocio inmobiliario a través de estudios de factibilidad del negocio, la administración de recursos financieros, la programación de flujos de efectivo, proyección de ingresos y egresos, trámites legales, entre muchos otros elementos relevantes para la estructuración del negocio o inversión. 10.

Indicó que, quienes tienen necesidades de que le diseñen, estructuren y administren un proyecto de negocio o inversión inmobiliario, no son normalmente las personas naturales con necesidades de adquirir o arrendar un inmueble, sino personas naturales o jurídicas que requieren servicios especializados para planear, desde el punto de vista financiero, monetario o administrativo, el desarrollo de un negocio que gira alrededor de una edificación. 11.

Por otra parte, afirmó que el signo solicitado por la demandante pretende la protección de servicios de construcción, instalación y reparación, los cuales son prestados por empresas constructoras, ingenieros civiles o arquitectos, que tienen la finalidad la fabricación de o instalación de obras, generalmente civiles, y su restauración, por lo cual, los consumidores promedio de estos servicios son personas con necesidades de satisfacer necesidades de construcción de vivienda, de oficinas o de establecimientos comerciales, o servicios de instalación de maquinaria o de estructuras, o la reparación o restauración de máquinas u obras, necesidades más básicas que las que persigue un inversionista inmobiliario. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

Finalmente, subrayó que, en otra oportunidad, la SIC había negado el registro de la marca “ARISTA” al tercero con interés en el resultado del proceso en la clase 37, por lo que debía tenerse en cuenta dichas consideraciones. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 13. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a la marca del tercero con interés en el resultado del proceso. 14.

Afirmó que los servicios de construcción, reparación e instalación pueden ser prestados de manera conjunta y complementaria con los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios, y pueden compartir un mismo consumidor, canales de comercialización y medios de publicidad, por lo que la conexión competitiva en este caso es evidente. 15.

En ese sentido, sostuvo que, dada la similitud de los signos distintivos, el consumidor puede considerar que tales servicios provienen del mismo origen empresarial, toda vez que los servicios de construcción se sirven de los servicios de la marca registrada para la promoción y ofrecimientos de proyectos inmobiliarios en el mercado. II.2.

Contestación de la sociedad Arista S.A.S.9 16. La sociedad Arista S.A.S. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que la SIC realizó un estudio de fondo y motivado de los actos administrativos demandados. 17. Afirmó que el consumidor final puede confundir su marca, la cual sirve para distinguir los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios, con los servicios de construcción, reparación e instalación que esperaba proteger el demandante. 18.

Precisó que los servicios de diseño, estructuración y administración de un proyecto inmobiliario están comprendidos también en la clase 36, especialmente en lo referente a la estructuración financiera y la administración inmobiliaria del mismo, por lo que no era de recibo que los servicios de la clase 37 no tengan riesgo de confusión o de asociación. 8 Folios 93 a 102 C pp. 9 Folios 123 a 125 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 19.

Agregó que sus servicios y los servicios de la parte demandante, utilizan los mismos canales de comercialización y son publicitados en medios idénticos, como ferias comerciales; afiliación a gremios de la construcción y conexos; material publicitario en medios de comunicación escritos tales como periódicos, revistas, material publicitario en medios de comunicación especializados, material publicitario en medios de comunicación radial. 20.

En ese contexto, aseguró que “[…] los servicios de construcción, reparación e instalación pueden ser usados de forma complementaria respecto del diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios […]”. III. TRÁMITE DEL PROCESO 21. La sociedad Arista S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de mayo de 201510 en contra de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 2013 y 76645 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 22.

Mediante auto de 8 de febrero de 201611 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Arista S.A.S. A través de auto de 1° de junio de 201612 se comisionó al Tribunal Administrativo de Risaralda para efectos de la notificación del tercero con interés en el resultado del proceso.

El 1° de septiembre de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 23. Por autos de 19 de octubre de 2017, 29 de junio y 18 de septiembre de 2018 14 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 16 de noviembre de 201815. 24. En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes; ii) fijó el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, copia de las resoluciones por medio de las cuales la SIC negó la marca “ARISTA” en la clase 37 al tercero con interés en el resultado del proceso, los registros de las marcas de la demandante de las marcas “ARISTA” en la clase 42; y iv) se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 25.

Mediante auto de 25 de febrero de 201916 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 10 Folio 39 C pp. 11 Folios 55 a 57 C pp. 12 Folio 92 C pp. 13 Folio 57 vto.

C pp. 14 Folios 136, 143 y 150 C pp. 15 Folios 158 a 165 C pp. 16 Folios 189 y vto. C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2019 de 19 de noviembre de 201917 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 150 y 151 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio se interpretará los Artículos 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente al examen de registrabilidad de la marca y la conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 17 Folios 204 a 218 C pp. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 3.

Marcas de fantasía […] 3.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los servicios que pretende identificar. 4. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 4.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 5.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] (mayúscula y negrilla del original). 27.

A través de auto de 30 de junio de 202018 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Arista S.A.19 y la SIC20 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.

Por su parte, la sociedad Arista S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio. 18 Folio 220 C pp. 19 Folios 247 a 254 C pp. 20 Folios 234 a 244 C pp. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1.

Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14921 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 2013 y 76645 de 16 de diciembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A. 31.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “ARISTA” solicitado para identificar los servicios de la clase citada y la marca mixta “ARISTA”, en la clase 36, y de titularidad de la sociedad Arista S.A.S., previamente registrada, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000, estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 32.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 33900 de 31 de mayo de 201322 y 76645 de 16 de diciembre de 201423, por medio de las cuales la SIC negó el registro como marca del signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Arista S.A. 21 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 22 Folios 9 a 17 y 78 a 82 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 23 Folios 18 a 22 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.4. Análisis del caso concreto 34.

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo mixto “ARISTA” para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] construcción, reparación, servicios de instalación […]”. 35. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con la marca mixta “ARISTA”, en la clase 36 y de titularidad de la sociedad Arista S.A.S., estos son: “[…] diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios […]”. 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 543-IP-2019 de 19 de noviembre de 201924 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 150 y 151 ibidem. 37. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 24 Folios 204 a 218 C pp. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio De la vulneración de los artículos 136 literales a), 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000 38.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y la marca en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor25: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: Signo solicitado por el demandante 26 (mixta) Clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 26 Folio 8 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso27 (mixta) Registro 370.598 Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 40.

La Sala pone de presente que, de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad del tercero con interés en el resultado del proceso las expresiones “ingeniería” y “arquitectura” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de las marcas y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 41.

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “ARISTA” solicitado por el demandante y la marca mixta “ARISTA”, previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 42.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y la marca objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 43. En efecto, de la revisión del signo mixto y la marca mixta se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 44.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el 27 Consulta realizada el 26 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 45.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”28. 46.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y la marca en conflicto “ARISTA” de la demandante frente a “ARISTA” del tercero con interés en el resultado del proceso, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 47.

La Sala advierte que la parte demandante, en su escrito de demanda, no formuló argumentos encaminados a controvertir la similitud entre los signos distintivos enfrentados. Por el contrario, sus planteamientos se centraron exclusivamente en cuestionar la existencia de conexidad competitiva. En tal sentido, la Sala concluye que, en el presente caso, se encuentra acreditado el primer presupuesto de la causal analizada, consistente en la existencia de identidad entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, de manera que se procede a analizar la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 48.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 15 de febrero de 202429, en un caso de similar supuestos fácticos y jurídicos, constató que la parte demandante no 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 29 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00326-00. Rad.: 2016-00326-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio cuestionó la identidad ortográfica, fonética y conceptual del signo mixto “ARISTA” de la demandante frente a la marca mixta “ARISTA” del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo procedió a analizar el segundo supuesto de conexidad competitiva y riesgo de asociación. Así se señaló: “[…] La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, no presenta argumentos tendientes a controvertir el hecho de la similitud de los signos distintivos cotejados.

Asimismo, la Sala advierte que sus argumentos se enfocan en el supuesto de la conexidad competitiva; en tal sentido, la Sala considera que, en el presente caso, se cumple con el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca cotejados. Precisado lo anterior, la Sala considera que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca opositora pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva […]”. 49.

Con fundamento en lo anterior, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 50. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que, para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 51.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201830 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 52. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 53.

En el caso sub examine, la expresión cuestionada “ARISTA” fue solicitada para amparar servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales comprenden: “[…] construcción, reparación, servicios de instalación […]”. 54. Por su parte, la marca previamente registrada identifica servicios de la clase 36, a saber: “[…] diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios […]”. 55.

Al analizar la relación entre los servicios amparados por el signo solicitado “ARISTA” y los de la marca previamente registrada del mismo nombre, se advierte que, si bien pertenecen a clases distintas, existe entre ellos una conexión basada en los criterios de complementariedad y razonabilidad, lo que puede generar en el consumidor medio una asociación respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos bajo dicho signo31. 31 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 56.

En cuanto al criterio de sustituibilidad, la Sala observa que los servicios de construcción, reparación e instalación (clase 37) no pueden ser funcionalmente reemplazados por los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios (clase 36). No obstante, ambos grupos de servicios están orientados al mismo sector económico y responden a una misma finalidad dentro del desarrollo de proyectos inmobiliarios, por lo que satisfacen los criterios de complementariedad y razonabilidad. 57.

Respecto de la complementariedad, se advierte que los servicios en estudio hacen parte de las diferentes etapas de un mismo proceso. En efecto, mientras los servicios de la clase 36 abarcan el diseño técnico, la estructuración financiera y la administración legal y comercial de un proyecto inmobiliario, los de la clase 37 se relacionan con su ejecución material, como la construcción de las obras, la reparación de estructuras y la instalación de sistemas.

Desde la perspectiva del consumidor promedio, esta conexión funcional y operativa refuerza la impresión de que ambos grupos de servicios podrían provenir de un mismo origen empresarial, lo que incrementa el riesgo de confusión en el mercado. 58. La complementariedad implica que el consumo o prestación de un servicio fomente o requiera el uso del otro, generando una relación de interdependencia perceptible para el consumidor.

En este caso, los servicios identificados con el signo “ARISTA” solicitados por la parte demandante podrían considerarse indispensables para la ejecución efectiva de aquellos protegidos por la marca registrada, en tanto la administración y estructuración de un proyecto inmobiliario necesariamente se proyecta hacia su ejecución. Esta interrelación conduce al consumidor a percibir que ambos servicios están intrínsecamente ligados, que operan en mercados complementarios y funcionalmente conectados, lo que aumenta la probabilidad de asociación respecto de su procedencia empresarial. 59.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos por la parte demandante en relación con la conexión competitiva, la Sala estima que los mismo no son de recibo en tanto que parte de una interpretación fragmentada y limitada de los servicios cubiertos por la clase 36. 60. En primer lugar, no le asiste razón al demandante cuando sostiene que la marca previamente registrada se refiere exclusivamente a la planeación financiera o monetaria de negocios inmobiliarios, excluyendo cualquier vínculo con la ejecución material de los mismos.

El servicio de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios incluye todas las fases del desarrollo de un proyecto inmobiliario, incluyendo tanto la estructuración técnica, legal y financiera como su ejecución operativa, esto es, las empresas pueden ofrecer servicios integrales desde su origen hasta la ejecución del proyecto. 61.

Por otro lado, la distinción que pretende realizar el demandante entre consumidores “sofisticados” de proyectos de inversión y consumidores “básicos” de servicios de construcción, instalación o reparación, no elimina el riesgo de asociación ya que los 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consumidores de ambos servicios pueden coincidir en el mercado, especialmente en el contexto de desarrollos inmobiliarios integrales. 62.

Los consumidores institucionales, empresas constructoras o inversionistas acuden a servicios que comprenden tanto la planificación como la ejecución del proyecto, contratando empresas que abarcan ambas etapas. 63. El análisis de confundibilidad no puede hacerse con base en distinciones sobre el grado de sofisticación del consumidor, sino a partir del criterio del consumidor medio, informado, razonablemente atento, tal como lo exige la jurisprudencia comunitaria.

Y desde esta perspectiva, la coincidencia plena en el signo distintivo y la conexión funcional de los servicios, aunque estén clasificados en distintas clases, resulta suficiente para generar riesgo de asociación indebida en el mercado. 64. La parte demandante sostuvo que la SIC interpretó erradamente la naturaleza de los servicios amparados por la marca previamente registrada en la clase 36, al considerar que esta incluía actividades relacionadas con diseño arquitectónico o estructuración de obras civiles.

A su juicio, dichos servicios se refieren estrictamente a la estructuración de negocios inmobiliarios en términos financieros o administrativos, y no comprenden aspectos técnicos de diseño (clase 42) ni actividades de construcción o mantenimiento (clase 37). 65. Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que el diseño arquitectónico como tal se encuentra clasificado en la clase 42 y la construcción en la clase 37, los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios protegidos en la clase 36 no se limitan exclusivamente a una asesoría financiera o monetaria.

En el mercado es habitual que estos servicios se ofrezcan de forma integral, abarcando tanto la planeación como la coordinación del proyecto en todas sus fases, lo que implica interacción con actividades de diseño técnico y ejecución material. Por tanto, desde la perspectiva del consumidor promedio, existe una clara relación funcional y comercial entre los servicios analizados. 66.

Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala advierte que los servicios identificados por los signos distintivos cotejados suelen concurrir en el desarrollo de los mismos proyectos de construcción e inversión inmobiliaria, lo cual refuerza la asociación en la mente del consumidor promedio. Esta coincidencia en el contexto de uso y comercialización incrementa el riesgo de que dicho consumidor presuma la existencia de una vinculación empresarial o comercial entre los signos, ya sea por una relación de origen común o por la existencia de licencias, franquicias o alianzas, lo que configura un riesgo de asociación contrario al régimen marcario. 67.

Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los servicios de ambos provienen del mismo empresario, dado que, además de que comparten similitud ortográfica, fonética y conceptual, el consumidor informado no distingue que los servicios del signo de la demandante no se relacionan directamente con los 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicios de la marca del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 68.

En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los servicios del signo solicitado por la demandante y los servicios de la marca previamente registrada por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los servicios de un signo no están directamente relacionados a los servicios de la marca, asumiendo así un origen empresarial compartido. 69.

Sobre el particular, esta Sección en la mencionada sentencia de 15 de febrero de 2024, en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos32, que ahora se prohíja, decidió negar las pretensiones de la demanda, en vista de que existía conexión competitiva y riesgo de asociación. Así se consideró: “[…] Al respecto, la Sala, respecto de la conexidad competitiva entre estas dos coberturas, en sentencia de 31 de agosto de 202346, consideró lo siguiente: “[…] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clases 37 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 36, se evidencia que están dirigidos al sector de la construcción y a la inversión inmobiliaria, escenario dentro del cual se realizan procesos de información, mercadeo, diseños y estudios técnicos, de suelos, económicos, financieros y legales para establecer la viabilidad del proyecto a construirse y, con posterioridad, a comercializarse en el mercado, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; pertenecen al mismo género de edificación y comercialización de bienes inmuebles; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas.

Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante en caso de registrar su signo. […]” (Destacado de la Sala) En la sentencia citada supra, la Sala consideró que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor medio, así como riesgo de asociación, debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esos signos son prestadores de servicios relacionados económicamente. 32 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00326-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Ahora bien, la Sala en el caso sub examine, considera que, los servicios identificados por los signos distintivos cotejados son complementarios.

Ello comoquiera que los servicios de “[…] negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles […]” son necesarios para realizar los servicios de construcción, reparación e instalación. A saber, se requiere del diseño y administración del proyecto inmobiliario para ejecutar su construcción o reparación. Conforme a lo anterior, la Sala advierte que, la parte demandante adujo que los servicios de la cobertura solicitada son altamente especializados.

Al respecto, la Sala considera que, a pesar de que dichos servicios sean especializados, como se señaló en la jurisprudencia supra, entre los servicios de la cobertura del signo solicitado y la cobertura de la marca fundamento de la negación, hay conexidad competitiva, por lo que se cumple con el segundo requisito previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 para la causal de irregistrabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala reiterará la jurisprudencia citada, en el sentido de considerar que existe conexidad competitiva entre los servicios de “negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles”, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y los servicios de “construcción; reparación; servicios de instalación”, comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, la Sala considera que los servicios de las coberturas de los signos distintivos cotejados son servicios complementarios y, en consecuencia, tienen conexidad competitiva. De manera tal que, en el caso sub examine, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Conclusión La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto ARISTA, solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que se cumplen los requisitos de la causal en mención al presentarse una identidad con la marca mixta ARISTA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los servicios que cada una de los signos distintivos.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 47967 de 31 de julio de 2015 y 91161 de 24 de noviembre de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda […]” (negrilla del original). 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 70.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201533, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 71.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse la marca previamente registrada. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales34: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 72. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y la marca analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y, asimismo, no se puede predicar desconocimiento del artículo 151 ibidem. 73.

Igualmente, tampoco se puede concluir la vulneración del artículo 150 ejusdem según el cual una vez vencido el plazo para presentar oposiciones o, en su caso, 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio resueltas estas, corresponde a la autoridad nacional competente realizar el examen de registrabilidad de oficio, a fin de verificar si el signo solicitado cumple con los requisitos sustantivos establecidos en la normativa andina. 74.

Ciertamente, dicho examen incluye, precisamente, la verificación de la existencia de causales de irregistrabilidad como la aquí invocada. Por lo tanto, la negativa del registro con fundamento en el artículo 136 literal a) no vulnera el procedimiento previsto en el artículo 150, sino que constituye el ejercicio legítimo de la competencia conferida a la SIC para proteger el sistema marcario. 75.

Ahora, respecto del argumento del demandante relacionado con que, en otro proceso administrativo, la SIC había negado el signo “ARISTA” al tercero con interés en el resultado del proceso en la clase 37, se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.

De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 76. El estudio de registrabilidad del signo solicitado por el demandante en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 77.

Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 78.

En suma, los signos distintivos en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 79. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00249-00 Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Aclara voto GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.