CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020110031300 Actores: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A -Pronalci S.A. Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. Protabaco S.A., (hoy British American Tabacco Colombia S.A.S.1), en contra de las Resoluciones Nos. 52828 de 29 de septiembre de 2010, 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011, a través de las cuales se concedió el registro de la marca «MUNDIAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Procesadora Nacional Cigarrillera S.A (en adelante Pronalci S.A.) 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Productora Tabacalera de Colombia - Protabaco2 (en adelante Protabaco), presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento que se interpreta como de nulidad 1 Mediante auto de 24 de mayo de 2017 se reconoció a la sociedad British American Tabacco Colombia S.A.S., como sucesora procesal de la accionante.
Folios 149 a 154 del cuaderno principal 2 Folios 30 a 50 del cuaderno principal. 2 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio relativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20003, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio y con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1.
Que es nula la Resolución No. 52828 de fecha 29 de septiembre de 2010 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por Protabaco S.A. contra la solicitud de registro de la marca MUNDIAL (mixta) para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la marca UNIVERSAL registrada en la misma clase 34 bajo los certificados Nos. 114862, 244946 y 301447. 2.2.
Que es nula la Resolución No. 66310 de fecha 29 de noviembre de 2010 por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió del (sic) Recurso de Reposición presentado oportunamente por Protabaco S.A. contra la resolución anteriormente mencionada, confirmándose la decisión inicialmente proferida y por tanto manteniéndose la concesión del registro para la marca MUNDIAL (mixta) en la clase 34. 2.3.
Que es nula la Resolución No. 015594 de fecha 28 de marzo de 2011, emanada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el Recurso de Apelación presentado subsidiariamente contra la Resolución No. 52828, y que confirmó la decisión anteriormente proferida. 2.4.
Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 52828 de 29 de septiembre de 2010, 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011 antes identificadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.4.1. Que se reconozca que la marca MUNDIAL (mixta) es semejante en grado de confusión en grado de confusión a la marca UNIVERSAL previamente registrada por mi representada, razón por la cual no puede ser registrada ni usada en Colombia de acuerdo con las prohibiciones establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.4.2.
Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas, se cancele de los Libros de Registro de la Dirección de Signos Distintivos, el registro correspondiente a la marca MUNDIAL (mixta) en la clase 34 No. 420821, expedido en virtud de lo dispuesto en las resoluciones cuya nulidad se pide, y 2.4.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso. […]”. 1.2.
Los hechos 2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que Pronalci S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo 3 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de unos actos administrativos respecto de los cuales se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 3 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «MUNDIAL» (mixta) para amparar productos incluidos en la clase 34 del nomenclátor internacional. 3.
Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 615 de fecha 20 de abril de 2010. 4. Refirió que, dentro del término legal, la sociedad Protabaco S.A. presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en su marca UNIVERSAL registrada bajo los Nos. 114862, 244946 y 301447. 5.
Señaló que, mediante la Resolución 52828 de 29 de septiembre de 2010, fue declarada infundada la oposición y se concedió el registro el signo «MUNDIAL» (mixta) para amparar productos incluidos en la clase 34 del nomenclátor internacional. 6. Contra la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nos 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado, que concedió el registro marcario. 1.3.
Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 7. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8. Sostuvo que la marca «MUNDIAL» presenta una innegable semejanza de orden visual y conceptual con la marca «UNIVERSAL» previamente registrada por Protabaco S.A., y que además pretende competir con los mismos productos. 9.
Indicó que la marca posteriormente registrada carece de distintividad y lo que pretende la sociedad titular de su registro es que se confunda con la marca «UNIVERSAL». 10. Precisó que las expresiones mundial y universal son semejantes pues evocan un mismo concepto, siendo evidente su similitud desde el punto de vista ideológico. 11.
Mencionó que la sociedad Pronalci S.A. ha buscado por todos los medios posicionar en el mercado una marca que gira en torno a la marca «UNIVERSAL» de la sociedad Protabaco con el fin de confundir al consumidor y obtener el lucro que ello representa. 12. Adujo que no comparte la apreciación de la SIC que una marca mixta es derivada de una marca nominativa previamente registrada por el mismo titular y que por tanto 4 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el dueño de la marca nominativa tiene la vocación para obtener el registro de cualquier etiqueta que contenga la misma porción nominativa. 13.
Mencionó que existió por parte de la SIC una interpretación errónea del concepto de marca derivada, en tanto que, si bien el dueño de una marca registradas puede obtener nuevos registros para esa marca, es indispensable que los elementos adicionales que le agregue a dicha marca no infrinjan derechos de terceros.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio 14. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 15. Señaló que la entidad al realizar la confrontación de las marcas en conflicto estableció claramente que el signo predominante en estas era el nominativo, por lo cual el análisis de registrabilidad se efectuó conforme a las reglas establecidas para este tipo de marcas. 16.
Mencionó que, el signo Mundial (mixto) es derivativo de la marca previamente registrada Mundial (nominativa), contando con los presupuestos adoptados por la CAN y amparando a los mismos productos de la clase 34 internacional. 17. De otro lado, indicó que, a las diferencias conceptuales entre los signos se suman las diferencias graficas que se evidencian en cada uno de ellos, lo que le proporciona a cada marca distintividad suficiente para que el público consumidor las diferencie 18.
Indicó que, analizados todos los elementos entre la marca Mundial y la Marca Universal hay claramente una distintividad intrínseca y extrínseca lo cual sustenta el cotejo marcario realizado por la SIC, por lo tanto, no tiene asidero jurídico por la demandante en cuanto a la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 19.
Por último, expresó que los actos administrativos objeto de debate gozan de plena legalidad, se encuentran debidamente motivados y ajustados a las disposiciones normativas que aplican en materia marcaria. 2.2. Intervención del tercero interesado – Pronalci S.A. 20. El apoderado del tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal afirmando que se encuentran demostrados todos los presupuestos para determinar que la marca Mundial (mixta) es derivada de la marca Mundial (nominativa). 5 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 21.
Adujo que entre los signos MUNDIAL y UNIVERSAL no se advierte similitud ortográfica, fonética, conceptual o grafica alguna, amén de que considerados en conjunto, su examen en forma sucesiva tampoco induce a confusión. 22. Expresó que la marca Mundial (mixta) está conformada por palabras, imágenes y figuras que forman parte de la envoltura de un producto, constituyen en su unidad características inconfundibles en el mercado del tabaco que fácilmente indican al consumidor precisión sobre su procedencia, evitando todo riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto respecto de otras marcas que distribuyan bienes de la misma especie. 23.
Menciono que, en materia de productos de la clase 34 el consumidor es sumamente especializado y tiende a conocer y diferenciar las marcas que se manejan en el mercado, por lo cual es evidente en el caso que nos ocupa, que el consumidor medio es capaz de identificar la naturaleza de las marcas MUNDIAL y UNIVERSAL.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 24. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 229-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
No procedió a interpretar los artículos 134 y 154 de la misma normativa. 25. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó: « […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute el signo MUNDIAL (mixto) y las marcas UNIVERSAL (denominativa y mixta) son confundibles o no, perteneciente a Productora Tabacalera de Colombia S.A.S., es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los signos no son distintivos 6 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 (…) 1.5.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas expuestas. (..) 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.5 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
(…) 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, es necesario determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MUNDIAL (mixto) y la marca UNIVERSAL (denominativa).
(…) 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente […].» 4 Ver interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466- IP-2015 473 –IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 5 Ibidem 7 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 26. El día 14 de noviembre de 20186, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; La parte actora y el tercero interviniente reiteraron sus argumentos. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal7. 4.1 Intervención del Ministerio Público 27.
El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa manifestó que los signos estudiados guardan similitudes que por la impresión de conjunto que producen en la mente del consumidor de los productos que pretenden distinguir, crean riesgo de confusión. 28. Consideró que las resoluciones mediante las cuales se otorgó el registro de la marca «MUNDIAL» al tercero interesado, vulneran el literal a) del artículo 136 de la normativa andina, por ser confundible con la marca registrada «UNIVERSAL» (mixta) para distinguir los mismos productos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 29.
Concluyó solicitando se acceda a las pretensiones de la demanda y se declare la nulidad de los actos administrativos demandados.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.
Problema jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad PROTABACO S.A encaminados a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos 52828 de 29 de septiembre de 2010, 66310 de 29 de noviembre de 2010 y 015594 de 28 de marzo de 2011 a través de las cuales se concedió el registro de la marca «MUNDIAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Procesadora Nacional Cigarrillera S.A. 6 Folio 344 del cuaderno principal 7 Folio 376 cuaderno principal 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 8 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 32.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que la SIC concedió el registro de la marca «MUNDIAL» (mixta), la cual es similarmente confundible con las marcas «UNIVERSAL » (mixta y nominativa) de su propiedad. 33. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” 34.
Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que las marcas «UNIVERSAL» (mixta y nominativa) identificadas con los registros marcarios números Nos. 114862, 244946 y 301447, otorgadas a favor del demandante y las cuales fueron objeto de este litigio, se encuentran canceladas por no uso. 35.
En efecto, los mencionados registros fueron cancelados mediante actos administrativos el 17 de abril de 20209, 6 de abril de 202010 y 17 de abril de 202011 conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 36. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 9 de noviembre de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado de los registros de las marcas «UNIVERSAL» (nominativa y mixtas).
En ese orden, en el expediente obra los certificados del SIPI de las consultas realizadas el 24 de noviembre de 2022, conforme al cual se cancelaron por no uso las marcas en mención, tal y como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 9 Registro 114862 – Se canceló mediante Resolución No 24075 de 27 de junio de 2019, la cual se confirmó mediante Resolución No. 18249 de 17 de abril de 2020. 10 Registro 244946 - Se canceló mediante Resolución No 24073 de 27 de junio de 2019, la cual se confirmó mediante Resolución No. 14082 de 6 de abril de 2020. 11 Registro 301447 - Se canceló mediante Resolución No 24074 de 27 de junio de 2019, la cual se confirmó Resolución No. 18248 de 17 de abril de 2020. 9 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Registro 301447: Registro No.244946: Registro No. 114862. 37.
Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los países miembros: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países 10 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].» 38. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, lo que se traduce en que el registro queda sin efectos jurídicos y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22.
Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)12, establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca13. 23.
Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países 12 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. 13 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen.
"La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. 11 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"14. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso 32.
En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo.
La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro.
En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]». (las negrillas son originales) 39.
Es pertinente resaltar que también en el citado auto 9 de noviembre de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual de los registros Nos. 114862, 244946 y 301447 correspondientes 14 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a las marcas «UNIVERSAL» (nominativa y mixtas) cuyo titular es la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – Protabaco S.A. con miras a establecer si los mismos se encuentran cancelados, caducados, anulados o han sido objeto de renuncia por parte de su titular.
Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual de los registros marcarios citados anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020.
Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]» 40. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio. 41.
En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]».
(Destaca la Sala). 42. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 43.
En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: 13 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabilidad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema.
Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. 14 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. 44.
Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. 45. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 46.
Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 47.
Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 48. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro No. 420821 correspondiente a la marca «MUNDIAL» (mixta) como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Protabaco S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 49.
Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso (la sociedad Pronalci S.A.), el registro de la marca «UNIVERSAL» (mixta). 50.
En este contexto, se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando las marcas objeto de confrontación ha sido canceladas por no uso, han caducado o ha sido anuladas. 15 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201915, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]».
(Destacado y subrayado fuera de texto). 51. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya16. 52.
En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 53.
En tal sentido, esta Sala de Decisión17, consideró lo siguiente: «[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.
En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001-0324- 000-2009-00622-00.
Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 16 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el Auto de 28 de septiembre de 2017. Radicación núm. 1100103240002011002580, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 16 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.
La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta.
Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa.
(ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000, en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo, si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto.
(iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa. (v) Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. […] Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás 17 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […]» (destacado fuera de texto). 54.
Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202018, la Sala argumentó lo siguiente: «[…] 54. Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 55.
Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]”.
(Destacado fuera del texto) 55. En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal, o la Oficina Nacional lo cancela por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 6.
Conclusión 56. A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación 11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020.
C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 18 Radicacion: 11001032400020110031300 Demandante: Protabaco S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que los registros marcarios números Nos. 114862, 244946 y 301447 correspondientes a las marcas nominativas y mixtas UNIVERSAL se cancelaron por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)