Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación número: 11001032400020180004700 Actor: Manufacturera Internacional de Botas S de RL Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero Con interés: Wrangler Apparel Corp.

Temas: Comparación entre un signo mixto y una marca nominativa. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Manufacturera Internacional de Botas S de RL contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 100407 de 23 de septiembre de 2015 y 54561 de 5 de septiembre de 2017 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y; iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Manufacturera Internacional de Botas S de RL1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 3 a 7. 2 Cfr. Folios 53 a 75 2 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 100407 de 23 de septiembre de 2015, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 54561 de 5 de septiembre de 2017, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto MM MONTANA, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…]2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 100407 de 23 de diciembre 2015, que se adjunta como ANEXO 2, mediante la cual la SIC - Dirección de Signos Distintivos - decidió declarar fundada la oposición interpuesta por WRANGLER APPAREL CORP., y como consecuencia de ello, negar la solicitud de registro de la marca "MM MONTANA" (Mixta) para identificar "ABRIGOS;

BOINAS; BOTAS; BOTINES; CALZADO; CAMISAS; CHALECOS; CHAQUETAS; CINTURONES; FALDAS; GABARDINAS; LEGGINGS [PANTALONES]; PANTALONES; ROPA EXTERIOR; ROPA DE CUERO Y DE IMITACIÓN DE CUERO; VESTIDOS: SOMBREROS; SUELAS; SUÉTERES; TACONES; ZAPATOS", productos comprendidos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud radicada bajo expediente No. 14271800. 2.2.

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 54561 de 5 de septiembre de 2017, que se adjunta como ANEXO 3 mediante la cual la SIC - Delegatura para la Propiedad Industrial decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 100407 de 23 de diciembre de 2015, confirmando en su integridad la negación de la marca "MM MONTANA" (Mixta) tramitada bajo expediente No. 14271800, agotando así la vía gubernativa. 2.3.

Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho, y dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo, proferir una resolución en la que se conceda el registro de la marca "MM MONTANA" (Mixta) para identificar "ABRIGOS; BOINAS; BOTAS; BOTINES; CALZADO; CAMISAS;

CHALECOS; CHAQUETAS; CINTURONES; FALDAS; GABARDINAS; LEGGINGS [PANTALONES]; PANTALONES; ROPA EXTERIOR; ROPA DE CUERO Y DE IMITACIÓN DE CUERO; VESTIDOS; SOMBREROS; SUELAS; SUÉTERES; TACONES; ZAPATOS", productos 3 Previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 4 Cfr. Folio 11. 3 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud radicada bajo expediente No. 14271800. […]” Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 10 de diciembre de 2012, el registro como marca del signo mixto MM MONTANA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de abril de 2015, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 725, la cual fue objeto de oposición por parte de Wrangler Apparel Corp, tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en su marca nominativa MONTANA, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio, mediante la Resolución núm. 100407 de 23 de diciembre de 2015, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y negó el registro como marca del signo mixto MM MONTANA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 100407 de 23 de diciembre de 2015. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante de la Resolución núm. 54561 de 5 de septiembre de 2017, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 100407 de 23 de diciembre de 2015.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la 4 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486 de 2000, y los artículos 42 y 80 de la ley 1437 de 18 de enero de 20116.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Señaló que el signo solicitado a registro no es similarmente confundible con la marca nominativa previamente registrada MONTANA, por cuanto cuenta con elementos adicionales que hacen el conjunto distintivo, a saber: i) elementos gráficos, ii) las letras MM, y iii) el tipo de letra. 6.2.

Adujo que, a su juicio, la expresión MONTANA no goza de fuerza distintiva, comoquiera que se refiere un estado de Estados Unidos y se deriva de la palabra Montaña. Asimismo, indicó que la parte demandada ha permitido el registro de marcas como MONTAÑERO para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que esto hubiera implicado riesgo de confusión con la marca previamente registrada MONTANA. 6.3.

Manifestó que, a su juicio, la argumentación de la parte demandada en los actos acusados no es coherente con la concesión de la marca previamente registrada para la identificación de productos de la Clase 25. Lo anterior comoquiera que, previo al registro de la marca opositora y de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se había concedido el registro de la marca MUNDO EQUINO MOTANA, para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.4.

Adicionalmente, señaló que la marca MONTANA era de uso común y, en ese sentido, era un término débil por lo que no puede impedirse su inclusión en marcas de terceros. 5 “Régimen común de Propiedad Industrial” 6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 5 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Segundo cargo: violación del literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.5.

Manifestó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados mediante los cuales negó el registro como marca del signo solicitado, desconoció lo previsto en la normativa andina, comoquiera que, a su juicio, la marca contaba con distintividad. Ello comoquiera que, si bien la expresión MONTANA carece de fuerza distintiva por ser débil y de uso común, la inclusión en el conjunto marcario de las letras MM, así como de los elementos gráficos, el tipo de letra, la dos bandas y la estrella, lo dotan de distintividad suficiente para ser registrado.

Tercero cargo: violación del artículo 42 de la Ley 1437 6.6. Indicó que la parte demanda, al resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del procedimiento administrativo, había desconocido los previsto en el artículo 42 de la Ley 1437 comoquiera que, a su juicio, no había valorado la totalidad de las pruebas aportadas, ni había hecho consideración alguna respecto del porque había negado el registro como marca del signo mixto MONTANA para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza si, con anterioridad, había concedido el registro de la marca MONTAÑERO para identificar productos de esa misma clase, vulnerando el principio de “trato igualitario”.

Cuarto Cargo: violación del artículo 80 de la Ley 1437 6.7. Adujo que los actos administrativos acusados carecen de motivación, en tanto, la parte demandada se había limitado a señalar que el signo solicitado como marca carecía de distintividad por ser similarmente confundible con la marca MONTANA previamente registrada “[…] sin explicar el fundamento de esta negación dando pruebas que lo sustenten […]”7,y que dicha expresión carecía de fuerza distintiva.

Contestación de la demanda La parte demandada 7 Cfr. Folio 72 6 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Explicó que, a su juicio, el signo MM MONTANA, solicitado por la parte demandante, y la marca MONTANA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, son similarmente confundibles comoquiera que: i) tenían similitudes desde la perspectiva fonética y ortográfica; ii) los elementos adicionales presentes en el signo no son suficientes para dotarlo de fuerza distintiva; y iii) los productos que se pretende identificar el signo solicitado y los reivindicados por la marca previamente registrada, comparten canales de comercialización y publicidad y están dirigidos al mismo consumidor, por lo cual existe conexidad competitiva.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de haber sido debidamente notificado10, no contestó la demanda dentro de la oportunidad procesal pertinente. Solicitud de interpretación prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de marzo de 201911, suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, por conducto de la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, la documentación requerida para la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 403-IP-2019 de 19 de noviembre de 201912, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…]1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal g) del Articulo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', por ser pertinente. 2. No procede realizar la interpretación del Literal g) del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia 8 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 79. 9 Cfr. Folios 69 a 77. 10 Cfr. Folio 103. 11 Cfr. folios 106 a 111 12 Cfr. Índice núm 33 aplicativo web SAMAI. 7 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co central el concepto de marca en cuanto a la combinación de signos o demás medios indicados en el referido artículo. 3.

De oficio se llevará a cabo la interpretación prejudicial del Literal g) del Articulo 135 y de los Artículos 150 y 151 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común, el examen de registrabilidad realizado por la oficina nacional competente, y la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]” 11.

En la interpretación referida supra expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de marzo de 202013, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial. 13. En la audiencia inicial de 9 de marzo de 202014: i) realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso; ii) declaró saneado el proceso; iii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; iv) fijó el objeto del litigio; vi) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vii) prescindió de la realización audiencia de pruebas; y viii) realizó el respectivo control de legalidad.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 6 de marzo de 202315: i) reanudó el trámite procesal; ii) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento; iii) ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión; y iv) corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía. 15.

Dentro del término legal, la parte demandada16 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. 13 Cfr. Folios 131-132. 14 Cfr. Folios 139 a 146 15 Cfr. Índice núm. 39 aplicativo web SAMAI. 16 Visible en índice 46 del aplicativo SAMAI. 8 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16.

Asimismo, el Ministerio Público, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación el 28 de marzo de 202317, rindió concepto en el que indicó que, a su juicio, los signos distintivos cotejados son similarmente confundibles comoquiera que existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica. Lo anterior comoquiera que el signo solicitado es una reproducción de la marca previamente registrada y que la adición de las letras MM, en el signo, no le aportan suficiente distintividad al conjunto marcario.

Adicionalmente, manifestó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados por los signos distintivos cotejados comoquiera que son complementarios. 17. La parte demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 403-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. 17 Cfr. Índice núm. 45 aplicativo web SAMAI. 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos administrativos acusados 21.

Los actos administrativos acusados son: 21.1. La Resolución núm. 100407 de 23 de diciembre de 201519, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto MM MONTANA, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.

La Resolución núm. 54561 de 5 de septiembre de 201720, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 100407 de 23 de diciembre de 2015. El problema jurídico 22.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en las interpretaciones prejudiciales, determinar: 22.1. Si las resoluciones núms. 100407 de 23 de diciembre de 2015 y 54561 de 5 de septiembre de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto MM MONTANA para identificar “abrigos; boinas; botas; botines; calzado; camisas; chalecos; chaquetas; cinturones faldas, gabardinas, leggings (pantalones); pantalones; ropa exterior, ropa de cuero y de imitación de cuero, vestidos sombreros; suelas; suéteres; tacones; zapatos”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal g) del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina; y los artículos 42 y 80 de la Ley 1437, y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 22.2.

En este sentido, se analizará: i) si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa MONTANA, con registro marcario núm. 19 Cfr. Folios 11-20. 20 Cfr. Folios 22-31. 10 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 405788, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Wrangler Apparel Corp., tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad; iii) si la parte demandada resolvió todos los aspectos en el recurso de apelación; y iv) si los actos administrativos acusados están debidamente motivados. 23.

El Despacho precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 403-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019 en la que interpretó el literal g) del artículo 135, el literal a) del artículo 136, los artículos 150 y 151 de la Decisión 486 de 2000; y no interpretó el literal g) del artículo 134 ibidem. 24.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena21, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 21 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200022 de la Comisión de la Comunidad Andina23.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 y los jueces de los Estados Miembros de la CAN. 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 22 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 23 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 24 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 25 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, prevé en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición prevé que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se prevé que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 403-IP-2019 de 19 de noviembre de 201926 33. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: 26 Cfr. índice 33 del aplicativo SAMAI. 13 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal g) del Articulo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', por ser pertinente. 2.

No procede realizar la interpretación del Literal g) del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia central el concepto de marca en cuanto a la combinación de signos o demás medios indicados en el referido artículo. 3. De oficio se llevará a cabo la interpretación prejudicial del Literal g) del Articulo 135 y de los Artículos 150 y 151 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común, el examen de registrabilidad realizado por la oficina nacional competente, y la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […] 1.3.

Se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de [os signos en conflicto, tornando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.

Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión 14 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultaneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momento diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹2. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. […] (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 15 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto," 3.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. […] 4.5.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. […] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] 16 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 5.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género: o la misma naturaleza de los productos o servicios […]” Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 34.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre el examen de registrabilidad que debe realizar la parte demandada 35.

Visto el artículo 150 de la Decisión 486, vencido el plazo para pronunciarse respecto de las oposiciones o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 17 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis del caso concreto 36.

De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en el resultado del proceso la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 37. El signo solicitado como marca es como se muestra a continuación: Signo Solicitado Marca previamente registrada 27 MONTANA28 Productos de la Clase 25 de la Calificación Internacional de Niza “Abrigos, boinas botas, botines, calzado, camisas, chalecos, chaquetas, cinturones, faldas, gabardinas, leggins, pantalones, ropa exterior, ropa cuero y de imitación de cuero, vestidos, sombreros, suelas, suéteres, tacones, zapatos”.

Productos de la Clase 25 de la Calificación Internacional de Niza “prendas de vestir, especialmente pantalones”. 38. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de los marcos normativos expuestos.

Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 39. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se indicó la violación del literal g) del artículo134 y el literal a) del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; ii) la presunta vulneración del literal g) del artículo 134 ibidem se encuentra limitada a la 27 Cfr. Folio 19 28 Cfr. Folio 16 18 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co falta de la confundibilidad entre el signo solicitado y la marca previamente registrada; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136, el literal g) del artículo 135 y los artículo 150 y 150 ibidem. 40.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera, que el cargo de violación se circunscribe a considerar si el signo y la marca cotejada son confundibles, y que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 41. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, prevé unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 42.

Esta Sección29, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”30. 43. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a 29 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 19 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”31. 44.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”32. 45. En este sentido, la Sala procederá a determinar si el signo mixto MM MONTANA solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si procede o no la nulidad de los actos acusados y la concesión del registro. 46.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b).

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”33. 47.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo mixto y una marca nominativa, es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el signo mixto. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 32 Ibidem. 33 Cfr. Índice núm. 33 aplicativo web SAMAI. 20 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

En este sentido, la Sala considera que, en el signo solicitado como marca, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar el producto de que se trate. 49.

Atendiendo a que el elemento predominante es el nominativo, la Sala, en sentencia de 23 de junio de 202334, acogió los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial número 332-IP-2018 de 26 de febrero de 2019, es que al referirse sobre la similitud entre las marcas con prelación de la parte nominativa consideró que: “a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio: b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende; entra otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. e) Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 34 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 23 de Junio de 2023; C.P Hernando Sánchez Sánchez; Número Único de Radicación: 11001032400020110029600 21 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”35. 50.

Ahora bien, atendiendo a que el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que el elemento nominativo MONTANA, que compone los signos distintivos cotejados, es un término débil y de uso común, es necesario determinar si las marcas en cuestión contienen este tipo de elementos, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas, en principio, deben ser excluidas del estudio. 51.

Para el efecto, la Sala ha considerado que las expresiones genéricas son aquellas que se refieren exclusivamente al género del objeto o servicio que identifica. Esto significa que el aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Al igual que ocurre con las expresiones de uso común, por su naturaleza, las expresiones genéricas deben ser excluidas del cotejo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. 52. Sobre las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del del cotejo marcario. 53.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 332-IP-2018 de 26 de febrero de 2019, págs. 3 a 5 22 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen36. 54.

De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 54.1. De conformidad con consulta realizada en el aplicativo SIPI, de la Superintendencia de Industria y Comercio37, la expresión MONTANA, para la fecha en que se solicitó el signo cuyo registro se pretende, no era de uso común, para la identificación de productos de la Clasificación Internacional de Niza. 55.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la expresión MONTANA que compone la marca previamente registrada y es parte del signo solicitado como marca, no es débil, en tanto, no es de uso común, para la identificación de productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, no debe ser excluido del cotejo, por lo que el mismo ha de realizarse entre el signo MM MONTANA y la marca MONTANA.

Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada 56. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y la marca cotejada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. Signo solicitado M M M O N T A N A Marca previamente registrada M O N T A N A 57.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que el signo solicitado reproduce la marca registrada. Asimismo, se advierte que incluye 2 letras al conjunto, a saber, 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 37 www.sipi.gov.co. Consultado en el aplicativo SIPI, de conformidad con el memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MM.

Al respecto, la Sala considera que la inclusión de estas dos letras adicionales no le otorga suficiente distintividad al signo, respecto de la marca previamente registrada, en la medida que, no se presenta una variación sustancial en el número de vocales o silabas, ni en la extensión de las palabras. Adicionalmente, la inclusión de las letras MM no afecta las raíces y terminaciones comunes de los signos distintivos cotejados. 58.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, proferida dentro de este proceso consideró que: “[…] El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. […]”38. 59. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado como marca previamente registrada, presentan similitudes desde la perspectiva ortográfica, en tanto el signo solicitado reproduce la totalidad del elemento nominativo de la marca previamente registrada.

Comparación fonética 60. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar el signo y las marcas previamente registradas. En el presente caso, encontramos que los signos distintivos cotejados no presentan similitudes desde esta perspectiva, para tal fin obsérvese, la pronunciación sucesiva de los conjuntos marcarios así: MM MONTANA - MONATANA - MM MONTANA - MONATANA MM MONTANA - MONATANA - MM MONTANA - MONATANA MM MONTANA - MONATANA - MM MONTANA - MONATANA. 61.

Adicionalmente, comoquiera que el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, diferenciándose exclusivamente por la inclusión de dos letras, a saber, MM, la Sala considera que los signos distintivos son similarmente confundibles fonéticamente. Ello comoquiera que coinciden en la silaba tónica, en las raíces y terminaciones. 38 Cfr. Índice 33 del aplicativo SAMAI Página. 5 24 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comparación conceptual o ideológica 62.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”39, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 63.

En el presente caso, encontramos que tanto el sigo solicitado como la marca previamente registrada se componen de la expresión MONATANA, que, de conformidad con el diccionario de la RAE, significa perteneciente o relativo al monte40. 64. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que, tanto el signo solicitado, como la marca previamente registrada, cuentan el mismo significado en castellano, el cual resulta ser un término arbitrario respecto de los productos reivindicados por los signos distintivos cotejados y, en tal sentido, la Sala considera que cuentan con similitud ideológica.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registrada 65. Atendiendo a que existe similitud entre el signo y la marca previamente registrada y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, aunado al hecho de la identidad o semejanza, es necesario que los productos o servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado por la parte demandante, y aquellos cobijados por las marcas de que es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la Sala procederá a estudiar este requisito. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 40 https://dle.rae.es/montano; consultada el 1 de septiembre de 2023 25 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 66.

Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en su jurisprudencia unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por el signo y la marca en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre el signo y la marca en cuestión. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial, consideró: “[…] 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 26 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma dase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. […]”.41 67. La Sala advierte, por un lado, que la marca previamente registrada ampara “prendas de vestir, especialmente pantalones”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, por el otro, que el signo solicitado, pretende identificar, “Abrigos, boinas botas, botines, calzado, camisas, chalecos, chaquetas, cinturones, faldas, gabardinas, leggins, pantalones, ropa exterior, ropa cuero y de imitación de cuero, vestidos, sombreros, suelas, suéteres, tacones, zapatos”. 68.

La Sala advierte que: i) tanto la marca previamente registrada como el signo solicitado identifican pantalones; ii) la marca registrada identifica prendas de vestir y el signo solicitado pretende reivindicar abrigos, chalecos, chaquetas, faldas, entre otros, los cuales son prendas de vestir que, asimismo, tienen un uso complementario con los pantalones; y iii) los productos identificados por los signos cotejeados pueden encontrarse en los mismos canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización y pueden publicitarse por los mismos medios. 41 Cfr. Índice 33 del aplicativo SAMAI Páginas. 13 y 14 27 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 69.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que existe conexidad competitiva entre los productos identificados por el signo solicitado y las marcas previamente registradas, cumpliéndose con el segundo requisito previsto para la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De los cargos de violación de los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011 70.

La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, manifestó que, a su juicio, los actos administrativos acusados son nulos, comoquiera que: i) al resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del procedimiento administrativo, la parte demandando, no tuvo en cuenta las pruebas aportadas en el respectivo recurso; y ii) omitió pronunciarse respecto del porqué, si la marca MONTAÑERO había sido concedida a pesar de la existencia de la marca MONTANA, se había negado el registro como marca del signo solicitado. 71.

Al respecto, la Sala advierte que, una vez revisado el texto del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 10047 de diciembre de 2015, se advierte que: i) la parte demandante no presentó solicitudes probatorias y ii) no adujo la existencia de la marca MONTAÑERO para la identificación de servicios de la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza. 72.

Por lo expuesto anteriormente, y revisado el contenido de la Resolución núm. 54561 de 28 de diciembre de 2017 esta Sala considera que dicho acto administrativo, se refirió a la totalidad de los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto dentro del procedimiento administrativo y, en consecuencia, no omitió hacer ningún pronunciamiento en relación con las pruebas, comoquiera que estas no fueron solicitadas. 73.

Por último, esta Sala considera preciso reiterar que la oficina nacional es autónoma para efectos de decidir la registrabilidad de un signo y que el análisis realizado previamente por la misma oficina no la vincula para decidir en el mismo sentido, la distintividad del signo atiende exclusivamente a su análisis individual. Así lo ha considerado esta Sección42 acogiendo las consideraciones del Tribunal de 42 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 16 de agosto de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00146-00. 28 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co justicia de la Comunidad Andina, que en interpretación de fecha de 27 de mayo de 201543, indicó que: “[…] El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. […]”. 74. En este orden de ideas y atendiendo el contenido de los actos administrativos acusados, esta Sala considera que la parte demandada no desconoció lo dispuesto en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011, ni incurrió en la configuración de la causal de nulidad por indebida motivación. Lo anterior comoquiera que: i) la parte demandante, dentro del recurso de apelación interpuesto en el procedimiento administrativo, no presentó solicitudes probatorias adicionales ni adujo argumentos que no hubiera sido desarrollados previamente en la oposición; ii) el acto administrativo acusado mediante el cual se resolvió el citado recurso apelación se pronunció respecto de la totalidad de los argumentos expuestos; y iii) la parte demandada es autónoma para resolver las solicitudes de registro marcarios y, en consecuencia, se considera que los actos administrativos acusados no están indebidamente motivados.

Conclusión 75. La Sala considera que, en el caso sub examine, la expresión MONTANA no es una expresión débil, en tanto, no era de uso común, para la identificación de los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, el signo solicitado, MM MONTANA, presenta similitudes de orden, ortográfico, fonético e ideológico, con la marca previamente registrada MONTANA y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Adicionalmente, existe conexidad competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos cotejados en tanto: i) identifican pantalones; ii) la marca registrada identifica prendas de vestir y el signo solicitado pretende reivindicar abrigos, chalecos, chaquetas, faldas, entre otros, los cuales son prendas de vestir, y tienen un uso complementario con los pantalones; y iii) comparten canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización y 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 132-IP-2015 de 27 de mayo de 2015. 29 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicidad, por lo cual se considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 4865 de 2000. 76.

Asimismo, la Sala considera que no se violó lo previsto en los artículos 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011, en la medida, que los actos administrativos acusados resolvieron la totalidad de los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el procedimiento administrativo y, en ese sentido, no están indebidamente motivados. 77.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 100407 de 23 de diciembre de 2015 y 54561 de 5 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. 30 Número único de radicación: 11001032400020180004700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.