11001032400020200028300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: SUPPLA S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SYMPLA” Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “SUPPLA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISÍMILES QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SUPPLA S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 17040 de 27 de mayo de 2019, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos 1 Mediante auto admisorio de 11 de febrero de 2016. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Superintendencia y Comercio4; y 74495 de 16 de diciembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 27 de diciembre de 2018 la sociedad SYMPLA INTERNET SOLUÇOES S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo, “SYMPLA”, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 415 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 4En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 9ª: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en la similitud frente a las marcas mixtas y nominativas “SUPPLA”, registradas a su favor en las clases 36 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 17040 de 27 de mayo de 2019, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en su lugar, concedió el registro como marca del signo nominativo “SYMPLA”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SYMPLA INTERNET SOLUÇOES S.A. 4º- Sostuvo que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 74495 de 16 de diciembre de 2020, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que desde el punto de vista ortográfico las marcas objeto de controversia se componen de una cantidad de sílabas y letras similares, las sílabas tónica y final concuerdan en ambos conjuntos y la sonoridad es muy similar, pues la ubicación de las vocales es concordante.

Adujo que respecto al aspecto fonético las expresiones enfrentadas tienen una pronunciación similar, por cuanto: i) las consonantes que componen las marcas “SUPPLA” son replicadas con exactitud por la marca “SYMPLA”; ii) la sílaba de cierre concuerda en ambos conjuntos; iii) la pronunciación de aquellas resulta similar; iv) las dos tienen una estructura fonética que reproduce la mayoría de los elementos presentes en el signo previamente registrado; y v) las letras que las conforman se organizan en el mismo orden.

Aseguró que las marcas enfrentadas comparten la misma finalidad y naturaleza, esto por cuanto la marca “SYMPLA” identifica una serie de aparatos e instrumentos eléctricos que el consumidor medio podría relacionar con los servicios de transporte prestados por ella, ya que éstos no se limitan a las soluciones empresariales, sino que identifican servicios aduaneros, de transporte, entre otros. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 80 del CPACA, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que realizó en forma inadecuada el cotejo marcario entre las marcas confrontadas, en la medida en que no aplicó en debida forma las reglas establecidas en la materia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Alegó que la entidad demandada no realizó un análisis de la totalidad de los argumentos presentados en el trámite administrativo, al resolver el recurso de apelación, especialmente el relacionado con la conexidad competitiva, puesto que no resolvió de fondo la petición presentada respecto del análisis de la existencia de conexidad competitiva, ya que omitió realizar este análisis al estimar que no existía similitud entre las marcas cotejadas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que entre las marcas cotejadas “SYMPLA” y “SUPPLA” no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión, puesto que a pesar de que coinciden en algunas de las letras que las componen, analizándolas en su conjunto, cada una de ellas cuenta con elementos adicionales que generan una impresión totalmente diferente en el consumidor.

Manifestó que las expresiones objeto de controversia presentan una composición gramatical disímil que les confiere una pronunciación diferente, permitiendo así la diferenciación ortográfica, fonética y visual entre las mismas. Indicó que todos los argumentos expuestos por la actora en el trámite administrativo fueron resueltos en la Resolución que resolvió el recurso de apelación; y que lo evidente era que procedía la concesión de la marca cuestionada “SYMPLA”, ya que no advirtió violación alguna respecto de las marcas previamente registradas “SUPPLA”.

II.-2. La sociedad SYMPLA INTERNET SOLUÇOES S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma7, guardó silencio. 7 Índice 6 del expediente digital. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 24 de septiembre de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20208, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20219, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 8 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”. 9 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que entre las marcas enfrentadas existen semejanzas significativas de inducir a error al público consumidor, habida cuenta que ambos conjuntos se componen de la misma cantidad de sílabas (2) y de letras similares (6); y que la sonoridad es muy similar, debido a que la ubicación de las vocales (letras 2 y 4 de ambos conjuntos marcarios) es concordante.

IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda. Al efecto, adujo que de una visión en conjunto de las marcas enfrentadas no se observa que éstas sean similarmente confundibles en la medida en que presentan elementos adicionales nominativos y gráficos que permiten su individualización. Que, lo anterior, se debe a las reglas del cotejo marcario que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada marca debe analizarse con una visión de conjunto.

IV.-3. En esta etapa procesal el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 10 Proceso 588-IP-2018. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación de signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 17040 de 27 de mayo de 2019 y 74495 de 16 de diciembre de 2019, concedió el registro como marca del signo mixto “SYMPLA” a la sociedad SYMPLA INTERNET SOLUÇOES S.A., para amparar los siguientes productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza: "[ ] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores [ ]”;

“[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina […]”; y “[…]: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales […]”. A juicio de la actora, las marcas objeto de controversia se componen de una cantidad de sílabas y letras similares, las sílabas tónica y final concuerdan en ambos conjuntos y la sonoridad es muy similar, pues la ubicación de las vocales es concordante; y que las expresiones enfrentadas tienen una pronunciación similar, por cuanto: i) las consonantes, que componen las marcas “SUPPLA”, son replicadas con exactitud por la marca “SYMPLA”; ii) la sílaba de cierre concuerda en ambos conjuntos; iii) la pronunciación de aquellas resulta similar; iv) las dos tienen una estructura fonética que reproduce la mayoría de los elementos presentes en el signo previamente registrado; y v) las letras que las conforman se organizan en el mismo orden.

Por su parte, la SIC mencionó que entre las marcas cotejadas “SYMPLA” y “SUPPLA” no existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión, puesto que a pesar de que coinciden en algunas de las letras que las componen, analizándolos en su conjunto, cada una de ellas cuenta con elementos adicionales que generan una impresión totalmente diferente en el consumidor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 15111 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 11 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal con la finalidad de tratar el tema de la conexión competitiva. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: SYMPLA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA12 SUPPLA MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 Como en el presente caso se va a cotejar unas marcas mixtas, “SUPPLA””, como lo son las opositoras, de propiedad de la actora, con una marca nominativa, “SYMPLA”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 12 Folio 16 del cuaderno físico principal. 13 Folio 17 del cuaderno físico principal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con distinta raíz y secuencia consonántica y vocálica, pues la marca cuestionada, “SYMPLA”, está formada por dos sílabas (2) (SYM-PLA), cinco (5) consonantes (S-Y-M-L) y una (1) vocal (A), mientras que las marcas previamente registradas, “SUPPLA”, están compuestas por dos (2) sílabas (SUP-PLA), cuatro (4) consonantes (S-P-P-L) y dos (2) vocales (U-A). 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe mencionar que las marcas solicitada y previamente registradas al estar acompañadas de palabras diferentes en su inicio, como lo son las partículas “SYM” y “SUP”, respectivamente, generan unas marcas completamente distintivas que las hace registrables, lo que permite concluir que no se presente similitud ortográfica.

En otras palabras, las expresiones “SYM” y “SUP” refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa, otorgándole a la marca cuestionada “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”14, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación de las marcas previamente cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan inicios distintos.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia: 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA - SYMPLA – SUPPLA Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas registradas con anterioridad y la marca solicitada tengan inicios diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de raíces distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las mismas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.15 Respecto a la similitud ideológica, la Sala estima que no se pueden cotejar desde este aspecto, comoquiera que las expresiones “SYMPLA” y “SUPPLA”, que hace parte, respectivamente, de la marca cuestionada y de las marcas previamente registradas, deben tenerse como de fantasía, porque no tienen un significado conceptual 15 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001032400020120027500.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03- 24-000-2011-00061-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano16.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada, “SYMPLA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican éstos, debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, la Sala observa que la SIC tampoco vulneró los artículos 80 del CPACA, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, 16 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debido a que el registro de la marca cuestionada fue otorgado conforme a las normas pertinentes sobre la materia, teniendo en cuenta que la obligación de la entidad demandada es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre marcas idénticas o similares17, de conformidad con lo dispuesto, precisamente, en el artículo 150, ibidem.18 Ahora, la actora también alegó que no se resolvieron todos los argumentos del recurso de apelación presentados en el trámite administrativo pues, a su juicio, la SIC no realizó el análisis de conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas enfrentadas.

Al respecto, se advierte que la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el citado recurso, mediante la Resolución acusada núm. 74495 de 16 de diciembre de 201919, aseveró que: “[…] 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 19 Índice 39 del expediente digital. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es por esta razón que la Delegatura concuerda con lo manifestado por la Dirección en el sentido de que los signos cotejados presentan una composición gramatical diferente que les confiere una pronunciación distinta.

Así las cosas, de accederse al registro solicitado no se generarían riesgo de confusión. 3.2. Análisis argumentos frente a la conexión competitiva Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable. 4.

CONCLUSIÓN En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. (Destacado fuera de texto). Así las cosas, de la anterior transcripción la Sala observa que los argumentos expuestos por la actora en el recurso de apelación, en cuanto a la conexidad competitiva, fueron resueltos en su totalidad por la entidad demandada en la Resolución núm. 74495 de 2019.

En efecto, la Sala considera que el hecho de que la SIC haya determinado que comoquiera que no se cumplía el primer requisito previsto en el literal a) de la Decisión 486 resultaba innecesario analizar el supuesto relativo a la conexidad, ello no quiere decir que dicho argumento no haya sido resuelto, puesto que la citada normativa exige 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el cumplimiento de ambos supuestos para su aplicación, situación que no se presentó en el caso sub examine.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “SYMPLA”, para amparar productos y servicios de las clases 9ª, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00283-00 Actora: SUPPLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de noviembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ausente con excusa CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.