11001032400020160035400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00354-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “CEREBRIT10” Y LA MARCA OPOSITORA “CEREBRINA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR, AL TENER TERMINACIONES DIFERENTES.

LA PARTÍCULA “CEREB”, QUE HACE PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, ES DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 1 Mediante auto admisorio de 29 de agosto de 2016 visible a folios 70 a 74 del cuaderno físico principal. 2 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 1315 de 21 de enero de 2015, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marcario multiclase", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 100510 de 23 de diciembre de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 20 de diciembre de 2013, la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “CEREBRIT10”, para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] complementos multivitamínicos para uso humano […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°- Que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, junto con la sociedad NEWOPORT PHARMACEUTICALS COSTA RICA S.A., presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas “CEREBRINA”, “VITACEREBRINA FINLAY”, “VITACEREBRINA” y “VITACEREBRINA #1” y “CEREVIT”, para identificar productos de la misma Clase, de la cuales, eran titulares, respectivamente. 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 1315 de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "CEREBRIT10", para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 100510 de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por cuanto concedió 4 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el registro de la marca objeto de controversia sin tener en cuenta los elementos técnicos como la identidad o semejanza frente a las demás previamente registradas, esto, desde el punto de vista visual, conceptual y fonético.

Adujo que la expresión “CEREBRIT10” no es apta para ser registrada como marca, dadas las semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas que presenta con la marca de su propiedad “CEREBRINA”7; y que, además, están destinadas a identificar los mismos productos, por lo que se presenta conexidad competitiva. Agregó que a simple vista la marca objeto de conflicto reproduce el noventa por ciento (90%) de la marca previamente registrada, lo que no permite que el consumidor pueda diferenciarlas e individualizarlas en el mercado.

Indicó que la existencia de dos marcas que en su conjunto contengan la expresión “CEREB”, no podría llevar a concluir que dicha palabra es de uso común, debido a que, por el contrario, se trataría de un prefijo evocativo que puede ser registrado junto con otros signos, máxime 7 Cabe señalar que la actora en el escrito contentivo de la demanda únicamente alegó la presunta confusión de la marca cuestionada frente a su marca previamente registrada “CEREBRINA”. 5 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuando tengan suficientes elementos tanto visuales como vocales para determinar su distintividad, lo cual no se evidencia en este caso.

Destacó que de no decretarse la nulidad de las resoluciones acusadas se podría propiciar el debilitamiento del carácter distintivo especial y particular de su marca, la cual ha sido reconocida por el público consumidor durante mucho tiempo. Precisó que la marca “CEREBRIT10” carece de distintividad y no es apta para ser protegido mediante registro marcario, por cuanto la percepción fonética es similar a la suya, aludiendo que la terminación “IT10” no desvirtúa el riesgo de confundibilidad en el mercado.

Arguyó que al analizar la relación de los productos que identifica cada una de las marcas cotejadas, se evidencia que son idénticos, esto es, elementos multivitamínicos, de la Clase 5ª, lo que genera conexión competitiva entre ellos. Respecto al punto anterior, advirtió que tal situación podría resultar peligrosa, toda vez que la coexistencia de ambas marcas en el mercado podría causar un grave perjuicio a la salud del público consumidor desprevenido que no distingue entre clases sino entre productos o 6 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios, esto es, al solicitar un producto por la semejanza de la denominación se le proporcione otro.

Por último, reiteró que la marca “CEREBRIT10” carece de fuerza distintiva propia; y que adicional a ello distingue los mismos productos que la marca de su propiedad y se dirigen al mismo consumidor, evocando en su mente la misma idea o relacionando el origen empresarial. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que entre las marcas enfrentadas “CEREBRIT10” y “CEREBRINA” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que tienen diferente extensión, pues la marca cuestionada está conformada por once letras y la previamente registrada por nueve. Señaló que lo anterior permite que el consumidor las diferencie con facilidad y que entre ellas no se presente ninguna clase de confusión; y que la actora no puede pretender un derecho exclusivo respecto de 7 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la partícula “CEREB”, ya que la misma es de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al existir más de 99 marcas en el registro que contienen esa expresión. II.-2.

La señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que la expresión “CERE” es de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo titular.

Señaló que al realizar el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas “CEREBRIT10” y “CEREBRINA”, se advierten significativas diferencias desde los puntos de vista gramatical y fonético, puesto que cuentan con terminaciones diferentes, esto es, “BRIT10” e “INA”, lo que evita cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo sostuvo la SIC en los actos administrativos demandados.

Insistió en que las marcas objeto de controversia están compuestas por una partícula de uso común como lo es “CERE”, por lo que debe excluirse del cotejo marcario, quedando expresiones totalmente diversas, esto es, “BRIT10” e “INA”. 8 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anotó que independientemente de la declaración de notoriedad de la marca “VITACEREBRINA FINLAY”, la marca cuestionada “CEREBRIT10” es totalmente diferente y no hay lugar a reconocer la configuración de la causal de irregistrabilidad alegada por la actora.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20118, el 9 de julio de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad LABORATORIO FINLAY DE COLOMBIA S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la señora FANNY ELOINA NEIRDA DELGADO, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo 8 En adelante CPACA. 9 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada, frente a las cuales se decidió que no constituían excepciones propiamente dichas, toda vez que sus fundamentos envolvían la defensa del acto acusado. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 1315 de 21 de enero de 2015 y 100510 de 23 de diciembre de 2015, mediante las cuales la SIC declaró infundadas las oposiciones presentada por la actora y la sociedad NEWPORT PHARMACEUTICALS OF COSTA RICA S.A. y le concedió a la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO el registro de la marca nominativa “CEREBRIT10”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486. 10 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en acceder a las súplicas incoadas. Para el efecto, sostuvo que existe una reproducción parcial de su marca previamente registrada “CEREBRINA”, ya que comparte con la marca cuestionada “CEREBRIT10” el término “CEREBRI”; y que ésta 11 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co únicamente se diferencia en el intercambio de la terminación “NA” por la letra “T”, la cual no es suficiente para individualizar dicho registro.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la marca “CEREBRIT10” posee la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada marca sin que se genere riesgo de confusión o asociación. IV.3.- La señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

En efecto, alegó que al realizar el cotejo marcario entre las marcas “CEREBRIT10” y “CEREBRINA”, lo primero a resaltar es que la marca “CEREBRIT10” posee elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la hacen totalmente diferenciable de la marca de la actora, fundamento de la demanda. Que las marcas cotejadas sólo coinciden en el uso del prefijo “CERE”, el cual es de uso común en lo que respecta a productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre otros productos y servicios en el mercado; y que los sufijos o elementos adicionales que acompañan las marcas cotejadas, “BRIT10” y “BRINA”, son 12 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gramatical y fonéticamente diversos, lo que evita cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo sostuvo la SIC en las resoluciones demandadas.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22- 180 solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que al evaluar la sucesión de sílabas en las marcas confrontadas, sólo coinciden en el uso de la partícula “CERE”, la cual es de uso común en lo ateniente a los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que los elementos adicionales de las marcas objeto de cotejo, “BRIT10” y “BRINA”, son fonéticamente diversos, lo que evita un posible riesgo de confusión en el mercado.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 284-IP-2019. 13 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. 14 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación de signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista 15 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 16 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas […] 4.5. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. […] 4.7.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características, llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 5.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 1315 de 21 de enero de 2015 y 100510 de 23 de diciembre de 2015, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “CEREBRIT10”, a la señora FANNY ELOINA NEIRA DELGADO C.I., para distinguir “[…] complementos multivitamínicos para uso humano […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 17 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, la expresión “CEREBRIT10” no es apta para ser registrada como marca dadas las semejanzas visuales, ortográficas y fonéticas que presenta con la marca de su propiedad “CEREBRINA”11; y que, además, están destinadas a identificar los mismos productos, por lo que se presenta conexidad competitiva.

Por su parte, la SIC mencionó que entre las marcas enfrentadas “CEREBRIT10” y “CEREBRINA” existen diferencias desde los puntos de vista ortográfico y fonético, toda vez que tienen diferente extensión, pues la marca cuestionada está conformada por once letras y la previamente registrada por nueve. Señaló que lo anterior permite que el consumidor las diferencie con facilidad y que entre ellas no se presente ninguna clase de confusión; y que la actora no puede pretender un derecho exclusivo respecto de la partícula “CEREB”, ya que la misma es de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al existir más de 99 marcas en el registro que contienen esa expresión. En igual sentido, se pronunció el tercero con interés directo en las resultas del proceso, puesto que alegó que al realizar el cotejo marcario 11 Cabe señalar que la actora en el escrito contentivo de la demanda únicamente alegó la presunta confusión de la marca cuestionada frente a su marca previamente registrada “CEREBRINA”. 18 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre las marcas enfrentadas “CEREBRIT10” y “CEREBRINA”, se advierten significativas diferencias desde los puntos de vista gramatical y fonético, ya que cuentan con terminaciones diferentes, esto es, “BRIT10” e “INA”, lo que evita cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo sostuvo la SIC en los actos administrativos demandados.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 224, 228 y 23012 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 135, literal b)13, ibidem, por cuanto “[…] no es controvertida la distintividad intrínseca del signo solicitado […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 12 Este artículo, así como el 224 y 228 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 13 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 19 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 20 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: 21 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre marcas que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacerse un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son 22 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.14 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: CEREBRIT10 MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA15 CEREBRINA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA16 Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 15 Folio 16 del cuaderno físico principal. 16 Folio 16 del cuaderno físico principal. 23 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; ii) la identidad o similitud entre los 24 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Además, cabe resaltar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común 25 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que forman parte de las marcas farmacéuticas al realizar el examen comparativo de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección ha sostenido, entre otras, en sentencia de 9 de junio de 201117, lo siguiente: “[…] En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad.

A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública. […] En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C. P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C. P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C. P. MARCO ANTONIO 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-00105-01. 26 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VELILLA MORENO); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C. P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C. P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO), entre otras [ ]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 23 de enero de 201418, la Sala precisó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”.

(Resaltado fuera de texto). Y en relación con las marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201519, la Sala señaló: “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2007-00230-00. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00133-00. 27 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman las marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes […]”.

Sin embargo, debe advertirse que si la exclusión de los componentes de esas características llega a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo analizando las marcas en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de las marcas en conflicto.

En efecto, en sentencia de 23 de abril de 202020, esta Sala precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00262-00. 28 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 5.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”.

Según la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la partícula “CERE” / “CEREB”, que conforma a las marcas enfrentadas, es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta inapropiable de manera exclusiva. En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada21, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 5ª las siguientes marcas, que contienen la expresión “CERE” / “CEREB”: MARCA TITULAR CEREBRUM (MIXTA) CLAUDIA PATRICIA MEDINA MUÑOZ CEREBRARIUM (NOMINATIVA) CORPORACIÓN MALOKA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MALOKA CEREBROTON (NOMINATIVA) JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ 21 https://sipi.sic.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 16 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 29 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CEREBROLYSIN (NOMINATIVA) EVER NEURO PHARMA GMBH CEREBESOS (NOMINATIVA) BAVARIA S.A. NEOCEREBRIN (NOMINATIVA) PRODUCTOS VITAMÍNICOS COLOMBIA LTDA PROVITACOL LTDA. CEREBRYL (NOMINATIVA) COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS - COOPIDROGAS Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil, respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser la expresión “CEREB” una partícula de uso común, no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, es del caso traer a colación la Interpretación Prejudicial rendida en la sentencia de 11 de junio de 202022, en la que el Tribunal precisó: “[…] 5.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2011-00061-00. 30 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como titular de una marca con elementos de uso común, esto es, “CEREB”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre elementos de uso general23.

Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “CEREB”, que forma parte de las marcas enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando las marcas en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con terminaciones distintas, así como diferente extensión, secuencia vocálica, consonántica y vocálica, 23 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00023-00), que ahora se prohíja. 31 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pues “CEREBRIT10” está compuesta por tres (3) sílabas (CE-RE- BRIT), ocho (8) letras, el número 10, cinco (5) consonantes (C-R-B- R-T) y tres (3) vocales (E-E-I), mientras que “CEREBRINA” se conforma por cuatro (4) sílabas (CE-RE-BRI-NA), nueve (9) letras, cinco (5) consonantes (C-R-B-R-N) y cuatro (4) vocales (E-E-I-A).

Cabe mencionar que la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “RIT10”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten la partícula de uso común, como lo es “CEREB”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado de una manera particular y diferente al de la marca previamente registrada, habida cuenta que “CEREBRINA” está acompañada al final de la partícula “RINA”, mientras que “CEREBRIT10” del vocablo “RIT10”.

También, cabe precisar, sobre el particular, que la marca cuestionada al estar combinada al final con otro vocablo como lo es la partícula 32 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “RIT10”, así como la previamente registrada de la terminación “RINA”, generan unas marcas completamente distintivas y diferentes.

En otras palabras, la expresión “RIT10”, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”24, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las terminaciones “INA” de la marca previamente registrada “CEREBRINA” y “RIT10” de la marca cuestionada “CEREBRIT10”, le imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 CEREBRINA – CEREBRIT10 - CEREBRINA – CEREBRIT10 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 33 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan una terminación diferente hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas enfrentadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “CEREBRIT10”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las 34 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en lo que respecta al argumento de la actora referente a que su marca previamente registrada, es notoriamente conocida, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “CEREBRIT10” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo ha señaló esta Sección25, en diferentes oportunidades, así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 35 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella, al respecto. En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “CEREBRIT10”, para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptaron. 36 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de noviembre de 2023. 37 Número único de radicación: 11001 03 24 000 2016 00354 00 Actora: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.