11001032400020110036000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Referencia: Nulidad Relativa Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. (hoy British American Tobacco Colombia S.A.S.) Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Propiedad Industrial / Registro marcario / Examen de registrabilidad / Causales de irregistrabilidad / Derecho preferente en materia marcaria / Competencia desleal / Mala fe / Carga probatoria / Marca: «APACHE» (nominativa) Sentencia de Única Instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A.1 por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 26014 del 27 de mayo de 2009, 44845 del 31 de agosto de 2009 y 019867 del 14 de abril de 20112, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «APACHE» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. I.- ANTECEDENTES I.1.- La demanda 1.

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado3, el apoderado judicial de la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: 1 Hoy British American Tobacco Colombia S.A.S. 2 Folios 9 a 24 del expediente ordinario de la referencia con radicación núm. 2011-00360-00. 3 El 12 de septiembre de 2011 (folios 1 a 80 del expediente ordinario de la referencia). 2 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] 2.1.- Que es NULA la Resolución No. 26014 de fecha 27 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se CONCEDIÓ el registro de la marca APACHE para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.- Que es NULA la Resolución No. 44845 de fecha 31 de agosto de 2009, emanada de la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se RESOLVIÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN presentado oportunamente por PROTABACO contra la resolución anteriormente mencionada, CONFIRMÁNDOSE la decisión inicialmente proferida y por tanto manteniéndose la concesión del registro de la marca APACHE en la clase 34 a favor de COLTABACO. 2.3.- Que es NULA la Resolución No. 019867 de fecha 14 de abril de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se RESOLVIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN presentado subsidiariamente contra la Resolución No. 26014, y que CONFIRMÓ LA DECISIÓN INICIALMENTE PROFERIDA. 2.4.- Que como consecuencia de la DECLARATORIA DE NULIDAD de las Resoluciones Nos. 26014 de fecha 27 de mayo de 2009, 44845 de fecha 31 de agosto de 2009 y 019867 de fecha 14 de abril de 2011 antes identificadas, SE ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.4.1.- Que se reconozca que COLTABACO no tenía derecho a obtener el registro de la marca APACHE en la clase 34 en virtud de que la sociedad PROTABACO había presentado solicitudes anteriores para el registro de la marca APACHE, en virtud de que la marca APACHE ha sido y es usada por PROTABACO, y adicionalmente COLTABACO. 2.4.2.- Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas, SE CANCELE de los Libros de Registro de la Dirección de Signos Distintivos el registro correspondiente a la marca APACHE, en la Clase 34, registro No. 423.199 expedido en virtud de lo dispuesto en las resoluciones cuya nulidad se pide, y 2.4.3.- Que se ORDENE a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sentencia que se profiera en este proceso […]»4.

(Negrillas por fuera de texto) I.1.1.- Los hechos5 2. La parte actora, señaló que la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A. - COLTABACO S.A., presentó acción de cancelación por no uso respecto de la marca nominativa «APACHE» (registro 138.320 y clase 34) de titularidad de sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., la cual fue cancelada a través de la Resolución número 28282 del 31 de enero de 2008, y confirmada mediante actos administrativos Nos. 16.509 de 28 de mayo de 2008 y 26.591 de 29 de julio de 2008. 4 Folios 64 a 65 del plenario ordinario. 5 Folios 65 a 66 de la causa ordinaria de la referencia. 3 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3.

Con ocasión a la anterior decisión, la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A. - COLTABACO S.A., mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2008 solicitó, en ejercicio del derecho preferente, el registro de la marca nominativa «APACHE», para distinguir productos incluidos en la clase 34 del nomenclátor internacional. 4. La mencionada solicitud, se publicó el día 31 de octubre de 2008 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 597, bajo el número de expediente: 08-100780. 5.

Expresó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., en esa misma anualidad, presentó escrito de oposición basado las siguientes solicitudes de registro: (i) Solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 14 de diciembre de 2006, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 06-125271).

(ii) Solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 7 de noviembre de 2007, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 07-117701). 6. Señaló que, mediante la Resolución No. 26014 del 27 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca «APACHE» (nominativa)6 a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza7, registro 423.199. 7.

Esgrimió que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 44845 del 31 de agosto de 2009 y, en apelación, mediante la Resolución No. 019867 del 14 de abril de 2011.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación8 8. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, violó los artículos 135 literal b), 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6 Certificado de registro No. 423.199. 7 “TABACO;

ARTÍCULOS PARA FUMADORES; CERILLAS”. 8 Folios 66 a 77 del expediente ordinario de la referencia. 4 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 9. Sostuvo que con la expedición de los actos acusados se desconoció el derecho que le asistía respecto de la expresión “APACHE”, esto es, con ocasión a las dos solicitudes de registro que hizo ante la autoridad administrativa e identificadas con los expedientes administrativos Nos. 06-125271 y 07-117701. 10.

Particularmente, afirmó que la solicitud No. 06-125271 para registrar la marca «APACHE» fue presentada antes que Coltabaco iniciara la acción de cancelación del registro No. 138.320 para la marca «APACHE» de propiedad de Protabaco, por lo que tenía mejor derecho para que su petición fuera resulta con antelación. 11. Anotó que el otorgamiento del registro de la marca «APACHE» (nominativa), que aquí se discute, se realizó existiendo ya previamente una solicitud de registro, esto es, la radicada el día 14 de diciembre de 2006. 12.

Aunado a lo anterior, puso de presente que la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. obtuvo el registro de la marca nominativa, objeto de controversia, con la intención de perpetrar actos de competencia desleal y, por ende, de mala fe, para lo cual señaló lo siguiente: «[…] La conducta y las acciones desplegadas por parte de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A., además, constituyen un acto agresivo y de COMPETENCIA DESLEAL, puesto que, habiendo otros registros para marcas existentes con imágenes de indios, indígenas, pieles rojas, y en la misma Clase 34 Internacional, estos NO fueron atacados por parte de COLTABACO S.A.; constituyendo un acto contrario a las sanas costumbres mercantiles y el principio de la BUENA FE COMERCIAL.

Además, si se tiene en cuenta que, el signo “APACHE” no ha impedido a la sociedad COLTABACO S.A. ejercer los derechos a su marca previamente registrada “PIELROJA” (nominativa, mixta y figurativa); usada por parte de su titular legítimo para amparar productos de la Clase 34 Internacional y tampoco ha obstaculizado el registro o uso de dicha marca en Colombia o en el exterior […]».

(negrillas por fuera del texto) 13. Así las cosas, aseveró que como consecuencia de la actividad y la competencia desleal perpetuada por parte de COLTABACO S.A. y, en su contra, al “despojarle injustamente” de una marca que se estaba usando y que se encontraba válidamente registrada, ello permite entrever que el registro marcario de la expresión «APACHE» (nominativa) fue obtenida y conseguida, en su sentir, de mala fe.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)9 14. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación 9 Folios 122 a 132 del plenario ordinario. 5 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso. 15.

Argumentó la autoridad marcaria que, en el caso de marras: «[…] Tal como consta dentro de las actuaciones administrativas surtidas ante la oficina nacional competente, en nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, se tiene que la Sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A. - COLTABACO S.A., instauró acción de cancelación por no uso contra la marca “APACHE” (registro 138.329 y Clase 34), el cual fue cancelado posteriormente en forma legal y válida a través de la Resolución número 28282 del 31 de enero de 2008, acto administrativo que se encuentra debidamente ejecutoriado y que no ha sido suspendido provisionalmente por el H. Consejo de Estado, alta Corporación que tampoco ha declarado su nulidad; por lo que es forzoso concluir que el mismo goza de plena y suficiente presunción de legalidad, desapareciendo los supuestos de hecho necesarios para efectuar un examen comparativo dentro de las marcas. […] Ahora bien, como se sostuvo acertadamente en los actos administrativos acusados, es claro y preciso que las solicitudes de las marcas “APACHE” tramitadas bajo los expedientes administrativos Nos. 06-125271 y 07-117701, no pueden ser consideradas como antecedentes con un mejor derecho en el tiempo […]». 16.

Esgrimió que, en cuanto a la supuesta mala fe aducida por la parte accionante, en la que eventualmente pudo haber incurrido el tercero interesado en las resultas del proceso para obtener el registro de la marca «APACHE» (nominativa) en la clase 34 Internacional, esta no fue demostrada, acreditada ni mucho menos probada en el interior de la actuación administrativa y la surtida en la vía gubernativa, cuando era oportuno, preciso y pertinente hacerlo. 17.

Concluyó su intervención afirmando que, en lo que se refiere a la presunta competencia desleal desplegada por parte de COLTABACO S.A., ella tampoco fue probada dentro del trámite administrativo respectivo; pues aseguró que ni siquiera se demostró la existencia de indicios razonables que permitieran inferir a esa oficina que, con la solicitud de registro del signo materia de controversia, se llevaran a cabo actos de dicha naturaleza, a la postre.

II.2.- Intervención del tercero interesado – sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. 18. El tercero interviniente en las resultas del proceso, la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. no intervino y, optó por guardar silencio, en el interior de las presentes diligencias10. 10 Folios 133 a 135 de la causa ordinaria. 6 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 19.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 382-IP-2016 de fecha 16 de julio de 201811, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio el artículo 168 ibidem.

De otra parte, el referido Tribunal, consideró que no era procedente la interpretación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a), al considerar que no correspondían a la materia controvertida en el presente caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. 2. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de Competencia Desleal. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación 1.1.

Como la controversia central en el presente asunto gira en tomo a determinar qué derecho tendría prelación, si aquél originado en la acción de cancelación de la marca APACHE (denominativa) solicitada el 8 de mayo de 2007 por COLTABACO S.A., o aquél derivado de la solicitud de registro presentada por PROTABACO S.A. con anterioridad a la solicitud de cancelación en fecha 14 de diciembre de 2006, el Tribunal a fin de realizar la interpretación pertinente, debe partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486, que de manera textual establece lo siguiente: "Artículo 168.

Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas 11 Folios 147 a 159 del expediente. 7 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación. […] 1.4.

En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca. 1.5.

Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero y, así mismo, de no prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca. 1.6.

A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación. 1.7.

En conclusión, se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente.

Dado que en el presente caso la demandante manifestó que el signo APACHE (denominativo) fue solicitado con la intención de consolidar un acto de COMPETENCIA DESLEAL se procederá a analizar este tema. 2.2. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Artículo 137. Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

(Subrayado agregado) Definición de Competencia Desleal: 2.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas 8 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. […] 2.6.

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general; tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 2.7.

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. 2.8.

De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. […] 2.14. En el artículo 259 de la Decisión 486, se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: “a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. […] 2.16.

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “(…) En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (…)”. 9 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.17.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 2.18.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 2.19. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 2.20.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, DEBERÁ PROBAR que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […]». (negrillas y subrayas por fuera del texto) IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 20. Mediante auto de 23 de octubre de 201812, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante13 y la demandada14 reiteraron los argumentos de la demanda ordinaria incoada así como de su respectiva contestación. El tercero interviniente, por su parte, guardó silencio en esta etapa procesal15.

IV.1.- Concepto del Ministerio Público16 21. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa17, allegó oportunamente al plenario el concepto No. 124 de fecha 26 de noviembre de 2018, dentro del cual puso de presente, en síntesis, las siguientes conclusiones: 22. Adujo que, las resoluciones mediante las cuales se otorgó el registro de la marca «APACHE» (nominativa) en favor de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., se expidieron de forma legítima y de conformidad con lo establecido en la normativa andina que rige la materia. 12 Folio 161 de la causa ordinaria con radicación No. 2011-00360-00. 13 Folios 163 a 170 del expediente ordinario. 14 Folios 171 a 182 del expediente. 15 Folio 188 del plenario. 16 Folios 183 a 187 de la causa ordinaria de la referencia. 17 Doctor Iván Darío Gómez Lee. 10 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 23.

Sostuvo que, en el caso sub judice, si bien el extremo demandante aseguró en su libelo que la sociedad interesada perpetuó actos de competencia desleal, para efectos de la obtención del registro marcario que hoy se debate en sede judicial, estos no fueron respaldados ni acreditados probatoriamente; situación que impide a todas luces inferir y aseverar que tales cargos se encuentren llamados a prosperar. 24.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitó de manera comedida y respetuosa a la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, que: «[…] se DENIEGUEN las pretensiones de la demanda promovida por PROTABACO S.A. […]». V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico 25. Corresponde a la Sala de Decisión examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 26014 del 27 de mayo de 2009, 44845 del 31 de agosto de 2009 y 019867 del 14 de abril de 201118, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «APACHE» (nominativa)19 para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza20, a favor de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. 26.

La parte actora señaló, que, en el caso sub examine la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., obtuvo el registro de la marca «APACHE» (nominativa)21 para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor Internacional22, con la intención de perpetrar actos de competencia desleal y, por ende, mala fe, en desmedro de sus intereses y con miras a quebrantar las sanas costumbres mercantiles y el principio de la buena fe comercial, en el interior del mercado y/o tráfico jurídico. 27.

Añadió que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que, en su criterio, se vulneró su aparente «derecho preferente, anterior en el tiempo y exclusivo» que le asistía con ocasión a sus dos solicitudes de registro de la expresión «APACHE» ante la SIC23. 18 Folios 9 a 24 del expediente ordinario de la referencia con radicación núm. 2011-00360-00. 19 Certificado de registro No. 423.199. 20 “TABACO;

ARTÍCULOS PARA FUMADORES; CERILLAS”. 21 Certificado de registro No. 423.199. 22 “TABACO; ARTÍCULOS PARA FUMADORES; CERILLAS”. 23 Expedientes administrativos Nos. 06-125271 y 07-117701. 11 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2.- Violación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 28.

En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que la demandante, sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135 literal b), 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, también es una realidad que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente a la presunta infracción de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 29.

Ciertamente, los cargos incoados se circunscriben a considerar que el signo objeto de debate: (i) fue concedido en desmedro del supuesto “derecho preferente, anterior en el tiempo y exclusivo” que le asistía a la parte actora con ocasión a sus dos solicitudes de registro del signo «APACHE» ante la SIC24; y que, adicionalmente, (ii) el signo distintivo «APACHE» (denominativo)25 fue solicitado y posteriormente conferido al tercero interesado, con la clara intención de desplegar actos de mala fe y de competencia desleal, en el interior del mercado, induciendo a error al público consumidor. 30.

En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, tal como se expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial allegada al presente proceso. V.3.- La normativa aplicable 31.

En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 137 y 172 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 interpretado de oficio, normas cuyo tenor literal es el siguiente: […] Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. […] 24 Expedientes administrativos Nos. 06-125271 y 07-117701. 25 Certificado de registro No. 423.199. 12 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe […]. V.4.- El caso concreto 32. La sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., por intermedio de su apoderado judicial, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 26014 del 27 de mayo de 2009, 44845 del 31 de agosto de 2009 y 019867 del 14 de abril de 201126, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca «APACHE» (nominativa)27, para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza28, a favor de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. 33.

Pues bien, la marca nominativa registrada y objeto de controversia, es la siguiente (folios 24, 25, 36, 71 y 72 del expediente): APACHE (Nominativa – Clase 34 – Registro No. 423.199) 34. Como cargos planteados, se tiene que la parte actora afirmó que la SIC, al momento de conceder el registro de la marca denominativa controvertida, desconoció la normativa andina, en tanto consideró que: (i) se cercenó su aparente “derecho preferente y anterior en el tiempo” que le asistía, en sus previas solicitudes de registro del signo «APACHE» ante la SIC29 y (ii) el tercero interesado en las resultas del proceso desplegó conductas y/o actos de mala fe y de competencia desleal.

V.4.1.- Del supuesto derecho preferente, exclusivo y anterior en el tiempo sobre la marca nominativa «APACHE», alegado por el demandante (artículo 168 de la Decisión 486 de 2000) 35. En primer lugar, la Sala pone de presente, en primer lugar, que para efectos de dilucidar lo relativo al derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho originado de una solicitud de registro presentada con antelación, 26 Folios 9 a 24 del expediente ordinario de la referencia con radicación núm. 2011-00360-00. 27 Registro No. 423.199. 28 “TABACO;

ARTÍCULOS PARA FUMADORES; CERILLAS”. 29 Expedientes administrativos Nos. 06-125271 y 07-117701. 13 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de autos, el Tribunal de Justicia precisó sobre el particular30, que, se debía partir de lo dispuesto en el artículo 168 de la Decisión 486 de 200031, a fin de determinar qué derecho tenía prelación; si aquél originado en la acción de cancelación de la marca nominativa “APACHE”, solicitada el 8 de mayo de 2007 por COLTABACO S.A., o aquél derivado de las solicitudes de registro presentadas el 14 de diciembre de 2006 y 7 de noviembre de 2007 por PROTABACO S.A. 36.

En este aparte, es necesario citar el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, que al referirse al derecho preferente al registro, establece lo siguiente: "Artículo 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”.

(Subrayado agregado) 37. Sobre el mismo asunto, en la interpretación allegada al presente proceso se indicó: «[…] 1.2. Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes.

La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación. […] 1.4.

A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de 30 Folios 147 a 159 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 382-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018). 31 "Artículo 168.

La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. 14 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación. 1.7.

En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro. […]». 38. Como se observa, quién haya presentado una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. 39.

Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación. 40. Precisado lo anterior, y en el caso sub examine, la Sala observa que una vez verificadas a plenitud y detenidamente las Resoluciones enjuiciadas Nos. 26014 del 27 de mayo de 2009, 44845 del 31 de agosto de 2009 y 019867 del 14 de abril de 201132, así como la totalidad de los medios de prueba que obran en el expediente ordinario de la referencia33, se encontró lo siguiente: • La sociedad COLTABACO S.A., presentó acción de cancelación por no uso el día 8 de mayo de 2007 respecto de la marca nominativa «APACHE» (registro 138.320 y clase 34) de titularidad de sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., la cual fue cancelada a través de la Resolución número 28282 del 31 de enero de 2008, y confirmada mediante actos administrativos Nos. 16.509 de 28 de mayo de 2008 y 26.591 de 29 de julio de 2008. • Con ocasión a la anterior decisión, la referida sociedad, mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2008 solicitó, en ejercicio del derecho preferente, el registro de la marca nominativa «APACHE», para distinguir productos incluidos en la clase 34 del nomenclátor internacional. 32 Folios 9 a 24 del plenario. 33 Folios 1 a 114 del cuaderno anexo No. 1 de la causa ordinaria con radicado núm. 2011-00360-00. 15 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio • La mencionada solicitud, se publicó el día 31 de octubre de 2008 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 597, bajo el número de expediente: 08-100780. • Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., en esa misma anualidad, presentó escrito de oposición basado las siguientes solicitudes de registro: Solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 14 de diciembre de 2006, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 06-125271).

Solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 7 de noviembre de 2007, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 07-117701). • Mediante la Resolución No. 26014 del 27 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y, otorgó el registro de la marca «APACHE» (nominativa)34 a la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza35, registro 423.199. • Dentro de la oportunidad legal, la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 44845 del 31 de agosto de 2009 y, en apelación, mediante la Resolución No. 019867 del 14 de abril de 2011. • La solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 14 de diciembre de 2006, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 06-125271) fue negada a través de las Resoluciones 26018 de 27 de mayo de 2009, 31197 de 25 de junio de 2009 y 19861 de 14 de abril de 2011, esto es, con fundamento que la similitud que tenía la misma con la marca notoria previamente registrada PIELROJA. • Solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 7 de noviembre de 2007, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 07-117701), fue negada a través de las Resoluciones 26021 de 27 de mayo de 2009, 38578 de 30 de julio de 2009 y 19864 de 14 de abril de 2011, esto es, con fundamento en el mejor derecho que se tenía COLTABACO con ocasión al derecho preferente que tenía por la cancelación del registro 138.320. 34 Certificado de registro No. 423.199. 35 “TABACO;

ARTÍCULOS PARA FUMADORES; CERILLAS”. 16 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 41. De lo expuesto hasta aquí, resulta claro que NO le asiste razón a la parte actora en cuanto a que se vulneró su derecho de prioridad alegado en el escrito de demanda, tal y como se pasa a explicar. 42.

Sobre la figura de la prioridad, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado lo siguiente36: «[…] Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe”. […]». 43. Como se observa, frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, el Tribunal Andino ha considerado que se debe aplicar la institución de la “prioridad”, lo cual se traduce en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho. 44.

No debe olvidarse que quién presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. 45.

En el caso sub examine, se tiene que la sociedad demandante demostró que presentó dos solicitudes de registro del signo «APACHE», la primera dentro del expediente administrativo 06-125271 el día 14 de diciembre de 2006 y la segunda 36 Interpretación 2I5-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. 17 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio bajo el expediente 07-117701 el 7 de noviembre de 2007.

Así mismo, se encuentra demostrado que la sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., el 8 de mayo de 2007, promovió cancelación por falta de uso en contra de la marca nominativa “APACHE. 46. En cuanto a la solicitud dentro del expediente administrativo 06-125271, la Sala evidencia que si bien es cierto que la misma es anterior37 a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación del signo «APACHE» registrado con el número 138.320, también lo es que dicha petición se resolvió con anterioridad esta última, dando cumplimiento a lo señalado en la normativa andina y en lo expuesto por el Tribunal en la IP de este proceso. 47.

En efecto, la solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 14 de diciembre de 2006, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 06-125271) fue negada finalmente a través de la Resolución 19861 de 14 de abril de 2011, mientras que la solicitud de prelación para el registro de dicha expresión con ocasión a la cancelación del registro 138.320 fue resuelta a través del acto administrativo 19867 de la misma fecha, esto es, con una Resolución numerada posteriormente. 48.

No debe olvidarse que, como se precisó líneas atrás, quién haya presentado una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero, tal y como ocurrió en el caso de autos. 49.

Aunado a lo anterior, la Sala encontró demostrado que la decisión que negó la solicitud dentro del expediente No. 06-125271 se fundamentó en el mejor derecho que tenía la sociedad Coltabaco con ocasión al registro previo respecto de la expresión PIELROJA y no se fundamentó en el derecho preferente antes mencionado, en la medida que el mismo era posterior, dando cumplimiento a lo señalado por el Tribunal Andino. 50.

En cuanto a la solicitud de registro del signo «APACHE» (mixto), presentada el día 7 de noviembre de 2007, para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 07-117701), la misma fue negada a través de las Resoluciones 26021 de 27 de mayo de 2009, 38578 de 30 de julio de 2009 y 19864 de 14 de abril de 2011.

Como se observa, se trata de una petición posterior a la solicitud de cancelación de fecha 8 de mayo de 2007, la cual fue denegada con fundamento en el mejor derecho que se tenía COLTABACO con ocasión al derecho preferente por la cancelación del registro 138.320, razón por la cual no era procedente invocar un derecho de prioridad. 51.

En este estado de cosas, y en el caso de marras, la Sala advierte y concluye que el primer cargo impetrado por parte del extremo accionante, la sociedad Productora 37 14 de diciembre de 2006. 18 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. y relativo al presunto “derecho preferente, exclusivo y anterior en el tiempo” que alegó en su favor y en el libelo petitorio de la demanda ordinaria incoada, no se encuentra llamado a prosperar, por los motivos y razones expuestas en precedencia. V.4.2.- De los presuntos actos de mala fe y competencia desleal desplegados en la obtención del registro de la marca nominativa «APACHE» e impetrados por la parte actora (artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000) 52.

Ahora bien, y en lo que atañe al segundo cargo elevado, concerniente a que con el registro de la marca «APACHE» (nominativa), por parte de la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A., lo que se pretende y/o persigue es perpetrar conductas y/o actos de mala fe y de competencia desleal, la Sala procederá, a continuación, a su análisis de fondo. 53.

Pues bien, en este punto, y para efectos de precisar y dilucidar con plena claridad si en el caso sub judice, al concederse el registro del signo denominativo «APACHE», nos encontramos frente a las conductas que arriba se describen y que fueron acusadas por la parte actora, en su demanda impetrada y en virtud de la expedición de los actos administrativos que aquí se cuestionan38, es menester referirnos a la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso39, que, en relación con las solicitudes de registro para desplegar actos de mala fe o de competencia desleal, explicó: «[…] 2.1.

Dado que en el presente caso la demandante manifestó que el signo APACHE (denominativo) fue solicitado con la intención de consolidar un acto de COMPETENCIA DESLEAL se procederá a analizar este tema. […] Definición de Competencia Desleal: 2.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. […] 2.6. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general; tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al 38 Resoluciones Nos. 26014 del 27 de mayo de 2009, 44845 del 31 de agosto de 2009 y 019867 del 14 de abril de 2011. 39 Folios 147 a 159 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 382-IP-2016 de fecha 16 de julio de 2018). 19 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. […] 2.20.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, DEBERÁ PROBAR que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […]». (negrillas y subrayas por fuera del texto) 54. En el caso sub examine, se observa que la parte actora, en el libelo de la demanda y, para efectos de sustentar y respaldar los cargos aquí elevados, aseveró únicamente que: «[…] La conducta y las acciones desplegadas por parte de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A., además, constituyen un acto agresivo y de COMPETENCIA DESLEAL, puesto que, habiendo otros registros para marcas existentes con imágenes de indios, indígenas, pieles rojas, y en la misma Clase 34 Internacional, estos NO fueron atacados por parte de COLTABACO S.A.; constituyendo un acto contrario a las sanas costumbres mercantiles y el principio de la BUENA FE COMERCIAL […]». 55.

Es preciso resaltar que el Tribunal de Justicia en distintas interpretaciones prejudiciales ha sostenido, de manera pacífica, lo siguiente: «[…] El Juez Consultante deberá tomar en cuenta “los indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable […]»40.

(Se subraya) 56. En el caso que nos ocupa, la Sala no encuentra los indicios razonables que le permitan llegar a la conclusión consistente en que el solicitante presentó la solicitud de mala fe, con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable. 57. Valga destacar que tampoco obran en el plenario medios probatorios41, que permitan concluir e inferir que dicho registro se realizó por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos, o con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. 58.

Cabe resaltar que el actor no demostró que la sociedad solicitante tuvo la intención o de la conciencia de violar una disposición legal, o de causar un perjuicio injusto o ilegal, según se indicó con antelación. 59. Respecto de la carga de prueba cuando se alega que un tercero obró de mala fe, el Tribunal de Justicia ha señalado lo siguiente: «[…] quien afirme 40 Interpretación Prejudicial No. 220-IP-2014 del 24 de junio de 2015, e Interpretación Prejudicial No. 15-IP-2013 del 11 de julio de 2013. 41 Folios 1 a 189 del plenario y 1 a 114 del cuaderno anexo No. 1 de la causa ordinaria con radicado núm. 2011- 00360-00. 20 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo […]». (Negrillas por fuera del texto) 60. Así pues, la Sala pone de presente que si bien la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., acusó en su escrito de demanda la presencia de actos de mala fe, desplegados por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, también es una realidad que, no se anexó ni mucho menos se allegó oportunamente al expediente ordinario prueba alguna que respalde y sustente jurídicamente tal afirmación; a lo que se agrega que, de la simple referencia y/o afirmación de tal conducta, no permite concluir o dilucidar que dicha aseveración tenga vocación de prosperidad. 61.

Bien lo consideró el apoderado judicial de la entidad accionada (SIC), la parte actora no alegó, demostró ni probó que el tercero interesado hubiera presuntamente desplegado esa clase de actos, tampoco los efectos reales ni las consecuencias de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la Sala tampoco encuentra elementos probatorios42 de los cuales se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal perpetrados por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A. 62.

En conclusión, esta Sala de Decisión hace suyas las consideraciones esbozadas en la sentencia del 2 de diciembre de 202143, por cuanto, tal y como ocurrió en esa misma oportunidad, en el sub lite, tampoco la parte actora probó ni llegó a acreditar la supuesta mala fe y, menos aún, los presuntos actos de competencia desleal supuestamente desplegados por el tercero interesado en las resultas del proceso (Compañía Colombiana de Tabaco S.A. – COLTABACO S.A.).

V.5.- Conclusión 63. En este estado de cosas, la Sala estima que se deben negar las pretensiones de la demanda ordinaria incoada por parte de la sociedad Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A., en tanto que no se encontró demostrada la vulneración de los artículos 137, 168 y 172 de la Decisión 486 de 2000, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión. 42 Folios 1 a 189 del plenario y 1 a 114 del cuaderno anexo No. 1 de la causa ordinaria con radicado núm. 2011- 00360-00. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp.

No. 11001-0324-000-2011-00077-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., demandado: SIC, tercero interesado: sociedad Duna Enterprises S.L. 21 Radicado: 11001-0324-000-2011-00360-00 Demandante: Productora Tabacalera de Colombia S.A. – PROTABACO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente, una vez en firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20).