11001032400020190048000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Cilag GMBH International Tema: Registro como marca del signo nominativo “MAUI MOISTURE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de la Resolución 27847 de 22 de mayo de 20171 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “MAUI MOISTURE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Cilag GMBH International.

ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad Samara Cosmetics S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 27847 del 22 de mayo de 2017 por medio de la cual Director de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca MAUI MOISTURE (NOMINATIVA), para distinguir preparaciones para el cuidado del cabello; productos para el cuidado del cabello, a saber, champús, acondicionadores, geles, espumas, aerosoles, lociones, sueros, apósitos, emolientes, nutrientes, aceites, relajantes y tratamientos de reparación no medicados, lociones y cremas hidratantes faciales y para la piel, limpiadores faciales y para la piel, exfoliantes corporales, aceites corporales, limpiadores corporales y jabón corporal, preparaciones para protección solar, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, versión 10 a favor de la sociedad CILAG 1 Folio 27 C pp.

“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 2 a 19 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GMBH INTERNATIONAL, con Certificado de Registro No. 568.403. Todo lo cual obra en el expediente SD2016/0041121. SEGUNDA: Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar anotación pertinente en los registros de la entidad […]”3 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. Indicó que la sociedad Samara Cosmetics S.A.S. es titular de las marcas mixtas “MAWIE” que amparan productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] COSMÉTICOS PARA EL ÁREA DE LOS OJOS, PARA LA PIEL, PARA EL CABELLO, PARA LOS LABIOS, PARA EL ASEO E HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICO CAPILARES, PARA LAS UÑAS […]”5.

“[…] COSMÉTICOS ESPECIALMENTE BASES, POLVO, RUBOR, CORRECTOR DE OJERAS, LABIAL, PESTAÑINA, DELINEADOR DE OJOS, LÁPIZ Y BETÚN PARA LAS CEJAS, BRILLO LABIAL, ESMALTES PARA UÑAS, CREMAS SUAVIZANTES PARA EL CUERPO Y LA CARA, PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL COMO SHAMPOO, RINSE, CREMA DE PEINAR, TÓNICOS CAPILARES […]”6. 4. Manifestó que, el 27 de octubre de 2016, la sociedad Cilag GMBH International solicitó el registro como marca del signo nominativo “MAUI MOISTURE” para distinguir productos de la clase 3ª7 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO;

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, A SABER, CHAMPÚS, ACONDICIONADORES, GELES, ESPUMAS, AEROSOLES, LOCIONES, SUEROS, APÓSITOS, EMOLIENTES, NUTRIENTES, ACEITES, RELAJANTES Y TRATAMIENTOS DE REPARACIÓN NO MEDICADOS, LOCIONES Y CREMAS HIDRATANTES FACIALES Y PARA LA PIEL, LIMPIADORES FACIALES Y PARA LA PIEL, EXFOLIANTES CORPORALES, ACEITES CORPORALES, LIMPIADORES CORPORALES Y JABÓN CORPORAL, PREPARACIONES PARA PROTECCIÓN SOLAR […]”. 5.

Indicó que, una vez publicada dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 783 de 9 de febrero de 2017, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3 Folio 3 C pp. 4 Folios 3 a 5 C pp. 5 Certificado 476.459. Versión 10. 6 Certificado 531.860. Versión 10. 7 Certificado 568.403. Versión 10. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 6.

Manifestó que, a través de la Resolución 27847 de 22 de mayo de 2017, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “MAUI MOISTURE” para distinguir productos de la mencionada clase 3ª. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamento de derecho 7.

La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a) y f) y 150. I.1.2.2. El concepto de violación 8.

El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca nominativa “MAUI MOISTURE” en la clase 3ª, sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas mixtas “MAWIE” que amparan productos en la misma clase del nomenclátor internacional, lo que genera riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9.

Explicó que la marca concedida reproduce las marcas previamente registradas, por lo que son visual, fonética y conceptualmente similares. Ello, teniendo en cuenta que en las marcas mixtas prevalece el elemento denominativo. 10. Indicó que la palabra MOISTURE en la marca concedida no la hace distintiva y, por el contrario, “[…] propició generar maniobras de competencia desleal, de donde bastaría eliminar o adicionar, según el caso, una palabra o parte de ella al producto de que se trate para supuestamente hacer diferente la marca […]”. 11.

Advirtió que los productos amparados por las marcas están en la misma clase del nomenclátor internacional, además de comercializarse a través de los mismos canales de distribución y tener la misma finalidad y, en consecuencia, se configuran los dos presupuestos necesarios para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 12.

Expuso que la SIC violó el literal f) del artículo 136 ibidem, por cuanto, con ello, se infringía el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de la parte demandante, como titular de las marcas mixtas “MAWIE”. 8 Folios 5 a 17 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 13.

Por último, advirtió que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio, debe realizar el examen de registrabilidad, de manera oficiosa esto es, aún sin la presencia de una demanda de oposición, pues es su deber realizar el estudio de fondo para determinar si existen o no signos protegidos con anterioridad que puedan ser confundibles con este.

Así las cosas, es claro entonces que el registro o negación de una marca puede contravenir, sin necesidad de oposición de terceros. Es conocido por todos que en los casos en que la Dirección de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio es diligente, en el cumplimiento de la norma, en solicitudes para registro de marca que medie o no oposición de terceros; sin embargo, para el caso presente, obvió tal obligación […]”.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la resolución acusada fue expedida de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15.

Afirmó que la marca nominativa “MAUI MOISTURE” cuenta con una combinación de palabras únicas, compuestas por elementos diferentes, que le otorgan la distintividad necesaria para ser registrada. Además, es una marca de fantasía, cuya denominación no guarda ninguna relación frente a los productos en la clase 3ª. En ese sentido, dicha marca es distintiva y susceptible de ser representada gráficamente. 16.

Resaltó que, entre las marcas en conflicto, no existen semejanzas que sean susceptibles de generar confusión o asociación, en la medida en que las mismas tienen claras diferencias, sin riesgo alguno de inducir al público a error. 17. Agregó que, con la expedición del acto acusado, no se violó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la misma no infringe el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de la parte demandante.

Ello, debido a que, las marcas en conflicto presentan diferencias sustanciales que le permiten al consumidor diferenciarlas en el mercado, saber, la marca concedida contiene la expresión adicional MOISTURE. 18. Argumentó, en atención a la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, que la parte demandante no presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “MAUI MOISTURE”, cuando tuvo la oportunidad para hacerlo.

Por lo tanto, se debe entender que el registro de la marca “MAUI MOISTURE” en clase 3ª no constituye un riesgo de confundibilidad con las marcas “MAWIE”. Igualmente, la parte demandada cumplió con lo previsto en la referida disposición al permitir el registro de la marca “MAUI 9 Folios 81 a 85 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MOISTURE”, pues la misma no es similarmente confundible con ningún otro registro marcario y no está incursa en ninguna causal de irregistrabilidad.

II.2. Contestación de la sociedad Cilag GMBH International10 19. La sociedad Cilag GMBH International contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que la marca concedida es distintiva y susceptible de representación gráfica. Ello, máxime porque es de fantasía, y es distintiva intrínseca y extrínsecamente. 20.

Explicó que, al cotejar los signos distintivos en conflicto, de manera conjunta, es posible concluir que cada uno cuenta con elementos ortográficos, fonéticos y visuales que permiten su diferenciación. Adicionalmente, la palabra “MAUI” corresponde al nombre de una Isla del Pacífico, que no tiene ningún significado, ni evoca ninguna idea relacionada con los productos de la clase 3ª y que, junto con la palabra “MOISTURE”, crea un nombre único e identificable en el mercado por parte de los consumidores, que no resulta similar a la marca “MAWIE”. 21.

Explicó que “[…] las marcas del demandante coexisten actualmente con otras marcas registradas, a nombre de diferentes titulares, que contienen las expresiones similares y relativas a MAWIE […]”, por lo que la marca concedida puede coexistir con las previamente registras, al estar compuesta por elementos diferenciadores. 22. Resaltó que no existe violación alguna de los derechos de autor, por cuanto el demandante únicamente presentó la demanda con fundamento exclusivo en derechos marcarios, cargo correspondiente a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En consecuencia, no existe prueba alguna de la existencia de un derecho de esa naturaleza. 23. Sostuvo que la SIC “[…] realizó un correcto análisis de las normas comunitarias, al haber concluido que no existía ningún registro previo que pudiera obstaculizar el registro de la marca MAUI MOISTURE (nominativa), dado que las marcas registradas de SAMARA COSMETICS S.A.S., no son similarmente confundibles con la marca de CILAG GMBH INTERNATIONAL, ni desde el punto de vista ortográfico, fonético, gráfico ni conceptual, pues cada una de ellas presenta características propias y caprichosas que permiten diferenciarlas a simple vista, por lo que su coexistencia no causará riesgo alguno de confusión y/o asociación alguno […]”.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 24. La sociedad Samara Cosmetics S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 29 de octubre de 201911 en contra de la Resolución 27847 de 22 de mayo de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 10 Folios 70 a 76 C pp. 11 Folio 1 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 25.

Mediante auto de 19 de diciembre de 201912 se inadmitió la demanda y la parte demandante la corrigió13. 26. Por auto de 30 de junio de 202014 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Cilag GMBH International. El 17 de noviembre de 202015 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 27.

A través de providencias de 12 de febrero de 2021 y 6 de agosto de 202116 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 27 de agosto de 202117. 28. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales y se ordenó a la Secretaría de la Sección primera descargar de la plataforma SIPI de la SIC los certificados de vigencia y titularidad de las marcas solicitadas en las intervenciones procesales, los cuales fueron incorporados al expediente18. 29.

Mediante auto de 21 de octubre de 202119 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y f) y 150 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 361-IP-2021 de 15 de diciembre de 202220 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 y, de oficio, los artículos 151 y 172 de la Decisión Andina.

Asimismo, no interpretó los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal f) ibidem. Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literales a) y b) del Artículo 135, Literales a) y f) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486, de los cuales únicamente se interpretará el Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486, por ser pertinentes. 12 Folio 33 C pp. 13 Folios 36 a 40 C pp. 14 Folios 43 y 44 C pp. 15 Folio 68 C pp. 16 Folio 91 C pp e Índice 39 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 17 Índice 51 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 52 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índices 53 y 54 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 20 Índice 65 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio No se interpretará el Artículo 134, los Literales a) y b) del Artículo 135 y el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca, ni las causales de irregistrabilidad absoluta de una marca, ni la causal de irregistrabilidad relativa en cuanto a afectar otros derechos de propiedad industrial ni derecho de autor.

De oficio se interpretará los Artículos 151 y 172 de la Decisión 486, a fin de desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y la nulidad relativa del registro de una marca. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.

Causales […] 1.3 El artículo 172 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la nulidad absoluta y la nulidad relativa. […] 1.5 La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el Artículo 136 (sus Literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando la mala fe, lo que ocurre, por ejemplo con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc. […] 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo.

Los signos no tienen capacidad extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que esta similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.4 Al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento - denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. […] 4. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 5.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos […] 5.3 La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones. La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. […] […] 5.5 La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficina […]” (mayúscula y negrilla del original). 31.

Mediante auto 6 de marzo de 202321 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 32. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Samara Cosmetics S.A.S.22 reiteró sus argumentos de nulidad y, además, adujo que es titular de una familia de marcas, cuyo rasgo coincidente es la expresión de fantasía “MAWIE”. 21 Índice 67 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 73 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 33.

Asimismo, la sociedad Cilag GMBH International23 y la SIC24 reiteraron sus argumentos de defensa. 34. Por su parte, el Ministerio Público rindió25 concepto en el que expuso que entre las marcas “MAUI MOISTURE” y “MAWIE” hay diferencias fonéticas e ideológicas sustanciales. 35. Adujo que “[…] existen evidencias entre los signos confrontados, tales como que estas tienen una escritura similar, como se puede verificar en las imágenes que se insertaron anteriormente, que analizándolos en su conjunto se encuentra que cada una de ellos cuenta con elementos adicionales como en el caso de signo solicitado, con la expresión “MAUI MOISTURE” lo dota de suficiente individualidad frente a la marca registrada “MAWIE”, otorgándole la distintividad necesaria para que sea identificable frente a los productos que enlista, y así el consumidor pueda diferenciar a primera vista que se trata de una marca distinta […]”. 36.

Indicó que “[…] a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, el signo cuenta con suficiente distintividad y por ende no es susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca.

Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor. […] El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del registro marcario diferenciar sus productos y/o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado, requisito que, por lo anteriormente mencionado, cumple el signo solicitado a registro […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 37. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14926 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 23 Índice 75 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 24 Índice 72 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 25 Índice 74 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 26 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 38. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 27847 de 22 de mayo de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cual se concedió el registro como marca al signo nominativo “MAUI MOISTURE” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cilag GMBH International. 39.

La Sala deberá analizar si entre la marca nominativa “MAUI MOISTURE” concedida para identificar productos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cilag GMBH International y las marcas mixtas “MAWIE”, con certificados 476.459 y 531.860, que amparan productos de la misma clase, cuyo titular es la parte demandante, se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de 2000.

Así como lo previsto en los artículos 150, 151 y 172 ibidem, estos últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 40. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación del acto demandado 41. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de la Resolución 27847 de 22 de mayo de 201727 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “MAUI MOISTURE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Cilag GMBH International.

IV.4. Análisis del caso concreto 42. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, concedió el registro como marca del signo nominativo “MAUI MOISTURE” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª28 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Preparaciones para el cuidado del cabello; productos para el cuidado del cabello, a saber, champús, acondicionadores, geles, espumas, aerosoles, lociones, sueros, apósitos, emolientes, nutrientes, aceites, relajantes y tratamientos de reparación no medicados, lociones y cremas hidratantes 27 Folio 27 C pp.

“[…] Por la cual se concede un registro […]”. 28 Certificado 568.403. Versión 10. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio faciales y para la piel, limpiadores faciales y para la piel, exfoliantes corporales, aceites corporales, limpiadores corporales y jabón corporal, preparaciones para protección solar […]”. 43.

A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la marca concedida y las marcas mixtas “MAWIE” de su titularidad, tienen semejanzas que generan riesgo de confusión y de asociación en los consumidores. Asimismo, argumentó que la parte demandada debió realizar el cotejo de oficio, durante el examen de registrabilidad, aunque no se hubieran presentado oposiciones. 44.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 361-IP-2021 de 15 de diciembre de 202229 dentro de la cual interpretó los artículos 136 literal a) y 150 y, de oficio, los artículos 151 y 172 de la Decisión Andina. Asimismo, no interpretó los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal f) ibidem, comoquiera que no es objeto de controversia el concepto de marca, ni las causales de irregistrabilidad absoluta de estas, ni la causal de irregistrabilidad relativa en cuanto a afectar otros derechos de propiedad industrial o derechos de autor. 45.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal f)30 de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo que la marca concedida resultaba similarmente confundible con sus marcas, esto es, alegó que no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la mencionada decisión y por no realizar adecuadamente el examen de registrabilidad dispuesto en el artículo 150 ibidem31. 46.

Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado 29 Índice 65 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 30 Adicionalmente, si bien en la demanda se señaló que la SIC vulneró el literal f) del artículo 136, al considerar que con la concesión se infringía su derecho de propiedad industrial o de autor sobre las marcas mixtas “MAWIE”, lo cierto es que no desarrolló ni explicó en qué consistía dicha infracción. Por tanto, este cargo carece de sustento argumentativo suficiente para ser objeto de análisis de fondo por parte de la Sala. 31 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a), 151 y 172 de la Decisión 486 de 2000 47. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor32: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes fonéticos, conceptuales o ideológicos, gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. 32 Índice 65 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate [ ]”. 48.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca cuestionada del tercero con interés directo en el resultado del proceso33 MAUI MOISTURE (nominativa) Registro 568.403 Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el demandante34 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “MAWIE” 3 531.860 “MAWIE” 3 476.459 49.

Como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “MAWIE” de la parte demandante, con la marca nominativa “MAUI MOISTURE” del tercero con interés directo en el resultado del proceso es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto de las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el 33 Folio 63 C pp. 34 Folios 29 y 30 C pp. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 50.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas, no así la gráfica que las acompaña, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 51. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 52.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 53.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”35. 54.

Ahora, la Sala pone de presente que, por un lado, la marca “MAWIE” con certificado 531.860, incluye el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”36. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. Y, por el otro, las marcas “MAWIE” contienen las frases “más natural” y “productos que Brindan salud y belleza”, las cuales, de la revisión de sus solicitudes de registro37 son explicativas.

En consecuencia, no son elementos distintivos de las marcas ni cumplen una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios. Por esta razón, no deben ser tenidos en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario. 55. Ahora bien, de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si los signos distintivos contienen elementos 35 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 36 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables. Consultado el 4 de junio de 2025. 37 Consulta realizada el 3 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 56.

Al respecto, la Sala advierte que la palabra “MOISTURE” que hace parte de la marca concedida “MAUI MOISTURE” resulta ser de uso común en la clase 3ª del nomenclátor internacional, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidió el acto administrativo demandado38: “MOISTURE” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. CLEAR MOISTURE L'OREAL 3 286.024 POND´S INTENSE MOISTURE Unilever IP Holdings B.V. 3 345.736 ELIZABETH ARDEN DAILY MOISTURE DRINK FD MANAGEMENT, INC 3 224.470 LONG LIVE MOISTURE! THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 3 489.575 MOISTURE VELVET L'OREAL 3 335.194 57.

Ahora bien, la Sala considera que la expresión de uso común “MOISTURE” para la clase 3ª, que forma parte de la marca concedida, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración a que tendría un grado de distintividad débil.

Asimismo, su exclusión no fraccionaria el signo, ni lo reduce al punto de hacer imposible su estudio. 58. Adicionalmente, la Sala advierte que, las expresiones “MAUI” y “MAWIE” para la clase 3ª del nomenclátor internacional, luego de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC39, no se encontró que fueran de uso común para el 38 Consulta realizada el 3 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 39 Consulta realizada el 3 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio momento en que se expidió el acto administrativo acusado, por lo que pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario. 59.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo entre las marcas “MAWIE” y “MAUI”, que reivindican productos de la clase 3ª, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, solabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan […]” (negrilla del original). 60.

Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de estas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada M A U I 1 2 3 4 Marcas previamente registradas M A W I E 1 2 3 4 5 61.

Desde el punto de vista ortográfico, la Sala advierte que las marcas comparadas presentan similitudes relevantes. Ambas están compuestas por una sola palabra y tienen una estructura silábica semejante (MA-WIE y MA-UI). Coinciden en la raíz 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio inicial “MA”, contienen las vocales “A” e “I” en idéntica posición dentro del término, y presentan una longitud similar: “MAUI” cuenta con 4 letras y “MAWIE” con 5. 62.

En consecuencia, la Sala considera que la adición de la letra “E” al final de la marca “MAWIE” no representa una diferencia ortográfica suficiente para disminuir la similitud con el signo “MAUI”. La variación resulta menor y no altera de forma significativa la percepción visual del conjunto, por lo que se mantiene el grado de similitud ortográfica relevante entre ambas expresiones. 63.

En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es semejante, debido a que, por un lado, ambas expresiones comienzan con la partícula (MA). Y, por el otro, el sonido en sus terminaciones es similar, en tanto, en las marcas “MAWIE” la W se pronuncia como una "u”, por lo que la sílaba WIE suena similar a “UI”, segunda sílaba de la marca concedida. 64.

Además, la inclusión de la letra “E” al final de “MAWIE” no introduce una variación sonora significativa, pues su sonido es débil y en muchos casos imperceptible, por lo que no genera un efecto distintivo que impida la confusión auditiva. En consecuencia, las marcas cotejadas tienen un ritmo silábico parecido con una pronunciación suave. 65.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI – MAWIE – MAUI 66.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que, por una parte, la palabra “MAUI” corresponde al nombre de una isla del océano Pacífico, por lo que posee un contenido semántico claro y reconocible. Por otra parte, la expresión “MAWIE” carece de significado en el idioma español, lo que permite considerarla como una denominación de fantasía, producto del ingenio de su creador.

En consecuencia, desde el punto de vista conceptual, una de las marcas tiene una carga semántica definida y la otra no posee un referente conceptual en el idioma castellano. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque40. 67. En ese contexto, la Sala concluye que la marca “MAUI” no se diferencia de las marcas previamente registradas “MAWIE”, en la medida en que no incorpora elementos adicionales que le confieran una fuerza distintiva suficiente para evitar el riesgo de confusión. Por el contrario, la similitud ortográfica y fonética permite 40 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio considerar una similitud significativa entre los signos que podría inducir a error al consumidor promedio. 68.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre las marcas previamente registradas a favor de la demandante y la concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso. 69. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 70.

La Sala pone de presente que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 71. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201841 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 72. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 73.

Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 74. En el caso sub examine, la marca concedida “MAUI MOISTURE” lo fue distinguir productos de la clase 3ª42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO;

Por su parte, las marcas previamente registradas “MAWIE” amparan productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] COSMÉTICOS PARA EL ÁREA DE LOS OJOS, PARA LA PIEL, PARA EL CABELLO, PARA LOS LABIOS, PARA EL ASEO E HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICO CAPILARES, PARA LAS UÑAS […]”43. 42 Certificado 568.403.

Versión 10. 43 Certificado 476.459. Versión 10. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] COSMÉTICOS ESPECIALMENTE BASES, POLVO, RUBOR, CORRECTOR DE OJERAS, LABIAL, PESTAÑINA, DELINEADOR DE OJOS, LÁPIZ Y BETÚN PARA LAS CEJAS, BRILLO LABIAL, ESMALTES PARA UÑAS, CREMAS SUAVIZANTES PARA EL CUERPO Y LA CARA, PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL COMO SHAMPOO, RINSE, CREMA DE PEINAR, TÓNICOS CAPILARES […]”44. 76.

Al comparar los productos indicados supra, la Sala observa que cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 77. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos confrontados pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, esto es, la 3ª, además presentan una relación directa en cuanto a su naturaleza y finalidad.

En primer lugar, los productos descritos como “[…] preparaciones para el cuidado del cabello; productos para el cuidado del cabello, a saber, champús, acondicionadores […]” guardan equivalencia funcional con los productos identificados como “[…] cosméticos para el cabello […]”, “[…] cosméticos capilares […]” y “[…] productos de aseo personal como shampoo, rinse, crema de peinar, tónicos capilares […]”.

En segundo término, las referencias a “[…] geles, espumas, aerosoles, lociones, sueros, apósitos, emolientes, nutrientes, aceites, relajantes y tratamientos de reparación no medicados, lociones y cremas hidratantes faciales y para la piel […]” encuentran relación directa con los productos denominados “[…] cremas suavizantes para el cuerpo y la cara […]”.

Finalmente, los productos “[…] exfoliantes corporales, aceites corporales, limpiadores corporales y jabón corporal […]” se relacionan con “[…] cosméticos para el aseo e higiene personal […]” y “[…] productos de aseo personal […]”. 78. Las anteriores coincidencias permiten concluir que se trata de bienes que cumplen funciones análogas y que pueden ser empleados de manera intercambiable por los consumidores para satisfacer necesidades similares en cuanto a cuidado personal, higiene y estética.

En consecuencia, desde el punto de vista funcional las marcas comparten una clara conexión competitiva, al estar dirigidos al mismo consumidor y satisfacer necesidades equivalentes en el mercado. 79. En cuanto a la complementariedad, la Sala observa que los productos amparados por las marcas confrontadas comparten un entorno funcional común, particularmente en el ámbito de la cosmética y la higiene personal.

En efecto, productos como lociones y cremas hidratantes faciales, limpiadores faciales y corporales, así como preparaciones para la protección solar, suelen ser utilizados de manera conjunta con otros cosméticos destinados al cuidado y embellecimiento del rostro y cuerpo, tales como bases, polvos, rubores, correctores de ojeras, labiales, pestañinas, delineadores, lápices y betunes para cejas, brillo labial, y cremas suavizantes.

Todos se complementa funcionalmente, en la medida en que unos preparan la piel o el cuerpo para la aplicación de los otros. 44 Certificado 531.860. Versión 10. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 80. Asimismo, la Sala advierte que los productos relación de los productos de cuidado y limpieza del cabello, rostro y cuerpo, están directamente relacionados con los productos cosméticos.

Esta interdependencia funcional entre los productos comparados refuerza la complementariedad entre ellos y revela claramente un escenario para el riesgo de asociación marcaria. 81. En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por los signos distintivos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades de carácter cosmético, cuidado e higiene del cuerpo, el cabello y la cara.

Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. Ello máxime cuando se comercializan y publicitan a través de los mismos canales, como farmacias, tiendas de belleza, aseo y maquillaje. 82. En conclusión, la similitud y conexión entre los productos identificados por los signos distintivos, sumada a la similitud ortográfica y fonética, incrementa sustancialmente la posibilidad de que el consumidor medio considere que la marca “MAUI MOISTOURE” y las marcas “MAWIE” corresponden a líneas de productos de una misma empresa o a marcas relacionadas comercialmente. 83.

Así, es evidente que también hay un riesgo de confusión para el consumidor promedio en cuanto al origen empresarial, debido a las similitudes significativas mencionadas anteriormente, lo que podría llevarlo a creer que los productos y servicios de las marcas confrontados provienen del mismo titular, esto es, de fabricantes relacionados económicamente. 84.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201545, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un 45 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP.: Dra. María Elizabeth García González. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 85.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales46: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 86. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que la marca solicitada no es distintiva extrínsecamente.

Por ello, en aplicación del artículo 172 ibidem, procede decretar la nulidad relativa del registro de la marca “MAUI MOISTURE” por cuanto se concedió en contravención de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 151. De la vulneración del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 87. La parte demandante, en el escrito de demanda, argumentó que la parte demandada violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que debió realizar oficiosamente el examen de registrabilidad, “[…] esto es, aún sin la presencia de una demanda de oposición, pues es su deber realizar el estudio de fondo para determinar si existen o no signos protegidos con anterioridad que puedan ser confundibles con este […] sin embargo, para el caso presente, obvió tal obligación […]”. 88.

Sobre lo anterior, la parte demandada indicó que cumplió con lo previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 al permitir el registro de la marca “MAUI MOISTURE” en clase 3ª del nomenclátor internacional, pues la misma no es similarmente confundible con ningún otro registro marcario y no está incursa en ninguna causal de irregistrabilidad. 89.

Adicionalmente, el tercero con interés directo en el resultado el proceso manifestó que, a su juicio, el acto acusado fue expedido en cumplimiento de lo previsto en la normativa andina, toda vez que la marca concedida es registrable y puede coexistir con las previamente registras. Ello, en tanto que “[…] las marcas del demandante coexisten actualmente con otras marcas registradas, a nombre de diferentes titulares, que contienen las expresiones similares y relativas a MAWIE […]”. 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 90. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente al examen de registrabilidad, en la interpretación 361-IP-2021 de 15 de diciembre de 202247, consideró que: “[…] 5.3 La oficina nacional competente es el órgano administrativo encargado de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo de oficio en todos los casos, inclusive cuando no se hubiesen presentado oposiciones.

La entidad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro solicitado. […] […] 5.5 La oficina nacional competente debe realizar un examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas como en relación con anteriores decisiones expedidas por la misma oficina […]” (resaltado por la Sala). 91.

Al respecto, la Sala considera que el examen de registrabilidad se realiza de oficio, es integral, debe ser motivado y autónomo, respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina. En ese sentido, el estudio de registrabilidad de una marca, debe realizarse aun cuando no se haya presentado oposiciones en el trámite administrativo y es independiente del análisis ya efectuado sobre signos que pudieran ser idénticos o similares. 92.

Ahora bien, descendiendo al caso sub examine, se resalta que la parte demandada, con la expedición del acto acusado, como se precisó con antelación, violó lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en tanto que la marca concedida no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, al ser similarmente confundible con las marcas previamente registradas “MAWIE”, en los términos expuestos en el acápite supra. 93.

En consecuencia, la Sala concluye que también se configura la vulneración del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que la SIC no cumplió con su deber de realizar un examen de fondo, integral y de oficio frente a los signos previamente registrados. Esta omisión conllevó a la aprobación de un registro marcario sin verificar adecuadamente la existencia de semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión en el mercado, comprendiendo “[…] el análisis de todas las exigencias para que un signo pueda ser registrado como marca […] y tomando en consideración las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los Artículos 135 y 136 […]”48.

IV.5. Conclusión 94. En suma, con la expedición del acto acusado se violó lo previsto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En particular, la SIC, no evaluó correctamente que existe semejanza entre 47 Índice 65 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación prejudicial 61-IP-2021 de 15 de diciembre de 2022. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio las marcas cotejadas por lo que se crea un riesgo de confusión en el mercado y, en consecuencia, la marca concedida no es distintiva extrínsecamente.

Por ello, en aplicación del artículo 172 ibidem, procede decretar la nulidad relativa del registro de la marca “MAUI MOISTURE” por cuanto se concedió en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 literal a). Adicionalmente, la Sala considera que también se violó el artículo 150 ibidem, toda vez que la SIC no dio cumplimiento al deber de realizar un examen de fondo e integral, pues no se estudió, de oficio, la distintividad extrínseca de la marca solicitada. 95.

De otra parte, la Sala advierte que, aunque en la demanda se indicó que, en el caso concreto, agregar la palabra MOISTURE en la marca concedida fue una maniobra “[…] de competencia desleal, de donde bastaría eliminar o adicionar, según el caso, una palabra o parte de ella al producto de que se trate para supuestamente hacer diferente la marca […]”, lo cierto es que no se desarrolló un concepto de violación específico respecto de que la solicitado se haya presentado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; por ello, la Sala se releva de su análisis. 96.

Finalmente, la Sala destaca que, en el término para alegar de conclusión, la sociedad Samara Cosmetics S.A.S.49 reiteró sus argumentos de nulidad y, además, adujo que es titular de una familia de marcas, cuyo rasgo coincidente es la expresión de fantasía MAWIE. Sobre lo anterior, la Sala también se releva de su estudio, por cuanto no fue incorporado oportunamente en el concepto de la violación ni hace parte del marco argumentativo inicialmente propuesto, razón por la cual no puede ser valorado en esta etapa procesal. 97.

Así pues, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 27847 de 22 de mayo de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo nominativo “MAUI MOISTURE” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Cilag GMBH International como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 98.

Como consecuencia de la nulidad decretada, la Sala ordenará a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la cancelación de la inscripción correspondiente en el sistema de registro de propiedad industrial – SIPI que administra dicha entidad, en relación con el certificado de registro 568.403. 99. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. 49 Índice 73 del sistema para la gestión judicial SAMAI. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 27847 de 22 de mayo de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 568.403 asignado a la marca “MAUI MOISTURE”, para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2019-00480-00 Demandante: Samara Cosmetics S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.