11001032400020190042200 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: KROKICOL S.A.S TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE EL SIGNO “KROKI COL. S.A.S.”, DE LA ACTORA, Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “COQUÍ” y “CROCS”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KROKICOL S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 79487 de 24 de octubre de 2018, “Por la cual se niega un registro”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio1; y 37124 de 15 de agosto de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto “KROKI COL. S.A.S.”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de junio de 2016 solicitó el registro como marca del signo mixto “KROKI COL S.A.S.”, para distinguir productos en la Clase 252 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 1 En adelante SIC. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos: “[…] Calzado […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º: Que mediante la Resolución núm. 79487 de 24 de octubre de 2018 el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “KROKI COL. S.A.S.”, para identificar productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas nominativa y mixtas “CROCS” y “COQUÍ”, previamente registradas en la misma Clase, de propiedad de las sociedades CROCS, INC. y ÉXITO INDUSTRIAS S.A.S., respectivamente. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 37124 de 15 de agosto de 2019, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 35 y 59 del CPACA, por indebida aplicación, toda vez que el signo mixto solicitado “KROKI COL. S.A.S.”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presenta semejanzas susceptibles de inducir a error al público consumidor frente a las marcas previamente registradas, “COQUÍ” y “CROCS”.

Adujo que el elemento preponderante en el signo solicitado es el gráfico, toda vez que sobresale la figura de una tortuga sobre la expresión “KROKI COL. S.A.S.”, que se encuentra escrita en menor tamaño, mientras que en las marcas previamente registradas predomina el elemento denominativo. Señaló que la expresión “KROKI” se encuentra escrita en idioma extranjero; y que al no formar parte del conocimiento común por parte del público consumidor debe considerarse como de fantasía, por lo que procede su registro como marca.

Indicó que el signo solicitado cuenta con suficientes elementos distintivos adicionales característicos que lo diferencian completamente de las marcas “COQUÍ” y “CROCS”. Mencionó que las expresiones enfrentadas cuentan con diferente composición ortográfica y pronunciación, comoquiera que la marca previamente registrada “COQUÍ” presenta la sílaba tónica al final “QUÍ”, mientras que el signo cuestionado la tiene a su inicio “KRO”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que también se presentan diferencias en el plano conceptual, toda vez que el signo solicitado es de fantasía, mientras que la marca previamente registrada “COQUÍ” es una variedad de ranas originarias de Centroamérica.

Concluyó que el signo mixto cuestionado, “KROKI COL. S.A.S.”, no presenta riesgo de confusión frente a las marcas traídas a colación por la SIC para denegar su registro, por lo que el mismo debe ser concedido para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La sociedad CROCS, INC., se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado adicional que pretende amparar artículos de calzado, igual al que identifica su marca “CROCS”, son similares ortográficamente, pues corresponde a una reproducción directa de esta última al replicar el vocablo KROK/CROC, lo que genera riesgo de confusión y/o asociación en el mercado. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad ÉXITO INDUSTRIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Agregó que el elemento adicional que conforma el signo solicitado “COL S.A.S”, no es suficiente para evitar el riesgo de confusión frente a sus marcas previamente registradas “COQUÍ”. Aseguró que las expresiones enfrentadas identifican productos de igual naturaleza en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.-2. La parte demandada a pesar de ser notificada en debida forma4, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 27 de agosto de 2021, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 4 Mediante auto admisorio de 5 de febrero de 2021, visible a folios 87 a 90 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrante en el incide 13 del expediente digital agregado al Sistema SAMAI. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20205, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por los terceros con interés directo en las resultas del proceso.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-1.

La parte demandada solicitó despachar desfavorablemente las súplicas incoadas. Aseguró que al apreciar las expresiones en conflicto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante de la marca “COQUÍ”, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.

Indicó que desde el punto de vista fonético, los signos cuestionados son similarmente confundibles, dado que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados; de igual manera en el aspecto ortográfico, pues presentan claras semejanzas, apreciándose sucesión de sílabas, su extensión y las coincidencias en las raíces y/o terminaciones.

IV.-2. La sociedad CROCS, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Para el efecto, adujo que el signo cuestionado reproduce directamente el vocablo KROK/CROC, este último de la marca de su propiedad “CROCS”, lo que genera riesgo de confusión y/o asociación en el mercado. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23- 09, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, manifestó que el signo y la marca opositora “COQUÍ” están destinadas a identificar productos que, aunque similares en su composición, son diferentes en su contenido, toda vez que los productos de calzado que cada una identifica son de diferente forma, tamaño y diseño, generando que los consumidores puedan elegir artículos diferentes al momento de comprar.

Adujo que en las expresiones cotejadas el elemento gráfico adquiere especial importancia, sin que se evidencie similitud alguna, en la medida en que el signo cuestionado está compuesto por la partícula “KROKI COL”, en un diseño y tipo de letra especial, y con un color verde con azul llamativo; mientras que la marca previamente registrada “COQUÍ”, consiste en un una palabra la cual cuenta con un diseño particular único, con colores totalmente diferentes al que se pretende registrar, que permiten que puedan ser distinguidas por el consumidor promedio.

IV.-4. En esta etapa procesal, la actora y la sociedad ÉXITO INDUSTRIA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 7 Proceso 335-IP-2021. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.4. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos […] 3.4.

Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo respectivo. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos contenidas en el literal a) del párrafo 2.4 de la presente interpretación prejudicial […]”. 4.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 4.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables. […] 4.7.

En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la que correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 5.

Marcas de fantasía […] 5.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 5.3.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. […] 6. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 6.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 6.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 79487 de 24 de octubre de 2018 y 37124 de 15 de agosto de 2019, denegó el registro como marca del signo mixto “KROKI COL. S.A.S.” a la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al encontrarlo de oficio similarmente confundible con las marcas previamente registradas en la misma Clase “CROCS” y “COQUI”, de propiedad de las sociedades CROCS, INC. y ÉXITO INDUSTRIA S.A.S., respectivamente; y que entre los productos que distinguían existía conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, el signo mixto solicitado “KROKI COL. S.A.S.”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no presenta semejanzas susceptibles de inducir a error al público consumidor frente a las marcas previamente registradas, “COQUÍ” y “CROCS”. Adujo que el elemento preponderante en el signo solicitado es el gráfico, toda vez que sobresale la figura de una tortuga sobre la expresión “KROKI COL. S.A.S.”, que se encuentra escrita en menor tamaño, mientras que en las marcas previamente registradas predomina el elemento denominativo. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que las expresiones enfrentadas cuentan con diferente composición ortográfica y pronunciación, comoquiera que la marca previamente registrada “COQUÍ” presenta la sílaba tónica al final “QUÍ”, mientras que el signo cuestionado la tiene a su inicio “KRO”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a) y 1518 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […] y “[…] para desarrollar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto […]”; no así la de los artículos 134 y 1359 ibidem “[…] por cuanto no es materia de controversia el concepto de marca, ni se discute cuáles son los signos susceptibles de representación gráfica que pueden ser registrados como marca; así como tampoco las causales de irregistrabilidad absoluta para el registro de marcas […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 9 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: SIGNO MIXTO CUESTIONAD010 CROCS MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS11 Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “KROKI COL. S.A.S.”, como lo es el cuestionado, con unas marcas mixtas y nominativa, “CROCS” y “COQUÍ”, a nombre de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el signo y marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con 10 Folio 56 del cuaderno principal. 11 Folio 56 del cuaderno principal. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que los acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

En primer lugar, cabe señalar que la expresión “S.A.S.”, que hace parte del signo solicitado, es un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio12, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario y debe ser excluida del cotejo marcario13. 12 “[…] Artículo 373.- La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A. […]”. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de junio de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00118-00, C.P. Nubia Margoth peña Garzón. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo y marcas en controversia, “KROKI COL.” y “COQUÍ” y “CROCS”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que el signo solicitado “KROKI COL.” y la marca opositora “COQUÍ”, cuentan con diferentes palabras, raíces y terminaciones, así como distinta extensión y secuencia consonántica y vocálica, pues “KROKI COL.” está compuesta por dos (2) palabras, tres (3) sílabas (KRO-KI- COL), ocho (8) letras (K-R-O-K-I-C-O-L), un signo de puntuación (.), cinco (5) consonantes (K-R-K-C-L) y tres (3) vocales (O-I-O), mientras que la marca opositora “COQUÍ” se conforma por una (1) palabra, dos (4) sílabas (CO-QUÍ), cinco (5) letras (C-O-Q-U-I), una tilde en la última vocal (Í), dos (2) consonantes (C-Q) y tres (3) vocales (O-U-I).

Igualmente ocurre frente a la marca “CROCS”, pues cuentan con diferentes palabras y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, ya que esta última está compuesta por una palabra (1), una (1) sílaba (CROCS), cinco (5) letras (C-R-O-C-S), cuatro (4) consonantes (C-R-C-S) y una (1) vocal (O). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe mencionar que el signo cuestionado está compuesto por prefijos y sufijos (KRO- COL) diferentes a las de las opositoras (CO-QUÍ) y (CR-OCS), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Cabe mencionar que el signo solicitado, al estar acompañado de otro vocablo a su final, como lo es la partícula “COL”, genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica14. En ese sentido, la Sala considera que al estar acompañado el signo cuestionado en su final con otro vocablo como lo es la partícula “COL” y las marcas ya registradas con las partículas “QUÍ” y “OCS”, se generan unas expresiones completamente distintivas y diferentes, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, las partículas al final del signo y marcas enfrentadas “COL” y “QUI” y “OCS”, respectivamente, refuerzan las diferencias entre el signo cuestionado y la marca previamente registradas, dotando al signo cuestionado de mayor distintividad, 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Núm. único de radicación 2020-00418-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”15, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación del signo cuestionado y de las marcas previamente registradas cotejadas es diferente, debido a que, como ya se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que presentan terminaciones diferentes.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. - COQUÍ KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. - COQUÍ KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. - COQUÍ KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. – COQUÍ - KROKI COL. - COQUÍ KROKI COL. – CROCS - KROKI COL. – CROCS- KROKI COL. - CROCS KROKI COL. – CROCS - KROKI COL. – CROCS- KROKI COL. - CROCS KROKI COL. – CROCS - KROKI COL. – CROCS- KROKI COL. - CROCS 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co KROKI COL. – CROCS - KROKI COL. – CROCS- KROKI COL. - CROCS Además, la Sala evidencia que al contar el signo cuestionado en su terminación con la letra “L” se genera un fonema consonántico lateral alveolar, mientras que las marcas previamente registradas al finalizar con la vocal “I” y letra “S”, respectivamente, se representan unos fonemas vocálicos cerrado anterior y consonántico fricativo dentoalveolar sordo.

De lo anterior, se advierte que el hecho de que el signo y las marcas cotejadas tengan una terminación o sufijo diferentes hacen que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo y marcas enfrentados, lo que los hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las partículas “KROKI” y “CROCS”, que hacen parte del signo cuestionado y una de las marcas previamente registradas, deben considerarse como de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano16.

Ahora, respecto de la partícula “COQUÍ” que corresponde a la otra marca opositora, según el Diccionario de la Real Academia17 significa: “[…] 1. m. P. Rico. Anfibio minúsculo que produce sonidos nocturnos intermitentes, en una amplia gama de timbres […]”. Y respecto de palabra “COL”, presente en el signo cuestionado, corresponde a la abreviación de la República de Colombia.

Así las cosas y comoquiera que el signo cuestionado y una de las marcas previamente registradas contienen expresiones de fantasía, como lo son “KROKI” y “CROCS”, la Sala considera que el signo y las marcas previamente registradas no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que el 16 No obra en el plenario medio probatorio que determine que la traducción de las palabras “KROKI” Y “CROCS”, sean de conocimiento generalizado.

Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00321-00. 17 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 6 de marzo de 2024, https://dle.rae.es/coqu%C3%AD?m=form 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo cuestionado, “KROKI COL.”, es lo suficientemente distintivo y diferente de las marcas previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre el signo y marca cotejados de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer el signo solicitado “KROKI COL. S.A.S.” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre éste y las marcas previamente registradas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad, examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201618, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, estos son, las resoluciones núms. 79487 de 24 de octubre de 2018 y 37124 de 15 de agosto de 2019, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO conceder el registro como marca del signo mixto “KROKI COL. S.A.S.”, solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00422-00 Actora: KROKICOL S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.