11001032400020150050300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001032400020150050300 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Borgynet International Holdings Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Colombina S.A. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo - Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Borgynet International Holdings Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31921 de 24 de junio de 2015. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Borgynet International Holdings Corporation, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y 1 La Sala, mediante auto de 31 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 31921 de 24 de junio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que DECLARE LA NULIDAD de la siguiente Resolución Administrativa proferida dentro del Expediente No. 14-166835 mediante la cual se negó el registro de la marca SUPER TRULULU MASMEL OSOS (Mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración que antecede y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la SIC, CONCEDER el registro de la marca SUPER TRULULU MASMEL OSOS (Mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, asignándosele número de certificado en el registro de la Propiedad Industrial dentro del plazo que para el efecto señala el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]” Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 5.1.

Que el 31 de julio de 2014 solicitó el registro como marca del signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Que la referida solicitud se publicó, el 21 de agosto de 2014, en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 703, la cual fue objeto de oposición por parte de la sociedad Colombina S.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con base en su marca figurativa con registro núm. 347089 y sus marcas mixtas “GRISSLY”, “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”. 5.3.

Que la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 239 de 8 de enero de 2015 declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca del signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4.

Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 239 de 8 de enero de 2015. 5.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 31921 de 24 de junio de 2015: i) revocó la Resolución núm. 239 de 8 de enero de 2015; ii) declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) denegó el registro como marca del signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Norma violada 6. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 6.1. Artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 7.1.

Mencionó que en el cotejo del signo mixto solicitado y la marca figurativa previamente registrada, la parte demandante debió considerar que el elemento dominante en el signo solicitado era el nominativo y, particularmente, la expresión TRULULU, por lo que no podía generarse confusión con las huellas registradas como marca figurativa. 7.2.

Indicó que es titular en Colombia de varias marcas que contienen la expresión TRULULU, registradas en las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.3. Manifestó que en el cotejo del signo mixto solicitado y las marcas mixtas previamente registradas, la parte demandada debió considerar que tanto en la marca mixta “GRISSLY” como en el signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS”, su carga distintiva recae en sus expresiones nominativas y no en los componentes gráficos. 7.4.

Insistió en que la parte demandada consideró erradamente que la imagen en forma de huella que acompaña a ambos signos es el elemento de mayor relevancia, obviando que estas huellas no son solo diferenciables, sino que son el único atributo que podría considerarse como replicado en los signos confrontados. 7.5. Adujo que si bien los signos comparten una cierta semejanza, aquella es menor y analizándolos en su conjunto, es dable concluir que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos una impresión totalmente diferente en el consumidor y coexistiendo no generan riesgo de confusión ni de asociación. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 7.6.

Expresó sobre la huella del oso, que esta no es ajena a la categoría de las golosinas, pues es titular de varias marcas en las que aparece incorporada la figura de la mencionada huella. 7.7. Concluyó que el signo “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” nunca estuvo incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo136 de la Decisión 486 de 2000 y la decisión de revocar su concesión inicial, se debió únicamente al análisis equivocado en el acto administrativo que decidió la apelación. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8.

La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1. Indicó que, tras hacer una revisión de los signos sometidos a cotejo se encuentra que los mismos, en un primer momento, no parecen presentar similitudes que lleguen a presentar riesgo de confusión, pero es deber de la parte demandada no solo velar por los derechos de los titulares de derechos marcarios, sino de los consumidores quienes son los que finalmente permiten que las marcas cumplan su finalidad. 8.2.

Expresó que el principal consumidor de los productos de los signos distintivos cotejados son los niños, quienes por desconocimiento de las dinámicas comerciales podrían verse abocados a confundir el origen de las marcas en detalles que podrían parecer minúsculos, como es el uso de las huellas en ambos conjuntos marcarios. 8.3. Argumentó que los adultos al encontrar que ambos signos comparten un elemento común como es la huella de un oso, podrán pensar que los titulares tienen alguna relación o vinculación respecto del producto. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 8.4.

Mencionó que la parte demandada, en sus funciones que no son correctivas sino preventivas, negó el registro del signo solicitado, protegiendo no solo al titular de la marca, sino a los consumidores quienes podrían verse abocados en incurrir en confusión o asociación frente a los signos que identifican dichos productos. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 9.

El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9.1. Mencionó que los elementos gráficos de cada uno de los signos en conflicto son los que predominan en las respectivas etiquetas por su diseño, tamaño y ubicación y, consecuentemente, respecto de los cuales deberá llevarse a cabo el análisis de confundibilidad. 9.2.

Argumentó que el signo solicitado reproduce un elemento de las marcas de las cuales es titular, como lo es, la figura de la huella del oso. 9.3. Indicó que es titular de varias marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que tienen como rasgo característico la figura de una huella de oso. 9.4. Adujo que no siempre, en el análisis entre las marcas figurativas y las marcas mixtas, el elemento nominativo es el que predomina, pues en ocasiones puede serlo el elemento gráfico o figurativo por su tamaño, color o ubicación. 9.5.

Mencionó que, igualmente, al cotejar signos mixtos, no siempre el elemento denominativo es el que predomina, pues en el signo solicitado el elemento gráfico es el de mayor importancia. 9.6. Argumentó que en las marcas figurativas hay una protección más fuerte, pues se protege el diseño del elemento gráfico, así como la idea o concepto que evoca. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Solicitud de Interpretación Prejudicial 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de noviembre de 2018, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de la norma comunitaria que la actora alegó como vulnerada, esto es, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000. 10.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 734-IP-2018 de 8 de mayo de 2020, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de la norma solicitada, por ser pertinente. 2. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 4865, para analizar el tema de la conexidad entre productos. […]”. 10.2.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia Inicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de octubre de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 28 de octubre de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6º del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, prescindió de la audiencia de pruebas, realizó el respectivo control de legalidad y se ordenó adicionar a la solicitud de interpretación judicial, los artículos 136, literales b) y h), 146, 147,154, 226, 227, 228 a 231 y 235 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta la fijación del litigio y las contestaciones de la demanda.

Alegatos de conclusión 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de mayo de 2025, consideró innecesaria la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento, y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 12.1.

La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12.2. La parte demandada, reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 12.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. Intervención del Ministerio Publico 13.

El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 734-IP-2018 de 8 de mayo de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 15. De conformidad con el artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20193, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 17. El acto administrativo acusado es el siguiente: 17.1. La Resolución núm. 31921 de 24 de junio de 2015, mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en la que: i) revocó la Resolución núm. 239 de 8 de enero de 2015; ii) declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) denegó el registro como marca del signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 18.1. Si la Resolución núm. 31921 de 24 de junio de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS”, para identificar "confitería y gomas", productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad 3 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Andina y en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 18.2.

En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y: i) las marcas mixtas “GRISSLY”, con registros marcarlos núms. 388634, 392373, 347093, 347090, 347091 y 347092; ii) las marcas mixtas “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”, con registros marcarlos núms. 464506, 474553 y 495592, que identifican productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) la marca figurativa con registro marcario núm. 347089, cuyo titular es Colombina S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 19.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 20. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena4, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 4 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20005 de la Comisión de la Comunidad Andina6.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7 21. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8. 5 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 6 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 7 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 8 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 22.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 23.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 24.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 25.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 26. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 27.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Interpretación Prejudicial 734-IP-2018 de 8 de mayo de 2020 28. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: “[…] 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro SUPER TRULULU MASMEL OSOS (mixto) y las marcas FIGURATIVA (huella), COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH (mixta), COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON (mixta), GRISSLY (mixtas), COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1 Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo SUPER TRULULU MASMEL OSOS (mixto) y las marcas COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH (mixta), COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON (mixta), GRISSLY (mixtas), COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre todos los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.5.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Comparación entre marcas mixtas y figurativas 3.1. En el presente caso, el signo solicitado a registro es SUPER TRULULU MASMEL OSOS (mixto) y contra dicho registro se opuso el titular de la marca FIGURATIVA (huella), por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de dichos signos con el signo figurativo, de conformidad con los criterios señalados anteriormente. 4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29.

De conformidad literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Análisis del caso concreto 30.

Conforme las normas indicadas en los acápites desarrollados supra del marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados. 31.

En este sentido, los signos distintivos objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO SUPER TRULULU MASMEL OSOS (mixta) Solicitante: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION Clase 30: “confitería y gomas.” Marcas previamente registradas Figurativa Certificado núm. 347089 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “confitería, chocolatería y galletería.” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 9 GRISSLY Mixta Certificado núm. 388634 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “productos de confitería, chocolatería y galletería.” 10 GRISSLY Mixta Certificado núm. 392373 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “productos de confitería, chocolatería y galletería.” 11 GRISSLY Mixta Certificado núm. 347093 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “confitería, chocolatería y galletería.” 9 De conformidad con la Resolución núm. 47648 de 23 de septiembre de 2009, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GRISSLY”, las expresiones “COLOMBINA”, “GOMAS”, “RELLENO” y “JUGOSO” no hacen parte de la denominación que conforma dicho signo distintivo. 10 De conformidad con la Resolución núm. 60089 de 25 de noviembre de 2009, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GRISSLY”, las expresiones “COLOMBINA” y “SPLASH” no hacen parte de la denominación que conforma dicho signo distintivo. 11 De conformidad con la Resolución núm. 3438 de 7 de febrero de 2008, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GRISSLY”, las expresiones “COLOMBINA” y “DELFIN” no hacen parte de la denominación que conforma dicho signo distintivo. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 12 GRISSLY Mixta Certificado núm. 347090 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “confitería, chocolatería y galletería.” 13 GRISSLY Mixta Certificado núm. 347091 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “confitería, chocolatería y galletería.” 14 GRISSLY Mixta Certificado núm. 347092 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “confitería, chocolatería y galletería.” 12 De conformidad con la Resolución núm. 3435 de 7 de febrero de 2008, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GRISSLY”, las expresiones “COLOMBINA” y “GUSANOS” no hacen parte de la denominación que conforma dicho signo distintivo. 13 De conformidad con la Resolución núm. 3436 de 7 de febrero de 2008, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GRISSLY”, las expresiones “COLOMBINA” y “OSOS” no hacen parte de la denominación que conforma dicho signo distintivo. 14 De conformidad con la Resolución núm. 3437 de 7 de febrero de 2008, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GRISSLY”, las expresiones “COLOMBINA” y “TROPICAL” no hacen parte de la denominación que conforma dicho signo distintivo. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH (mixta) Certificado núm. 464506 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “productos de confitería” Colombina Grissly Splash Corazón (mixta) Certificado núm. 474553 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “productos de confitería” Colombina Grissly ChocoSplaSh (mixta) Certificado núm. 495592 Titular: Colombina S.A. Clase 30: “productos de confitería, especialmente gomas.” 32.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y figurativas. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 33.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34.

Esta Sección15, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”16. 35. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”17. 36.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y 15 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”18. 37.

La Sala procederá a determinar si el signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” solicitado para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 38. Para tal efecto, inicialmente se efectuará el cotejo entre el signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” y las marcas mixtas “GRISSLY”, “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON”, “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH” y la marca figurativa cuyo titular es la parte demandante..- Cotejo entre el signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” y las marcas mixtas “GRISSLY”, “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”. 39.

Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 18 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. […]”. 40. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 734-IP-2018, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”. 41.

Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos distintivos que carecen de distintividad extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre signos distintivos mixtos. 42.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre unas marcas mixtas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 43.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” y las marcas mixtas “GRISSLY”, “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”, previamente registradas, en su conjunto, resulta evidente que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 44. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”19.

(Destacado fuera del texto). 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 45. Adicionalmente, en el caso concreto, se analizará si las expresiones SUPER Y CORAZON son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 46. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen20. 47. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201421, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 48. En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202122, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 49.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede — impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” […]”23. 50.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, si la exclusión de a partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”24.

(Destacado fuera del texto) 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de noviembre de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Núm. único de radicación 11001032400020090022600. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018565-IP.2018, pág. 11. 24 Ibidem. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 51.

Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección25, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. 52.

De conformidad con lo expuesto, se encuentra que la expresión SUPER que hace parte del signo solicitado y la expresión CORAZON, que hace parte de una de las marcas previamente registradas, son de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo anterior, por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 53.

Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada26. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de la expedición del acto acusado: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SUPERTIGRE FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 236674 30 AGOGO SUPER HIPER ACIDO FABCO CAPITAL GROUP LIMITED 239998 30 SUPER RICAS COMESTIBLES RICOS S.A. 258210 30 ADAMS SUPERBOMBA INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC 255380 30 SUPER AREPAS LA PERLA DEL CAMPO IRENE OCAMPO ALZATE 495368 30 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE CORAZON INTELIGENTE THE QUAKER OATS COMPANY 238911 30 AMA TU CORAZON FLORA FOOD GLOBAL PRINCIPAL B.V. 349009 30 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 26www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 28 de julio de 2025, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 27 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 AREPA RELLENA, CORAZON CONTENTO STUFFED PONES FACTORY LTDA SPF LTDA 372313 30 SOY DE CORAZON COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. 377597 30 54.

En ese sentido, la Sala advierte que las palabras SUPER y CORAZON son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirán del cotejo marcario. 55. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo “TRULULU MASMEL OSOS” y las marcas “GRISSLY”, “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”, previamente registradas.

Cotejo entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y las marcas mixtas “GRISSLY” 56. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 57.

La comparación ortográfica de los signos cotejados es como sigue: SIGNO SOLICITADO T R U L U L U M A S M E L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 O S O S 14 15 16 17 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS G R I S S L Y 1 2 3 4 5 6 7 28 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 58.

Sobre el asunto, es preciso indicar que el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca opositora “GRISSLY”, cuentan con diferente número de palabras, extensión, raíz y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS”, se conforma por tres (3) palabras, diecisiete (17) letras, diez (10) consonantes (T-R-L-L-M-S-N- L-S-S) y siete (7) vocales (U-U-U-A-E-O-O); mientras que las marcas previamente registradas “GRISSLY” están compuestas por una (1) palabra, siete (7) letras, seis (6) consonantes (G-R-S-S-L-Y) y una (1) vocal (I). 59.

Así mismo, se advierte que la marca solicitada a registro es una denominación compuesta por tres palabras “TRULULU”, “MASMEL” y “OSOS”, mientras que la marca opositora está conformada por una sola palabra, “GRISSLY”, lo que permite que sean apreciadas de manera diferente desde un punto de vista ortográfico. 60. En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se encuentran diferencias evidentes, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre estos, máxime si se tiene en cuenta que están conformados por raíces y terminaciones distintas que permiten su total distinción. Comparación Fonética 61.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TRULULU MASMEL OSOS - GRISSLY - TRULULU MASMEL OSOS - GRISSLY TRULULU MASMEL OSOS - GRISSLY - TRULULU MASMEL OSOS - GRISSLY TRULULU MASMEL OSOS - GRISSLY - TRULULU MASMEL OSOS - GRISSLY 29 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 62.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disímiles, lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, más aún porque la entonación y pronunciación de sus palabras es totalmente diferente. Comparación Ideológica 63.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”27, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 64.

Al respecto, la Sala advierte que el signo solicitado contiene los términos “MASMEL” y “OSOS” que, por un lado, “MASMEL” resulta evocativa del término “MASMELO” y, por el otro, “OSOS”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa: “[…] m. y f. Mamífero carnívoro plantígrado, de gran tamaño, de pelaje pardo, largo y espeso, cabeza grande, ojos pequeños, extremidades fuertes y gruesas, con garras, y cola muy corta, que vive en los montes boscosos.

U. en m. ref. a la especie. […]”. 65. Sin embargo, tomando en su conjunto las expresiones que conforman los signos distintivos objeto de comparación “TRULULU MASMEL OSOS” y “GRISSLY”, deben considerarse que son de fantasía porque éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 66.

Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”28. (Destacado fuera del texto) 67. De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala concluye que entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y las marcas mixtas “GRISSLY” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 68. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y las marcas mixtas “GRISSLY”, de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 31 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Cotejo entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH” 69. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 70.

La comparación ortográfica de los signos cotejados es como sigue: SIGNO SOLICITADO T R U L U L U M A S M E L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 O S O S 14 15 16 17 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA C O L O M B I N A G R I S S L Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B O A S P L A S H 17 18 19 20 21 22 23 24 25 71.

Sobre el asunto, es preciso indicar que el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca opositora “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, cuentan con diferente número de palabras, extensión, raíz y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS”, se conforma por tres (3) palabras, diecisiete (7) letras, diez (10) consonantes (T-R-L-L-M-S-N-L-S-S) y siete (7) vocales (U-U-U-A-E-O-O); mientras que la marca previamente registrada “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH” está compuesta por cuatro (4) palabras, veinticinco (25) letras, diecisiete (17) 32 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 consonantes (C-L-M-B-N-G-R-S-S-L-Y-B-S-P-L-S-H) y ocho (8) vocales (O-O-I-A- I-O-A-A). 72.

Asimismo, se advierte que la marca solicitada está compuesta por tres palabras “TRULULU”, “MASMEL” y “OSOS”, mientras que la marca opositora está conformada por cuatro palabras, “COLOMBINA” “GRISSLY” “BOA” “SPLASH”, lo que permite que sean apreciadas de manera diferente desde un punto de vista ortográfico, más aún cuando sus raíces y terminaciones son totalmente disímiles. 73.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se encuentran diferencias evidentes, lo que les otorga un nivel de distintividad suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre estos. Comparación Fonética 74.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH 75.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disimiles lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se generen una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus palabras es totalmente diferente. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Comparación Ideológica 76.

Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”29, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 77.

Al respecto, la Sala advierte que el signo solicitado contiene los términos “MASMEL” y “OSOS” que, por un lado, “MASMEL” resulta evocativa del término “MASMELO” y, por el otro, “OSOS”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa30: “[…] m. y f. Mamífero carnívoro plantígrado, de gran tamaño, de pelaje pardo, largo y espeso, cabeza grande, ojos pequeños, extremidades fuertes y gruesas, con garras, y cola muy corta, que vive en los montes boscosos.

U. en m. ref. a la especie. […]”. 78. A su turno, se evidencia que las expresiones “COLOMBINA” y “BOA”, presentes en la marca previamente registrada, han sido definidas como, respectivamente31: “[…] f. Serpiente americana de hasta diez metros de longitud, con la piel pintada de vistosos dibujos. No es venenosa, sino que mata a sus presas comprimiéndolas con los anillos de su cuerpo.

Hay varias especies, unas arborícolas y otras de costumbres acuáticas. Todas son vivíparas. Era u. t. c. m. […]” y “[…] adj. Perteneciente o relativo a Cristóbal Colón. […]” 79. Sin embargo, tomando en su conjunto las expresiones que conforman los signos distintivos objeto de comparación “TRULULU MASMEL OSOS” y “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, deben considerarse que son de fantasía porque éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 30 https://dle.rae.es/oso?m=form 31 https://dle.rae.es/boa?m=form, https://dle.rae.es/colombino#9pjhwBm 34 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 80.

Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”32. (Destacado fuera del texto) 81. De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala concluye que entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 82. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH” de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 35 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Cotejo entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY SPLASH” 83.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 84. La comparación ortográfica de los signos cotejados es como sigue: SIGNO SOLICITADO T R U L U L U M A S M E L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 O S O S 14 15 16 17 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA C O L O M B I N A G R I S S L Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S P L A S H 17 18 19 20 21 11 85.

Sobre el asunto, es preciso indicar que el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca opositora “COLOMBINA GRISSLY SPLASH”, cuentan con diferente número de letras, extensión, raíz y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS”, se conforma por tres (3) palabras, diecisiete (7) letras, diez (10) 36 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 consonantes (T-R-L-L-M-S-N-L-S-S) y siete (7) vocales (U-U-U-A-E-O-O); mientras que la marca previamente registrada “COLOMBINA GRISSLY SPLASH” está compuesta por tres (3) palabras, veintidós (22) letras, dieciséis (16) consonantes (C-L-M-B-N-G-R-S-S-L-Y-S-P-L-S-H) y seis (6) vocales (O-O-I-A-I-A). 86.

Comparación Fonética 87. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY SPLASH TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY SPLASH TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY SPLASH 88.

La Sala advierte que, como se indicó en la comparación ortográfica, cada marca tiene elementos disimiles, lo que permite que se diferencien fonéticamente el uno del otro y que se genere una impresión distinta en el público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que la entonación y pronunciación de sus palabras es totalmente diferente.

Comparación Ideológica 89. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o 37 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”33, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 90.

Al respecto, la Sala advierte que el signo solicitado contiene los términos “MASMEL” y “OSOS” que, por un lado, “MASMEL” resulta evocativa del término “MASMELO” y, por el otro, “OSOS”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa34: “[…] m. y f. Mamífero carnívoro plantígrado, de gran tamaño, de pelaje pardo, largo y espeso, cabeza grande, ojos pequeños, extremidades fuertes y gruesas, con garras, y cola muy corta, que vive en los montes boscosos.

U. en m. ref. a la especie. […]”. 91. A su turno, se evidencia que la expresión “COLOMBINA”, presente en la marca previamente registrada, se define como35: “[…] adj. Perteneciente o relativo a Cristóbal Colón. […]” 92. Sin embargo, tomando en su conjunto las expresiones que conforman los signos distintivos objeto de comparación “TRULULU MASMEL OSOS” y “COLOMBINA GRISSLY SPLASH”, deben considerarse que son de fantasía, porque éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 93.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”36. (Destacado fuera del texto) 94. De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala concluye que entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY SPLASH” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 95. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY SPLASH” de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Cotejo entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH 96.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca previamente registrada, desde el punto de vista de su 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 39 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 97.

Sobre el asunto, es preciso indicar que el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca opositora “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”, cuentan con diferente número de letras, extensión, raíz y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS” se conforma por tres (3) palabras, diecisiete (7) letras, diez (10) consonantes (T-R-L-L-M-S-N-L-S-S) y siete (7) vocales (U-U-U-A-E-O-O); mientras que la marca previamente registrada “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH está compuesta por tres (3) palabras, veintisiete (27) letras, diecinueve (19) consonantes (C-L-M-B- N-G-R-S-S-L-Y-C-H-C-S-P-L-S-H) y ocho (8) vocales (O-O-I-A-I-O-O-A). 99.

En este entendido, la Sala encuentra que, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se encuentran diferencias evidentes, lo que les otorga un nivel de distintividad 40 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 suficiente y evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre estos, más aún cuando presentan raíces y terminaciones disímiles que permiten su total distinción. Comparación Fonética 100.

La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH TRULULU MASMEL OSOS - COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH 101.

Comparación Ideológica 102. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”37, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 41 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 103.

Al respecto, la Sala advierte que el signo solicitado contiene los términos “MASMEL” y “OSOS” que, por un lado, “MASMEL” resulta evocativa del término “MASMELO” y, por el otro, “OSOS”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa38: “[…] m. y f. Mamífero carnívoro plantígrado, de gran tamaño, de pelaje pardo, largo y espeso, cabeza grande, ojos pequeños, extremidades fuertes y gruesas, con garras, y cola muy corta, que vive en los montes boscosos.

U. en m. ref. a la especie. […]”. 104. A su turno, se evidencia que, por un lado, la expresión “COLOMBINA”, presente en la marca previamente registrada, se define como39: “[…] adj. Perteneciente o relativo a Cristóbal Colón. […]”; y, por el otro, la partícula “CHOCO” presente en la expresión “CHOCOSPLASH”, que conforma la marca previamente registrada, resulta evocativa del término “CHOCOLATE”. 105.

Sin embargo, tomando en su conjunto las expresiones, que conforman los signos distintivos objeto de comparación “TRULULU MASMEL OSOS” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”, deben considerarse que son de fantasía porque éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. 106.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. 38 https://dle.rae.es/oso?m=form 39 https://dle.rae.es/colombino#9pjhwBm 42 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”40. (Destacado fuera del texto) 107. De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala concluye que entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH” no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 108. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca mixta “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH” de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Cotejo entre la marca mixta “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca FIGURATIVA 109.

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca figurativa, como lo es la previamente registrada, frente a una mixta, solicitada por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en la de naturaleza mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor para que 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 43 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 observe cada uno de los signos en conjunto, sin escindir las partes que los componen, de manera sucesiva y no simultánea, con el fin de determinar cuál de ellos es el que se capta con mayor facilidad y se recuerda en el mercado. 110.

Mencionado lo anterior, vale la pena señalar que esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de 201641 precisó el concepto de marcas figurativas y mixtas, así: “[…] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas y mixtas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas […]” (Resaltado fuera del texto). 111.

Se tiene, entonces, que el signo mixto se compone de un elemento denominativo y uno gráfico; para el caso en estudio, el signo cuestionado está conformado, en su elemento denominativo, por las palabras “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” y, en su parte gráfica, una figura de un animal caricaturesco recubierto parcialmente de chocolate, con un tamaño menor a un costado tiene una huella de un animal, un fondo amarillo y con reivindicación de colores: 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00237-00. 44 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 112.

Por su parte, la marca FIGURATIVA se compone únicamente por un elemento gráfico, consistente en la imagen de una huella de un plantígrado, sin elementos gráficos o nominativos adicionales y con reivindicación de colores: 113. Ahora bien, realizado el análisis respectivo, para la Sala es indudable que en el signo solicitado “TRULULU MASMEL OSOS” predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, amén de que los productos amparados bajo el mismo son solicitados por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. 114.

En efecto, el consumidor sabe qué el artículo lo está adquiriendo por la denominación del producto que distingue el signo solicitado, esto es, “TRULULU MASMEL OSOS” y no lo identifica por las figuras que lo acompañan, porque de la configuración del signo, observado en su conjunto, prevalece el elemento denominativo y no el gráfico, máxime si se tiene en cuenta su mayor tamaño y disposición frente a los elementos gráficos que allí se encuentran. 115.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca solicitada encuentra su fuerza distintiva en la frase “TRULULU MASMEL OSOS” y en su conjunto pronunciable, no así en el gráfico consistente en una figura caricaturesca y una huella que lo acompañan. 45 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 116. Sobre el particular, esta Sección, al resolver casos similares al aquí analizado, ha establecido que no es dable considerar que se presenta confundibilidad entre una marca mixta y una figurativa, cuando en la primera de ellas predomina el elemento denominativo. 117.

En efecto, esta Sala en sentencia de 22 de octubre de 2015, precisó: “[…] De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) solicitada y la marca previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Ahora, al ser el elemento denominativo el predominante entre el signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, se descarta la confusión y, por ende, la irregistrabilidad frente a la marca “FIGURATIVA” (gráfica) de DISEÑO DE CINTA, de la actora, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica […]” (Destacado de la Sala).42 118.

De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, observando las marcas en su conjunto, la Sala concluye que entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca figurativa no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, motivo por el cual no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 119. La Sala considera que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre el signo mixto “TRULULU MASMEL OSOS” y la marca 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de octubre de 2025, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00051-00.

Reiterada en sentencia de 27 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación11001-03-24-000-2012-00113-00. 46 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Figurativa de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 120.

En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” y la marca Figurativa y las marcas mixtas “GRISSLY”, “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Conclusión 121. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto “SUPER TRULULU MASMEL OSOS” solicitado por la parte demandante para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que no se cumplen los requisitos de la causal en mención al no presentarse una similitud ortográfica, fonética ni ideológica entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas figurativa, “GRISSLY”, “COLOMBINA GRISSLY BOA SPLASH”, “COLOMBINA GRISSLY SPLASH CORAZON” y “COLOMBINA GRISSLY CHOCOSPLASH”. 122.

En este orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de los administrativos acusados. 123. Cabe señalar que, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la 47 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201643.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 31921 de 24 de junio de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca mixta “SUPER TRULULU MASMEL OSOS”, cuyo solicitante fue la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca mixta “SUPER TRULULU MASMEL OSOS”, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de 2016. Rad.: 2009-00457-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 48 Núm. único de radicación: 11001032400020150050300 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.