CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Número único de radicación: 11001032400020140052600 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Laboratorios Incobra S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Laboratorios Genesse, S.L. Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Incobra S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 62061 de 25 de octubre de 2013 y 36300 de 30 de mayo de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 1. Laboratorios Incobra S.A. en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, adecuado a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 62061 de 25 de octubre de 2013, “Por la cual se decide la solicitud de registro marcario”5, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 36300 de 30 de mayo de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa LACTOVIT, que identifica productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Laboratorios Genesse, S.L., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7: “[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No, 62.061 de 25 de octubre de 2013 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición presentada por LABORATORIOS INCOBRA S.A. y concedió a LABORATORIOS GENESSE, S.L. el registro como marca nominativa del signo LACTOVIT para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 36.300 de 30 de mayo de 2014 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 3 2 Cfr. Folios 49 a 61 3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 4 Cfr. Folio 274 5 Esta resolución concedió el registro de la marca nominativa LACTOVIT, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Esta resolución confirmó lo dispuesto en la Resoluciones núm. 62061 de 25 de octubre de 2013. 7 Cfr. Folio 50 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 62.061 de 25 de octubre de 2013 proferida por la Directora de Signos Distintivos y que ordenó la notificación de la resolución a los interesados.
TERCERA. Que como restablecimiento del derecho se ordene de conformidad con el artículo 192 del CPACA a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expedir dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia una resolución de donde se niegue a LABORATORIOS GENESSE, S.L. el registro de la marca nominativa LACTOVIT para distinguir “Jabones, geles para baño, perfumes y colonias para uso personal, cosméticos para el cuidado de la piel, lociones y cremas para el cuidado de la piel y del cabello, dentífricos, cremas solares, preparaciones para el bronceado de la piel, champús”, productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
CUARTA. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar la Resolución que se expida en consecuencia de la sentencia de este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 26 de mayo de 2013, el registro como marca del signo nominativo LACTOVIT para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La referida solicitud se publicó, el 17 de junio de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 669, siendo objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en la marca nominativa LACTOBAC, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 62061 de 25 de octubre de 2013, concedió el registro de la marca nominativa LACTOVIT para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 62061 de 25 de octubre de 2013. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 36300 de 30 de mayo de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62061 de 25 de octubre de 2013.
Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, el literal b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136, y los artículos 150, 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer Cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.
Afirmó que se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, en el cotejo de las marcas LACTOVIT y LACTOBAC, la parte demandada no efectuó la comparación de estas analizándolas en su conjunto, sino que las descompuso, prescindiendo de la partícula LACTO, y comparando únicamente los sufijos VIT y BAC. 6.2.
Argumentó que la partícula LACTO no es de uso común para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino que es evocativa del término lactosa azúcar que contienen los lácteos. 6.3. Indicó que, en el análisis de confundibilidad de marcas débiles, no es posible excluir en la comparación las partículas evocativas o de uso común, pues de hacerlo no tendrían ninguna protección legal las marcas con dichos elementos. 6.4.
Adujo que los signos confrontados son suficientemente semejantes para crear confusión o riesgo de asociación en el mercado, por lo que se dan los supuestos y 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 circunstancias para aplicar la causal de irregistrabilidad del literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Segundo Cargo: Violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 6.5. En cuanto a la violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, explicó que la marca nominativa LACTOVIT está compuesta por la partícula LACTO que es evocativa de lácteo, y por la partícula VIT que evoca la idea de vitamina, lo cual determina que, el consumidor, al entrar en contacto con esos productos que están comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, puede llegar a pensar que se trata de un producto alimenticio “lácteo con vitaminas”, y de llegar a ingerirlo, pondría en riesgo su salud. 6.6.
Mencionó que la marca nominativa LACTOVIT carece de distintividad frente a la marca nominativa LACTOBAC, generando un riesgo de confusión directo o indirecto. 6.7. Manifestó, respecto del riesgo de confusión directa, que, al cotejar las marcas, aparece que, de las ocho letras que componen la marca previamente registrada LACTOBAC, la marca nominativa posteriormente registrada LACTOVIT, reproduce seis letras en el mismo orden y disposición. 6.8.
Adujo, frente a la confusión indirecta, que la marca posteriormente registrada es una nueva línea de productos de la marca de propiedad de la parte demandante, lo cual sería muy riesgoso para la salud e incluso para la vida del consumidor. Tercer Cargo: Violación de los artículos 150, 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000 6.9. Indicó que el cotejo marcario realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación de los artículos 150, 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000.
Ello comoquiera que, al hacer el examen de registrabilidad de la marca LACTOVIT, se ignoró la existencia de la marca registrada LACTOBAC de su 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 propiedad, registrada para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 6.10. Concluyó afirmando que, la marca nominativa LACTOBAC, previamente registrada por LABORATORIOS INCOBRA S.A., es una marca con suficiente aptitud distintiva para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de contener la partícula LACTO evocativa de lácteo, pues dicha distintividad le da derecho a impedir que terceros utilicen sin su consentimiento marcas idénticas o similares.
Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Adujo que debe reiterarse que las marcas en conflicto cuentan con una raíz de uso común LACTO utilizada normalmente para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que esta debe excluirse del cotejo marcario y efectuarlo con los vocablos VIT y BAC. 7.2.
Mencionó que al realizar la comparación entre los vocablos VIT y BAC se llega a la conclusión que no existe similitud entre estos y, por lo tanto, se descarta un riesgo de confusión. 7.3. Concluyó manifestado que no se presenta conexión competitiva entre las marcas cotejadas, pues estas fueron registradas para distinguir productos de clases 8 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 94 9 Cfr. Folios 76 a 93 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 distintas de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales no guardan relación directa o indirecta entre sí y por lo tanto identifican en el mercado productos totalmente diferentes. Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 7.4.
Sostuvo que la marca nominativa es apta para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues no corresponde a un término netamente genérico o descriptivo de los productos que distingue. 7.5. Adujo que la marca registrada LACTOVIT no distingue en el mercado productos que puedan ser ingeridos por el consumidor, lo que suprime un posible riesgo a la salud de aquel, y que pueda llegar a pensar que se trata de un nuevo producto alimenticio. 7.6.
Indicó que la parte demandante olvida la excepción jurisprudencialmente establecida, según la cual, la regla de cotejo marcario por la cual debe analizarse el signo en conjunto, sin descomponerlo, no debe aplicarse cuando la marca está conformada por un vocablo genérico o de uso común. Respecto del cargo de violación de los artículos 150, 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000 7.7.
Sostuvo que la parte demandada no violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que procedió a realizar el examen de registrabilidad de la marca nominativa LACTOVIT, pronunciándose sobre la oposición presentada por la parte demandante y de acuerdo a las razones expuestas en los actos administrativos acusados que concedieron el registro. 7.8.
Finalmente, afirmó que no vulneró los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas LACTOBAC y LACTOVIT, por no existir identidad o similitud entre estas y, además, por no tener conexión competitiva entre los productos identificados por ellas, por lo 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 que no le asiste, en este caso, al demandante, el ejercicio del derecho previsto en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1 Indicó que el registro previo de la marca nominativa LACTOBAC para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, no puede obstaculizar la existencia y registro de la marca nominativa LACTOVIT para la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues se trata de dos marcas cuya única coincidencia estriba en la raíz de corte genérico “LACTO”, siendo sus elementos dominantes las partículas BAC y VIT y, por tanto, en estas es las que debe recaer el examen de comparación. 8.2.
Manifestó los productos que distingue una y otra marca están señalados de manera específica, no están directamente relacionados, sino que están dirigidos a diferentes clases de consumidores, sirven a distintos fines, y tienen con distintos canales de comercialización y publicidad. Respecto del cargo de violación del artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 8.3.
Afirmó que la parte demandada no vulneró el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que, a su juicio, las personas, creyendo q van a alimentarse, no ingieren un gel de baño o muerden una barra de desodorante corporal. Unido a lo anterior, mencionó, respecto del lugar donde se 10 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folios 133 y 135 11 Cfr. Folios 104 a 132 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 vende los productos, que unos se expenden en establecimientos de productos de alimentación y los otros se venden en farmacias. 8.4. Precisó que la parte demandada no vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la marca concedida cumple con los presupuestos allí previstos, debido a que la marca LACTOVIT consiste en una combinación caprichosa que, precisamente, debido a esa especial, novedosa y distintiva mezcla, hace que se encuentre dotada de las características esenciales de susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, exigidos por la norma comunitaria. 8.5 Señaló que la parte demandada no vulneró el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que la marca LACTOVIT se encuentra provista de una capacidad distintiva intrínseca, que permite hacerla plenamente identificable entre los consumidores y, a su vez, repercute que este dotada de la suficiente distintividad extrínseca, ya que adicional a ser susceptible de aprehensión por los consumidores, se suma la capacidad y aptitud para diferenciarse respecto a los signos de sus competidores.
Respecto del cargo de violación de los artículos 150, 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000 8.6. Adujo que la parte demandada no vulneró los artículos 150, 154 y 155 de la Decisión 486 comoquiera que la decisión de la Dirección de Signos Distintivos, confirmada posteriormente por el Superintendente Delgado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de industria y Comercio, está procedida de una serie de fundamentos y argumentos que respaldan la decisión, la cual se ajusta a las normas vigentes aplicables a esta clase de conflictos. 8.7.
Indicó que la expresión LACTO es de uso común y, por ello, no impacta en el consumidor con mayor fuerza que el resto de los elementos, unido a que existen muchas marcas que contienen esa expresión en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 9. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 Solicitud de Interpretación Prejudicial 10.
El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 24 de abril de 201812, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 427-IP-2018 de 3 de diciembre de 201813, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículos 135, el Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 150, 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación del Literal b) del Artículos 135 y el Literal a) el Artículo 136 de la Decisión 486 por ser pertinente. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, pues no es materia controvertida los requisitos de un signo para ser considerado como marca. Tampoco procede la interpretación del Artículo 150 por no ser tema controvertido las oposiciones de una marca.
Del mismo modo, no procede la interpretación de los Artículos 154 y 155, debido a que no se discute sobre los derechos del titular de una marca para impedir que terceros, sin su consentimiento, efectúen el uso de la misma en los supuestos establecidos. De oficio se interpretarán los Literales g) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486, debido a que el tema controvertido versa sobre signos que no podrán registrarse […]”. 14 12.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 201915, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 12 Cfr. Folio 214 13 Cfr. Folios 230 a 247 14 Cfr. Folios 232 y 233 15 Cfr. Folios 249 a 251 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 Audiencia Inicial 14.
El Despacho Sustanciador, llevo a cabo la audiencia inicial, de 29 de abril de 201916, resolvió adecuar el trámite del medio de control de nulidad a la acción de nulidad relativa y declaró saneado el proceso. Continuación de la Audiencia Inicial 15. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de junio de 201917, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la continuación de audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437; y la parte demandante interpuso recurso de reposición contra el auto mencionado supra18. 16.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de agosto de 201919, declaró improcedente el recurso de reposición mencionado supra, y convocó y fijó fecha y hora para la realización de la continuación de audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 17. El Despacho Sustanciador, llevo a cabo la continuación de la audiencia inicial, de 2 de septiembre de 201920, en donde, resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; se declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad.
La parte demandante interpuso recurso de súplica contra la decisión de negar las solicitudes probatorias en los ordinales 2.1. y 2.2. del auto de pruebas; se remitió el expediente del proceso al despacho que sigue en turno para lo de su competencia y suspendió la audiencia inicial; y se realizó el respectivo control de legalidad. 16 Cfr. Folios 266 a 276 17 Cfr. Folios 286 a 287 18 Cfr. Folios 294 a 295. 19 Cfr. Folios 311 a 313 20 Cfr. Folios 322 a 336 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 18.
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 28 de febrero de 2020, resolvió confirmar el auto proferido en la continuación de la audiencia inicial de 2 de septiembre de 2019. 19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de octubre de 2020, atendiendo a que la Sala de la Sección Primera de la Corporación resolvió el recurso de súplica mencionado supra, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la continuación de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. 20.
El Despacho Sustanciador, llevo a cabo la continuación de la audiencia inicial, el 23 de octubre de 202021, en donde se consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas y se declaró precluida dicha etapa; se consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía; y se realizó el respectivo control de legalidad.
Alegaciones y juzgamiento 21. Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de la misma22. Intervención de Ministerio Público 22. El Agente del Ministerio Público23 indicó que, a su juicio, la partícula LACTO es usual, toda vez que existen diversas marcas que la incluyen, dando al signo algún poder evocativo de uso común, de manera que puede ser utilizada por el público general. 23.
Mencionó que la marca LACTOBAC es distinta de la marca LACTOVIT, vistas las diferencias fonéticas y ortográficas derivadas de las sílabas BAC y VIT, máxime 21 Cfr. Folios 368 a 371 22 Cfr. Folio 403 23 Cfr. Folios 394 a 402 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 cuando, sobre las mismas, reposa la sílaba tónica que da el rasgo de distintividad, sin dar lugar a riesgo de confusión. 24.
De otro lado, indicó que tampoco puede alegarse riesgo de asociación, pues además de no existir confusión entre las marcas, tampoco se advierte forma alguna de vinculación económica o jurídica de sus titulares. 25. Concluyó, afirmando que se deben denegar las pretensiones de nulidad respecto de los actos administrativos acusados. II.
CONSIDERACIONES DE LA SALA 26. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 427-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) marco jurídico relativo a las causales absolutas, particularmente en relación con los signos engañosos; y x) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 27. Vistos el artículo 149 numeral 8.º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 28. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. 24 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 Los actos administrativos acusados 29.
Los actos administrativos acusados son los siguientes25: 29.1 La Resolución núm. 62061 de 25 de octubre de 201326, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa LACTOVIT para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 29.2. La Resolución núm. 36300 de 30 de mayo de 201427, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 62061 de 30 de mayo de 2014.
El problema jurídico 30. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 30.1 Si las resoluciones núms. 62061 de 25 de octubre y 36300 de 30 de mayo de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de marca nominativa LACTOVIT para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales b), g) e i) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay o no lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. 30.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa LACTOBAC, con registro marcario núm. 91573, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional 25 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 26 Cfr. Folios 15 a 25 27 Cfr. Folios 26 a 28 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 30.3 En segundo lugar, si la marca concedida consiste exclusivamente o se ha convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 30.4.
Y, en tercer lugar, si la marca concedida puede engañar a los medios comerciales o al público en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud en el empleo de los productos que identifica. 31. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los literales g) e i) del artículo 135 ibidem.
Asimismo, no interpretó los artículos 134m 150, 154 y 155 ibidem. 32. La Sala advierte que, la parte demandante invocó como vulnerados los artículos 134, 150, 154 y 155 la Decisión 486 de 2000. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial proferida para el presente asunto, en relación con las normas mencionada supra, consideró que: “[…] No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, pues no es materia controvertida los requisitos de un signo para ser considerado como marca.
Tampoco procede la interpretación del Artículo 150 por no ser tema controvertido las oposiciones de una marca. Del mismo modo, no procede la interpretación de los Artículos 154 y 155, debido a que no se discute sobre los derechos del titular de una marca para impedir que terceros, sin su consentimiento, efectúen el uso de la misma en los supuestos establecidos. […]”28 33.
En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración de los artículos 134, 150, 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluye en el problema jurídico a resolver, el cual se centrará, como se expuso previamente, en el estudio de los supuestos previstos en los literales b), g) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y del literal a) del artículo 136 ibidem. 28 Cfr. Folio 233 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 34.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 35. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena29, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200030 de la Comisión de la Comunidad Andina31.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32 29 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 30 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 31 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 32 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 36. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33. 37.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros34. 38.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 39.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 40.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 34 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 41.
En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 42. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.
Interpretación Prejudicial 427-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 43. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso35: “[…] 1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 1.1. En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo LACTOVT (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. […] 1.2 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicios, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. […] 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 35 Cfr. Folios 230 a 247 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 1.8.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo LACTOVIT (denominativo) y la marca LACTOBAC (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) Artículo 136 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causa de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: […] 2.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad con anterioridad, por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 2.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 2.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.
Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LACTOVIT (denominativo) y la marca LACTOBAC (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en; sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto o identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. […] 3.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LACTOVIT (denominativo) y la marca LACTOBAC (denominativa). 4.
Palabras de uso común en la confirmación de marcas 4.1. En el presente caso la SIC alega que el término “LACTO” que forma parte de los signos en conflicto resulta de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] 4.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.
Registrabilidad de signos engañosos 5.1. Dado que uno de los argumentos de la demanda es que el registro del signo solicitado LACTOVIT (denominativo) viola lo estipulado en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma. 5.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. […] 5.6 En el presente caso se deberá determinar si el signo solicitado LACTOVIT (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto a las características y propiedades de los productos que identifica. 6.
Conexión competitiva entre los productos y servicios Clasificación Internacional de Niza 6.1. En el presente caso, el demandante alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar el tema. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 […] 6.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 6.7.
Por tal razón, para establecer a existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” Marco normativo de la causal de irregistrabilidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 44.
Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 45. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Marco normativo sobre las palabras o signos de uso común 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 46.
Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Marco jurídico y jurisprudencial relativo a los signos engañosos 47.
Visto el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, las causales absolutas de irregistrabilidad refieren a casos taxativos en que se considera que la existencia de un derecho exclusivo o el uso de un signo solicitado a registro como marca afecta valores superiores, lo que impide su registro. 48. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 485 de 2000 está dentro de los casos relativos a un sistema de competencia transparente en el mercado, en cuanto impide el requisito como marca de un signo que resulta engañoso.
El mencionado literal enumera de manera no exhaustiva tipos de signos engañosos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos de que se trate. 49. Dentro de las causales absolutas, el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, prevé que los signos engañosos son aquellos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 50.
Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los cargos planteados por la parte demandante. Análisis del caso concreto 51. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra de los marcos normativos sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo, sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad, y la 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 irregistrabilidad de los signos engañosos; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 52.
En este sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: MARCA NOMINATIVA CONCEDIDA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 36 37 Titular: Laboratorios Genesse S.L. Certificado núm. 495416 Titular: Laboratorios Incobra S.A. Certificado núm. 91573 Clase 3: “Jabones, geles de baño, perfumes, colonias para uso personal, cosméticos para el cuidado de la piel, lociones y cremas para el cuidado de la piel y del cabello, dentífricos, cremas solares, preparaciones para el bronceado de la piel, champús.” Clase 5: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos” 53.
La Sala procederá a determinar si la marca nominativa LACTOVIT cuyo titular es el tercero con interés directo, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad indicadas supra, es decir, los literales b), g) e i) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 54.
Asimismo, la Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el estudio de signos que carecen de distintividad intrínseca o extrínseca y el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas nominativas. 36 Cfr. Folio 21 37 Cfr. Folio 22 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 55.
Conforme se indicó en un acápite supra de esta providencia, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado38. 56.
Dentro de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en el citado artículo se encuentra la prevista en el literal b), la cual indica que no podrán registrarse como marca signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 57.
Ahora bien, la distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 58.
Ahora bien, esta Sala, frente a la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que “[…] en materia de marcas como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen una tableta y un color azul, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione […]”39. 59.
Esta Sala considera que la marca nominativa cuestionada es intrínsecamente distintiva, toda vez que, sus partículas LACTO y VIT, evocan propiedades vitamínicas y nutritivas para el cuidado de la piel y el cabello. Sin embargo, no es genérica de los productos que pretende identificar, a saber, jabones, geles de baño, 38 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (e); número único de radicación 11001032400020040001301 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 perfumes, cosméticos, lociones, creas y champús. En ese sentido, la expresión LACTOVIT tiene aptitud distintiva en abstracto. 60.
Asimismo, tal como se expuso supra, la marca nominativa LACTOVIT no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, y en ese sentido, tiene distintividad intrínseca por ser evocativa y no genérica de los productos que pretende identificar. Cargo de nulidad por la violación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 61.
Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, no podrán registrarse como marca aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 62.
La Sala precisa que esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, a efectos de proteger su autonomía y evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es este titular. 63.
Ahora, para lograr establecer si la marca nominativa concedida distorsiona la realidad de lo que verdaderamente distingue, induciendo en error al consumidor, se debe estudiar la denominación dentro del contexto de los productos que se amparan. En este caso se tratan de distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente productos para el cuidado de la piel y del cabello. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 64.
Al respecto se tiene que, por un lado, la parte demandante argumentó que “[…] la marca LACTOVIT está compuesta por a partícula LACTO que es evocativa de lácteo y por la partícula VIT que es evoca la idea de la abreviatura de vitamina […] el consumidor […] puede llegar a pensar que se trata de un producto alimenticio “lácteo con vitaminas” y de llegar a ingerirlo, pondría en riesgo su salud […]”40. 65.
Por el otro, la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso afirmaron que la marca LACTOVIT no es engañosa comoquiera que el consumidor medio, se encuentra razonablemente informado y, en consecuencia, al buscar adquirir productos específicamente para el cuidado de la piel, no los buscará en la zona de alimentos del supermercado y no los ingerirá. Asimismo, el tercero con interés directo en el resultado del proceso sostuvo que, si el consumidor busca adquirir productos farmacéuticos, los mismos se encuentran en tiendas especializadas, las cuales expenden medicamentos bajo prescripción médica a consumidores atentos e informados.
Igualmente, el tercero con interés directo en el resultado del proceso señaló que la marca nominativa concedida es de naturaleza evocativa. 66. Por lo anteriormente expuesto, la Sala debe estudiar la marca concedida respecto de los productos que identifica en el mercado. En ese sentido, la Sala considera que la marca nominativa concedida LACTOVIT no induce en engaño al consumidor, debido a que, tal como se expuso supra, que las expresiones LACTO y VIT, resultan evocativas de las propiedades hidratantes, reafirmantes y cosméticas de la leche.
En consecuencia, la expresión LACTOVIT no es informativa o genérica, y en ese sentido, no resulta engañosa en cuanto a los productos que pretende identificar. Lo anterior como quiera que la expresión LACTOVIT no está directamente atada al origen, la calidad, naturaleza o características particulares de los productos. 67. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que las marcas evocativas son aquellas que tienen la capacidad para sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio 40 Cfr. Folio 55 27 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia41, tal como sucede en el caso sub examine donde es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para relacionar la marca concedida con los productos que identifica, a través de un proceso deductivo. 68.
En conclusión, para la Sala considera que la marca nominativa concedida no ostenta un carácter informativo por el cual consumidor asociará directamente características de los productos que identifica de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al nivel de asumir que los mismos contiene lactosa. Por lo tanto, para la Sala, la marca nominativa cuestionada no es engañosa y, en consecuencia, tiene la distintividad requerida para ser objeto de protección marcaria. 69.
En suma, la Sala considera que el signo nominativo concedido no es engañoso y, por lo tanto, es apto para cumplir con las funciones propias de una marca para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 70. Corolario de lo anterior, la marca nominativa LACTOVIT no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 71. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un 41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2016 de 21 de septiembre de 2016, pág. 9 28 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 72.
Esta Sección42, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”43. 73. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”44. 74.
En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”45. 75. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a determinar si la marca nominativa LACTOVIT, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 2000 y, en consecuencia, si procede la nulidad de su registro marcario. 76.
Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: 42 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 45 Ibidem. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate […].
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. […] (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. […]”46. 77.
La Sala tendrá adicionalmente en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales 46 Cfr. Folio 237.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 427-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018. 30 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”47. 78.
Además, teniendo en cuenta que la controversia radica en una supuesta confusión entre marcas nominativas, la Sala llevará a cabo la comparación aplicando las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas nominativas, a saber: “[…] al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 47 Cfr. Folios 236 Y 237.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 427- IP-2018 de 3 de diciembre de 2018. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”48.
(Destacado de la Sala) 79. En este sentido, la Sala procederá a analizar si las marcas cotejadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas se deben excluir del cotejo. 80. En primera medida, las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. 81.
Sobre las expresiones de uso común el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen. Además, en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deben ser excluidos del cotejo.
En términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo 48 Cfr. Folios 242 y 243.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 277-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019. 32 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. […]”49 Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas 82.
Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Para esto, se realizará el cotejo entre la marca nominativa LACTOVIT, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa LACTOBAC, cuyo titular es la parte demandante, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra. 83.
La Sala considera que, en la marca nominativa LACTOVIT, las expresiones “LACTO” y “VIT” son de uso común para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada50. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LACTODINE LABORATORIO DIA S.A.S. 312223 3 LACTOCLEAN PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. 452155 3 LACTO-EQUILIBRIUM SANOFI 476694 3 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 50 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 23 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 LACTO-NUTRIENTES UNILEVER N.V. 292949 3 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE VITANIACIN THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 243301 3 VITANE THERAPY RECAMIER S.A. 249128 3 NATURVITAL INSTITUTO NATURVITA, S.L. 264434 3 VITAGEL LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 298965 3 VITACREM GLORIA LIEVANO CHARRY 282989 3 VITAMAGIC COSMETIC FASHION CORPORATION S.A. 284980 3 VITAPOINTE UNILEVER N.V. 295777 3 84.
Sumado a lo anterior, la Sala considera que las partículas “LACTO” y “BAC” también son de uso común para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada51. En efecto las marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, son: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE LACTOFIDUS BLEDINA 233139 5 LACTO LIFE LACTO LIFE S.A.S 254882 5 LACTORUS LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. 276309 5 LACTOMAST VICAR FARMACEUTICA S.A. 351239 5 LACTOFLORAX LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 349802 5 51 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas referidas, el 23 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 34 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 LACTOFERRIN GOLD 1.8 NIKKEN INTERNATIONAL, INC. 322735 5 LACTOMIL VET LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 349817 5 LACTO BABY JOSE DAVID MAZUERA 397016 5 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE VIRBAC VIRBAC S.A. 251836 5 MOXIBAC LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 350826 5 PLATIBAC LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. 257149 5 SULTALBAC LABORATORIOS AMERICA S.A. 258479 5 BIO-MASTI-BAC LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA LAQUINSA 429006 5 BAC HENKEL AG & Co.
KGaA 99070 5 MG BAC ZOETIS SERVICES LLC 154758 5 85. Considerando la presencia de palabras de uso común, por un lado, la Sala recuerda que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que es posible que las palabras, expresiones o partículas de uso común, al ser empleadas con otros elementos, adquieran un carácter distintivo, haciendo procedente su registro. 86.
Así, en este caso, la Sala encuentra que la combinación nominativos (aun cuando se trata de palabras de uso común), le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, de manera que puede accederse a su registro, y no se configura la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 35 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 87.
Y, por el otro, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor52. 88.
En este sentido, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para llevar a cabo la comparación de signos distintivos, se debe analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible. El Tribunal explicó lo anterior en los siguientes términos: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”53. 89.
Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, respecto de las expresiones LACTO, VIT y BAC, si bien se tratan de partículas de uso común, las mismas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas pues reducir las marcas a tal punto lo haría imposible.
Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre las expresiones LACTOVIT y LACTOBAC, bajo la premisa que, al contener partículas de uso común tienen un grado de distintividad débil. Comparación Ortográfica 90. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto 52 Cfr. Folio 291.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 427-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018. 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 36 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. 91.
La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA L A C T O V I T 1 2 3 4 5 6 7 8 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA L A C T O B A C 1 2 3 4 5 6 7 8 92. De la comparación de los elementos nominativos, la Sala considera que, si bien las marcas tienen la misma extensión, tres silabas, e inician con la misma partícula de uso común LACTO, su conformación es diferente.
Lo anterior comoquiera que la silaba tónica no es la misma, pues en la marca LACTOVIT se encuentra en la sílaba VIT, mientras que en la marca LACTOBAC se encuentra la silaba BAC. 93. De lo anterior, es preciso indicar que las expresiones, VIT y BAC difieren en su composición y, en ese sentido, otorgan distintividad a las marcas, motivo por el que la Sala considera que no existe similitud en este aspecto.
Comparación Fonética 94. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar 37 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: LACTOVIT –LACTOBAC-LACTOVIT – LACTOBAC- LACTOVIT –LACTOBAC LACTOVIT –LACTOBAC-LACTOVIT – LACTOBAC- LACTOVIT –LACTOBAC LACTOVIT –LACTOBAC-LACTOVIT – LACTOBAC- LACTOVIT –LACTOBAC LACTOVIT –LACTOBAC-LACTOVIT – LACTOBAC- LACTOVIT –LACTOBAC 95.
De lo anterior, esta Sala considera que comoquiera que las marcas son ortográficamente disimiles, es claro al ser pronunciadas en voz alta en forma sucesiva no tienen similitudes en este aspecto. Comparación conceptual o ideológica 96. El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan las marcas, de manera que la similitud se configura si evocan una idea semejante o idéntica.
Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”54, la Sala considera, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 97.
En el presente caso, si bien es cierto que las partículas LACTO es evocativa de lactosa, VIT es la abreviatura de vitamina y BAC de Bacteria, también lo es, que en su conjunto las expresiones LACTOVIT y LACTOBAC son de fantasía. 98. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas; y ii) aunque comparten la expresión LACTO, éste es un término de uso común para las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el cual no puede impedirse el uso del mismo por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad. 54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 38 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 99.
Aunado a lo expuesto, la Sala, en las sentencias de 12 de julio de 201855, 29 de mayo de 202056, 11 de junio de 202057, 26 de junio de 202058 y 9 de julio de 202059, ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador. 100.
En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particulariza dora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. 101.
En el caso sub examine, la Sala considera que la partícula VIT cumple con el supuesto indicado anteriormente, esto es, otorga a la marca nominativa LACTOVIT un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado60 por lo que, se concluye que dicha marca no genera riesgo de confusión o asociación con la marca nominativa LACTOBAC, previamente registrada.
Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 55 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, núm. único de radicación 11001032400020110002900, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de mayo de 2020, núm. único de radicación 11001032400020090012400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020080016100, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020100020700, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, núm. único de radicación 11001032400020110027800, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020060007500. 39 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 102.
La Sala encuentra que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existen, en una visión en conjunto, semejanzas entre las marcas LACTOVIT y LACTOBAC objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 103.
En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca nominativa LACTOVIT, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la marca nominativa LACTOBAC, de la cual es titular la parte demandante, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Conclusión 104. La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca nominativa LACTOVIT, que identifica productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen con los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa LACTOBAC, con certificado de registro núm. 91573, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 105.
Asimismo, la Sala considera que la marca nominativa LACTOVIT no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad absoluta prevista en los literales b) y g) del artículo 135 de la Decisión 486, comoquiera que los elementos nominativos le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, aun cuando está compuesta de partículas de uso común de uso común. 106.
Finalmente, la Sala considera que la marca nominativa LACTOVIT no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal i) 40 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la marca nominativa LACTOVIT no resulta engañosa frente la procedencia, calidad o naturaleza de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 107.
En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones resoluciones núms. 62061 de 25 de octubre de 2013 y 36300 de 30 de mayo de 2014 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 41 Núm. único de radicación: 11001032400020140052600 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.