11001032400020060037800 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SIC Tercero Interesado: Sociedad Prevenir S.A. Tema: REITERACION JURISPRUDENCIAL – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Marcas en conflicto: PORVENIR – PREVENIR SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 21604 de 31 de agosto de 2000 y 36460 de 31 de octubre de 2001, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «PREVENIR» (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Prevenir S.A. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 31 de octubre de 2006, el apoderado judicial de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue interpretada como de nulidad relativa1, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: “[…] 1.

Que se declare la nulidad de los actos administrativos que se mencionan a continuación: 1 Mediante auto de 2 de febrero de 2007, el Magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, para lo cual interpretó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada como de nulidad relativa de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.

La nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 21604 del 31 de agosto de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual concede el registro de la marca PREVENIR (Clase 42 Mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42, que entonces regía, específicamente se ampararon los siguientes: “Funerarios, servicios de exequias, servicios de cremación, servicios de importación y exportación, de bienes relacionados con los servicios anteriormente descritos, servicios de confección de coronas, servicios de entierros, servicios de jardinería”. 1.2.

La nulidad de la resolución No. 36460 de 31 de octubre de 2001, proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la cual se modificó la resolución No. 30788 de 28 de noviembre de 2000 de la división de signos distintivos. Mediante aquella, esto es, la No. 36460 que se acaba de citar, en definitiva, quedó concedida la marca arriba citada, toda vez que la providencia modificada, le había negado por vía de reposición de la resolución señalada en el numeral 1.1. anterior. 2.

Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso […]”. 1.2. Los hechos 2. Manifestó que el día 22 de febrero de 2000, la sociedad PREVENIR S.A. presentó solicitud de registro del signo «PREVENIR» para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: […] Funerarios, servicios de exequias, servicios de cremación, servicios de importación y exportación, de bienes relacionados con los servicios anteriormente descritos, servicios de confección de coronas, servicios de entierros, servicios de jardinería […]. 3.

Mencionó que una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad con su marca «PORVENIR» registrada en las clases 36 y 42 del nomenclátor internacional. 4. Afirmó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 21604 de 31 de agosto de 2000, declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado.

Frente al mencionado acto administrativo, la sociedad PORVENIR S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. Expuso que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 30788 de 28 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, declarando fundada la oposición presentada y negando el registro solicitado. 3 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.

Señaló que la sociedad PREVENIR S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la citada resolución, el cual fue resuelto a través de la Resolución 36460 de 31 de octubre de 2001, la cual modificó la Resolución 30788 de 28 de noviembre de 2000 en el sentido de conceder el registro de la marca «PREVENIR» (nominativa) para distinguir producto comprendidos en la clase 42 del nomenclátor internacional. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de la violación 1.3.1. Normas violadas 7. Manifestó la parte actora que, con los actos acusados, la entidad demandada desconoció el contenido de los literales a), b) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.3.2. El concepto de violación 8. Afirmó que existe una gran similitud entre los signos en conflicto, que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el servicio deseado. 9.

Adujo que, los signos tienen el mismo número de letras y seis de ellas se ubican en la misma posición; adicionalmente, la sílaba tónica es idéntica y se encuentra en el mismo lugar de la palabra dentro de la cual hay dos vocales. 10. Resaltó que, desde el punto de vista conceptual «ambas expresiones significan una relación de expectativa y previsión por el futuro, que se protege contra el infalible riesgo de muerte, es en síntesis, una persona que busca prevenir su porvenir», lo que sumado a la gran semejanza ortográfica y fonética, presenta una situación que tipifica las prohibiciones señaladas en la normativa andina. 11.

Igualmente, advirtió que mediante la Resolución 17189 de 14 de septiembre de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito del nombre comercial «PORVENIR», el cual se encuentra protegido a través del certificado 6798, por lo que al ser el signo solicitado semejante al aludido nombre comercial se puede inducir en error al público consumidor. 12.

Finalmente, indicó que la marca «PORVENIR» goza de una protección especial por ser notoria dado que la mayoría del público consumidor está afiliado a sus servicios.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio 4 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.

En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14. Manifestó que “(..) efectuado el examen conjunto de las marcas enfrentadas “PREVENIR” frente a “PORVENIR” no arroja confusión; pues si bien coinciden en el empleo de algunas de sus letras (V-E-N-I.R) en conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizado desde lo gráfico y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera y además tienen una diferenciación conceptual evidente.”. 15.

Mencionó que la expresión Prevenir tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial. 16.

Finalmente, resaltó que la marca «PREVENIR» para distinguir servicios en la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal y como lo expuso “[…] válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos acusados […]”. 2.2. Intervención del tercero interesado – PREVENIR S.A. 17.

La sociedad PREVENIR S.A, tercera interesada en el presente proceso, manifestó que no existe riesgo de confusión para el público consumidor entre las marcas en conflicto. 18. Precisó que las marcas han coexistido de forma pacífica desde el año 2000, fecha en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de la marca «PREVENIR» para identificar servicios funerarios. 19.

Sostuvo que las sociedades titulares de los signos en conflicto tienen objetos diferentes y, por eso, se descarta la confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial PORVENIR S.A. 20. Finalmente, manifestó que entre el signo solicitado y la marca mixta «PORVENIR» no existe conexión competitiva, pues de conformidad con las pruebas presentadas, la marca en comento únicamente es conocida dentro del sector de los fondos administradores de pensiones; en consecuencia, no puede ser protegida más allá de los límites del principio de especialidad. 5 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 83-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió las siguientes conclusiones: […]

PRIMERO: No son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

CUARTO: La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. En el ámbito de la Decisión 344 la marca notoriamente conocida se debe proteger contra el riesgo de confusión, asociación o uso parasitario. […] 6 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 22. Mediante auto de 25 de mayo de 2016, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa.

La Agencia del Ministerio Público y la parte actora en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20192, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.

El problema jurídico 24. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 21604 de 31 de agosto de 2000 y 36460 de 31 de octubre de 2001, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «PREVENIR» (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional Niza, a favor de la sociedad PREVENIR S.A. 25.

La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que el signo «PREVENIR» resulta confundible y genera riesgo de asociación con la marca «PORVENIR», previamente registrada en las clases 36 y 42 del nomenclátor internacional. 5.3. La causal de irregistrabilidad en estudio 26. Como disposiciones violadas la parte actora cita el artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales disponen lo siguiente: 2 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; […] e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro […]”. 5.4.

El examen de registrabilidad 27. De la lectura detallada de la norma antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 28.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 29. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación allegada al presente proceso que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”3. 30.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 83-IP-2015. 12 de noviembre de 2015, marca: “PREVENIR”. 8 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común4. 32.

En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”5. 33.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.4.1. Las reglas de cotejo marcario 34. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación6: […] 28.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1. - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. […] 4Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 83-IP-2015. 12 de noviembre de 2015, marca: “PREVENIR”. 5 Ídem. 6 Ídem. 9 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35.

De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. 36. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado7. 37.

Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. 38.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente8: […] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [ ]. 39.

Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […].

Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”9. 40. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “CANALETA 90”. 10 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.5.- El caso concreto 5.5.1 Análisis de la comparación de los signos 41.

Las marcas enfrentadas y el nombre comercial en el presente asunto son las siguientes: Marca posteriormente registrada: PREVENIR (nominativa) Marcas previamente registradas: PORVENIR (nominativa) Registro 225467 Clase 36 Registro 179496 Clase 36 PORVENIR Registro 225820 Marca registrada Clase 42 PORVENIR Nombre Comercial Registro 6798 11 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42.

Una vez verificadas las marcas, inicialmente encontramos que los signos son nominativos y mixtos, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar de manera principal, atendiendo los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. 43.

En efecto, luego de revisar los signos distintivos, la Sala advierte que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 44.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo con miras a determinar si existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: P R E V E N I R 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca posteriormente registrada P O R V E N I R 1 2 3 4 5 6 7 8 Nombre comercial y marcas previamente registradas 45.

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «PREVENIR» está compuesto por 8 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: PRE – VE – NIR. El signo distintivo «PORVENIR» está compuesto por 8 letras y puede ser dividido, igualmente, en tres sílabas: POR – VE – NIR. 46. Se observa, entonces, que, si bien es cierto que los signos enfrentados comparten las dos últimas sílabas, también lo es que se diferencian en el prefijo, esto es, en las expresiones PRE y POR, los cuales le otorgan distintividad a cada uno de ellos. 47.

Lo anterior en razón de que, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos, aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables. 48. En cuanto al aspecto fonético, la Sala observa que la expresión cuestionada se pronuncia PRE- VENIR y la previamente registrada POR – VENIR, en donde las 12 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vocales E y O inciden significativamente en su pronunciación, por lo que no observa un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, tal y como se observa a continuación: PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR – PORVENIR PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR 49.

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, conforme se puede apreciar del análisis de los signos en cuestión, realizado líneas atrás. 50. En cuanto a la similitud ideológica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial señaló que la misma “[…] se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante […]”. 51.

Al respecto, la Sala estima que entre los signos «PREVENIR», marca debatida y «PORVENIR», marca opositora no se presenta dicha similitud, por cuanto sus significados evocan en la mente de sus respectivos consumidores ideas totalmente diferentes. 52. En efecto, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua los significados conceptuales resultan ser disimiles, como se observa: PREVENIR10: “[…] 1. tr.

Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. 2. tr. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. 3. tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo. 4. tr. Advertir, informar o avisar a alguien de algo. 5. tr. Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndolo a prejuzgar personas o cosas. 6. tr.

Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción. 7. prnl. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo […]”. PORVENIR11: “[…]1. m. Suceso o tiempo futuro. 2. m. Situación futura en la vida de una persona, de una empresa […]”. 53. En síntesis, entre los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “PREVENIR” es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora. 10 http://dle.rae.es/?id=U9JkQmL 11 http://dle.rae.es/?id=Tm3M3va 13 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54.

Sobre el particular, estima la Sala recordar que la Sección Primera en la sentencia de 1º de noviembre de 201212, en la cual se enfrentaron las marcas PREVENIR FONDO DE PROTECCIÓN FINANCIERA AVANCEMOS y PORVENIR, se concluyó que entre las expresiones PREVENIR y PORVENIR no existe riesgo de confundibilidad. En dicha oportunidad se consideró lo siguiente: “[…] Ahora bien, que el fragmento PREVENIR tenga cierta similitud con PORVENIR, a juicio de la Sala, no genera confusión entre el público consumidor, pues la raíz PRE del signo acusado resalta la diferencia en relación con POR de la marca de la demandante, aunado a que la palabra AVANCEMOS destaca con mayor razón tal discrepancia. […] A juicio de la Sala, no resiste análisis conceptual entre las marcas “PREVENIR FONDO DE PROTECCIÓN FINANCIERA AVANCEMOS” marca debatida y “PORVENIR”, “PREVER A.R.P. COLSEGUROS” y “PREVER”, marcas opositoras, por cuanto sus significados evocan en la mente de sus respectivos consumidores ideas totalmente diferentes.

En síntesis, para la Sala no existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales significativas entre las marcas en conflicto, ya que de acuerdo con el estudio realizado, son más las diferencias que las semejanzas, lo cual hace que la marca cuestionada “PREVENIR FONDO DE PROTECCIÓN FINANCIERA AVANCEMOS”, pueda ser objeto de registro […]”. 55.

Aunado a ello, en la sentencia de 17 de noviembre de 201713, la Sección concluyó que la Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones 21605 de 31 de agosto de 2000 y 36466 de 31 de octubre de 2001, cuando concedió el registro de la marca «PREVENIR» (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, no desconoció las reglas contenidas en los literales a), b) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que las marcas «PORVENIR» y «PREVENIR», contaban con fuerza distintiva suficiente. 56.

Igualmente, en la sentencia de 19 de julio de 201814, esta Corporación estudió la legalidad de la Resolución núm. 00133 de 14 de noviembre de 2003 que concedió el registro de la marca «PREVENIR» (mixta), por cargos idénticos a los aquí propuestos, en cuyo marco concluyó que: 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad.: 2006 – 00397. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. 13 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-2006- 00376-00 14 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00001-00, Actor: PORVENIR S.A, Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC 14 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] [D]el análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala advierte que no tienen similitud ortográfica, fonética ni ideológica, por lo siguiente: Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten el vocablo “VENIR”, también lo es que estos, en cada uno de los signos en disputa, se encuentran combinados con raíces diferentes: “PRE” y “POR”, es decir, están integradas con vocales y consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles.

A este respecto, es del caso traer a colación la sentencia15 en la que se señaló: “[…] Ahora bien, que el fragmento PREVENIR tenga cierta similitud con PORVENIR, a juicio de la Sala, no genera confusión entre el público consumidor, pues la raíz PRE del signo acusado resalta la diferencia en relación con POR de la marca de la demandante […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Con relación a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión cuestionada se pronuncia PRE- VENIR y la previamente registrada POR – VENIR, en donde las vocales E y O inciden significativamente en su pronunciación. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: PRE- VENIR POR- VENIR PRE-VENIR POR-VENIR PRE- VENIR POR- VENIR PRE-VENIR POR-VENIR PRE- VENIR POR- VENIR PRE-VENIR POR-VENIR PRE- VENIR POR- VENIR PRE-VENIR POR-VENIR Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen raíces diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión “PRE” con “POR”, toda vez que una termina en vocal y la otra en consonante.

Lo anterior en razón de que al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo servicio o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual se establece que al consultar http://www.rae.es, se constata que la expresión “PREVENIR” significa “Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin”.

“Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio.” “Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.” “Advertir, informar o avisar a alguien de algo”. Y la expresión “PORVENIR”, según la citada página de internet, tiene los siguientes significados: “Suceso o tiempo futuro”. “Situación futura en la vida de una persona, de una empresa, etc.” Por lo tanto, no hay similitud conceptual. 15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de noviembre de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11010324000 20060039700. 15 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “PREVENIR” es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca opositora.

(…) En el sub lite, la expresión “PREVENIR” fue solicitada para distinguir los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios funerarios.” Por su parte, el signos de la actora “PORVENIR” amparan los siguientes servicios de la Clase 36 Internacional: “Servicios de seguros; operaciones financieras, operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas Clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, tienen finalidades diferentes y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad.

Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, pues los servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con las actividades funerarias y los servicios del signo de la actora con el área de seguros, operaciones financieras y negocios inmobiliarios. Es del caso, precisar que el consumidor de un servicio de los amparados por el signo de la actora, como por ejemplo, el interesado en adquirir un seguro, difícilmente podría decidir en sustituir el mismo por los servicios funerarios que ofrece la marca cuestionada, de ahí que puede considerarse que existe un consumidor especializado.

Por tal razón, la Sala observa que entre los servicios identificados por los signos en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Ahora bien, como la sociedad demandante argumentó que el signo cuestionado es confundible con su nombre comercial “PORVENIR”, es indispensable reiterar que no existen similitudes que puedan poner en peligro a sus respectivos consumidores, sobre el riesgo de confusión directa o indirecta, tal como quedó demostrado anteriormente. De manera, que es irrelevante, recurrir a las pruebas de que el nombre comercial era usado en forma real, efectiva y constante, pues las diferencias significativas encontradas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual entre estos dos signos distintivos, descartan la valoración de dichas evidencias.

En lo concerniente a que la marca mixta de la actora es notoriamente conocida, la Sala estima que ello también es irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “PREVENIR” pudiese 16 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto.

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la actora con relación a la notoriedad del signo de la actora. […] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala prohíja el criterio sentado en las sentencias de 1º de noviembre de 2012, 17 de noviembre de 2017 y 19 de julio de 2018, en el sentido de señalar que los actos acusados no desconocen las reglas a que se refieren los literales a), b) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 58.

Nótese que la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso «PREVENIR» posee la condición de “distintividad” necesaria que impide la posibilidad de confusión o error en el consumidor 59. En cuanto al argumentó de la parte actora relacionado con el hecho de que el signo cuestionado es confundible igualmente con su nombre comercial «PORVENIR», la Sala pone de presente que, como se explicó líneas atrás, el reparo no cuenta con vocación de prosperidad dado que no existen similitudes entre los signos «PREVENIR» y «PORVENIR» que puedan poner en peligro a sus respectivos consumidores. 60.

Finalmente, y como lo bien lo ha sostenido esta Corporación Judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual Riesgo de asociación entre los productos y/o servicios que los caracterizan. 6. - Conclusión 62.

En suma y siguiendo el antecedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en los literales a), b) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 17 Radicación: 11001-0324-000-2006-00378-00 Demandante: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.