CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Alpina Productos Alimenticios S.A. Tema: Reiteración jurisprudencial / aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 83111 de 28 de diciembre de 20121 y 60708 de 7 de octubre de 20142 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Freskaleche S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “ALPINA YOGURZITO ALPINA” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Freskaleche S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] PRIMERA.- Declárese la Nulidad de las Resoluciones 83111 del 28 de diciembre de 2012 emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concede la marca ALPINA YOGURZITO ALPINA y se declara infundada la oposición de FRESKALECHE S.A., así como el acto administrativo No. 60708 del 7 de octubre del 2014, emitido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industrie y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión de primera instancia. SEGUNDA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y, a título de restablecimiento del derecho, ordénese la cancelación del certificado de registro 1 Folios 8 a 15 y 115 a 122 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 16 a 21 y 109 a 114 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 75 a 99 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 500985 vigente hasta el 28 de diciembre de 2022, para la marca ALPINA YOGURZITO ALPINA.

TERCERA.- Prevéngase a la demandada para que dé oportuno cumplimiento a la sentencia que acoja las anteriores pretensiones. CUARTA.- En caso de oposición a la presente demanda, condénese a la demandada a pagar las costas del proceso […]”4 (mayúsculas y negrillas del original). I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3.

La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Freskaleche S.A. registró las marcas mixtas “YOGURCITO FRESKALECHE”, “YOGURCITO PREMIO FRESKALECHE” y “YOGURCITO LONCHERIN FRESKALECHE”6 para identificar productos de la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Manifestó que, el 29 de junio de 2012, la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “ALPINA YOGURZITO ALPINA” para identificar productos comprendidos en la misma clase. 5.

Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Freskaleche S.A. presentó oposición por cuanto, a su juicio, era similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. 6. Anotó que, mediante la Resolución 83111 de 28 de diciembre de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Freskaleche S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto “ALPINA YOGURZITO ALPINA” a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., para identificar los mencionados productos, frente a lo cual la demandante presentó recurso de apelación. 7.

Mencionó que, mediante la Resolución 60708 de 7 de octubre de 2014, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 83111. 4 Folios 76 a 77 C pp. 5 Folios 78 a 79 C pp. 6 Certificados 354.725, 369.254 y 354.440. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.

Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literales a) y h).

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “ALPINA YOGURZITO ALPINA” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., sin considerar que la misma era similarmente confundible con sus marcas mixtas “YOGURCITO FRESKALECHE”, “YOGURCITO PREMIO FRESKALECHE” y “YOGURCITO LONCHERIN FRESKALECHE” en la misma clase, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según lo dispuesto en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.

Sostuvo que las marcas confrontadas eran similarmente confundibles en los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, lo que induciría al público consumidor a error, vulnerando los derechos de la demandante y los consumidores. 11. Explicó que la confusión se encuentra entre las expresiones principales “YOGURCITO” de la demandante y “YOGURZITO” del tercero con interés en el resultado del proceso, las cuales no son de uso común. 12.

Anotó que el riesgo de asociación y confusión entre las marcas es evidente, máxime si se tiene en cuenta que las de la demandante son signos pertenecientes a una misma empresa, que ha empleado una familia de marcas en torno a la partícula “YOGURCITO”. 13. Finalmente, manifestó que sus marcas son notoriamente conocidas, por lo que merecían una protección especial, conforme con las pruebas aportadas. 7 Folios 79 a 92 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 14. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante para lo cual señaló que no incurrió en el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los actos administrativos demandados fueron expedidos con un análisis imparcial de irregistrabilidad. 15.

Mencionó que el análisis de confundibilidad debía realizarse atendiendo los elementos gráficos y denominativos de las marcas confrontadas. 16. Además, subrayó que las palabras “YOGURCITO” y “YOGURZITO” son genéricas en la clase 29, por lo que no podía atribuírseles exclusividad, de manera que las expresiones “FRESKALECHE” y “ALPINA” les imprimen una diferencia que permite descartar cualquier riesgo de confusión. II.2.

Contestación de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.9 17. La sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de esta, al considerar que el análisis de confundibilidad de la marca demandada debe realizarse en su conjunto, por cuanto la palabra “ALPINA” y el elemento gráfico le otorgan distintividad. 18.

Puso de presente que: i) la palabra “YOGURCITO” es una expresión de uso común; ii) la expresión “LONCHERIN” es descriptiva; y iii) la marca “ALPINA” es notoriamente conocida. III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Freskaleche S.A. presentó demanda de nulidad relativa el 13 de febrero de 201510 en contra de las Resoluciones 83111 de 28 de diciembre de 2012 y 60708 de 7 de octubre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20.

Mediante auto de 8 de febrero de 201611 se inadmitió la demanda, la cual fue subsanada en debida forma. Por auto de 16 de abril de 201612 se admitió y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. El 22 de junio de 201613 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 8 Folios 229 a 238 C 2. 9 Folios 141 a 174 C pp. 10 Folio 99 C pp. 11 Folios 104 a 105 C pp. 12 Folios 125 a 128 C pp. 13 Folio 128 vto.

C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 21. Por autos de 18 de enero y 25 de octubre de 201714 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 26 de enero de 201815. 22.

En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes; ii) fijó el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados; iv) citó un testigo de la parte demandante, v) ofició a la SIC para que allegara copia de marcas “ALPINA” y “FRESKALECHE”; y vi) fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 23.

Mediante auto de 30 de mayo de 201816 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 24. A través de auto de 12 de abril de 201917 se negó la petición elevada por la apoderada de la parte demandante relacionada con el cambio de testigo. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 312-IP-2018 de 3 de junio de 201918, en la que interpretó el artículo 136 literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 135 literales f) y g), 224, 228 y 230 ibidem referente a la marca notoria. Dicho tribunal consideró que: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede por ser pertinente.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales f y g), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema de la marca notoria. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por 14 Folios 247 y 254 C 2. 15 Folios 267 a 275 C 2. 16 Folios 285 y vto. C 2. 17 Folios 332 a 333 C 2. 18 Folios 344 a 364 C 2. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] […] 2.

Comparación entre signos mixtos […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. Familia de marcas […] 3.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y./o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar; si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas: posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 4.

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común […] 4.9. EN tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba […] 5.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable […] (mayúscula y negrilla del original). 26.

Por auto de 27 de mayo de 202519 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437, la cual se realizó el 4 de marzo de de 202020. 27. En la citada audiencia se: i) reconoció personería a los apoderados de las partes; ii) se aceptó el desistimiento de la prueba relacionada con el testimonio decretado en la audiencia inicial; iii) se corrió traslado de las pruebas allegadas; y iv) se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28.

En el término para alegar de conclusión, las sociedades Freskaleche S.A.21, Alpina Productos Alimenticios S.A.22 y la SIC23 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio. 29. Mediante auto de 27 de mayo de 202524 se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual del registro marcario 500.985 correspondiente a la marca mixta “ALPINA YOGURZITO ALPINA”, asimismo, incorporarlo al expediente y correr traslado de este a las partes. 30.

En cumplimiento de lo anterior, mediante reporte de 11 de junio de 202525, la SIC informó que la marca mixta “ALPINA YOGURZITO ALPINA”, con registro marcario 500.985, se encontraba cancelada. El 12 de junio de 202526 se dio traslado a dicha prueba, a lo cual, las partes guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 31.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14927 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 19 Folio 365 C 2. 20 Folios 378 a 383 C 2. 21 Folios 405 a 414 C 2. 22 Folios 391 a 403 C 2. 23 Folios 385 a 387 C 2. 24 Índice 75 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 Índice 79 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Índice 82 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 27 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 32. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 83111 de 28 de diciembre de 2012 y 60708 de 7 de octubre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Feskaleche S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “ALPINA YOGURZITO ALPINA” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. 33.

La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “ALPINA YOGURZITO ALPINA” concedida para identificar productos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. y las marcas mixtas “YOGURCITO FRESKALECHE”, “YOGURCITO PREMIO FRESKALECHE” y “YOGURCITO LONCHERIN FRESKALECHE”, que identifican los mismos productos de titularidad de la parte demandante, existe riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, dada la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las expresiones “YOGURCITO” y “YOGURZITO”, así como la coincidencia en la clase de productos y en los canales de comercialización. 34.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 35. La demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 83111 de 28 de diciembre de 201228 y 60708 de 7 de octubre de 201429 por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Feskaleche S.A. y se concedió el registro como marca del signo mixto “ALPINA YOGURZITO ALPINA” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. IV.4.

Análisis del caso concreto 36. Previo a resolver, la Sala advierte que, aunque en la interpretación prejudicial 312- IP-2018 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina abordó de oficio el contenido y alcance de los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 debe resaltarse que la controversia planteada en el presente asunto gira en torno a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. 28 Folios 8 a 15 y 115 a 122 C pp.

“[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 29 Folios 16 a 21 y 109 a 114 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 37. Esta disposición establece que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a otro previamente solicitado o registrado por un tercero para los mismos productos o servicios, si su uso puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

En este contexto, el análisis del caso debe centrarse en establecer si la marca “ALPINA YOGURZITO ALPINA” genera tal riesgo en relación con las marcas previamente registradas por la demandante. 38. Con fundamento en lo anterior, la Sala observa que, mediante la Resolución 2967 de 31 de enero de 202230, el director de Signos Distintivos de la SIC resolvió cancelar la marca mixta “ALPINA YOGURZITO ALPINA”31, del tercero con interés en el resultado del proceso, por solicitud de la sociedad Freskaleche S.A. 39.

En cumplimiento de lo ordenado en el auto de 27 de mayo de 2025, la Secretaría de la Sección Primera descargó del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI de la SIC, el reporte del estado actual de la marca mixta “ALPINA YOGURZITO ALPINA”32, en el que se constata que la misma estuvo vigente hasta el 28 de diciembre de 2022, por cuanto fue cancelada tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 40.

Al respecto, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se dio traslado de dicho reporte el 12 de junio de 202533, frente a lo cual, las partes guardaron silencio. 30 Consulta realizada en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 31 Certificado 500.985. 32 Certificado 500.985. 33 Índice 82 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 41.

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, “[…] la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”. 42.

Asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación la marca en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (negrilla fuera de texto). 43.

Como se observa, la norma comunitaria señala que, en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. 44.

En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: “[…] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. […] Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]” (negrilla fuera de texto). 45.

Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición para que proceda una decisión de fondo. 46. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del demandante, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. 47.

Nótese, entonces que, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, al desaparecer los efectos jurídicos del registro marcario demandado, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. 48.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. 49. En este orden de ideas, la Sala no puede analizar la legalidad de las Resoluciones 83111 de 28 de diciembre de 2012 y 60708 de 7 de octubre de 2014 por medio de la cuales la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Freskaleche S.A. y concedió el registro como marca del signo mixto “ALPINA YOGURZITO ALPINA” para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. Ello, comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 50.

En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 201934, en la que se indicó, con sustento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la 34 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]”.

(negrilla fuera de texto). 51. La referida providencia también consideró que, como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del demandante, desconoce sus derechos, resulta evidente que, cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, desaparece el interés en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una marca que provoque en el consumidor un riesgo de confusión o asociación con la suya35. 52.

En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación del registro marcario, tiene como efecto -cuando ya se ha acudido a la jurisdicción- que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico, por lo que, en consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad comoquiera que ya no existe, en cabeza de la demandante, un derecho subjetivo que deba ser protegido. 53.

En tal sentido, esta Sala de Decisión36, consideró lo siguiente: “[…] Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo.

En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos. La Sala se referirá entonces a la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, a partir de esta comprensión sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa.

La norma en cita es del siguiente tenor: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta […]” (negrilla fuera de texto). 35 En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa, ver el auto de 28 de septiembre de 2017.

Rad.: 2011-00258-00. MP: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00622-00. MP: Dr. Oswaldo Giraldo López. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 54.

Reiterando lo anteriormente expuesto, en sentencia de 26 de junio de 202037, la Sala argumentó lo siguiente: “[…] Por último, de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.

Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]” (negrilla fuera de texto). 55.

En este orden de ideas, cuando el registro marcario es cancelado por falta de uso dentro del término legal, o caducado por falta de renovación, se habilita la aplicación del inciso 4° del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2020. Rad.: 2012-00295-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2015-00094-00 Demandante: Freskaleche S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.