11001032400020090058500 — Consejo de Estado

Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: ÀLVARO GUTIÉRREZ BOTERO Tema: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad Alberto-Culver International Inc1, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de las siguientes resoluciones: i) 10606 de 27 de febrero de 2009, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “Tressé”, solicitada por el señor Álvaro Gutiérrez Botero para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza2, ii) 19730 del 28 de abril de 2009, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar íntegramente la anterior resolución, y iii) 27566 del 29 mayo 2009 mediante la cual se resolvió un recurso de apelación 1 En adelanta la demandante Por error de la autoridad accionada, en esta primera resolución se dijo que los productos que la marca distinguía hacían parte de la clase 29, error que fue luego enmendado con la revocatoria parcial de esta decisión al momento de decidir el recurso de apelación interpuesto contra ella.

Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el sentido de confirmar las anteriores resoluciones, aunque con una revocación parcial, en el sentido de corregir la clase a la que pertenecen los productos que la marca distingue.

I.- ANTECEDENTES 1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1. Que se declare la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1.

De la resolución Nº 10606 del 27 de febrero de 2009, mediante la cual se resolvió la solicitud de registro presentada por el señor ALVARO GUTIÉRREZ BOTERO, concediendo el registro para la marca TRESSÉ (Mixta) para la clase 29 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, desestimando la oposición presentada por la sociedad ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC. (antes ALBERTO- CULVER COMPANY), titular del registro para la marca TRESEMME en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2.

De la resolución Nº 19730 del 28 de abril de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad ALBERTO- CULVER INTERNATIONAL, INC. (antes ALBERTO-CULVER COMPANY), en contra de la resolución Nº 10606 del 27 de febrero de 2009, confirmando la anterior resolución. 2.1.3. De la resolución Nº 27566 del 29 de mayo de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad ALBERTO¬CULVER INTERNATIONAL, INC. (antes ALBERTO-CULVER COMPANY), en contra de la resolución Nº 19730 del 28 de abril de 2009, revocando parcialmente el artículo segundo de la resolución Nº 10606 del 27 de febrero de 2009, y confirmando en sus demás partes la decisión contenida en la resolución No. 10606 del 27 de febrero de 2009. 2.2.

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro de la marca TRESSÉ (Mixta) sin número de certificado, para identificar productos de la clase veinticinco (25) internacional en el Registro de la Propiedad Industrial. 2.3.

Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso.”3 Expediente digital aplicativo SAMAI Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 1.2.1. El señor Álvaro Gutiérrez Botero solicitó el registro de la marca mixta “Tressé” para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza bajo del expediente núm. 05-130247 1.2.2. Estando dentro de los términos legales, la sociedad Alberto-Culver International Inc. presentó escrito de oposición al registro de la marca mixta “Tressé” solicitada fundamentando su petición en las semejanzas existentes frente a la marca “Tresemme” que tenía registrada en la Clase 3 de la Calificación Internacional de Niza. 1.3.3 La SIC, mediante la resolución núm. 10606 de 27 de febrero de 2009, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta “Tressé” para distinguir algunos productos de la clase 25 (aunque por error se dijo inicialmente 29). 1.3.4.

La sociedad Alberto-Culver International Inc. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a la anterior resolución. 1.3.5. La SIC, mediante la resolución 19730 de 28 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición formulado, confirmando la resolución 10606 de 2009. 1.3.6. La SIC, mediante la resolución 27566 de 29 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación formulado, confirmando la decisión inicial de conceder la marca mixta “Tressé” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Álvaro Gutiérrez Botero, agotándose de esta forma la vía gubernativa4. 1.4.

Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Como ya se anotó, esta resolución 27566 de 2009 revocó parcialmente la resolución original 10606 del mismo año, a efectos de precisar que la clase a la cual pertenecen los productos que esta marca distingue es la 25 y no la 29 como por error se anotó en dicho acto administrativo Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 486 de la Comunidad Andina.

Para sustentar lo anterior, realizó la comparación de las marcas previamente registradas concluyendo que “En efecto, las coincidencias ortográficas, gráficas y fonéticas que presentan los signos en conflicto (…)”. II. TRÁMITE DEL PROCESO 2.1. Mediante auto de 26 de octubre de 2010, el entonces magistrado sustanciador admitió la demanda5 y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la entidad accionada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara la práctica de las pruebas.

Igualmente ordenó la notificación al señor Álvaro Gutiérrez Botero en calidad de tercero interesado, y al Ministerio Público. 2.2. De las contestaciones de la demanda 2.2.1. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda el 12 de diciembre de 2013, afirmando que “(…) los signos cotejados, TRESSE Y TRESMME, después de un primer impacto general no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación.” 2.2.2.

Del tercero con interés Mediante auto del 21 de octubre de 2013 se nombró un curador ad lítem para que contestara la demanda en nombre del tercero con interés, no obstante, éste no realizó pronunciamiento alguno. 2.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. III. PRUEBAS 3.1. Mediante auto del 15 de diciembre de 2014 el entonces magistrado sustanciador ordenó abrir el periodo probatorio y se pronunció sobre las pruebas solicitadas, así: 3.1.1.

De la SIC No solicitó pruebas. Folio 94 a 95 del expediente. Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.1.2. Del tercero con interés Nada se dispuso por cuanto no contestó la demanda. 3.1.3.

De la parte demandante Se decretaron como pruebas las documentales aportadas. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 8 de noviembre de 2017 el Magistrado sustanciador ordenó correr traslado para alegar de conclusión. La demandante, mediante escrito del 24 de noviembre de 2017, presentó escrito de alegatos de conclusión reiterando lo planteado en su demanda.

La SIC y el tercero con interés no presentaron alegatos de conclusión, de conformidad con la constancia secretarial de fecha 4 de diciembre de 2017. El Ministerio Público tampoco intervino en esta etapa del proceso. V. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 54-IP-20166, en la cual realizó la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

VI. ACTUACIÓN POSTERIOR Por auto de enero 11 de 2023, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte del estado actual del certificado de registro marcario 398427, correspondiente a la marca TRESSÉ (Mixta), cuyo titular es el señor Álvaro Gutiérrez Botero. A partir de ello, se advirtió que dicha marca caducó desde febrero 28 de 2019, como consecuencia de su falta de renovación. De este reporte se corrió traslado a las partes entre el 2 y el 6 de febrero de 2023, sin que la SIC y el tercero con interés realizaran ninguna 206 a 219 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manifestación, de conformidad con la constancia secretarial7 de fecha 13 de febrero de 2023.

Por su parte, la sociedad demandante, mediante escrito del 2 de febrero de 2023, manifestó lo siguiente: “Observada la certificación allegada al proceso se encuentra que la marca TRESEÉ (Mixta), en la clase 25 Internacional y concedida mediante los actos administrativos acusados han dejado de existir al encontrarse caducada la marca concedida mediante estos actos.

En consecuencia, al perder firmesa(sic), no será posible entrar a decidir sobre la declaratoria de nulidad de ellos, mas a un (sic) cuando el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, indica que: ‘No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad’ norma expuesta en el auto del 11 de enero del 2023.

En este orden de ideas no será posible a su H. Despacho dictar sentencia de fondo, siendo procedente la Innibición(sic).” V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 6.2.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Ahora, aunque la Sala debería pasar a estudiar la causal de irregistrabilidad aducida, para lo cual sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, lo cierto es que la marca mixta “TRESSÉ” identificada con el registro marcario 398.427, de la cual se está solicitando la nulidad en el caso sub-lite, otorgada a favor del señor Álvaro Gutiérrez Botero, quien obra como tercero con interés, caducó por falta de renovación. 98 Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, el mencionado registro estuvo vigente desde el 27 de febrero de 2009 hasta 27 de febrero de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI de la entidad demandada, así: Acorde con lo anterior en el caso bajo estudio se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “TRESSÉ”, de cuyo registro se está solicitando la nulidad, pues, como se explicó supra, la misma caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador comunitario andino. En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que establece lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

Ahora, bajo estos supuestos, y recordando que la acción ejercida en este caso es la de nulidad relativa, resulta aplicable lo dicho por esta Sección en fallo de 18 de febrero de 20219, en el cual se precisó que, cuando la acción de nulidad marcaria que se estudia comporta un claro interés particular, en atención a que es promovida frente al acto que ha concedido un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, cuando tales derechos pierden vigencia, desaparece también el interés de la actora en que se profiera una decisión que los proteja10.

En años recientes, la Sección Primera ha emitido varias providencias de este tipo11, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía o a aquel(los) con los que se compara, en vista de su eventual confusión. En particular, la Sección uniformemente ha señalado que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando una de las marcas confrontadas ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada.12 De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que, en aquellos eventos en los que al momento de resolver la demanda la causal En cuanto a la naturaleza del interés discutido en las acciones de nulidad relativa ver auto de septiembre 28 de 2017, rad 11001032400020110025800 ( Ver, entre otras, las sentencias de 21 de febrero de 2019, Rad. 2009-00622-00, de 26 de mayo de 2022, Rad 2010-00416-01 (C.P. Oswaldo Giraldo López, y de 11 de febrero de 2021, Rad. 2002-00037-01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).

Radicación: 11001-03-24-000-2009-00585-00 Demandante: Alberto- Culver Internacional INC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia13.

En esa línea, y como ya se dijo, en el caso bajo examen, se verificó por parte de la Sala que el registro de la marca mixta «Tressé» cuya nulidad se pretendía se encuentra caducado por falta de renovación, situación que conduce a dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que, al momento de resolverse esta acción, han dejado de ser aplicables las causales de nulidad invocadas en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina. 13 Cfr. en este sentido, entre otras, las interpretaciones judiciales de 25 de abril de 2013 (Proceso 50-IP-2013), 11 de septiembre de 2013 (Proceso 95-IP-2013) y 8 de octubre de 2013 (Proceso 183-IP-2013).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado Con aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza su autenticidad