1 Radicado: 11001 03 24 000 2013 00203 00 Demandante: Inversiones GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., 02 de febrero de 2024 Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2013 00203 00 Demandante: INVERSIONES GMH S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: NH HOTELS S.A. Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 15 de diciembre de 2023, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Inversiones GMH S.A. Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderada judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que el despacho a cargo interpretó como de nulidad relativa conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de las resoluciones números s 64947 de 21 de noviembre de 2011, “por cual se concede un registro”, y 49197 de 18 de agosto de 2012, “por la cual se resuelve una revocatoria directa” expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC).

Mediante los actos comentados, la SIC concedió el registro de la marca “NH HOTELES” (mixta), para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Nh Hoteles S.A. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2013 00203 00 Demandante: Inversiones GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, los actos acusados transgredieron los artículos 135 y 136 de la Decisión CAN 486 de 2000; los artículos 1, 29, 123 y 209 de la Constitución Política; los artículos 42 y 97 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 10, 11,14 y 15 de la Ley 256 de 1996; y los artículos 606 y 607 del Decreto 410 de 1971.

La demandante presentó como argumentos de sus pretensiones, en síntesis, los siguientes: i) similitud en los aspectos ortográficos, fonéticos, y conceptuales entre los signos “NH HOTELES” y “BH HOTELES”, este último de su titularidad; y ii) conexión competitiva en cuanto a los servicios que las marca distinguen, pues en ambos casos se encuentran registradas para la clase 43.

Además, manifestó que los actos demandados incurrieron en falsa motivación al inadvertir el antecedente del año 2009, en virtud del cual la SIC negó el registro de la marca “NH HOTELES”, por lo tanto, aquellos actos constituyen revocatoria directa del mencionado antecedente. También adujo que con la concesión de la marca objeto de debate, resultó posible que el tercero saque provecho del nombre y prestigio que le asiste a la parte actora, ante la existencia de riesgo de confusión entre los signos. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, la Sala mayoritaria desestimó los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, hizo las siguientes consideraciones: “[…]. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca demandada y la marca previamente registrada presentan similitudes desde el ámbito ortográfico y fonético.

De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] 67. En suma, una vez realizada la comparación del signo mixto solicitado y de la marca mixta registrada, de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que se presenta similitud visual e identidad ortográfica y fonética, de las que puede derivarse riesgo de confusión y de asociación frente al público consumidor, motivo por el cual se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486. […] 70.

En este caso, tanto la marca demandada como las marcas registradas identifican los mismos Servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, toda vez que se trata de los mismos servicios, pertenecen a la misma clase, 3 Radicado: 11001 03 24 000 2013 00203 00 Demandante: Inversiones GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad, es clara la existencia de la conexidad competitiva. 71.

Además, los servicios amparados por las marcas serían promocionados por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación. 72. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. […] 74.

Atendiendo a lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Sala considera que el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró la existencia de una familia de marcas en que el en término común es la expresión NH, sustentada en la titularidad de las marcas mixtas NH HOTELS51; NH; COLLECTION, NH MEETING MOMENTS, NH HOTELES, NH BOGOTA 93, NH HOTEL GROUP, para identificar servicios de la Clase 43; las marcas nominativas NH, para identificar servicios de las clases 41 y 43, y productos de la 13 la Clasificación Internacional de Niza. 75.

Asimismo, siguiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y atendiendo al análisis de confundibilidad realizado previamente, la Sala considera que, en el caso sub examine, el término común de la familia de marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, NH, reafirma el riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, máxime cuando, tal como se expresó supra, el riesgo de confusión recae en el referido elemento, por lo que se reitera la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad por confundibilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 76.

De conformidad con lo expuesto, la Sala declarara la nulidad de los actos administrativos acusados y, en su lugar, ordenara la cancelación del registro marcario demandado.” 3.- Disiento de lo decidido por la mayoría, pues, en mi criterio, no había lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, en tanto que entre los signos en disputa existen suficientes diferencias en sus aspectos ortográfico y fonético, como para dotarlos de distintividad y permitir su coexistencia pacífica en el mercado, luego no existe entre ellos riesgo de confusión para el consumidor.

Lo anterior es así, pues en lo que concierne al aspecto ortográfico los signos en disputa únicamente comparten la consonante “H” y la expresión “HOTELES”; sin embargo, tanto la letra como la palabra en sí misma comprenden la categoría de hotel, que, a su vez, constituye un vocablo genérico de los servicios que pretenden distinguir las marcas, cuales son los de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; por lo tanto, corresponde su exclusión del cotejo marcario. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2013 00203 00 Demandante: Inversiones GMH S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, en relación con los aspectos ortográfico y fonético, se impone una notable disimilitud entre el signo concedido con los actos demandados “N” y la marca del demandante “B”, no solo por su grafía per se, sino tambien por la pronunciación que le asiste para cada consonante, pues en cada caso el fonema consonántico es claramente diferenciable.

En cuanto al elemento conceptual o ideológico de las marcas en controversia, en cada caso, se trata de una partícula caprichosas sin significado en el mundo real, que surge del ingenio de los empresarios, por lo que no es posible compararlas ideológicamente, lo que, a su vez, puede generar un nivel de protección y grado de distintividad mayor para el signo que la contiene.

Ahora bien, como en el presente asunto no existe un grado de similitud contundente entre los signos, no hay lugar a determinar si existió vinculación, conexión o relación entre los servicios que pretenden distinguir las marcas confrontadas. Por todo lo dicho, considero de manera respetuosa que en el presente asunto no resulta posible afirmar que existe riesgo de confusión para el consumidor, y, por lo tanto, la marca concedida en mi concepto no incurrió en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 letra a) de la Decisión CAN 486 de 2000.

En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.