CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. TESIS: EL SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO “TRIGGERS” TIENE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA CON EL SIGNO NOMINATIVO PREVIAMENTE SOLICITADO “TRIGGLE”, DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCE LA EXPRESIÓN “TRIGGE”, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA EN LA CLASE 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad EXPERIAN COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 81818 de 21 de diciembre de 2020, expedida por el director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 19404 de 12 de abril 1 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2021, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo nominativo "TRIGGERS". 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 14 de julio de 2020 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “TRIGGERS”, para distinguir servicios de la Clase 42ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó opisición alguna por parte de terceros. 3º: Que mediante la Resolución núm. 81818 de 21 de diciembre de 2020, el director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “TRIGGERS”, para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con el signo nominativo “TRIGGLE”, previamente solicitado en la misma Clase, a nombre de la TRIGGLE AG. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 19404 de 12 de abril de 2021, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina; y 80 del Código de Procedimiento 4 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, por cuanto, a su juicio, el signo nominativo solicitado “TRIGGERS” sí cumple con los supuestos fácticos necesarios para ser registrado como marca.
Adujo que el análisis de los signos enfrentados no debía desarrollarse de forma abstracta, sino que se debió haber tenido en cuenta el mercado relevante y las diferencias conceptuales presentadas entre las expresiones “TRIGGERS” y “TRIGGLE”, pues se trata de expresiones de fantasía que son distintivas y disímiles. Indicó que si bien es cierto que el signo cuestionado “TRIGGERS” corresponde a un término en inglés que es tanto un sustantivo como un verbo, también lo es que es una palabra que no es conocida por el consumidor promedio colombiano, por lo que tiene un alto nivel de distintividad respecto de los servicios que pretende identificar.
Explicó que la expresión “TRIGGLE” no cuenta con un significado propio ni en inglés ni en castellano, dado que es una expresión inventada por su titular TRIGGLE AG, por lo que también debe entenderse como de fantasía. 5 En adelante CPACA. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que los signos confrontados evocan en la mente del consumidor servicios completamente distintos, habida cuenta que TRIGGLE AG, titular de la expresión “TRIGGLE”, es una compañía del sector turístico, pues a través de su página web ha desarrollado una base de datos dirigida a comerciantes del sector del turismo para facilitar y promover el debido desarrollo de sus operaciones.
Manifestó que ella ha desarrollado su nicho de negocio en el sector financiero, en el que promueve el desarrollo de soluciones que son ofertadas de forma transversal en distintas áreas de la economía para estimular la toma de decisiones informadas para el otorgamiento de créditos a terceros; y que es conocida a nivel nacional por su programa estrella “DATACRÉDITO”.
Señaló que tanto ella como la sociedad TRIGGLE AG. desarrollan actividades en mercados diferentes, motivo por el que usan signos distintivos para identificar servicios disimiles, ya que el signo “TRIGGERS” hace referencia a un sistema de análisis de información que facilita mecanismos de cobranza preventiva y/o temprana, a través de acciones como el monitoreo, alertas y de cobro, mientras que la expresión previamente solicitada, “TRIGGLE”, distingue servicios en el sector turístico. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó que los signos enfrentados consisten en palabras que evocan conceptos muy diferentes, pues la expresión “TRIGGERS” será entendida por el consumidor como un signo que hace referencia a herramientas del sector financiero, mientras que el término “TRIGGLE” como servicios relacionados con el sector turístico.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que las similitudes entre el signo solicitado y el ya registrado como marca, se vislumbran a simple vista, pues resultan idénticas las letras que los componen, así también en la sucesión de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces.
Indicó que entre los signos en conflicto, en atención a los factores de conexión competitiva, se puede notar que identifican servicios que se 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentran en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, presentan iguales canales de comercialización y se promueven en similares medios de publicidad, por lo que no se puede conceder el registro como marca del signo deprecado.
II.-3. La sociedad TRIGGLE AG., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificada en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 18 de febrero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 6 Mediante auto admisorio de 15 de octubre de 2021, obrante en el índice 14 del expediente digital y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, visibles en los índices 16 a 19 ibidem. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 81818 de 21 de diciembre de 2020 y 19404 de 12 de abril de 2021, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo “TRIGGERS”, a nombre de la sociedad EXPERIAN COLOMBIA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo previsto en los artículos 136, literal a), de la Decisión 486 y 80 del CPACA.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación presentada por la entidad demandada. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que a pesar de que la expresión “TRIGGLE” haya sido registrada como marca por la sociedad TRIGGLE AG, esto no conlleva que aquella tenga derechos de uso absoluto sobre derivaciones de tal palabra. Manifestó que la SIC ya había concedido el registro de la expresión “TRIGGERS” y/o similares, en favor de empresas diferentes a la sociedad TRIGGLE AG, tales como “TRIGGER”, “TRIGGERS MONITOREO, ALERTA Y ACCIÓN” y “EAT ENHANCES APPETITE TRIGGER”.
Aseguró que el signo traído a colación por la entidad demandada no es confundible con el signo solicitado, por cuanto evocan elementos disímiles, pues el primero hace referencia a servicios del sector turístico y el segundo al sector financiero. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.
La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, adujo que en el caso sub examine se encuentra configurada la similitud ortográfica, fonética y conceptual de los signos enfrentados, teniendo en cuenta que poseen el mismo número de silabas, secuencia vocálica y consonántica, sin que la variación en las consonantes “L” por “R”, y la ausencia de la letra “S”, en el número gramatical, pueda servir de derrotero suficiente de diferenciación en razón a la fuerte recordación que causa la expresión reproducida en la mente del consumidor.
Aseguró que existe conexión competitiva entre las expresiones en disputa, máxime si se tiene en cuenta que identifican servicios en la misma Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. IV.-3. En esta etapa procesal, la sociedad TRIGGLE AG., tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos8: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 110010324000202100392 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 81818 de 21 de diciembre de 2020 y 19404 de 12 de abril de 2021, le denegó a la actora el registro como marca del signo nominativo solicitado, “TRIGGERS”, para distinguir servicios 8 Proceso 144-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con el signo previamente solicitado “TRIGGLE”, en la misma Clase, a nombre de la sociedad TRIGGLE AG, tercero con interés directo en las resultas del proceso; y que entre los servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.
A juicio de la demandante, el signo solicitado “TRIGGERS” sí cumple con los supuestos fácticos necesarios para ser registrado como marca. Adujo que el análisis de los signos enfrentados no debía desarrollarse de forma abstracta, sino también tener en cuenta el mercado relevante y las diferencias conceptuales presentadas entre las expresiones “TRIGGERS” y “TRIGGLE”, pues se trata de expresiones de fantasía que son distintivas y disímiles.
Por su parte, la SIC manifestó que las similitudes entre el signo solicitado y el ya registrado como marca, se vislumbran a simple vista, pues resultan idénticas las letras que los componen, así también la sucesión de las vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que entre los signos en conflicto, en atención a los factores de conexión competitiva, se puede notar que identifican servicios que se encuentran en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, presentan iguales canales de comercialización y se promueven en similares medios de publicidad, por lo que no se puede conceder el registro como marca del signo deprecado.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 227-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TRIGGERS SIGNO NOMINATIVO CUESTIONADO13 TRIGGLE SIGNO NOMINATIVO PREVIAMENTE SOLICICTADO14 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en el presente caso los signos enfrentados están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos nominativos: “[…] a. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 13 Índice 2 del expediente digital. 14 Índice 3 del expediente digital. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo cuestionado y la expresión previamente solicitada, “TRIGGERS” y “TRIGGLE”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “TRIGGERS” y la expresión previamente solicitada “TRIGGLE”, existen significativas similitudes en sus raíces, 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “T”- “R”-“I”-“G”-“G”-“E”; y que la única diferencia radica en la inclusión de la letra “S” en el signo cuestionado, así como en la sustitución de la “L” por una “R”, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo del signo previamente solicitado con anterioridad, comoquiera que el signo solicitado reproduce las letras “T-R-I-G-G-E”, de la expresión traída de oficio por la SIC.
Al respecto, cabe mencionar que si bien el signo solicitado está compuesta por dos letras diferentes, esto es, la “R” y “S”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, idéntica composición vocálica (I-E), el mismo número de sílabas (2) y una secuencia consonántica parecida, esto es, (T-R-G-G-R-S) frente a (T-R-G-G-L), lo que lleva a que el signo cuestionado “TRIGGERS” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente solicitado. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202015, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.
Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “TRIGGERS” no cuenta con elementos adicionales que 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.
Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo del signo previamente solicitado, “TRIGGLE”.
Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en las letras “T-R-I-G-G-E”, siendo este el elemento principal del signo previamente solicitado, así como en la raíz “TRI” y la misma secuencia vocálica (I-E), sin que la variación en la estructura de las consonantes “L” por “R”, y la ausencia de la letra “S”, en el signo previamente registrado, sea relevante.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tales semejanzas: TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS - TRIGGLE- TRIGGERS En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la expresión “TRIGGLE” debe tenerse como de fantasía, ya que no tiene un 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Ahora, se advierte que la palabra “TRIGGERS”, que conforma al previamente solicitado, proviene del idioma inglés y significa gatillo o provocar en español; sin embargo, dicha acepción no es de conocimiento común o generalizado por parte del consumidor, por lo que debe tenerse como un vocablo de fantasía. De lo anterior, la Sala advierte que los signos en conflicto no se pueden cotejar desde este aspecto16 pues, como ya se dijo, corresponden a términos de fantasía. De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre las expresiones confrontadas existe riesgo de confusión directa.
Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una expresión previamente solicitada y/o registrada por un tercero. 16 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, la expresión cuestionada “TRIGGERS” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software […]”.
El signo previamente solicitado “TRIGGLE”, distingue18, entre otros, los siguientes servicios en la misma Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; todos los anteriores servicios en relación con la organización de viajes en el ámbito del turismo […]”.
De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos servicios que distingue el signo previamente solicitado en la misma Clase, además de que comparten la misma Clase del 18 En el análisis de conexidad realizado por la SIC en los actos administrativos acusados, éste solamente lo realizó respecto de los servicios que identifican las expresiones cotejadas en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nomenclátor, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la investigación y la tecnología, entre este, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; dichos servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: revistas especializadas y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las expresiones enfrentadas.
Así las cosas, al existir en las expresiones confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad actora EXPERIAN COLOMBIA S.A. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.
En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los servicios que distinguen el signo cuestionado y el previamente solicitado provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con las expresiones enfrentadas son productores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201519, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse el signo previamente solicitado, esto es, “TRIGGLE”, respecto del cual se concedió su registro como marca. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales20: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con 20 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las expresiones enfrentadas y, además, conexidad competitiva entre los servicios amparados por ellos, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Y en lo tocante al argumento de la demandante, concerniente a que en otros casos la entidad demandada ha permitido el registro de otras marcas que tienen dentro de su conjunto el vocablo “TRIGGER”, la Sala considera que la SIC tiene la obligación de realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares21; además, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia22 reiteradamente ha señalado 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901.
Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00097-00. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el único de radicación 2013- 00255-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “TRIGGERS”, para amparar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó, por lo que tampoco se evidencia la vulneración del artículo 80 de la Ley 1437 de 2011.
En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora PAOLA ANDREA MARINO RODRÍGUEZ, como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 51 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: TENER a la doctora PAOLA ANDREA MARINO RODRÍGUEZ, como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00392-00 Actora: EXPERIAN COLOMBIA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos anexos obrantes en el índice núm. 51 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.